中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2017）京73行初2557号原告：博哈陶瓦有限公司，住所地西班牙王国瓦伦西亚46160利里亚3公里处百合佩德拉尔。法定代表人：胡安﹒伊斯基耶多，总经理。（未到庭）委托诉讼代理人：郎宇清，北京品达律师事务所律师。（到庭）被告：中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街**。法定代表人：赵刚，主任。（未到庭）委托诉讼代理人：李濛萌，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。（未到庭）委托诉讼代理人：李梦萦，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。（到庭）第三人：上海艾可玛贸易有限公司，住所地中华人民共和国上海市长宁区定西路**第****。法定代表人：潘常恺，总经理。（未到庭）委托诉讼代理人：常军帅，北京大成（宁波）律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：谢晓微，北京大成（宁波）律师事务所律师。（到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字[2016]第103838号关于第6217965号“岛加贝拉TEJASBORJAUniquesince1899及图（指定颜色）”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定本院受理时间：2017年4月11日开庭审理时间：2017年8月8日被诉裁定认定：诉争商标未构成修改前《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第十五条规定之情形，诉争商标的注册予以维持。原告诉称：一、第三人是在诉争商标申请注册之前与原告基于商事业务往来而可以知悉原告商标的经销商。第三人是在与原告建立经销代理关系的磋商阶段知悉原告商标之后予以抢注原告商标的。根据2001年商标法第十五条之规定，诉争商标不应被核准注册；二、诉争商标的注册侵犯了原告享有的在先著作权，根据2001年商标法第三十一条之规定，诉争商标不应该获准注册并禁止使用；三、第三人注册诉争商标的行为，是以不正当手段抢注原告商标的行为，根据2001年商标法第四十一条第一款的规定，诉争商标应当不予注册。综上，请求法院依法撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院驳回原告诉讼请求。第三人述称：一、原告在诉争商标申请注册日前在中国大陆没有就诉争商标或“TEJASBORJA”进行过任何商标意义上的使用，也没有为上述相关商标在中国的知名度作出过任何贡献，其在中国对诉争商标不享有任何商业标识性权益；二、诉争商标申请注册前，艾可玛公司和原告之间不存在任何商标法意义上的经销关系，商标评审委员会据此认定诉争商标的注册未违反2001年商标法第15条规定适用法律正确；三、诉争商标的注册未侵犯原告的在先著作权；四、诉争商标与原告享有商标权的“TEJASBORJAUnicosdesde1899及图”不构成近似商标，不会导致相关公众的混淆和误认；五、第三人申请注册商标的行为未违反诚实信用原则，也不构成以不正当手段抢注的行为。综上，请求法院依法驳回原告的全部诉讼请求，维持被诉裁定。本院经审理查明:一、诉争商标“岛加贝拉TEJASBORJAUniquesince1899及图（指定颜色）”（图样见附件）1．注册人：上海艾可玛贸易有限公司2．注册号：62179653．申请日期：2007年8月13日4．专用权期限至：2020年12月6日5．核定使用商品（第19类）：屋顶；波形瓦；陶土（原材料）；砖；瓷砖；建筑用非金属砖瓦；粘土；烧砖用土；非金属砖地；建筑用非金属墙砖（截止）二、在先商标“TEJASBORJAUnicosdesde1899及图”（图样见附件）1．注册人：博哈陶瓦有限公司2．注册号：2．669．1973．注册国家：西班牙王国4．申请日期：2005年9月13日5．核定使用商品（第19类）三、其他事实行政阶段，原告向被告提交的证据主要包括公证认证的在其他国家商标注册证、原告1989年参加香港贸易展的图片、西班牙香港贸易办公室与原告的交往信函、经公证认证的原告与中国大陆地区多家公司往来邮件、YOUTUBE网站宣传页、国外杂志宣传页、1999-2001年境外交易会文件、原告在西班牙获得的荣誉证书、法人签名声明、经公证的第三人官方网站信息资料、中国互联网络信息中心网络打印件、经公证认证的原告职员与第三人职员往来邮件、订单、送货单、发票、海关发票样本、原告网页截屏、YOUTUBE网站宣传页附中译文、原告与中国大陆地区其他多家公司往来邮件附中译文、国际商标注册信息及第三人申请商标档案、第三人公司档案、FEDEX快递公司发给第三人的快递确认邮件附中译文、2009年与2011年原告与第三人的发票、装运单附中译文、中远集装箱运输有限公司2009年出具的装运单附中译文、原告在2009年给第三人邮寄信件的挂号条附中译文、西班牙专利商标局关于TEJASBORJA的检索网页复印件等。第三人向被告提交了其与其他公司的合作协议、使用、推广宣传诉争商标证据、其他公司使用“TEJASBORJA”的网页推广、第三人与代理公司的代理进出口合同、第三人授权原告贴牌生产并出口产品到中国、第三人与原告邮件往来、杭州市工商局立案调查告知函、其他网页宣传件作为证据。诉讼阶段，原告向本院提交了运输货车照片、工厂照片、陶瓦照片、两份公证书，第三人向本院提交了相关裁定两份和行政处罚决定书一份。以上事实，有商标档案、各方当事人在行政程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为，本案相关实体问题的审理适用2001年商标法，程序问题的审理适用修改后《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）。原告诉讼阶段提出的根据2001年商标法第三十一条、第四十一条第一款进行审查的理由超出了被诉裁定评审的范围，本院不予审理。本案的争议焦点为：诉争商标申请注册是否构成2001年商标法第十五条的情形。2001年商标法第十五条规定，未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。诉争商标为“岛加贝拉TEJASBORJAUniquesince1899及图（指定颜色）”，在先商标为“TEJASBORJAUnicosdesde1899及图”，两者整体视觉效果近似，主要识别部分基本相同，两者构成近似商标，同时，两商标均核定使用在19类瓦、砖等基本建筑材料上，核定使用商品类似。因此，两商标构成类似商品上的近似商标。原告在商标评审阶段提交的证据虽不足以证明在诉争商标申请注册日前，其与第三人明确形成了代理关系，但上述证据显示其与第三人确存在销售代理等业务合作上的交流、磋商。鉴于诉争商标与在先商标高度相似，而第三人的陈述和证据均无法有效证明诉争商标的来源，因此，本院有理由相信，原告基于代理业务合作中的交流、磋商而产生的契机，知晓或进一步了解了诉争商标并将其进行抢先注册。本院认为，在为建立代理或者代表关系的磋商阶段，代理人或者代表人将被代理人或者被代表人的商标申请注册的，适用商标法第十五条第一款的规定进行审理，本案符合上述情形。综上，诉争商标申请注册构成2001年商标法第十五条所述之情形。被诉裁定部分事实认定有误、适用法律不当，依法应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项之规定，本院判决如下：一、撤销被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2016]第103838号关于第6217965号“岛加贝拉TEJASBORJAUniquesince1899及图（指定颜色）”商标无效宣告请求裁定；二、被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会于本判决生效后就原告博哈陶瓦有限公司针对第6217965号“岛加贝拉TEJASBORJAUniquesince1899及图（指定颜色）”商标所提无效宣告请求重新作出裁定。案件受理费人民币一百元，由被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，原告博哈陶瓦有限公司可在本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人上海艾可玛贸易有限公司可在本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  宋 鹏人民陪审员  李建蓉人民陪审员  杨立东二〇一八年六月二十五日法官助理王曹翼书记员刘依