文书内容辽宁省丹东市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽06民初274号原告：辽宁大禹防水科技发展有限公司。住所地：辽宁省盘锦新型防水材料产业基地（盘山县陈家）。法定代表人：郑宪明，执行董事。委托诉讼代理人：李琳，上海段和段（大连）律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨晓娜，辽宁万鹏律师事务所律师。被告：辽阳市辽盘防水材料厂。住所地：辽宁省辽阳灯塔市铧子镇沈家村。经营者：王素清，业主。委托诉讼代理人：矫春阳，辽宁文扬律师事务所律师。原告辽宁大禹防水科技发展有限公司与被告辽阳市辽盘防水材料厂侵害商标权纠纷一案，本院于2021年5月10日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告辽宁大禹防水科技发展有限公司（以下简称大禹防水公司）的委托诉讼代理人杨晓娜，被告辽阳市辽盘防水材料厂（以下简称辽盘防水材料厂）的委托诉讼代理人矫春阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告大禹防水公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即停止侵害原告第1815930号“”、第15819342号“”商标专用权的行为，包括立即停止生产侵权产品，销毁库存；2、判令被告赔偿原告经济损失人民币100万元（包含原告调查取证、制止侵权、聘请律师所支出的合理费用）；3、本案的诉讼费由被告承担。事实和理由：一、原告是第1815930号“”和第15819342号“”商标的注册所有权人。第1815930号商标于2001年5月8日申请注册，2002年7月28日核准注册，商标专用权期限为2012年7月28日至2022年7月27日，商标核定使用在第19类：屋顶用沥青涂层；防水卷材；水下建筑工程用沉箱；可移动的非金属温室；石料粘合剂等商品上。第15819342号商标于2014年11月28日申请注册，2016年3月21日核准注册，商标专用权期限为2016年3月21日至2026年3月20日，商标核定使用在第19类：沥青；建筑用沥青制成物；建筑用纸板（涂柏油的）；屋顶用沥青涂层；建筑用油毡；油膏；防水卷材；沥青（人造沥青）等商品上。二、原告专注于防水领域，在国内外拥有极高的知名度和美誉度，且第1815930号“”商标为驰名商标。辽宁大禹集团始创于1998年，总部位于中国湿地之都---辽宁?盘锦，是集研发、制造、销售、施工及服务为一体的高新技术企业。集团历经近20年的快速发展，现己拥有辽宁大禹防水科技发展有限公司、安徽大禹防水科技发展有限公司、重庆大禹防水科技发展有限公司、兰州大禹防水科技发展有限公司四个生产基地和辽宁大禹防水工程有限公司、沈阳天河市政工程有限公司两个施工企业。并在沈阳、南京、广州、重庆、西安等地设有集团区域营销总部，销售网络辐射全国。年产各类防水材料1.7亿平方米、防水涂料10万吨。产品可广泛应用于地下、建筑屋面、隧道、高铁、地铁、桥梁、市政、环保等多领域防水工程。原告凭借先进的生产装备和技术，通过人才引进和整合全球优势资源，在盘锦、苏州、重庆成立研发中心，在意大利特里维索设立国际化的技术和产品研发基地。与苏州防水院等多家院校和科研机构建立战略合作关系，实现产品持续升级与创新，先后推出了TPZ、TPC立彩、FB-SBS和TSR等传统防水材料更新换代产品。集团先后荣获中国防水行业十大品牌、中国建筑防水行业质量奖、中国建材500强等证书和奖章百余项。多项产品被纳入全国建设行业防水专项科技成果推广项目，取得防水、保温、防腐一体化的一级施工资质，并与中国建筑科学研究院共同组建了大禹技术研发中心（省级）和工程研发中心。2011年国家工商行政管理总局商标局对原告的第1815930号“”做出了驰名商标的认定。三、被告未经许可使用原告商标的行为侵害了原告商标专用权，且其擅自使用原告产品包装及字样的行为构成不正当竞争。原告市场工作人员经过调查发现，被告未经原告合法授权，在其生产的同类产品外包装上突出使用原告的注册商标，构成了商标法意义上的商标性使用，构成对原告注册商标的侵犯。其产品的包装及装潢使用原告注册商标图样以及字样的行为，也构成了不正当竞争。鉴于，原告在防水建材行业具有较高的知名度，被告明知原告的商标权利，仍然擅自使用“”等相关标识，极易使相关公众误认为其提供的服务系由原告提供。被告侵权主观恶意明显，侵权行为恶劣，给原告造成了巨大的经济损失和商誉影响。原告为维护自身合法权益，根据《商标法》、《商标法实施条例》等相关规定，具状起诉，恳请法院依法对被告的侵权行为予以制裁。被告辽盘防水材料厂辩称，一、被告既不构成侵害商标权也不存在不正当竞争的行为。（一）被告没有侵害原告第1815930号商标和第15819342号商标专用权的行为，且被告在2021年4月6日自原告带着灯塔市市场管理局的人员到被告厂房将被告的“高升大禹”牌3至4个厚的卷材查封后再没有生产、销售，故不存在停止生产侵权的行为。（二）被告主观上无侵权故意，客观上使用的标识未产生近似和混淆，且被告生产的“高升大禹”牌卷材3至4个厚的卷材没有投入市场销售不存在侵权行为，因为被告经营范围包括防水材料，而且在2020年5月7日又经国家知识产权局颁发了“高升大禹”商标注册证，被告在合法登记经营范围内进行生产、经营、销售符合法律规定，不存在侵害商标权的问题。（三）被告在经营生产活动中，遵守法律和商业道德，没有违反反不正当竞争法第二条规定，没有扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为，而是在合法经营范围进行经营。故不存在违反反不正当竞争法的法律规定。二、被告不构成侵害原告商标权的行为。依据《商标法》第三条经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。（一）被告注册的“高升大禹”产品标识为“文字+图形”，重点为文字“高升大禹”，其余图形并非重点，未做商标标识使用。被告拥有第19类第38825663号“高升大禹”商标所有权，其产品上重点突出使用的是中文“高升大禹”。高升大禹字体方正清晰，极易识别，以普通消费者的认读习惯来看，关注的重点是中文“高升大禹”。该产品以“高升大禹”商标为识别商品的来源，而非其他图形标识为重点。（二）产品的标识能够区分商品来源，与原告的商标具有明显差异，不构成近似，不会产生混淆。原告商标“”是一个组合商标。（由一个三角图形+中文汉字“大禹”+大禹的拼音字母“DAYU”），商标整体呈上下结构，中文“大禹”在图形左右的两侧。而被告产品外包装上使用的图形为“”和“”的组合，且突出文字使用，无论从图形组成还是突出使用的文字来说，均与原告的商标不构成近似，更不会造成消费者的混淆误认。其一、从图形来看，被告使用的图形“”是由图形及下方“高升大禹”中文拼音“GAOSHENGDAYU”组成，尤其是图形中央部分是塔形建筑图形，层次分明有三层，寓意“生意兴隆、步步高升”，和中文汉字商标“高升大禹”相呼应。而原告商标“”图形部分的中心像一个拱门，造型设计简单，其商标突出识别的重点是图形左右两侧的“大禹”二字。仅单纯从图形部分比对，图形设计特点、理念不同，二者之间是有明显的区别。其二、从拼音字母构成来看，被告为“GAOSHENGDAYU”，原告为“DAYU”，二者亦有显著的区别。其三、从文字来看，被告为“”，且突出使用，原告为“大禹”，且文字为图形组成一部分，未单独突出使用。其四、从整体外观来看，被告为图形+文字，原告仅为图形，二者给消费者有着完全不同的视觉感受，不具有混淆误导的可能，不构成近似商标，故被告不构成商标法第五十七条规定的侵害商标专用权的行为。三、退一万步讲即使涉案图片商标原告的图片相近似，也只能按照被告所生产、查封的581卷的数量、价值确定本案的赔偿数额。依据《商标法》第六十三条侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。依据该条第1，原告没有向法庭提交被告对外销售的任何证据，也没有证据证明原告受到了实际损失。第2，被告只是在2021年3月开始生产带有图片的防水卷材，在2021年4月份就被工商部门查封，没有投入市场进行销售，故没有获得利益。第3，被告不存在恶意侵犯原告的图片商标使用权的故意，因被告是根据自己注册“”的商标来设计的图片，即便该设计图片与原告的图片相近似，那也是无意的行为，故被告不存在主观故意，更不存在恶意侵犯原告商标专用权的行为。第4、退一步讲即使被告自己设计的图片与原告的图片相近似，被告也只能在生产数量、价格范围内予以赔偿，因为被告在2020年5月7日才取得高升大禹商标注册证书，注册当年并没有生产，生产时间是在2021年3月至4月期间，其中“”牌卷材3个厚生产数量是276卷，每卷价值是40元（包括材料、人工费），总金额为13200元；“”牌卷材4个厚(10M、7.5M)2021年3月至4月之间生产数量为305卷，每卷价值是50元（包括材料、人工费），总价值为12550元上述防水卷材尚未销售，在2021年4月6日被灯塔市市场监督管理局查封，由此说明，被告并没有获取任何利益，即使赔偿也只能在生产数量、价值范围内进行赔偿。综上，被告不存在侵害原告商标权及不正当竞争的行为，应驳回原告的诉讼请求。原告大禹防水公司为证明其诉讼主张，向本院提交了下列证据：第一组证据1：第1815930号商标证公证书（公证书编号：2018京海诚内经证字第01710号）；证据2：第15819342号商标证公证书（公证书编号：2018京海诚内经证字第01711号）。证明：原告合法拥有第1815930号、15819342号注册商标专用权。第二组证据3：《转发国家工商总局商标局关于认定“大禹DAYU及图”等商标为驰名商标批复的通知》公证书（公证书编号：2018京海诚内经证字第02119号）；证据4：辽宁省著名商标证书公证书（公证书编号：2018京海诚内经证字第02118号）。证明：原告合法取得“大禹DAYU”系列商标专用权。2011年国家工商行政管理总局商标局对原告的“大禹DAYU及图”等商标作出了驰名商标的认定；2015年辽宁省工商行政管理局对原告的第1815930号“大禹DAYU及图”商标作出了辽宁省著名商标认定。原告享有的注册商标在业内享有极高的知名度，是质量上乘的保证。第三组证据5：供应商防水材料合作、展览证明（公证书编号：2019京海诚内民证字第13967号）。证明：原告生产的防水材料知名度和市场认可度非常高。参与了2009年、2011年中国国际屋面防水和建筑防水技术展览会以及2018中国品牌影响力评价成果发布活动。系沈阳地铁九号线五标合同段工程、沈阳地铁十号线土建施工第四合同段工程、中铁五局集团第一工程有限责任公司沈阳地铁四号线五标工程、重庆轨道交通环线工程防水卷材采购项目的防水材料的供应商。第四组证据6：供应商沥青及沥青制成物、粘合剂合作证明（公证书编号：2019京海诚内民证字第13968号）。证明：原告生产的沥青、沥青制品及粘合剂材料知名度和市场认可度非常高。系中铁一局集团第二工程有限公司、中铁七局集团有限公司沈阳地铁第三项目经理部、重庆市轨道交通（集团）有限公司的长期供应商。原告生产的正品防水材料质量好，口碑好，安全性高，是轨道交通等重大工程上信得过的产品。第五组证据7：辽宁省丹东市中级人民法院律师调查令回执及相应内容（包括实施行政强制措施通知书、清单、调查笔录、现场笔录）。证明：灯塔市市场监督管理局对被告下发了实施行政强制措施通知书（灯市市场监督强字（2021）54号），对案涉相关防水材料共计581个采取了封存措施。被告在询问笔录中体现被告是从2021年3月开始销售案涉防水材料，共生产581卷，但原告从市场上已经发现案涉侵权商品的售卖，即只是现场查封了581卷，加之市场上流通的案涉侵权商品，数量要远超于581卷，3个厚防水卷材的售价为每卷40元，4个厚防水卷材是每卷50元。但是原告生产的正品防水材料市场上的零售价为3个厚的每卷60元左右，4个厚的每卷70元左右。从此份证据中可看出被告恶意攀附原告的知名度，故意在相同产品上印制原告享有注册商标专用权的商标，引起一般公众的混淆，侵权情节极为恶劣。原告主张在本案中，适用惩罚性赔偿规定。被告辽盘防水材料厂的质证意见是，对第一组证据无异议。对第二组证据的真实性有异议，既然原告已经取得了国家工商总局商标局的认定为驰名商标，应该提交认定的原件，而不能通过公证来认定复印件的真实性。对第三组证据的真实性不清楚，这仅是原告在经营过程中与其他人签订的经营合作合同，证明不了被告侵害了原告的注册商标及图案。第四组证据证明不了原告想要证明的问题，与被告是否侵害原告的商标权也无关联性。对第五组证据的真实性无异议，但对原告所要证明的问题有异议。在2021年4月14日被告正在厂房经营时，原告带着灯塔市市场监督管理局有关人员到被告厂房将生产的3个厚至4个厚的卷材予以查封。从4月14日开始被告就停止生产了，故给被告造成了严重的经济损失。通过灯塔市市场监督管理局的调查笔录可以看出，被告所生产的3-4个厚的防水卷材共计581卷，并没有在市场销售。即便有销售，也是在注册商标范围内进行合法销售。也不存在侵犯原告的注册商标以及图案的行为。被告辽盘防水材料厂为证明其抗辩主张，向本院提交了下列证据：证据1：被告的营业执照。证明：被告于2001年6月11日起就从事防水材料等经营活动。证据2：国家知识产权局商标注册申请初步审定公告通知书。证明：被告于2019年6月12日已向国家知识产权局申请“高升大禹”商标及第19类使用商标。国家知识产权局于2020年2月6日初步审定公告。证据3：商标注册证。证明：被告申请注册的“高升大禹”商标及核定使用商品/服务项目（国际分类19类）。于2020年5月7日国家知识产权局给被告颁发了商标注册证，由此证明被告是“高升大禹”商标的合法专用权人和使用权人。原告大禹防水公司的质证意见是，对上述证据的真实性、合法性予以认可，但对关联性和证明目的不予认可。理由如下：经营范围当中虽然有防水材料，但是并不等于被告可以使用他人的商标用于自己生产的防水材料上。商标注册证“高升大禹”所核定使用的商品，其中并不包括防水材料。因此被告将该商标用于防水材料上，必然是侵犯了原告的商标专用权。同时，结合我方提供的行政查出当中的现场照片可以看出，涉案侵权产品上竖向上明显写的是“大禹防水”四个字，所以被告侵权事实是客观存在的。本院认证意见如下：因被告对原告提交的第一组、第三组、第四组、第五组证据的真实性没有异议，予以采用；被告对原告提交的第二组的真实性虽持有异议，但未提供证据加以反驳，故原告提交的第二组证据予以采用；因原告对被告提交的证据的真实性、合法性予以认可，予以采用。本院认定事实如下：原告大禹防水公司成立于1998年4月1日，企业类型为有限责任公司，经营范围为生产销售防水、防腐保温材料及配套产品、装饰材料（油漆除外）、施工工具、橡塑制品、橡胶密封垫、管片密封止水条、橡胶止水带；土工布、土工膜、膨润土防水毯；本企业生产所需的原辅材料；防水技术服务、内外墙涂料、防水设计、防腐保温（取得资质后）施工；货物进出口及技术进出口；道路沥青销售。2002年7月28日，原告获得第18159830号“”商标注册证，有效期至2022年7月27日，核定使用商品/服务项目第19类：屋顶用沥青图层；防水卷材；水下建筑工程用沉箱；可移动的非金属温室；石料粘合剂。2016年3月21日，原告获得第15819342号“”注册商标证，有效期至2026年3月20日，核定使用商品/服务项目第19类：沥青；建筑用沥青制成物；建筑用纸板（涂柏油的）；屋顶用沥青涂层；建筑用油毡；油膏；防水卷材；沥青（人造沥青）。2011年11月29日，国家工商行政管理总局商标局作出商标驰字[2011]491号《关于认定“大禹DAYU及图”商标为驰名商标的批复》，认定原告使用在商标注册用商品和服务国际分类第19类防水卷材商品上的“大禹DAYU及图”注册商标为驰名商标，附件“大禹DAYU及图”商标图样为“”。2015年原告第1815930号“”商标，被辽宁省工商行政管理局认定为辽宁省著名商标，有效期自2015年3月33日至2018年3月21日。2011年8月，原告参加中国国际屋面防水和建筑防水技术展览会；系沈阳地铁九号线五标合同段工程、沈阳地铁十号线土建施工第四合同段工程、中铁五局集团第一工程有限责任公司沈阳地铁四号线五标工程、重庆轨道交通环线工程防水卷材采购项目的防水材料的供应商；系中铁一局集团第二工程有限公司、中铁七局集团有限公司沈阳地铁第三项目经理部、重庆市轨道交通（集团）有限公司的长期供应商。被告辽盘防水材料厂于2001年6月11日注册成立，类型为个体工商户，业主为王素清，经营范围为油毡纸、防水冷油、无纺布、防水材料。2020年5月7日，经国家知识产权局核准，被告业主王素清之子刘继明取得第38825663号“高升大禹”注册商标，有效期至2030年5月6日，核定使用商品/服务项目第19类：非金属制屋顶防雨板；非金属制屋顶覆盖物；防火水泥涂层；非金属干壁护角（建筑材料）；半成品木材；建筑用非金属砖瓦。2021年4月6日，灯塔市市场监督管理局的执法人员对被告进行了现场检查，发现涉嫌侵犯商标专用权的防水卷材581卷，并实施了先行登记保存。同日，原告出具鉴定函，证明灯塔市市场监督管理局查处的被告生产的案涉侵权产品为侵害原告注册商标权的侵权产品。2021年4月13日，灯塔市市场监督管理局以被告涉嫌侵犯注册商标专用权为由，作出灯市市场监督强字[2021]54号实施行政强制措施通知书，并在被告处现场查扣4个厚的防水材料305卷和3个厚的防水材料276卷，共计581卷。查扣的防水卷材上印有“”图案、“高升大禹”、“GAOSHENGDAYU”及“大禹防水”字样。将查扣卷材上的“”图案与原告注册的第18159830号“”商标对比，原告注册的第18159830号“”商标由三角图形+中文“大禹”+拼音“DAYU”组成，中文“大禹”在图形左右的两侧，拼音“DAYU”在图形的底部，图案中部塔型建筑图形为二层。而查扣防水卷材上的“”是由图形和中文拼音“GAOSHENGDAYU”组成，图案中部塔形建筑图形为三层。另查，3个厚防水材料单价为40元，4个厚的防水材料单价为50元。本院认为，根据《中华人民共和国商标法》第三条第一款规定，经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。原告经国家工商行政管理总局商标局核准，注册了第18159830号商标和第15819342号“”，且商标在有效期内，故原告对第18159830号商标和第15819342号“”享有注册商标专用权，上述权利受法律保护。《中华人民共和国商标法》第五十七条第一项、第三项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，销售侵犯注册商标专用权的商品的，均属于侵犯注册商标专用权的行为。本案中，被告生产的防水卷材上印有“”图案及“大禹防水”字样，且“”图案与原告享有商标专用权的第18159830号商标非常相似，应认定被告生产并销售假冒原告第18159830号商标和第15819342号“”的商品，被告的侵权行为侵害了原告的商标专用权，被告应承担停止侵权、赔偿损失的侵权责任。被告抗辩其享有第38825663号“高升大禹”注册商标，未侵害原告的商标专用权，因灯塔市市场监督管理局在被告处查扣的是防水卷材，且“高升大禹”注册商标的核定使用商品/服务项目中不包含防水卷材，故对被告的抗辩意见，本院不予支持。《中华人民共和国商标法》第六十三条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。本案中，因原告未提供证据证明其因被告的侵权行为所遭受的实际损失、被告因该侵权行为所获得的利益，以及为制止侵权行为所支付的合理开支，故本院综合考虑涉案注册商标的使用时间、公众认知度和影响力、查扣商品的数量及单价、侵权行为的持续时间，被告的主观过错以及原告为制止侵权行为支出的合理费用等因素，酌定被告赔偿原告10万元，对超出部分不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国商标法》第三条第一款、第五十七条第一项、第三项、第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告辽阳市辽盘防水材料厂立即停止生产、销售侵犯原告辽宁大禹防水科技发展有限公司第18159830号和第15819342号“”注册商标专用权商品的行为；二、被告辽阳市辽盘防水材料厂于本判决生效后十日内赔偿原告辽宁大禹防水科技发展有限公司经济损失及为制止侵权行为支出的合理开支共计10万元；三、驳回原告辽宁大禹防水科技发展有限公司其他诉讼请求。如果被告辽阳市辽盘防水材料厂未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费13800元，原告辽宁大禹防水科技发展有限公司已预交，由被告辽阳市辽盘防水材料厂负担1380元，于本判决生效之日起七日内向辽宁省丹东市中级人民法院缴纳，逾期未予缴纳依法强制执行。由原告辽宁大禹防水科技发展有限公司负担12420元，应予退还1380元。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于辽宁省高级人民法院。审判长 李 军审判员 曹振宇审判员 张晓丽二〇二一年八月五日法官助理王莉莉书记员董泽楠