山东省高级人民法院民 事 裁 定 书（2019）鲁民终1462号上诉人（原审原告）：山东得益乳业股份有限公司，住所地山东省淄博市开发区裕民路135号。法定代表人：王培亮，董事长兼总经理。委托诉讼代理人：商光亮，山东伟鹏律师事务所律师。委托诉讼代理人：公维强，山东伟鹏律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：山东伊怡乳业有限公司，住所地山东省邹平市九户镇。法定代表人：池红玉，执行董事。委托诉讼代理人：成忠，山东远识律师事务所律师。上诉人山东得益乳业股份有限公司（以下简称得益乳业公司）因与被上诉人山东伊怡乳业有限公司（以下简称伊怡乳业公司）不正当竞争纠纷一案，不服山东省滨州市中级人民法院（2018）鲁16民初239号民事裁定，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理。得益乳业公司上诉请求：请求依法撤销（2018）鲁16民初239号民事裁定书，指令一审法院对本案进行审理。事实和理由：滨州市中级人民法院作出的（2018）鲁07民初327号民事裁定认定事实不清，适用法律错误。1.得益乳业公司主张的伊怡乳业公司侵害商标权系基于其“改变显著特征”的不规范使用行为，此系人民法院受理范围。2.关于不正当竞争，本案中，得益乳业公司自始至终主张的系伊怡乳业公司侵害有一定影响力商品特有包装、装潢的不正当竞争纠纷行为，本案应根据认定不正当竞争行为的法定要件进行审理。本案得益乳业公司提交外观设计专利证书的目的系证明得益乳业公司的包装、装潢在2015年10月份之前即已投入使用，为在先使用。同时亦可证明该包装、装潢独具特色，系区别同类商品来源的显著标识。此证据结合得益乳业公司提交的销量统计、广告宣传等证据可证明商品包装、装潢系有一定影响的商品包装、装潢，具有能指示特定的商品来源的特征，伊怡乳业公司的行为足以造成购买者误认或者混淆。一审法院以“要判断被告伊怡乳业公司是否存在不正当竞争行为，势必要对上述两项外观设计专利内容进行比对判断”而将上诉人起诉的侵害特有包装、装潢的不正当竞争纠纷转化为专利侵权纠纷，进而以无管辖权为由要求另行起诉，系明显的适用法律错误。3.本案中，“优麦”商标，本身为无固有含义的臆造词，具有较强的固有显著性；得益乳业公司的产品包装、装潢独具特色。系有一定影响的商品包装、装潢。依常理判断，在完全没有接触或知悉的情况下，因巧合而出现类似雷同商标或包装、装潢的可能性不存在，作为地域接近、经营范围关联程度较高的商品经营者，伊怡乳业公司对“优麦”商标及其包装、装潢完全不了解的可能性亦不存在。在上述情形之下，伊怡乳业公司行为难谓正当。伊怡乳业公司在实际使用过程中未按照核定使用的文字字体使用上述商标，其行为本身就构成不规范使用商标的行为，通过实际使用可以看出，伊怡乳业公司通过极力模仿“优麦”产品包装、装潢、商标标识，试图让消费者产生混淆或误认，具有明显的攀附“优麦”商标声誉及产品的意图。被上诉人伊怡乳业公司辩称，关于侵害商标权部分：得益乳业公司在一审诉状中并未主张“伊怡乳业公司不规范使用注册商标”。伊怡乳业公司所使用的“鲜莜麦”商标未侵害得益乳业公司的“优麦”商标权，不存在改变显著特征的不规范使用行为。商标局对伊怡乳业公司所使用的“鲜莜麦”商标依法核准注册的行为，已经认定该商标与“优麦”商标不存在相同或者相似。关于不正当竞争部分：伊怡乳业公司生产的“鲜莜麦”奶制品，没有使用与得益乳业公司相同或近似包装、装潢，不构成外观设计专利权侵权或不正当竞争。一审裁定认定“得益乳业公司以伊怡乳业公司侵害其特有的包装、装潢的不正当竞争纠纷提起诉讼，实际包含专利侵权纠纷”完全正确。一审法院认为，关于侵害商标权。《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。本案中，得益乳业公司拥有的商标与伊怡乳业公司使用的商标均获得核准注册，由于二者核定使用商品均含第29类，双方争议的注册商标未超出核定商品的范围，且得益乳业公司未以伊怡乳业公司不规范使用注册商标为由提起诉讼。按照上述规定，得益乳业公司在伊怡乳业公司使用的商标仍处于有效状态下直接向法院提起商标侵权民事诉讼，则人民法院不应予以受理。得益乳业公司应当通过商标争议的行政处理程序另行解决。关于不正当竞争。《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条规定，经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识。判断不正当竞争行为的构成要件有四：1.行为主体为经营者；2.存在不正当竞争行为；3.损害了其他经营者的合法权益；4.行为主体存在主观过错。根据我国民法的一般原理，侵权责任的承担应当以过错为前提。只有在侵权行为人具有过错（故意和过失）的条件下，才能判定行为人承担民事责任。本案中，得益乳业公司取得外观设计专利，名称为屋顶纸盒（优麦酸牛奶），伊怡乳业公司经山东国初元乳业有限公司许可其使用外观设计专利，名称为包装盒（鲜莜麦）。在本案中双方均规范使用了上述外观设计专利，被告伊怡乳业公司没有“擅自使用”，现有证据也不能证实其存在故意和过失。况且要判断伊怡乳业公司是否存在不正当竞争行为，势必要对上述两项外观设计专利内容进行比对判断，以确定其是否侵害了得益乳业公司的包装、装潢（专利权），并责令伊怡乳业公司停止其使用包装、装潢（专利使用权）。因此，得益乳业公司以伊怡乳业公司侵害其特有包装、装潢的不当竞争纠纷提起诉讼，实际却包含了专利侵权纠纷。根据山东省高级人民法院关于知识产权纠纷案件地域管辖和级别管辖的规定，专利纠纷案件一审法院无权管辖。得益乳业公司应向有管辖权的人民法院另行起诉,裁定：驳回原告山东得益乳业股份有限公司的起诉。本院认为，得益乳业公司在本院二审审理期间明确表示在一审法庭辩论终结前未提出过伊怡乳业公司不规范使用注册商标的行为，故其上诉主张其以伊怡乳业公司不规范使用自己注册商标行为提起商标侵权诉讼的事实不存在，一审法院驳回得益乳业公司关于商标侵权诉讼的理由充分，适用法律得当，该结果应当维持。得益乳业公司虽然拥有屋顶纸盒（优麦酸牛奶）的外观设计专利权，但其提起的伊怡乳业公司不正当竞争诉讼，并未请求认定伊怡乳业公司的使用、销售行为侵犯其外观设计专利权，而认为其“优麦”酸奶的包装、装潢为区别同类商品来源的显著标识，系得益乳业公司具有一定影响力的知名商品特有的包装装潢。要求就伊怡乳业公司使用了与“优麦”酸奶相近似的包装、装潢，大量投放市场进行销售，造成相关公众对该商品来源产生混淆，属于“傍名牌、搭便车”的不正当竞争行为进行认定。人民法院在审理该项请求时无需就是否构成专利侵权进行认定，故一审法院以不正当竞争案件包含专利侵权案件为由，对该项请求不予审理不符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条、《最髙人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条规定，裁定如下：一、撤销山东省滨州市中级人民法院（2018）鲁16民初239号民事裁定；二、驳回山东得益乳业股份有限公司关于判令山东伊怡乳业有限公司停止侵害“优麦”注册商标专用权行为的起诉；三、本案指令山东省滨州市中级人民法院审理山东得益乳业股份有限公司关于山东伊怡乳业有限公司不正当竞争行为的起诉。本裁定为终审裁定。审判长 赵 童审判员 董 兵审判员 冯玉菡二〇一九年九月二十三日法官助理王坤书记员郭君