北京知识产权法院行 政 判 决 书(2017)京73行初862号原告报喜鸟控股股份有限公司，住所地浙江省永嘉县瓯北街道双塔路2299号。法定代表人吴志泽，董事长。委托代理人陈明哲，北京翰道律师事务所律师。委托代理人郭嫚，北京翰道律师事务所律师。被告国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人申长雨，局长。委托代理人龚丽娟，国家知识产权局审查员。第三人张永前，男，汉族，1975年8月2日出生，住安徽省蚌埠市怀远县。原告报喜鸟控股股份有限公司（原名称为浙江报喜鸟服饰股份有限公司，2017年5月16日经浙江省工商行政管理局核准，更名为报喜鸟控股股份有限公司，简称报喜鸟公司）因商标无效宣告行政纠纷一案，不服原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2016年11月28日作出的商评字[2016]第101076号关于第10635419号“报喜鸟BAOXINIAO及图”商标无效宣告请求裁定（简称被诉裁定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2017年2月7日受理后，依法组成合议庭，并通知被诉裁定的利害关系人张永前作为本案第三人参加诉讼，于2019年1月14日公开开庭进行了审理。原告报喜鸟公司的委托代理人郭嫚，被告国家知识产权局的委托代理人龚丽娟到庭参加诉讼。第三人张永前经本院合法传唤未到庭参加诉讼，不影响本案的审理。本案现已审理终结。被诉裁定系商标评审委员会针对报喜鸟公司就第10635419号“报喜鸟BAOXINIAO及图”商标（简称争议商标）提出的无效宣告请求作出。商标评审委员会在该裁定中认定：第一，争议商标指定使用的卫生纸等商品与第1970589号“报喜鸟Baoxiniao及图”商标（简称引证商标二）、第1971817号“报喜鸟Baoxiniao及图”商标（简称引证商标三）核定使用的工业用盐、颜料等商品在功能、用途、服务对象等方面区别明显，不属于相同或类似商品。争议商标“报喜鸟Baoxiniao及图”与引证商标二、三“报喜鸟Baoxiniao及图”虽构成近似性商标，争议商标与引证商标二、三并存使用在不相同或类似且跨度较大的商品上，不易引起消费者对商品的来源产生混淆、误认。因此，争议商标与引证商标二、三未构成《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第三十条所指的使用在相同或类似商品上的近似商标。第二，报喜鸟公司提交的在案证据尚不足以证明其1441123号“報喜鳥Baoxiniao”（简称引证商标一）在争议商标申请注册日之前，已构成驰名商标。同时，争议商标指定使用的卫生纸等商品与报喜鸟公司主张驰名的西服等商品关联性不强，故争议商标的注册使用不易误导公众，致使报喜鸟公司利益可能受到损害。因此，报喜鸟公司的该项主张，缺乏事实依据，商标评审委员会不予支持。综上，商标评审委员会依据商标法第四十五条第二款和第四十六条的规定，裁定：争议商标予以维持。报喜鸟公司不服，向本院提起行政诉讼称：一、争议商标已经违反商标法第三十条的规定。1、争议商标核定使用商品与引证商标二、三核定使用商品构成类似商品。争议商标核定使用的“卫生纸”等与引证商标二、三核定使用的“传真纸”及“颜料”商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同或近似，构成类似商品。2、争议商标与引证商标二、三的标志近似。争议商标主要识别部分为“报喜鸟”，其与引证商标二、三的主要识别部分“报喜鸟”相同，争议商标的标志与引证商标二、三的标志构成近似。3、争议商标与引证商标二、三共存易生混淆。引证商标二和三与引证商标一存在内在的必然联系，引证商标一早已为社会所知，其知名度、美誉度和市场声誉等自然会延申至引证商标二和三。争议商标核定使用的商品在市场上出现，相关公众自然会认为其与引证商标二和三一样均与原告存在某种联系，造成混淆的可能性会随着原告及各个引证商标的知名度不断扩大而逐渐增大，最终造成混淆成为必然。二、争议商标已经违反商标法第十三条第二款的规定。1、引证商标一为驰名商标。原告在行政复审阶段提交的证据及在行政诉讼阶段提交的证据足可以证明引证商标一至少至争议商标申请注册日前仍为“驰名商标”这一事实。引证商标一早在2002年3月12日便为国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。原告对引证商标一的宣传推广范围广、形式多。截至目前，原告在全国有537家加盟店及直营店。针对引证商标一，原告也做了大量的维权工作，取得了较好的效果。“报喜鸟”先后获得了“2004中国青年最喜爱的服装品牌”等服装领域的诸多荣誉。2、争议商标是对引证商标一的摹仿。引证商标一标志由图形与文字、拼音三要素构成，但显然对于中国相关公众而言，“報喜鳥”为其主要识别部分，而“报喜鸟”仅为“報喜鳥”的简体，系对引证商标一的摹仿。3、相关公众受误导的可能性极大。目前高档服饰店面多有陈列销售笔、文件夹、笔记本等周边产品，已经成为商业习惯，此类周边产品尚未形成统一的配售模式，多为店家自行定制，争议商标核定使用在“文具”等商品上，势必造成公众误认为其产品与原告存在相当程度的联系，进而在选购该产品，但实际上其与原告不存在任何关系。4、原告利益受损已成为事实。争议商标的注册冲淡了引证商标一在服装行业已经建立起来的良好声誉，导致其商业价值和吸引力降低，使其指向特定商品的显著性和识别性逐渐模糊，淡化了公众将该商标与特定商品联系起来的认识。争议商标将报喜鸟这一品牌用于“卫生纸”上，是对原告形象的污损和丑化，贬损原告商标的商业信誉，降低其正面评价，容易使相关公众对原告或引证商标一产生不良印象。第三人早在2010年5月18日便成立了商标代理为主营业务的“慈溪市杰成知识产权事务所”，其作为商标行业从业人员，出于不当利益的考虑，置行业纪律不顾，摹仿他人商标进行大量注册，主观恶意较大。综上，原告认为，被诉裁定认定事实错误，适用法律不当，请求法院撤销被诉裁定，并判决被告重新作出裁定。被告辩称，坚持其在被诉裁定中的意见，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，原告的诉讼理由不能成立，请求法院判决驳回原告的诉讼请求。第三人述称，一、原告针对争议商标无效宣告程序距争议商标的申请注册时隔5年之久，被告作出的被诉裁定也符合法律规定，第三人申请注册争议商标完全符合法律规定，原告的诉讼请求不应该得到法院的支持。二、商标法第三十条规定的“不符合本法规定”的情形指的是指违反商标法第十条、第十一条、第十二条等有关绝对注册理由的情形；商品类似应当是按照商品分类表来判断商品或者服务是否为类似商品进行判断。商标相同是指商标的构成要素完全相同或基本相同。争议商标核定使用在文具、纸巾、书写工具上，引证商标核定使用在服装上，两类商品根本不同。另外，原告对商标法第十三条第二款的规定的理解也存在错误，争议商标的注册未违反商标法第十三条第二款的规定。原告所称的企业大、效益好，是在以强欺弱，同本案没有关系。原告所声称第三人从事商标代理工作同本案没有关系。第三人申请注册争议商标不会造成引证商标的淡化，也不会同引证商标冲突。三、原告所提交证据尚不足以证明引证商标一在争议商标申请日之前已经构成驰名商标，同时争议商标核定使用的卫生纸等商品同引证商标核定使用的西服等关联性不强，不会误导公众，不会导致原告利益受损。且争议商标授权商标许可使用经过一段时间，并未给原告带来负面影响。综上，第三人请求法院判决驳回原告诉讼请求。本院经审理查明：争议商标（见判决附图）由张永前于2012年3月19日申请注册，于2014年2月14日获准注册，注册号为第10635419号，核定使用在国际分类第16类卫生纸；纸餐巾；笔记本；包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）；文具；书写工具；文具或家用胶水；绘画仪器；绘画材料；教学材料上。专用权期限从2014年2月14日起至2024年2月13日止。引证商标一（见判决附图）由报喜鸟集团有限公司于1999年5月17日提出申请注册，核定使用在国际分类第25类服装；鞋；皮带（服饰用）；婴儿全套衣；帽；袜；手套（服装）；围巾；游泳衣；足球鞋上。2003年7月28日经核准转让给报喜鸟公司。经续展，引证商标一专用期限至2020年9月6日止。引证商标二（见判决附图）申请注册日期为2001年9月10日。核定使用在国际分类第1类工业用盐；食品防腐用化学品；皮革表面处理用化学品；肥料；鞋粘合剂；传真纸；未加工人造树脂；花保护剂；工业用粘合剂；工业化学品商品上。经续展，引证商标二的专用权自至2022年12月13日止。引证商标三（见判决附图）申请注册日期为2001年9月10号。核定使用在国际分类第2类颜料；食用色素；印刷油墨；金属防锈制剂；天然树脂；水彩固定剂商品上。经续展，引证商标三的专用权至2023年2月6日止。2016年2月25日，报喜鸟公司针对争议商标向商标评审委员会提出撤销申请，主要理由是：一、报喜鸟公司“报喜鸟”系列商标已具有很高的知名度，引证商标一在西服商品上已经驰名。争议商标摹仿引证商标一，误导公众。二、争议商标与报喜鸟公司在先注册的引证商标二和三构成类似商品上的近似商标。综上，报喜鸟公司依据商标法第十三条第三款、第三十条等相关规定，请求宣告争议商标无效。在商标评审过程中，报喜鸟公司提交的证据主要有：1、“报喜鸟”系列商标列表。2、关于“报喜鸟”商标认定为驰名商标的通知。该通知显示，2002年3月12日，报喜鸟公司使用的西服上的“报喜鸟”商标被认定为驰名商标。3、《中国驰名商标》证书。4、报喜鸟公司与广告公司、各地电视台，新闻媒体签订的广告合同及检测报告。5、报纸、服装行业杂志、时尚杂志、网络等新闻媒体对申请人的宣传报道。包括：2006年第11期，总第19期《中国制衣》上有《报喜鸟杯第十届精品高尔夫名人邀请赛完美落幕》一文，载明，2006年9月27日，由《精品购物指南》报社主办、报喜鸟冠名赞助的“报喜鸟杯第十届精品高尔夫名人邀请赛”在北京国际高尔夫俱乐部激情开赛，一百余位文体明星、商界名流和社会各界精英以高尔夫的名义聚首联欢……。2006年12月号《国际服装》上刊载有“报喜鸟”服饰广告。2007年第3期《浙江民建》刊登了《吴志泽：打造具有民族特色的国际品牌-报喜鸟集团文化引领品牌之路纪实》一文。2007年第8期，总第28期《中国制衣》刊登了《报喜鸟获得上市通行证将于深交所上市》的报道。2007年7月24日《消费日报》刊登的《“报喜鸟”男装推广传统文化》文章，提及2007年9月22日-10月9日，中国男装时尚品牌“报喜鸟”将走近黄河，感受那些曾经辉煌于黄河沿岸的民间艺术、文明遗迹以及现代黄河人的生活起居。《国际商报》亦有《报喜鸟探寻母亲河大型品牌公益推广活动拉开帷幕》的报道。《中国企业报》有《报喜鸟启动黄河沿线公益活动》的报道。2007年8月10日《新浙商周刊》刊登有《报喜鸟：历经挫折终高飞报喜鸟上市之路分析》一文。2007年8月11日《证券市场周刊》刊登有《报喜鸟俏立高档男装市场枝头》一文。2007年8月16日《温州都市报》广告栏目刊登有《热烈祝贺报喜鸟公司A股上市》的广告。2007年9月6日《西海都市报》中有《报喜鸟》的文章。2007年11月6日《浙江日报》上有《“报喜鸟”产销各环节都有标准来“把关”》的文章。2008年1月10日《今日永嘉》上有《报喜鸟“金玉良缘-天涯海角”完美婚礼在海南三亚举行》的报道。2008年3月号《时尚先生》上刊登有“报喜鸟”服饰广告。2010年8月期，总197期《中国民航》刊登了“报喜鸟”服装广告。2010年5月刊，总第43期《服装店》上有“报喜鸟”广告。6、报喜鸟公司全国销售网络图、部分门店地址与照片。7、中国服装协会颁发的2000年至2009年报喜鸟集团有限公司在服装行业销售收入与利润总额排名证书。这些证书显示：该公司2000年至2009年荣获服装行业百强企业称号，其中2000年名列产品销售收入第27名，利润总额第9名；2001年名列产品销售收入第19名，利润总额第10名；2002年名列产品销售收入第16名，利润总额第11名；2003年名列产品销售收入第18名，利润总额第8名；2004年名列产品销售收入第17名，利润总额第8名；2005年名列产品销售收入第20名，利润总额第9名；2006年名列产品销售收入第15名；2007年名列产品销售收入第16名，利润总额第7名，利润率第11名；2009年名列产品利润总额第11名，利润率第22名。8、《浙江省著名商标证书》及《浙江名牌证书》等资料。这些资料显示报喜鸟集团有限公司注册并使用在服装商品上的报喜鸟商标于1998年8月18日被认定为浙江省著名商标。该公司的报喜鸟牌西服于1999年3月被浙江省人民政府认定为浙江名牌产品。该公司的“报喜鸟”企业商号于2004年1月及2008年2月被浙江省工商行政管理局认定为浙江省知名商号。该公司于2004年3月被浙江省工商行政管理局等认定为2003年度浙江省百强民营企业。报喜鸟服装品牌被首届中国青年服装时尚周组委会于2004年10月认定为2004中国青年最喜爱的服装品牌。该公司报喜鸟服饰荣获中国企业报社、中国质量与品牌杂志社等评定的2004年度“中国服装十大影响力品牌”。该公司生产的“报喜鸟BAOXINIAO牌”男西服套装于2006年9月被国家质量监督检验检疫总局认定为中国名牌产品。“报喜鸟”品牌荣获中国服装协会中国服装品牌年度大奖组委会于2007年3月颁发的“2005-2006中国服装品牌年度大奖”公众大奖提名奖荣誉证书。“报喜鸟”品牌荣获中国服装协会中国服装品牌年度大奖组委会于2008年3月颁发的“2006-2007中国服装品牌年度大奖”入围品牌荣誉证书。张永前的答辩理由为：争议商标由其依法申请注册，争议商标与各引证商标核定使用的商品不构成相同或类似商品，未构成近似商标，不会导致消费者混淆和误认；争议商标系其原创，具备显著性，未构成对各引证商标的摹仿或者抄袭；张永前与报喜鸟公司经营的商品在使用功能、用途、生产部门、销售渠道等方面完全不同；争议商标的注册和使用不会造成不良影响。2016年11月28日，商标评审委员会作出被诉裁定。在本案的诉讼过程中，报喜鸟公司提交的新证据主要是其2008年2015年公司年度审计报告、报喜鸟公司商标注册情况、广告业务合同、天猫销售情况、荣誉证书、相关法院判决等证据。上述事实，有被诉裁定、争议商标档案、引证商标档案、报喜鸟公司在商标评审阶段及诉讼阶段提交的证据等在案佐证。另，根据中央机构改革部署，原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。本院认为：一、关于本案的法律适用现行商标法已于2014年5月1日起施行，最高人民法院《关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》（法释[2014]4号）第七条规定，对于在商标法修改决定施行前已经核准注册的商标，商标评审委员会于决定施行前受理、在决定施行后作出复审决定或者裁定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查相关程序问题适用修改后的商标法，审查实体问题适用修改前的商标法。本案中，争议商标于2012年3月19日申请注册，2014年2月14日核准注册，被告受理撤销争议商标注册申请的时间为2016年2月25日，被诉裁定作出的时间为2016年11月28日。因此，根据上述规定，本案实体问题应当适用修改前的商标法。二、争议商标的注册是否符合商标法第二十八条之规定商标法第二十八条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。根据相关法律规定，商标近似是指两商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为来源之间有特定的联系。本案中，争议商标由汉字“报喜鸟”、拼音BAOXINIAO”和鸟状图形构成。引证商标二由汉字“报喜鸟”，拼音“Baoxiniao”及鸟状的图形构成，引证商标三同引证商标二相同。本院认为，争议商标与引证商标二和三均包含文字、拼音及图形三个组成部分，且文字及其读音、拼音相同，仅鸟状图案存在一定的差别。整体上看争议商标与引证商标二和三相当接近，相关公众施以一般注意力容易不易将争议商标同引证商标进行区分。争议商标与引证商标二、三若使用在相同或者类似商品上，容易使相关公众认为这些商品具有相同的来源或者其来源之间具有密切的联系，从而对商品的来源产生混淆或者误认。综合以上方面，应当认定争议商标与引证商标二、三构成近似商标。根据相关法律规定，类似商品是指在原材料、功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同或者相关公众认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。本案中，争议商标核定使用的“笔记本、包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）；文具；书写工具；文具或家用胶水；绘画仪器；教学材料（仪器除外）、绘画材料”与引证商标二核定使用的“传真纸”以及引证商标三核定使用的“颜料、水彩固定剂”均为日常办公和教辅用品，在功能、用途方面存在一定的关联性，在销售渠道、消费群体方面相同或者存在较大的重叠，宜认定为类似商品。争议商标在上述商品上的注册不符合商标法第二十八条规定。被告关于争议商标在上述商品上的注册符合商标法第二十八条规定的认定错误。争议商标核定使用的“卫生纸、纸餐巾”商品与引证商标二、三核定使用的商品在功能、用途、生产部门、消费渠道、消费群体等方面存在较大的差别，二者不构成类似商品。三、争议商标的注册是否违反商标法第十三条第二款的规定商标法第十三条第二款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。第十四条规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。本案中，争议商标为“报喜鸟BAOXINIAO及图”，引证商标一为“報喜鳥Baoxiniao及图”。争议商标的文字以及读音、拼音、含义与引证商标一的文字以及读音、含义、含义相同，二者仅存在鸟状图案方面的一些差别。争议商标已构成对引证商标一的复制、摹仿。根据原告提交的证据，在争议商标申请注册前，引证商标一在服装商品上经过原告的大量宣传和使用，已经构成驰名商标。争议商标核定使用在“卫生纸、纸餐巾”商品上，容易误导公众，致使原告的利益受到损害。另外，争议商标核定使用在“卫生纸”商品上，已经构成对原告上述驰名商标的贬损，损害原告利益。因此，争议商标核定使用在“卫生纸、纸餐巾”商品上，违反了商标法第十三条第二款的规定，依法应当不予注册。需要指出的是，即便认为争议商标核定使用的“笔记本、包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）；文具；书写工具；文具或家用胶水；绘画仪器；教学材料（仪器除外）、绘画材料”与引证商标二、三核定使用的相关商品不构成相同或者类似商品，根据上述关于引证商标一已经构成驰名商标的认定，争议商标核定使用在上述商品上，亦会误导公众，致使原告的利益受到损害，从而违反商标法第十三条第二款的规定。综上所述，被诉裁定认定事实不清，适用法律错误，原告的诉讼理由成立，其诉讼请求本院予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项之规定，本院判决如下：一、撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2016]第101076号关于第10635419号“报喜鸟BAOXINIAO及图”商标无效宣告请求裁定；二、被告国家知识产权局就原告报喜鸟控股股份有限公司针对第10635419号“报喜鸟BAOXINIAO及图”商标所提无效宣告请求重新作出裁定。案件受理费一百元，由被告国家知识产权局负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提交副本，交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长  江建中审 判 员  李 斌人民陪审员  韩树华二〇一九年九月六日法官 助理  王仲阳书 记 员  雷 洋判决附图：争议商标引证商标一引证商标二引证商标三