北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初3771号原告：巴布豆（中国）儿童用品有限公司。法定代表人：王军华，董事长。委托诉讼代理人：畅玮丽，北京融飞律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈镇，北京融飞律师事务所律师。被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：李佳洁，国家知识产权局审查员。第三人：泉州市巴布豆儿童用品有限公司，住所地福建省泉州市晋江市陈埭洋埭刘埔工业区。法定代表人：李荣源，总经理。委托诉讼代理人：孟爱华，北京德和衡律师事务所律师。原告巴布豆（中国）儿童用品有限公司（简称巴布豆中国公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2018年3月19日做出的商评字［2018］第0000043801号关于第1708658号“BABUDOG及图”商标无效宣告请求裁定（简称被诉裁定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院依法受理后，依法组成合议庭，并通知与被诉裁定具有利害关系的泉州市巴布豆儿童用品有限公司（简称泉州巴布豆公司）作为第三人参加本案诉讼，于2018年7月26日依法公开开庭审理了本案。原告巴布豆中国公司的委托诉讼代理人畅玮丽、陈镇，被告国家知识产权局的委托诉讼代理人李佳洁，第三人泉州巴布豆公司的委托诉讼代理人孟爱华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。被诉裁定系商标评审委员会针对巴布豆中国公司就泉州巴布豆公司获准注册的第1708658号“BABUDOG及图”商标（简称争议商标）提出的商标无效宣告请求而做出，该裁定认定：本案中，争议商标获准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用修改前的《中华人民共和国商标法》（简称商标法），本案的相关程序问题仍适用修改后的商标法。巴布豆中国公司关于争议商标违反修改后商标法第四条、第十条第一款第（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款规定的主张，分别对应修改前商标法第四条、第十条第一款第（八）项、第二十八条、第三十一条、第四十一条第一款、第四十一条第二款及第三款的规定。本案巴布豆中国公司虽援引修改后商标法第七条第一款、第十五条第二款的规定主张争议商标应予无效宣告，但修改前商标法对上述法条并无禁止性规定，依照法不溯及既往原则，关于巴布豆中国公司援引修改后商标法第七条第一款、第十五条第二款的主张，商标评审委员会不予支持。依据商标评审委员会查明事实3可知，本案巴布豆中国公司应为第1434725号“LITTLEBOBDOG及图”商标（简称引证商标二）的被许可使用人，构成商标法第四十五条第一款所指的“利害关系人”。修改前商标法第四条系原则性规定，其内容已体现于商标法其它条款中。根据当事人提出的事实和理由，本案焦点问题在于：一、争议商标与引证商标二是否构成修改前商标法第二十八条所规定的使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的申请注册是否违反修改前商标法第三十一条关于“不得损害他人现有的在先权利”中的著作权的规定。三、争议商标的申请注册是否违反修改前商标法第三十一条关于“不得损害他人现有的在先权利”中的商号权的规定。四、争议商标的申请注册是否违反修改前商标法第三十一条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。关于焦点问题一，商标评审委员会认为，本案争议商标独立识别图形与引证商标二显著独立识别的小狗图形在表现手法、整体视觉印象等方面相近，构成近似标识。争议商标指定使用的“书包；伞”商品与引证商标二核定使用的“钱包；伞”等商品在功能、用途等方面相近，属于同一种或类似商品，在上述商品上争议商标与引证商标二共存于市场，易使相关公众对商品来源产生混淆和误认。因此，争议商标在上述商品上与引证商标二构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。争议商标指定使用的“牛皮；兽皮；手杖；鞭子；香肠肠衣”商品与引证商标二核定使用的商品不属于类似商品，在这些商品上争议商标与引证商标二未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。关于焦点问题二，商标评审委员会认为，由商标评审委员会经审理查明4可知，向阳株式会社制作并发表了“巴布豆”系列作品，后经转让，巴布豆中国公司继受取得“巴布豆”系列作品的著作权。但争议商标的“BABUDOG及图”与巴布豆中国公司主张享有著作权的作品在设计构图等方面有所差异，未构成实质性近似。故争议商标的注册未损害巴布豆中国公司在先著作权。关于焦点问题三，商标评审委员会认为，修改前商标法第三十一条对在先商号权保护的前提要件之一是系争商标与他人在先商号相同或基本相同。本案争议商标“BABUDOG及图”与巴布豆中国公司商号尚未达到相同或基本相同的高度近似程度。因此，尚不能认定争议商标的注册构成对巴布豆中国公司在先商号权的损害。关于焦点问题四，商标评审委员会认为，巴布豆中国公司提交的在案证据不足以证明在争议商标申请注册日前，巴布豆中国公司的“巴布豆”系列商标在争议商标指定使用的“牛皮；兽皮；手杖；鞭子；香肠肠衣”相同或类似商品上使用并具有一定影响。因此，巴布豆中国公司关于争议商标系以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的主张缺乏事实依据，商标评审委员会不予支持。另，争议商标自身无对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的含义，不属于有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志。故争议商标未违反修改前商标法第十条第一款第（八）项之规定。此外，巴布豆中国公司提交的在案证据不足以证明争议商标系其原申请人福建晋江万泰盛鞋服有限公司（简称万泰盛公司）以其他不正当手段取得注册的。因此，争议商标的申请注册并未违反修改前商标法第四十一条第一款的规定。综上，巴布豆中国公司无效宣告理由部分成立。依照修改前商标法第三十条、修改后商标法第四十五条第一款、第四十五条第二款、第四十六条和《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，商标评审委员会裁定，争议商标在“书包；伞”商品上予以无效宣告，在其余商品上予以维持。原告诉称：争议商标与引证商标二构成同一种或类似商品上的近似商标，违反了修改前商标法第二十八条的规定。涉案三个“卡通小狗”图形为日本向阳株式会社的职工独创，依法转让给原告，是著作权法应予保护的美术作品，争议商标与原告的美术作品“卡通小狗”构成实质性近似，且争议商标原注册人法定代表人林维胜曾作为上海万泰盛鞋服有限公司（简称上海万泰盛公司）代表在案外人红林股份有限公司与上海万泰盛公司的《授权合约书》上签字，争议商标损害了原告的在先著作权，违反了修改前商标法第三十一条的规定。原注册人万泰盛公司及其法定代表人林维胜、本案第三人均存在非以使用为目的，大量囤积商标并抢注他人知名品牌如新百伦、HelloKitty、统一等多种知名品牌的行为，且三者之间存在相互配合合作、串通合谋的主观恶意，构成修改前商标法第四十一条第一款的相关情形。综上，商标评审委员会认定事实不清，适用法律错误，请求法院撤销被诉裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，做出程序合法，应予维持，请求法院驳回巴布豆中国公司的诉讼请求。第三人述称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，做出程序合法，应予维持，请求法院驳回巴布豆中国公司的诉讼请求。本院经审理查明：争议商标系第1708658号“BABUDOG及图”商标，于2000年11月1日提出注册申请，于2012年7月14日被核准注册，核定使用在第18类“牛皮；书包；兽皮；伞；手杖；鞭子；香肠肠衣”商品上，商标权专用期限至2022年2月6日，现商标权人为泉州巴布豆公司。引证商标二系第1434725号“LITTLEBOBDOG及图”商标，于1999年5月10日提出注册申请，于2000年8月21日被核准注册，核定使用在第18类“钱包；书包；购物袋；手提包；包装用皮袋（信封，小袋）；旅行包（箱）；帆布背包；购物网袋；皮肩带；伞”商品上，商标权专用期限至2020年8月20日，现商标权人为巴布豆控股公司。2017年2月9日，巴布豆中国公司向商标评审委员会提出商标无效宣告申请。为支持其主张，巴布豆中国公司提交了以下证据（光盘形式）：1、争议商标申请人及其法定代表人、泉州巴布豆公司恶意抢注商标列表，万泰盛公司转让至泉州巴布豆公司商标列表。其中显示，除本案争议商标外，争议商标原申请人万泰盛公司在多个类别的商品、服务上共申请、注册了两百余件标识各不相同的商标，其中包括“BOBODOG”、“巴布狗BABUDOG及图”、“万事达WSD”、“万泰盛小乔丹”、“凯蒂猫”、“华伦天奴·米切尔Valentiner·MCHEAL”、“超人奥特曼”、“万泰盛蜘蛛侠”、“哈罗姬蒂”、“DENLOPO”等文字及图形商标。泉州巴布豆公司在多个类别的商品、服务上共申请、注册了一百余件标识各不相同的商标，其中包括“巴布豆BABUDOG及图”、“小巴布狗”、“BABODOG”、“新佰伦传奇”、“钮巴伦嘉年华NBLAND”、“哈罗凯蒂”等文字及图形商标。2、万泰盛公司商标网售列表。其中包括在华唯商标转让网中出售“宝莲灯”、“DUNLOP”、“WSD”等商标。3、巴布豆中国公司企业名称变更证明。其中显示，上海巴布豆儿童用品有限公司于2010年6月1日经核准变更名称为巴布豆（中国）儿童用品有限公司。4、万泰盛公司广告宣传资料。其中显示万泰盛公司与上海万泰盛公司同属万泰盛集团。5、（2013）沪闵证经字第2490、2491、2552、2553号公证书。其中显示向阳株式会社（SUNWARDCO．,Ltd）董事长上田修于2013年10月21日声明“巴布豆”系列作品由向阳株式会社制作并于1988年3月6日首次发表。2009年1月1日起，“BOBDOG”作品、“LITTLEBOBDOG”作品、《巴布豆家族系列》作品由向阳株式会社转让给巴布豆控股公司。2012年3月1日，巴布豆中国公司经巴布豆控股公司转让获得《巴布豆家族系列》作品、《LITTLEBOBDOG》的著作权。6、（2002）沪证经字第7199号公证书。其中显示1999年2月1日红林股份有限公司与上海万泰盛公司的授权合约书显示，红林股份有限公司经日本SUNWARDCO．,Ltd授权取得BOBDOG系列造型及名称的使用权，并经甲方所拥有之合法著作权及商标使用权，授权上海万泰盛公司使用，上海万泰盛公司的负责人为林维胜。7、第673702号“LITTLEBOBDOG及图”商标注册证，显示注册人为向阳株式会社SUNWARDCO．,Ltd，该商标于1992年10月13日申请注册，现商标权人为巴布豆控股公司。8、商标使用许可合同、商标评审委员会裁定书、法院行政判决书，争议商标原申请人企业网站公证书，争议商标与在先权利混淆误认的证据，巴布豆中国公司营业执照副本，上海巴布豆儿童用品有限公司营业执照副本及其批准成立相关资料，争议商标申请人万泰盛公司工商登记信息，巴布豆中国公司相关注册证，巴布豆中国公司被许可使用“LITTLEBOBDOG及图”商标的合同及授权书，巴布豆中国公司销售网络分布图、部分专卖店照片、工厂及设备照片、所获部分荣誉、宣传报道及销售合同等。商标评审委员会于2018年3月19日做出被诉裁定。在本案诉讼过程中，巴布豆中国公司还向本院提交了以下证据（复印件形式）：2002-2004年度原告企业及引证商标部分广告宣传发票，商标评审委员会在先裁定，争议商标原注册人万泰盛公司、其法定代表人林维胜、第三人关系图，万泰盛公司工商登记信息，第三人工商登记信息，泉州市奥特曼儿童用品有限公司工商登记信息，中国工商银行股份有限公司福建省分行与福建省闽投资产管理有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告，执行裁定书（2017）闵05执305号之一，执行裁定书（2016）闵05执1104号之一，林维胜收款微信记录、银行对账单、万泰盛公司企业信息及第三人商标授权书，相关公证书，第三人主动注销商标公告，在先判决、裁定书等。经查，争议商标由万泰盛公司于2000年11月1日提出注册申请。2015年1月，争议商标经原国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）核准转让至泉州巴布豆公司名下。另查，根据中央机构改革部署，原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。上述事实，有商标档案、被诉裁定书、巴布豆中国公司及泉州巴布豆公司向商标评审委员会及本院提交的证据以及庭审笔录等证据在案佐证。本院认为：一、关于本案的法律适用问题2013年8月30日修正的商标法已于2014年5月1日施行，鉴于本案争议商标的核准注册时间处于2001年商标法施行期间，而本案被诉裁定的做出时间以及本案的审理时间处于2014年商标法施行期间，故本案程序问题的审理应适用2014年商标法，而本案实体问题的审理应适用2001年商标法。二、争议商标是否构成2001年商标法第二十八条规定情形2001年商标法第二十八条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。本案中，争议商标核定使用的“牛皮；兽皮；手杖；鞭子；香肠肠衣”商品与引证商标二核定使用的“书包”等商品在功能用途、消费对象等方面均有较大差异，不构成类似商品。商标评审委员会据此认定争议商标在上述商品上的注册申请不构成2001年商标法第二十八条所指情形的结论正确，本院予以支持。原告的该项主张没有事实及法律依据，本院不予支持。三、争议商标是否构成2001年商标法第三十一条规定情形2001年商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条规定，当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。商标标志构成受著作权法保护的作品的，当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、诉争商标申请日之前的著作权登记证书等，均可以作为证明著作权归属的初步证据。商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。著作权法所保护的作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。其中，“独创性”要求作品系作者独立创作完成，且体现了作者个人的选择、判断和个性。本案中，原告主张三个“卡通小狗”图形构成作品，其对三图形享有在先著作权。本院认为，三图形中的小狗形象并非对自然界中小狗形象客观写实的描绘，而是通过简化、抽象、粗细结合的线条，描绘出一个好奇可爱的小狗形象，体现了设计者的审美理念和个性表达，整体上体现了设计者个人的选择和判断，具有独创性，构成著作权法中所规定的作品。结合第673702号商标注册证、授权合约书、发表宣誓、商标使用许可合同、著作权转让合同、著作权登记证书等在案证据，能够认定向阳株式会社于争议商标申请日之前即对该卡通小狗图形享有著作权，经转让，现由巴布豆中国公司享有涉案作品著作权。涉案作品在争议商标申请注册日之前已经公之于众，且红林股份有限公司还于1999年与林维胜负责的上海万泰盛公司签订了涉案作品的授权合约书，争议商标原申请人万泰盛公司在争议商标申请日前，有机会接触到涉案作品。争议商标图形部分为卡通小狗形象，与涉案作品在头部形状、耳朵、眼睛、鼻子方面基本一致，仅在手部及嘴部形状上有所区别，构成实质性相似。争议商标的申请注册损害了巴布豆中国公司对该作品的在先著作权，构成2001年商标法第三十一条所指“损害他人现有的在先权利”的情形，商标评审委员会的结论错误，本院不予支持。原告的该项诉讼请求具有事实及法律依据，本院予以支持。四、争议商标是否构成2001年商标法第四十一条第一款规定的情形2001年商标法第四十一条第一款规定，已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。其中，其他不正当手段是指以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益。本案中，争议商标的原申请人万泰盛公司名下拥有申请、注册的商标二百余件，其中包括在本案争议商标申请日前后申请注册的“凯蒂猫”、“华伦天奴·米切尔Valentiner·MCHEAL”、“超人奥特曼”、“万泰盛蜘蛛侠”、“哈罗姬蒂”、“DENLOPO”等与多个主体在不同领域中具有较高知名度的商标相近似的商标。泉州巴布豆公司除注册多件包含“BABODOG”、“BABUDOG”、“巴布豆”或“巴布狗”文字或图形的商标外，还先后申请了“新佰伦传奇”、“钮巴伦嘉年华NBLAND”、“哈罗凯蒂”等包含他人知名商标名称的商标。但泉州巴布豆公司并未举证证明上述商标和本案争议商标申请注册的正当理由及是否投入了真实使用，且考虑到万泰盛公司在商标转让网站中对上述部分商标进行了出售，据此可以认定争议商标的注册行为明显缺乏真实使用意图,不具备注册商标应有的正当性,属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的情形。商标评审委员会认定争议商标的注册未构成2001年商标法第四十一条第一款规定情形的结论有误，本院予以纠正。巴布豆中国公司的该项诉讼请求具有事实和法律依据，本院予以支持。综上，被诉裁定认定事实的主要证据不足，适用法律错误，本院应予撤销。巴布豆中国公司的部分诉讼请求具备事实及法律依据，本院应予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项之规定，本院判决如下：一、撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会于2018年3月19日做出的商评字[2018]第0000043801号关于第1708658号“BABUDOG及图”商标无效宣告请求裁定；二、国家知识产权局于本判决生效后就巴布豆（中国）儿童用品有限公司针对第1708658号“BABUDOG及图”商标无效宣告请求重新做出审查裁定。案件受理费一百元，由国家知识产权局负担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，各方当事人可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，按对方当事人人数提交副本，并预交上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长 袁 伟人民陪审员 周 华人民陪审员 曹军庆二〇一九年九月二日法官 助理 肖俊逸书 记 员 李晓帆