北京知识产权法院行 政 判 决 书（2017）京73行初5880号原告：河南新飞投资有限公司，住所地河南省新乡市新飞大道1789号高新区火炬园综合研发楼。法定代表人：李一策，董事长。委托诉讼代理人：王宇，北京恒都律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘雅纯，北京恒都律师事务所律师。被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：蔡婷，国家知识产权局审查员。第三人：河南新飞电器有限公司，住所地河南省新乡市北干道370号。法定代表人：陈树田，董事长。委托诉讼代理人：周晶，男，汉族，1986年12月16日出生，河南新飞电器有限公司员工，住河南省新乡市牧野区。委托诉讼代理人：沈雨晗，女，汉族，1982年9月18日出生，河南新飞电器有限公司员工，住上海市卢湾区。原告河南新飞投资有限公司（简称新飞投资公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服被告国家知识产权局于2017年6月14日作出的商评字［2017］第69541号《关于第11427136号“新飞”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定），在法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2017年8月3日受理后，依法组成合议庭，并通知被诉裁定的利害关系人河南新飞电器有限公司（简称新飞电器公司）作为本案第三人参加诉讼，于2018年7月11日依法公开开庭审理了本案。原告新飞投资公司的委托诉讼代理人王宇、被告国家知识产权局的委托诉讼代理人蔡婷、第三人新飞电器公司的委托诉讼代理人周晶到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。被诉裁定认定：诉争商标违反了《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第十三条第三款的规定，诉争商标予以无效宣告。原告诉称：一、被诉裁定超出当事人申请理由作出裁定，程序违法。第三人依据《商标法》第十三条第二款对诉争商标申请无效，被诉裁定以《商标法》第十三条第三款进行审理，超出申请范围。二、诉争商标具有正当的权利来源及基础，诉争商标系原告合法持有的第1266856号“新飞”商标、第5065314号“新飞”商标的延伸性注册。三、第三人提交的证据不能证明引证商标1在诉争商标申请日前为驰名商标，被诉裁定认定事实错误。四、诉争商标核定使用的商品与引证商标核定使用的商品不相类似，被诉裁定认定事实错误。五、诉争商标与引证商标共存于市场不会造成相关公众混淆，不会损害第三人利益。综上，请求法院依法撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。第三人陈述称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：原告2.注册号：114271363.申请日期：2012年8月31日4.专用权期限：自2014年4月28日起至2024年4月27日止5.标识：“新飞”6.核定使用商品（第11类）：电磁炉；燃气灶；微波炉（厨房用具）；光波炉等二、引证商标一1.注册人：第三人2.注册号：3141203.申请日期：1987年8月5日4.专用权期限：自2008年5月20日起至2018年5月19日止5.标识：“新飞及图”6.核定使用商品（第11类）：冰箱（截止）三、引证商标二1.注册人：第三人2.注册号：30285833.申请日期：2001年12月3日4.专用权期限：自2014年2月7日起至2024年2月6日止5.标识：“新飞”6.核定使用商品（第11类）：冰箱；蒸发器等四、引证商标三1.注册人：第三人2.注册号：65913973.申请日期：2008年3月12日4.专用权期限：自2012年2月21日起至2022年2月20日止5.标识：“新飞”6.核定使用商品（第11类）：冰箱；冰柜；冰箱除味器等五、引证商标四1.注册人：第三人2.注册号：51484613.申请日期：2006年2月5日4.专用权期限：自2010年10月28日起至2020年10月27日止5.标识：“新飞及图”6.核定使用商品（第11类）：冰箱；冷冻机；冷冻设备和机器等六、其他事实商标评审阶段，原告主要提交了如下证据材料：关于第三人及其商标的媒体报道、政府文件及原告请示批文、股权关系证明、原告产品介绍及宣传材料等、委托加工合同及许可协议、新飞集团发展历程介绍。第三人主要提交了如下证据：“新飞”驰名认定记录、在先类似情况商标裁定、判决。诉讼中，原告提交了如下证据：1、原告主体资格、权利来源，证明原告持有的诉争商标具有合法正当的权利来源；2、原告的销售证明，证明原告的商标已经形成稳定的市场格局；3、原告的纳税证明，证明原告商标的市场占有率；4、原告的广告、对外宣传推广证明，证明原告的商标的知名度和影响力；5、原告的经营状况相关证明，证明原告商品的销售范围广；6、原告获得的荣誉及认证，证明原告商标的知名度；7、“新飞”商标管理相关政府文件，证明诉争商标如被撤销将造成地方经济损失；8、“新飞”品牌的历史沿革、经营情况及原告对“新飞”品牌的权利基础，证明诉争商标即第1266856号“新飞”商标的延伸性注册，具有正当性；9、第三人的“新飞”商标已不再驰名的证据，证明第三人经营状况持续恶化，第三人的“新飞”商标不再驰名；10、新飞商标档案、《告全体新飞同胞书》、在先判决及相关报道，证明诉争商标系第1266856号商标的延续注册，第三人的引证商标不再驰名。被告提交了如下证据：1、诉争商标与引证商标的商标档案，证明二者构成近似商标；2、原告、第三人在评审程序中提交的材料，证明被诉裁定是针对当事人提出复审的事实、理由和请求作出；3、答辩通知书、证据交换通知书，证明被诉裁定的作出程序合法。第三人提交了如下证据：1、商标注册证，证明引证商标申请注册在先，诉争商标与引证商标显著识别文字完全相同；2、驰名商标的认定与保护，证明第314120号“新飞及图”商标的驰名状态；3、荣誉证书，证明“新飞”系列商标在诉争商标申请日之前的较高知名度；4、恶意申请明细，证明诉争商标申请人的恶意；5、不正当行为所引起的法律纠纷，证明诉争商标申请人及本案原告申请该商标的不正当性；6、无效宣告裁定书，证明诉争商标与“新飞及图”商标在显著识别文字部分完全相同，构成对中国驰名商标的复制、摹仿；7、（2017）京行终5279号民事判决，证明诉争商标构成《商标法》第十三条第三款所指情形；8、工商内档、情况说明、民事判决书、网络材料，证明原告申请诉争商标意图使消费者产生误认与混淆。另查：根据中央机构改革部署，原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。庭审结束后，新飞电器公司提交了关于诉争商标的谅解函，声明：1、其就诉争商标的争议与新飞投资公司达成谅解，不再主张诉争商标的注册侵害其公司“新飞”商标权益，请求法院允许诉争商标与其公司“新飞”商标共存；2、新飞投资公司应当严格按照诉争商标核准使用的商品范围使用该商标，否则新飞电器公司保留追究新飞投资公司法律责任的权利。新飞电器公司与新飞投资公司达成共存协议：1、对于双方已经核准注册的“新飞”系列商标，双方同意各自的“新飞”系列商标共存，双方不得对对方的“新飞”商标提起任何形式的争议或诉讼；2、对于新飞电器公司已经提起的争议，新飞电器公司同意向法院出具此共存协议，请求法院判决诉争商标与引证商标共存；3、双方均应当严格按照核定使用的商标和商品规范使用其注册商标。任何一方违反本约定不规范使用注册商标的，守约方保留追究违约方侵权责任的权利。以上事实，有商标档案、各方当事人在评审程序和诉讼程序中提交的证据、庭审笔录及当事人陈述等在案佐证。本院认为：根据各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点是：1、诉争商标的注册是否违反了《商标法》第十三条第三款的规定；2、原告与第三人在诉讼阶段就双方商标达成的共存协议对判断诉争商标是否违反《商标法》第十三条第三款规定的影响。1、诉争商标的注册是否违反了《商标法》第十三条第三款的规定《商标法》第十三条第三款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。第十四条规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。本案中，新飞电器公司在行政阶段提供了其“新飞”商标驰名认定记录及在先类似情况的商标裁定、判决，被告据此认定引证商标一在冰箱商品上已达到驰名程度并无不当。关于商标标识，诉争商标“新飞”与引证商标一的显著识别文字“新飞”完全一致，诉争商标构成对引证商标一的复制、摹仿。关于核定使用的商品，诉争商标核定使用在“电磁炉；燃气灶；微波炉（厨房用具）等”商品上，引证商标一核定使用在“冰箱”商品上，虽然二者在《类似商品和服务区分表》位于第11类商品中的不同类别，但二者均属于家用电器，且二者在生产部门、销售渠道、消费对象等方面存在近似。此外，原告与第三人同处于河南省新乡市，考虑到引证商标一具有较高的知名度，诉争商标在“电磁炉；燃气灶；微波炉（厨房用具）等”商品上的使用，容易误导相关公众对商品来源发生混淆或误认，致使第三人的利益受损。因此，诉争商标的注册违反了《商标法》第十三条第三款的规定，被告对此认定并无不当。关于原告主张的程序违法问题。第三人在行政阶段主张依据《商标法》第十三条第二款宣告诉争商标无效，但鉴于引证商标一为已注册商标，被告据此适用《商标法》第十三条第三款审理本案。但被诉裁定所依据的事实及证据并无实质性差异，且第三人申请无效宣告的理由即“诉争商标借用了其驰名商标的市场声誉，误导消费者”，因此，被告适用《商标法》第十三条第三款审理本案，对裁定结果不会产生实质性影响。2、原告与第三人在诉讼阶段就双方商标达成的共存协议对判断诉争商标是否违反《商标法》第十三条第三款规定的影响《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十八条规定，人民法院审理商标授权确权行政案件的过程中，商标评审委员会对诉争商标予以驳回、不予核准注册或者予以无效宣告的事由不复存在的，人民法院可以依据新的事实撤销商标评审委员会相关裁决，并判令其根据变更后的事实重新作出裁决。因此，原告和第三人在诉讼阶段就双方商标共存达成的共存协议在本案中应予考虑。《商标法》第十三条第三款旨在对达到驰名程度的商标给予跨商品类别的强保护，其实质上属于商标禁用权的范畴，即驰名商标所有人拥有的禁止他人使用、仿冒或混同其驰名商标，以及禁止其他构成对其驰名商标产生实质性侵害的权利。本案中，诉争商标“新飞”与引证商标一的显著识别文字“新飞”一致，但引证商标一还有图形部分，两枚商标并不完全一致，相关公众存在区分二者的可能性。加之诉争商标与引证商标一核定使用的商品为不相同或者不相类似商品，双方现达成协议同意两商标共存，并约定双方应当严格按照各自核定使用的商标和商品规范使用两枚商标，以形成市场区分，从而尽可能避免相关公众对双方商品来源产生混淆或误认。在此基础上，本院认为,诉争商标的注册使用可以克服复制、摹仿他人驰名商标从而误导公众的缺陷，不会使第三人的利益受损。因此，诉争商标的注册不违反《商标法》第十三条第三款的规定。综上所述，本院在采纳新的事实和证据的基础上对被诉裁定的结论予以撤销，并对原告诉讼请求予以支持，本案受理费用由原告承担。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项之规定，本院判决如下：一、撤销被告国家知识产权局作出的商评字[2017]第69541号关于第11427136号“新飞”商标无效宣告请求裁定书；二、被告国家知识产权局就第三人河南新飞电器有限公司针对第11427136号“新飞”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。案件受理费一百元，由原告河南新飞投资有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，各方当事人可于本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按照对方当事人的人数提交副本，交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长  杨 洁人民陪审员  张立伟人民陪审员  宋巧丽二〇一九年九月二十五日法官 助理  田 芬书 记 员  谢 琳商标附图：诉争商标引证商标一引证商标二引证商标三引证商标四