中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2017）京73行初2129号原告：花王株式会社，住所地日本国东京都中央区日本桥茅场町一丁目14番10号。法定代表人：泽田道隆，董事长兼总经理执行役员。委托诉讼代理人：贺小明，北京尚淳律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘京莉，北京尚淳律师事务所律师。被告：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：陈红霞，中华人民共和国国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人：宋泳，中华人民共和国国家知识产权局审查员。原告花王株式会社（简称花王公司）因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服原中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2016年10月20日作出的第115057号复审决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2017年3月28日受理本案后，依法组成合议庭，于2017年11月14日公开开庭进行了审理。原告花王公司的委托诉讼代理人贺小明、刘京莉，被告中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）的委托诉讼代理人陈红霞、宋泳到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系专利复审委员会针对原告所申请的申请号201310352822．1、名称为“毛发化妆品组合物”的发明专利申请（简称本申请）所提复审请求而作出的，该决定认定：本申请权利要求1-3不符合2001年实施的《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第三十三条、第五条的规定，据此，维持国家知识产权局于2015年8月5日对本申请作出的驳回决定。原告诉称：一、本申请符合专利法第五条的规定。专利复审委员会用部门规章（即所引规范）直接作为判断“危害生命健康安全”的标准，认定本申请属于专利法第五条规定的“妨害公共利益”的申请，这一行政行为不但缺乏法律、行政法规乃至部门规章的依据，而且违背专利法的立法宗旨。专利复审委员会对所引规范的理解和认识有误，造成对所引规范的适用存在重大错误。二、本申请权利要求1的修改符合专利法第三十三条的规定。故而，本申请所有的权利要求均符合专利法第三十三条、第五条的规定。综上，请求人民法院依法判决撤销被诉决定，判令被告重新作出审查决定。被告辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，审查结论正确，原告的诉讼理由不能成立，请求人民法院驳回其诉讼请求。本院经审理查明：本申请系申请号为201310352822．1、名称为“毛发化妆品组合物”的发明专利申请，申请人为花王公司。本申请的申请日为2008年9月26日，优先权日为2007年9月28日，公开日为2013年11月20日。驳回决定所针对的权利要求书如下：“1．一种毛发化妆品组合物，包括以下组分(a)0．01～5质量％和组分(b)0．1～20质量％：(a)序列号1～3中的任意者所示的氨基酸序列的肽；和(b)苯氧基乙醇。2．一种毛发处理方法，其中将根据权利要求1所述的毛发化妆品组合物施用于毛发。3．根据权利要求2所述的毛发处理方法，其中将所述毛发化妆品组合物施用于毛发，使其停留1分钟至24小时，之后洗去。”本申请说明书记载了一种毛发化妆品组合物，含有如下组分（a）和（b）的毛发化妆品组合物：（a）一种或两种或更多种氨基酸残基数各自为5至50、且不具有含硫氨基酸残基或其衍生物的肽；和（b）毛发膨胀型（hair-swelling）有机溶剂。根据说明书第0002段、0017段的记载，本发明的目的是提供一种能够修复各种外部因素损伤的毛发化妆品组合物，一些特定的肽能够令人满意地渗透到毛发中，将这些肽用于毛发化妆品组合物，与使毛发膨胀的有机溶剂一起，实现了显著的损伤修复效果。说明书第0028段、0030段记载了：“毛发膨胀剂可选自苯氧基乙醇，含量优选为0．1-20质量%，更优选0．25-15质量%，再优选0．4-10质量%”。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2015年8月5日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是本申请的权利要求书和说明书不符合专利法第五条的规定，本申请的实施会给公众的生命健康安全造成危害，即本申请妨害公共利益。该驳回决定主要引用了《化妆品卫生规范》（2007版）。其第1页规定了：“对于化妆品原料及其终产品的卫生要求为：适用于在中华人民共和国境内销售的化妆品，化妆品所用防腐剂必须是表4中所列物质，并必须符合表中的规定，包括最大允许使用浓度、使用范围和限制条件以及在标签上必须标印的使用条件和注意事项。化妆品必须使用安全,不得对施用部位产生明显刺激和损伤，且无感染性”。其第72页表4中明确规定了：“苯氧基乙醇最大允许使用浓度为1．0%”。花王公司于2015年11月19日向专利复审委员会提出复审请求，同时修改了权利要求书，修改后的权利要求1为：“1．一种毛发化妆品组合物，包括以下组分(a)0．01～5质量％和组分(b)0．1～20质量％：(a)序列号1～3中的任意者所示的氨基酸序列的肽；和(b)苯氧基乙醇，苯氧基乙醇的含量不超过《化妆品卫生规范》中规定的最大使用量。”专利复审委员会于2015年12月1日受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中认为，花王公司提交的修改不符合专利法第三十三条的规定。且驳回所针对的申请文件属于专利法第五条规定的不能授予专利权的申请，因此坚持驳回决定。随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理。花王公司于2016年7月27日提交了意见陈述书，但未修改申请文件。在此基础上，专利复审委员会于2016年10月20日作出被诉决定。另查，根据中央机构改革部署，原专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。上述事实，有花王公司于2015年11月19日提交的权利要求第1-3项，分案申请递交日2013年8月14日提交的说明书第1-16页，说明书摘要以及说明书核苷酸和氨基酸序列表第1-2页，《化妆品卫生规范》（2007版）及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：一、关于本案的法律适用2008年12月27日修改的《中华人民共和国专利法》（简称2009年《专利法》）已于2009年10月1日起施行，因此本案审理涉及2001年《专利法》与2009年《专利法》之间的选择适用问题。《中华人民共和国立法法》第八十四条规定，法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。国家知识产权局据此制定了《施行修改后的专利法的过渡办法》，并于2009年10月1日起施行。对于专利权是否有效的审查，根据该过渡办法，申请日在2009年10月1日前的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2001年《专利法》的规定；申请日在2009年10月1日以后（含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2009年《专利法》的规定。本案属于专利授权行政纠纷，本申请的申请日在2009年10月1日前，因此依据《中华人民共和国立法法》第八十四条之规定，并参照上述过渡办法的相关规定，本案应适用2001年《专利法》及相应的《审查指南》进行审理。二、本申请是否违反专利法第三十三条规定专利法第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。”原告主张：原告在提出复审请求时，在权利要求1中增加了“苯氧基乙醇的含量不超过《化妆品卫生规范》中规定的最大使用量”的内容，排除了不符合所引规范的数值范围。通过具体“放弃”式修改，使得本申请在符合专利法第五条的同时，并未引入任何超出原说明书和权利要求书记载之外的内容，未给公众带来任何不利或损害，所述修改符合专利法第三十三条的立法目的，符合《审查指南》的规定，具有最大合理性。对此，本院认为：首先，专利法第三十三条明确规定，申请人对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。这是在专利审查中判定修改是否符合专利法规定的基本原则。就本案而言，原告引入的“苯氧基乙醇的含量不超过《化妆品卫生规范》中规定的最大使用量”内容明显不同于原技术方案，且新限定的技术方案并未记载在原说明书和权利要求书中。同时，本领域的技术人员基于现有技术也不能确认该修改能够从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定。其次，原告认为本申请通过具体“放弃”式修改已经符合专利法第三十三条的规定。然而根据《审查指南》（2006版）的规定：“如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性，或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施，申请人采用具体‘放弃’的方式，从上述原数值范围中排除该部分，使得要求保护的技术方案中的数值范围从整体上看来明显不包括该部分，由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因此除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被‘放弃’的数值时，本发明不可能实施，或者该特征取经‘放弃’后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许”。显然，本申请的修改并不符合上述情形，不属于指南中规定的允许进行“具体放弃”的情况。目前中国专利法和专利审查指南中也没有通过“具体放弃”方式来克服申请文件不符合专利法第五条缺陷的相关规定。再次，由于本申请在修改时增加了对苯氧基乙醇的限量，这种修改方式导致修改后的内容和原申请不一样。而该新的信息内容是不确定的，将一个不确定的技术信息修改至权利要求中必然无法保障公众对原专利申请文件的预期确定，也不符合专利法设立第三十三条的立法本意。而且，原告在庭审中提及的论文只属于学术探讨的范畴，并不是法律法规，并不能作为修改符合专利法第三十三条的依据。综上，上述增加的内容既没有记载在原始说明书和权利要求书中，也无法根据原申请记载的信息直接地、毫无疑义地确定。因此，权利要求1的修改超范围，不符合专利法第三十三条的规定。权利要求2-3直接或间接引用权利要求1，因此权利要求2-3也修改超范围，不符合专利法第三十三条的规定。三、关于本申请是否违反专利法第五条规定专利法第五条规定：“对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。”原告主张：被告利用部门规章（即所引规范）直接作为判断“危害生命健康安全”的标准，认定本申请属于专利法第五条规定的妨害公共利益的申请，不但缺乏法律、行政法规乃至部门规章的依据，而且违背了专利法的立法宗旨。并且被告对所引规范的理解和认识有误，造成对所引规范的适用存在错误。具体而言，被告仅以所引规范中所列限用防腐剂的限量值作为标准，就断言本申请所含苯氧基乙醇的含量因大于该限量值而妨害公共利益。某一种物质在不同的组分中，其限量的标准是不一样的，不能仅仅以限用防腐剂的限量来衡量。另外，本申请中的苯氧基乙醇用作毛发膨胀剂，而非用作防腐剂，被诉决定仅以本申请中所含苯氧基乙醇的某些含量范围超出所引规范表4用作防腐剂时的限量值，就断定苯氧基乙醇的含量范围会危害公众健康，进而认定本申请妨害公共利益，显然缺乏依据。对此，本院认为：虽然《审查指南》并没有给出“危害公众健康”从而“妨害公共利益”的明确标准，但本领域的技术人员可以根据对现有技术的认识判断组合物中的用量是否给公众的生命健康安全带来危害。现有技术中已经公开了苯氧基乙醇具有毒性，被告也在诉讼程序中引入了相应的证据予以证明，原告对于被告提供证据证明苯氧基乙醇具有毒性也在庭审中予以认可。而对于化妆品领域，在正常以及合理的、可预见的使用条件下，化妆品不得对人体健康产生危害。本申请说明书记载了一种毛发化妆品组合物，含有如下组分（a）和（b）的毛发化妆品组合物：（a）一种或两种或更多种氨基酸残基数各自为5至50、且不具有含硫氨基酸残基或其衍生物的肽；和（b）毛发膨胀型（hair-swelling）有机溶剂。根据说明书第0002段、0017段的记载，本发明的目的是提供一种能够修复各种外部因素损伤的毛发化妆品组合物，一些特定的肽能够令人满意地渗透到毛发中，将这些肽用于毛发化妆品组合物，与使毛发膨胀的有机溶剂一起，实现了显著的损伤修复效果。说明书第0028段、0030段记载了：“毛发膨胀剂可选自苯氧基乙醇，含量优选为0．1-20质量%，更优选0．25-15质量%，再优选0．4-10质量%”。上述用量范围均包括大于1质量%的苯氧基乙醇。根据《化妆品卫生规范》2007版第1页的规定：述用量范围均包括大于1质量%的苯氧基乙醇。根据《化妆品卫生规范》2007版第1页的规定：“对于化妆品原料及其终产品的卫生要求为：适用于在中华人民共和国境内销售的化妆品，化妆品所用防腐剂必须是表4中所列物质，并必须符合表中的规定，包括最大允许使用浓度、使用范围和限制条件以及在标签上必须标印的使用条件和注意事项。化妆品必须使用安全，不得对施用部位产生明显刺激和损伤，且无感染性”；第72页表4中明确规定了：“苯氧基乙醇最大允许使用浓度为1．0%”。即明确限定了苯氧乙醇的在化妆品中可添加的最大用量，超过该用量是不允许使用的。由于苯氧基乙醇本身就具有一定毒性，无论其用作毛发膨胀剂，还是用作防腐剂。权利要求1要求保护的是毛发化妆品组合物，作为化妆品，就要遵循卫生规范。原告主张某一种物质在不同的组分中的限量的标准是不一样的，但并未给出任何证据能够证明其符合相应的标准或规范。由于卫生规范中已经给出了限量，而本申请的限量超出限定的20倍，本领域的技术人员可以有理由怀疑其是危害公共健康的，原告并没有提供任何安全试验的证据予以证明。因此，本申请的实施或使用会给公众的生命健康安全造成危害，从而妨害公共利益，不符合专利法第五条的规定。综上所述，被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，本院应予支持。原告的诉讼理由缺乏事实及法律依据，其诉讼请求本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告花王株式会社的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告花王株式会社负担（已交纳）。如不服本判决，原告花王株式会社可于本判决书送达之日起三十日内，中华人民共和国国家知识产权局可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，预交上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  赵 明人民陪审员  张秋翔人民陪审员  阮唯实二〇一九年九月二十七日法官 助理  栾 羚技术调查官温国永书记员梁楠楠