中华人民共和国最高人民法院民 事 裁 定 书（2019）最高法知民终594号上诉人（原审被告）:冲电气实业（深圳）有限公司。住所地：广东省深圳市南山区松白公路百旺信工业区六区。法定代表人：山崎康伯，该公司董事长。委托诉讼代理人：刘延喜，北京市立方（广州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：闵磊，北京市立方（广州）律师事务所律师。上诉人（原审被告）:神州数码金信科技股份有限公司。住所地：北京市海淀区西北旺东路10号院（东区）18号楼2层203。法定代表人：郭新宝，该公司董事。委托诉讼代理人：应昊明，北京市立方（广州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：崔平，北京市立方（广州）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：深圳怡化电脑股份有限公司。住所地：广东省深圳市南山区后海大道2388号怡化金融科技大厦26楼。法定代表人：张革龙，该公司总经理。委托诉讼代理人：张俊杰，北京允天律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈莎莎，北京允天律师事务所专利代理师。上诉人冲电气实业（深圳）有限公司（以下简称冲电气公司）、神州数码金信科技股份有限公司（以下简称神州数码公司）因与被上诉人深圳怡化电脑股份有限公司（以下简称怡化公司）侵害实用新型专利权纠纷一案，不服广东省深圳市中级人民法院于某,419年1月23日作出的（2016）粤03民初447号民事判决，向本院提起上诉。本院于某,419年10月21日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。冲电气公司上诉请求：撤销原审判决，改判驳回怡化公司全部诉讼请求。事实和理由：（一）原审判决程序不当。关于冲电气公司是否享有涉案专利免费实施权的仲裁案尚在审理，冲电气公司分别于某,416年12月2日和2018年8月6日申请原审法院中止诉讼，原审法院应中止诉讼本案或就冲电气公司主张的免费实施权进行审查。（二）原审判决没有考虑先用权抗辩显然不当。（三）原审判决关于销售行为和许诺销售行为的事实认定错误。1.怡化公司提供的网页证据中Ｃ9000等型号的存取款一体机，与原审侵权比对的21ＳＥ-Ｒ无关，其余网页与冲电气公司无关；2.怡化公司提交的订购合同，未提供原件，也无日期，亦无法证明其记载事项已经实际履行；3.原审法院进行侵权比对的被诉侵权产品为原审法院前往冲电气公司工厂保全所得，不能证明冲电气公司实施了销售或者许诺销售被诉侵权产品的行为。（四）原审法院判决的赔偿金额不合理，无事实依据。原审判决未论证确定赔偿数额的理由，在缺少事实依据的情况下，亦未充分说理，判决的赔偿金额极不合理。神州数码公司上诉请求：撤销原审判决，改判驳回怡化公司全部诉讼请求。事实和理由：（一）神州数码公司未实施被诉侵权行为。1.原审法院认定的侵权产品行为为ATM21SE-R；2.怡化公司在起诉状中未明确指控的具体型号，其提供的网页证据不能证明神州数码公司存在销售被诉侵权产品的行为，其提供的ATM订购合同，只能证明冲电气公司存在销售行为，神州数码公司在该合同中是买方；3.怡化公司提供的证据不能证明神州数码公司存在许诺销售行为，原审判决关于神州数码公司存在许诺销售行为的认定没有事实依据。（二）神州数码公司不应承担专利侵权责任。1.因不存在销售、许诺销售行为，不应当承担侵权责任；2.即使存在上述侵权行为，怡化公司提交的ATM机订购合同，可以证明神州数码公司具有产品合法来源，且怡化公司未提供证据证明神州数码公司具有“明知”的侵权故意。怡化公司答辩称，（一）香港仲裁对涉案专利的免费实施权不能成立，该仲裁裁决不会得到承认和执行。（二）关于销售和许诺销售。1.怡化公司起诉时进行了网页公证，对冲电气公司、神州数码公司的许诺销售行为进行了公证；2.怡化公司针对被诉产品完成了初步举证责任，C9000和ATM21SE-R产品是否相同应由神州数码公司提交证明。（三）原审判决的侵权赔偿金额合理。被诉侵权产品单机价格十几万元，冲电气公司生产规模巨大，原审判决赔偿80万并无不当。怡化公司向原审法院提起诉讼，原审法院于某,416年3月24日立案受理，怡化公司请求判令：1.冲电气公司立即停止制造、销售、许诺销售、神州数码公司立即停止销售、许诺销售侵害怡化公司专利号为ＺＬ201420112570.5、名称为“一种ＡＴＭ出钞机结构及ＡＴＭ机”实用新型专利权产品的行为；2.冲电气公司、神州数码公司赔偿怡化公司经济损失及合理维权费用共计人民币100万元；3.冲电气公司、神州数码公司承担本案的诉讼费用。原审法院认定事实：（一）关于涉案专利的有关事实怡化公司于某,414年3月12日向我国国家知识产权局申请名称为“一种ＡＴＭ出钞机结构及ＡＴＭ机”实用新型专利，该专利的授权公告日为2014年7月30日，专利号为ＺＬ201420112570.5，专利权人为深圳怡化电脑股份有限公司、深圳市怡化时代科技有限公司、深圳市怡化金融智能研究院。怡化公司按期缴纳了专利年费，该专利处于合法有效状态。2015年12月26日，深圳怡化电脑股份有限公司与深圳市怡化时代科技有限公司、深圳市怡化金融智能研究院签订专利实施许可合同，合同第五条第2款约定：被许可方深圳怡化电脑股份有限公司享有本协议所述专利的独占实施许可权，被许可方有权单独起诉并要求侵权方停止侵权、赔偿损失，因侵权方赔偿所获得的利益由被许可方享有，许可方不再就本合同约定专利行使上述起诉、许可等权利及不再享有上述因侵权获得的利益。国家知识产权局于某,415年9月16日对涉案实用新型专利权作出《实用新型专利权评价报告》，初步结论为：涉案专利权全部权利要求1-9未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。（二）关于怡化公司指控冲电气公司、神州数码公司侵权的有关事实怡化公司指控冲电气公司制造，冲电气公司、神州数码公司销售和许诺销售使用其涉案专利方法的被诉侵权产品，侵害其专利权。怡化公司为支持其主张提交了如下证据：1.广东省深圳市公证处出具的（2016）深证字30247号公证书，公证内容为：怡化公司委托代理人王石及公证人员于某,416年2月17日在深圳公证处使用公证处电脑进入网址为“ｗｗｗ.ｄｃｉｔｓ.ｃｏｍ”的网站后进行相应截屏，截屏内容有神州数码公司简介、“神州数码ＡＴＭ创新应用安全可控”图片栏、“联系我们”等；点开“神州数码ＡＴＭ创新应用安全可控”图片栏后的截屏内容有“银铁通”、“ＡＴＭ”、“远程银行”、“战略合作”四个图片栏；点开“ＡＴＭ”图片栏的截屏内容有型号为“神州数码Ｃ7000和神州数码Ｃ6000Ｎ”的产品图片和文字介绍，以及型号为“神州数码Ｃ9000”的产品图片和文字介绍，其中“神州数码Ｃ9000”产品的文字介绍为“神州数码Ｃ9000为神州数码金信科技股份有限公司推出的新一代存取款循环一体机……”；点开“战略合作”的截屏内容为神州数码信息服务股份有限公司与日本冲电气工业株式会社在其战略合作发布会上发布了型号为神州数码Ｃ9000的新产品以及三张发布会的图片，其中一张显示“神州数码信息服务股份有限公司”与“神州数码金信科技股份有限公司”在发布会上联名出现。怡化公司认为，型号为“神州数码Ｃ9000”的产品即为涉案的ＡＴＭ21ＳＥ现金存取款机，该证据证明了冲电气公司制造、冲电气公司、神州数码公司销售和许诺销售被诉侵权产品的行为。2.ＡＴＭ订购合同，合同甲方为神州数码公司，乙方为冲电气公司，合同签订为2015年（没有具体日期），合同主要内容系神州数码公司向冲电气公司订购ＡＴＭ21ＳＥ现金存取款机（穿墙式后开门）。3.广东省深圳市公证处出具的（2016）深证字第32040号公证书，公证内容为：怡化公司代理人王石及公证人员于某,416年2月22日在深圳公证处使用公证处电脑进入网址为“ｗｗｗ.ｏｋｉ.ｃｏｍ／ｃｎ”的网站后进行相应截屏，截屏内容有“公司简介”（显示公司名称为冲电气工业株式会社）、“冲电气（ＯＫＩ）在中国的机构”（显示冲电气公司系其在中国注册的全资子公司）、“新闻发布”（显示2015年10月28日冲电气报道冲电气与神州数码控股有限公司旗下的神州数码信息服务股份有限公司在中国ＡＴＭ事业领域达成战略合作）。4.广东省深圳市公证处出具的（2016）深证字第45341号公证书，公证内容为：怡化公司代理人王石及公证人员于某,416年3月16日在深圳公证处使用公证处电脑进入网址为“ｗｗｗ.ｏｋｉ-ｓｚ.ｃｏｍ”的网站后进行相应截屏，截屏内容有冲电气公司的介绍，内容包括“目前公司主要从事ＡＴＭ等金融设备的设计开发、生产销售及售后服务”。怡化公司通过上述（2016）深证字第32040、45341号公证书证明冲电气工业株式会社在中国投资设立从事ＡＴＭ金融开发及生产销售的冲电气公司，神州数码公司系冲电气工业株式会社、冲电气公司在ＡＴＭ机中国市场的战略合作伙伴。冲电气公司、神州数码公司对（2016）深证字第30247、32040、45341号公证书的真实性没有异议，但认为该公证书与本案没有任何关联，因为公证书中的网址并非两冲电气公司、神州数码公司所有，网址备案也不是冲电气公司、神州数码公司而是属于案外人。（2016）深证字第30247、32040号公证书网页记载2015年10月28日神州数码信息服务股份有限公司与日本冲电气工业株式会社……等等，所涉及的两个主体都是案外人，双方在签约时发布了第一款新产品……C9000，这种战略发布不能说明已经实际生产和制造，也没有指明由谁制造销售，只是一个新闻发布，并不构成许诺销售行为。（2016）深证字第45341号公证书中“www.oki-sz.com”网站的所有人不明确，即便如怡化公司所述，该网站为冲电气公司所有，但该网站并没有任何涉及ATM21SE的信息及相关内容，故冲电气公司、神州数码公司认为该证据与本案无关联性。怡化公司认为，在公证书附件第13页战略合作下方第2张照片中清楚记载了神州数码公司和神州数码信息股份有限公司，虽然神州数码公司没有直接在文字上记载，但从照片可以看出，神州数码公司与冲电气实业株式会社是战略合作关系。冲电气公司、神州数码公司对于怡化公司提交的ATM订购合同证据的合法性提出质疑，在这个证据没有合法性的前提下，不能被采信。该证据与本案也不具备关联性，怡化公司提出的结论显然只是一种推测，其唯一的证据线索是型号为“神州数码C9000”的产品，但怡化公司并没有证明该产品与冲电气公司之间是什么关系，而ATM订购合同从表明形式上看只是神州数码公司向冲电气公司订购了ATM合同，与怡化公司所指控的侵权行为没有任何关联性。原审法院于某,416年4月15日作出（2016）粤03民初446-450号证据保全裁定，并依据该份裁定对相关证据采取了保全措施。原审法院于某,416年4月18日在冲电气公司处查封了其涉嫌侵权产品ＡＴＭ机（型号为ＡＴＭ21ＳＥ-Ｒ）一台，所查封的机器存放于冲电气公司一楼65号房间。怡化公司在本案中请求保护的专利权权利要求保护范围为权利要求1、2、5、6。根据怡化公司确定的上述专利权保护范围，分解技术特征为：A、一种ATM出钞机构；B、齿轮槽，所述齿轮槽包括相对平行设置的第一挡墙和第二挡墙，以及连接在所述第一挡墙和第二挡墙之间的具有一定弧度的齿轮板；C、所述第一挡墙外侧垂直第一挡墙突设有金属突起部；D、转动机构，所述转动机构可转动地套接在所述金属突起部：E、固定机构，所述固定机构固定于所述金属突起部的端部并限位该转动机构的端部的移动范围，以阻止所述转动机构向所述金属突起部的端部运动，从而阻止所述转动机构从所述金属突起部脱落；F、所述金属突起部为金属轴;G、转动机构为塑胶滚筒，并且所述塑胶滚筒与金属轴之间间隙配合；H、所述金属突起部和固定机构的数量均为两个；I、两个金属突起部和两个固定机构均分别设置于所述第一档墙的同一外侧的两端部，两个金属突起部之间间隔预先设定的距离；J、所述固定机构为开口挡圈，所述开口圈挡套接于所述金属突起部的端部。2017年1月17日，原审法院组织各方当事人到冲电气公司对法院封存的被诉侵权产品进行现场勘验、拆封以及技术对比，怡化公司的委托诉讼代理人赵彦雄、李水宝、冲电气公司、神州数码公司的共同委托诉讼代理人董巍、李侬到场参与了技术比对。解封型号为ＡＴＭ21ＳＥ-Ｒ设备（制造号：1603117932），该ＯＫＩ品牌的ＡＴＭ机系原审法院于某,416年4月18日查封，现因技术比对现场进行拆封。将ＡＴＭ机器用叉车移动到房间中央位置，方便通电、操作以及比对。由冲电气公司的技术人员用专用钥匙打开设备背面下方机柜，取出该机器的专用钥匙包，首先将固定设备的胶带等杂物进行清除，再由冲电气公司的技术人员钥匙并打开上方机柜，其中从上方机柜中拿出一小箱配件。冲电气公司的技术人员对设备通电，扭开上方机柜螺丝，拉出机柜内设备，检查机器并进行启动程序，打开电脑并进行调试。各方当事人均确认该ＡＴＭ机为正常的、可以操作使用的设备。以下操作针对本案的技术比对：将OKI品牌ATM机上的正面上方右侧部位中的齿轮槽进行拆卸，将被诉侵权产品的该部件与原告在庭审中选择的权利要求技术特征进行比对，各方当事人均确认两者技术特征相同。（三）关于怡化公司主张赔偿数额计算的有关事实怡化公司主张冲电气公司、神州数码公司赔偿其经济损失及合理维权费用共计人民币100万元。怡化公司提交委托代理合同和律师费发票，委托代理合同共涉及有12个案件，12个案件的律师费总共为200万元，平均每个案件为16万多元。原审法院认为，本案系侵害实用新型专利权纠纷。名称为“一种ATM出钞机结构及ATM机”、专利号为ZL201420112570.5的实用新型专利被授权后，专利权人按时缴纳了专利年费，目前该专利权处于有效状态，依法应当予以保护。怡化公司系该实用新型专利的共同专利权人，且系该专利权的独占被许可人，依法享有诉讼权利。关于被诉侵权产品是否落入涉案专利保护范围的问题。《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款规定，发明或者发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。专利侵权诉讼的专利权具体保护范围，由怡化公司自愿选择。本案怡化公司自愿选择涉案专利之权利要求1、2、5、6作为其诉讼的专利保护范围，符合法律规定，予以确定。双方庭审中对涉案专利的权利要求1、2、5、6分解为A-J项技术特征进行了确认。经比对，怡化公司认为被诉侵权产品与涉案专利所保护的技术特征A、B、C、D、E、F、G、H、I、J相同，两者一一对应。经现场技术比对，冲电气公司、神州数码公司确认被诉侵权产品与涉案专利的技术特征相同。据此，原审法院认定被诉侵权产品具备涉案专利的权利要求1、2、5、6技术方案的技术特征，落入原告专利权的保护范围。关于怡化公司指控冲电气公司制造、冲电气公司、神州数码公司销售、许诺销售侵权是否成立的问题。《中华人民共和国专利法》第十一条第一款规定：“发明和发明专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”本案中，原审法院对冲电气公司制造的被诉侵权产品进行了保全，并对冲电气公司生产车间进行了拍照，冲电气公司也确认其制造、销售被诉侵权产品的事实，故原审法院认定冲电气公司制造了被诉侵权产品。关于两冲电气公司、神州数码公司是否构成销售、许诺销售问题，本案中，怡化公司提交了冲电气公司、神州数码公司之间关于订购型号为“ATM21SE”的现金存取款机（穿墙式后开门）的ATM订购合同，怡化公司还对网址为“www.dcits.com”“www.oki.com/cn”“www.oki-sz.com”的网站内容进行了公证，网页内容显示了神州数码公司的名称、冲电气公司与冲电气工业株式会社的关系，以及神州数码公司相应ATM型号产品的图片及文字介绍等。冲电气公司、神州数码公司虽对该网站的所有人提出异议，但从网站中的照片及文字内容来看，均反映了冲电气公司为冲电气工业株式会社的全资子公司，以及冲电气公司、神州数码公司为了开拓中国ATM机市场进行了战略合作。因此，原审法院认定怡化公司指控冲电气公司、神州数码公司销售、许诺销售被诉侵权产品成立。关于侵权责任的承担问题。本案中，冲电气公司、神州数码公司销售、许诺销售侵权成立，依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第一项的规定，冲电气公司、神州数码公司应当立即停止侵权，赔偿经济损失。关于怡化公司主张的损失赔偿及维权合理开支问题，依照《中华人民共和国专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”本案中怡化公司选择适用法定赔偿。原审法院综合涉案专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，同时考虑冲电气公司制造被诉侵权产品的数量、价格和获利巨大，以及冲电气公司、神州数码公司销售、许诺销售被诉侵权产品、怡化公司的合理支出等因素，酌情确定冲电气公司在本案中赔偿怡化公司经济损失及制止侵权行为所支出的合理费用共计人民币80万元，神州数码公司赔偿怡化公司经济损失及合理维权费用人民币20万元，超出前述范围的其他诉讼请求，原审法院不予支持。综上，原审法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第一项，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、第六十五条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第六十九条、第一百四十四条之规定，判决：一、冲电气公司立即停止制造、销售、许诺销售侵害专利号为ZL201420112570.5、名称为“一种ATM出钞机结构及ATM机”实用新型专利权产品的行为；二、神州数码公司立即停止销售、许诺销售侵害专利号为ZL201420112570.5、名称为“一种ATM出钞机结构及ATM机”实用新型专利权产品的行为；三、冲电气公司自判决生效之日起十日内赔偿怡化公司人民币80万元；四、神州数码公司自判决生效之日起十日内赔偿怡化公司人民币20万元。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；如未按本判决指定的期间履行其他义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，支付迟延履行金。案件受理费人民币13800元，由冲电气公司承担13000元，由神州数码公司承担800元。本院认为，冲电气公司与怡化公司曾就ATM机产品签订有《OEM供货协议》，相关条款涉及双方对怡化公司专利权使用许可的约定，可能影响本案的侵权认定。冲电气公司在原审期间已提交该《OEM供货协议》，原审法院对此未予审查，导致本案认定事实不清。综上，原审判决认定基本事实不清，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项规定，裁定如下：一、撤销广东省深圳市中级人民法院（2016）粤03民初447号民事判决；二、本案发回广东省深圳市中级人民法院重审。上诉人冲电气实业（深圳）有限公司预交的二审案件受理费11800元予以退回；上诉人神州数码金信科技股份有限公司预交的二审案件受理费4300元予以退回。审判长  徐燕如审判员  马 军审判员  詹靖康二〇二〇年十二月二十五日书记员  刘岳天裁判要点案号（2019）最高法知民终594号案由侵害实用新型专利权纠纷合议庭审判长：徐燕如审判员：马军、詹靖康书记员：刘岳天裁判日期2020年12月25日涉案专利“一种ATM出钞机结构及ATM机”实用新型专利（专利号为ZL201420112570.5）关键词实用新型专利；专利权许可使用当事人上诉人（原审被告）:冲电气实业（深圳）有限公司；上诉人（原审被告）:神州数码金信科技股份有限公司；被上诉人（原审原告）：深圳怡化电脑股份有限公司。裁判结果一、撤销广东省深圳市中级人民法院（2016）粤03民初447号民事判决；二、本案发回广东省深圳市中级人民法院重审。原判主文：一、冲电气实业（深圳）有限公司立即停止制造、销售、许诺销售侵害专利号为ZL201420112570.5、名称为“一种ATM出钞机结构及ATM机”实用新型专利权产品的行为；二、神州数码金信科技股份有限公司立即停止销售、许诺销售侵害专利号为ZL201420112570.5、名称为“一种ATM出钞机结构及ATM机”实用新型专利权产品的行为；三、冲电气实业（深圳）有限公司自判决生效之日起十日内赔偿深圳怡化电脑股份有限公司人民币80万元；四、神州数码金信科技股份有限公司自判决生效之日起十日内赔偿深圳怡化电脑股份有限公司人民币20万元。相关法条《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项法律问题专利权许可使用裁判观点专利侵权案件中，如双方当事人之间存在过合作合同关系，双方当事人通过合同条款对一方当事人专利权的使用许可作出了约定，可能影响专利侵权案件的侵权认定。注：本摘要并非裁定书之组成部分，不具有法律效力。