广东省广州市黄埔区人民法院民 事 裁 定 书（2020）粤0112民初3771号原告：广州市永厚百货有限公司，住所地广州市黄埔区均和大道27号301房，统一社会信用代码×××47Ｕ。法定代表人：黄振业，总经理。委托代理人：郭明庆、颜丽丽，广东仁者律师事务所律师。被告：冼斌，男，1988年1月22日出生，汉族，住广州市增城区。委托代理人：梁雄归，广东法丞汇俊律师事务所律师。委托代理人：李朝跃，广东唯杰律师事务所律师。原告广州市永厚百货有限公司诉被告冼斌损害公司利益责任纠纷一案，本院于2020年3月31日以普通程序立案，由审判员张惠滨担任审判长，与人民陪审员赵永忠、覃志强组成合议庭于2020年5月19日公开开庭进行审理。原告的委托代理人郭明庆和颜丽丽、被告的委托代理人梁雄归到庭参加诉讼。后因工作安排，本案审判长变更为温江涛并经批准延长审限三个月，于2020年10月22日再次公开开庭进行审理。原告的委托代理人郭明庆、被告的委托代理人李朝跃到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.确认原告与被告关于第11870184号“乐家嘉便利店乐家嘉LEMEIJIACONVENIENCESTORE”商标的转让无效；2.判令被告向原告返还第11870184号“乐家嘉便利店乐家嘉LEMEIJIACONVENIENCESTORE”注册商标，并协助原告办理将该商标变更回原告名下的手续；3.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2012年11月16日，被告（占股60%）和黄启成（占股40%）出资设立原告公司，被告为原告的法定代表人、执行董事及经理，黄启成为监事。同年12月10日原告向国家知识产权局商标局申请注册第11870184号“乐家嘉便利店乐家嘉LEMEIJIACONVENIENCESTORE”商标（以下简称涉案商标），国家知识产权局商标局（以下简称商标局）于2014年6月21日予以注册。自公司成立起至2019年6月期间，原告的经营管理一直由被告负责。2015年12月28日，被告在未召开股东会、未取得其他股东同意的情况下以自己为受让人向商标局申请涉案商标的转让。因原告一直由被告经营管理，故原告对于被告转让涉案商标一事并不知情，直至2019年原告因（2019）粤0112民初6221号案才得知涉案商标的注册人已变更为被告。原告认为，被告是原告的股东，在担任公司的经营管理人期间，利用职务之便将属于原告所有的涉案商标私自转让给自己的行为，严重损害了原告的合法权益。为维护原告合法权益，特向法院提起诉讼，望判如所请。被告辩称：原告的诉讼请求没有事实和法律依据，请求法院驳回。1.涉案商标是被告的智慧成果，与原告无关。涉案商标是在原告设立的过程中，被告根据自己女儿的名字启发而萌发注册商标的想法。因我国商标注册的要求，商标是不能登记到个人名下的，故原告注册完成后，被告就以原告的名字申请注册了本案商标，整个商标的设计、名称的确定都是被告进行的，原告完全没有参与。2.涉案商标的转让过程原告全体股东均知晓，并无任何股东对商标转让表示异议。3.从法律角度而言，原告的诉请没有依据：（1）涉案商标转让行为是基于《注册商标转让协议》（以下简称《转让协议》）而发生，该协议是双方的真实意思表示，并无违反法律法规禁止性规定，是合法有效的。整个商标转让的过程均是按照国家知识产权局的变更程序而进行，转让过程的合法性也是不言而喻的，没有瑕疵的。（2）从公司法角度而言，被告作为公司的股东，本次变更过程的签约行为获得了全体股东的同意，不违反公司章程的规定，并无违反《中华人民共和国公司法》第一百四十八条规定的行为。（3）退一步而言，假设被告本次转让商标的行为侵犯了原告的权益，那侵权行为应发生于2015年12月28日转让变更申请受理之日，侵权行为结束于2016年12月14日转让变更完成之日，由于国家知识产权局办理转让变更过程中会按程序向转让方和受让方送达文书并在网上进行公示，所以原告最迟在2016年12月14日就应当知道其权利受到侵害，而原告却在2020年3月23日才提出本案诉讼，已过诉讼时效。（4）从程序而言，由于国家商标注册的政策要求商标专用权人不能是自然人，本次受让商标是广州市增城乐满家金竹环路便利店，被告只是该便利店的经营者，现原告向被告主张权利存在主体不适格的问题。（5）虽然原告的起诉表面看起来为侵权之诉，但原告起诉实为确认转让协议无效，根据双方《转让协议》管辖机构约定是广州仲裁委员会，本案应由广州仲裁委员会处理。本院经审理认定事实如下：2012年11月16日，被告（占股60%）和黄启成（占股40%）出资设立原告公司，被告为原告的法定代表人、执行董事及经理，黄启成为监事。同年12月10日原告向商标局申请注册涉案商标，商标局于2014年6月21日予以注册。2015年2月9日，被告、廖春花（甲方、出让方）与朱雪芬（乙方、受让方）签订《股权转让协议》，该协议约定甲方同意将其持有的原告51%的股份转让给乙方，其中被告将持有的原告40%股权转让乙方；廖春花将持有的原告11%的股权转让给乙方。前述51%的股权转让价款为1000万元。乙方入股后，除原告的法定代表人更换为乙方指定人员外，在乙方作出新的安排前，原告的日常经营仍由甲方及甲方经营团队负责。同年12月20日，原告（转让人）与被告（受让人）签订《转让协议》，该协议约定原告向被告转让涉案商标，转让费为1元，支付日期为2015年12月1日，因本协议及与本协议有关的争端，首先应由双方友好协商解决；协商不成，则应提交广州仲裁委员会仲裁。原告该协议在“转让人签章”一栏盖公章，被告在“受让人签章”一栏签字。同年12月28日，商标局收到商标转让的申请。2016年12月14日，商标局核准前述商标转让申请，转让涉案商标所有权人为被告。2020年1月20日，冼斌因与国家知识产权局、第三人广州市霆凌贸易有限公司商标权撤销复审行政纠纷向北京知识产权法院提起诉讼，案号为（2020）京73行初1294号，被诉的决定为国家知识产权局于2019年12月11日作出的商评字［2019］第300575号《关于第11870184号“乐家嘉便利店LEMEIJIACONVENIENCESTORE及图”商标撤销复审决定》（以下简称《撤销复审决定》）。北京知识产权法院于2020年6月23日作出行政判决书，根据该判决书载明，《撤销复审决定》认定：原告提交的证据未形成有效的证据链条，……，故对讼争商标予以撤销。判决结果为：驳回冼斌的诉讼请求。本院认为，本案焦点在于原告是否符合起诉条件。本院评析意见如下：原告向被告转让涉案商标，该转让行为的合同依据系《转让协议》。本案中，原告提出确认涉案商标转让无效并请求被告返还涉案商标的诉求，而未提出确认《转让协议》无效的诉求，如果本院对原告的诉讼请求进行审理裁判，必然要对《转让协议》的合法有效性进行审查和认定，由此可见，《转让协议》与原告的诉讼请求具有密不可分的关联性。由于原被告已在《转让协议》中达成“因本协议及与本协议有关的争端，首先应由双方友好协商解决；协商不成，则应提交广州仲裁委员会仲裁”的管辖条款，依照《中华人民共和国仲裁法》第五条关于“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。”的规定、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条第（二）款关于“依照法律规定，双方当事人达成书面仲裁协议申请仲裁、不得向人民法院起诉的，告知原告向仲裁机构申请仲裁。”的规定以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》第二百一十五条关于“依照民事诉讼法第一百二十四条第二项的规定，当事人在书面合同中订有仲裁协议，或者在发生纠纷后达成书面仲裁协议的，一方向人民法院起诉的，人民法院应当告知原告向仲裁机构申请仲裁，其坚持起诉的，裁定不予受理，但仲裁条款或者仲裁协议不成立、无效、失效、内容不明确无法执行的除外。”的规定，本案纠纷应由广州仲裁委员会进行仲裁处理。对原告的起诉，本院依法予以驳回。综上所述，依据《中华人民共和国仲裁法》第五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十四条第（二）款以及《最高人民法院关于适用的解释》第二百一十五条、第二百一十六之规定，裁定如下：驳回原告广州市永厚百货有限公司的起诉。原告预缴的案件受理费100元，本院予以退回。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  温江涛人民陪审员  赵永忠人民陪审员  覃志强二〇二〇年十二月十一日法官助理马兴昊书记员禤培欣