中华人民共和国最高人民法院民 事 判 决 书（2019）最高法知民终822号上诉人（原审被告）：南安市福满堂雨具有限公司。住所地：福建省南安市诗山镇报恩工业区。法定代表人：倪某某，该公司总经理。委托诉讼代理人：林玉娟，福建诺道律师事务所律师。委托诉讼代理人：郭荣锋，福建诺道律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：黄自力。委托诉讼代理人:戴海莺，福建顺济律师事务所律师。上诉人南安市福满堂雨具有限公司（以下简称福满堂公司）因与被上诉人黄自力侵害发明专利权纠纷一案，不服福建省福州市中级人民法院于2019年8月13日作出的（2019）闽01民初108号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年11月18日立案后，依法组成合议庭，并于2019年12月17日对本案进行了询问，上诉人福满堂公司的委托诉讼代理人林玉娟，被上诉人黄自力的委托诉讼代理人戴海莺到庭参加询问。本案现已审理终结。福满堂公司上诉请求：撤销原审判决，改判驳回黄自力的全部诉讼请求；一审、二审诉讼费由黄自力承担。事实与理由：（一）黄自力就专利号为ZL20111036……，名称为“自动伞的巢体结构”的发明专利（以下简称涉案专利）的技术方案既申请了实用新型专利，又申请了发明专利。黄自力在涉案专利授权时并未放弃实用新型专利，违反了《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第九条之规定。虽然黄自力在发明专利授权前提交了放弃专利权声明，但是系在发明专利授权程序中提交，并未单独向国家知识产权局提交，提交程序错误。（二）与涉案专利技术方案相同的实用新型专利已因未及时缴纳年费进入公共领域，涉案专利应属无效专利。原审判决关于被诉侵权伞架的巢体结构落入涉案专利保护范围的认定错误，有违专利法中“一发明创造一专利”的原则及民事权利的公平原则。（三）涉案专利与早于其申请公告的专利号为20082012……、名称为“中巢弹簧隐蔽装置”的发明专利极为相似，不具备创造性，应属无效专利。（四）原审法院认定的福满堂公司生产并销售被诉侵权伞架的巢体结构的事实有误。福满堂公司提供的样品以及承诺制造的涉案巢体结构，是通过向第三方购买，再自行组装形成的完整伞骨架（不含伞头）。福满堂公司并非被诉侵权巢体结构的实际生产人，仅通过购买配件组装方式销售，且该销售行为仅处于预备阶段。（五）即便福满堂公司的行为构成侵权，原审法院采用酌定赔偿方式认定赔偿数额明显有误，且赔偿数额认定畸高，与事实不符。首先，福满堂公司成立短，生产规模极为有限。福满堂公司系为了获取大额订单故意向黄自力夸大其生产能力，聊天记录中陈述的订单数量40万支不能直接作为生产数量的依据。其次，证据5将70元/打样品伞架的所有部件的单价已明确列明，每支样品伞的单价为5.834元。被诉侵权的中巢单价为0.12元/支，按最高的销售数额计算，销售总额为48000元（0.12元/支*40万支），伞架的利润微乎其微，若进一步计算其所获利润，远低于原审认定的30万元赔偿损失。最后，福满堂公司若从该40万支产品中实际获利，吸引客户购买的原因绝不仅仅是被诉侵权的中巢部件，还有其他多个部件的技术特色。黄自力答辩称：（一）涉案专利处于有效状态。黄自力在涉案专利授权前已经书面声明放弃实用新型专利，并未违反专利法第九条之规定。涉案专利也并未仅入公有领域。（二）福满堂公司关于涉案专利无效抗辩的主张缺乏事实和法律依据。（三）原审法院采用酌定方式，并结合本案涉案专利的性质和类型综合确定的赔偿费用并无不妥。黄自力向原审法院提起诉讼，原审法院于2019年1月2日立案受理，黄自力起诉请求法院判令福满堂公司：立即停止专利侵权行为，停止生产、销售专利侵权产品并销毁所有现存侵权产品；赔偿黄自力经济损失800000元以及为调查取证所支付的购置费、公证费3410元，律师代理费15000元；承担黄自力律师费、差旅费等合理开支合计20000元；承担本案诉讼费用。事实与理由：2011年11月16日，黄自力向国家知识产权局申请涉案专利并获得授权，该专利至今有效。经黄自力调查发现，福满堂公司销售的小弹簧伞架与涉案专利高度相似，落入涉案专利的保护范围，且黄自力从未就涉案专利许可福满堂公司使用进行生产、销售。在案公证书可以证明，福满堂公司至今仍持续生产销售未经黄自力授权的侵权雨具产品。福满堂公司未经黄自力许可，以生产经营为目的生产、销售侵权产品，已经侵犯了黄自力享有的发明专利权，致使黄自力遭受损失。福满堂公司原审辩称：（一）福满堂公司并未制造涉案专利产品。黄自力委托他人至福满堂公司购买的被诉侵权产品不是福满堂公司自行生产的，系福满堂公司应黄自力代理人要求从市场上采购所得。(二)被诉侵权产品并未落入黄自力的专利保护范围。涉案专利在权利要求书中共记载了七项技术特征，显然被诉侵权产品大部分并不具备。（三）黄自力主张经济损失800000元无事实依据。首先，被诉侵权产品并未落入涉案专利保护范围，福满堂公司未给黄自力造成损失。其次，黄自力主张福满堂公司销售了不少于40万支侵权产品无事实依据。综上，请求驳回黄自力的诉讼请求。原审法院审理查明：2011年11月16日，黄自力向国家知识产权局申请涉案专利，并于2014年12月17日取得授权公告，该专利最新缴纳年费的时间为2018年10月19日。本案中，黄自力确认以权利要求1作为本案的保护范围。根据发明专利证书权利要求1记载：一种自动伞的巢体结构，包括：滑动套接于伞中棒的中巢和下巢、夹置于所述中巢和下巢之间且套接于所述中棒外的开伞弹簧；其特征在于：所述下巢向下延长使得所述开伞弹簧被完全包围在该下巢的内腔中，所述中巢向下延伸有套筒状的延长段，该延长段侧壁向外设有凸沿，该凸沿与所述开伞弹簧的顶部相抵。2018年7月26日，黄自力的委托代理人肖选美至福建省泉州市刺桐公证处，申请对其购买小弹簧伞架的过程进行证据保全。当日，在公证处公证员及公证辅助人员的监督下，肖选美至位于福建省南安市诗山镇亭锦102号的南安福满堂公司，购买了小弹簧伞架三打，支付货款210元，并取得了《收据》一张、“南安福满堂公司倪某某”名片一张；购买结束后，在公证处对购买的商品进行了拍照后封存，共拍摄照片15张。2018年7月30日，福建省泉州市刺桐公证处就上述证据保全事项出具（2018）闽泉桐证内字第1549号公证书，《收据》、“倪某某”名片的复印件以及拍摄的照片作为附件，封存的实物于原审开庭时提交。原审法院在确认封存完好的情况下，对封存的实物进行了拆封，其中有弹簧伞架三打，与（2018）闽泉桐证内字第1549号公证书载明封存的物品一致。伞架为自动伞架，其巢体部分结构的特征包括滑动套接于伞架中棒的中巢和下巢、夹于中巢和下巢之间且套于中棒外的弹簧；弹簧被完全包裹在下巢的内腔中，中巢向下延伸有套筒状延伸段，该延伸段靠下端侧壁有一圈凸沿，该凸沿与开伞弹簧的顶部相抵。经比对，黄自力认为，被诉侵权伞架巢体采用的技术方案与涉案专利权利要求1相同，落入涉案专利保护范围；福满堂公司认为，被诉侵权伞架在下巢没有延长的情况下弹簧就已经包围在下巢中，涉案专利的中巢延长段下端有凸沿，但被诉侵权伞架没有明确的凸沿，只是一个小凸点。2018年10月30日，黄自力至福建省泉州市刺桐公证处，申请对其手机微信内容进行证据保全。当日，在公证处公证员及公证辅助人员的监督下，黄自力打开其型号为“HUAWEIMate10Pro”手机，登陆其微信账号“制伞专家”（微信号HZ……），对其中微信聊天记录进行了手机截图打印，共取得截图打印件22页。2018年11月1日，福建省泉州市刺桐公证处就上述证据保全事项出具（2018）闽泉桐证内字第2286号公证书，并将手机屏幕截图打印页作为附件。根据该公证书后附的手机截图打印页显示，在“福满堂伞业倪某某”（微信号：yu……）的聊天记录中，确认其为倪某某，并提供了其名片图片以及公司伞架样品的照片;在“制伞专家”询问“你好，倪老板，客人在询价130000ps订单，请问贵公司提供的样品伞骨质量稳定吗？听郭厂长说已经卖了30万支多，有吗？”“福满堂伞业倪某某”回复“复单，都是17000多打”“您放心，我们保证质量的”“这几天我去菲律宾，有事给郭厂长联系”；“制伞专家”询问“已经做了40万支了吗？”，其回复“是的”。在“郭某某”（微信号：w……）的聊天记录中，确认其为福满堂厂长郭某某，在聊天过程中其提供了福满堂公司的营业执照，发送了公司的微信定位，并表示暂时租贵吉食品厂的厂房。福满堂公司类型为有限责任公司，2017年1月17日登记注册，经营范围包括生产、销售、研发雨具制品及配件。黄自力主张为进行本案诉讼支出了公证费3200元，并提供了福建省泉州市刺桐公证处出具的发票；主张支出了律师费15000元，并提供了委托代理合同及福建顺记律师事务所出具的发票。原审法院认为：本案属于侵害发明专利权纠纷，涉案专利目前处于有效期内，黄自力系该专利的专利权人，其合法权利应受法律保护。关于福满堂公司是否存在侵权行为，首先应对被诉侵权伞架是否落入涉案专利保护范围进行认定。根据黄自力在本案中的主张，应将被诉侵权伞架与涉案专利权利要求1进行比对。经比对，二者同为自动伞的巢体结构，均包括滑动套接于伞中棒的中巢和下巢、夹置于上述中巢和下巢之间且套接于中棒外的开伞弹簧；其特征均在于上述下巢向下延伸使得开伞弹簧被完全包围在该下巢的内腔中，上述中巢向下延伸有套筒状的延长部分，该延长部分外侧壁向外设有一圈凸沿，该凸沿与上述开伞弹簧的顶部相抵。综上，被诉侵权伞架的巢体结构包含与涉案专利权利要求1记载的全部相同的技术特征，落入涉案专利的保护范围。本案中，黄自力主张福满堂公司存在生产、销售落入涉案专利保护范围产品的行为，基于（2018）闽泉桐证内字第1549号公证书对购买过程的证据保全公证，可以认定福满堂公司存在销售行为。关于福满堂公司是否具有生产行为，福满堂公司辩称涉案产品为另行购买，但并未提供证据证明，根据《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，对其上述辩解不予采纳。而从（2018）闽泉桐证内字第2286号公证书微信聊天信息的证据保全公证截图中，福满堂公司的法定代表人倪某某在对话中发送的公司陈列产品样品均为伞架，其聊天过程中对相关伞架产品的订单及订购情况进行了陈述，而且福满堂公司的人员郭某某在聊天记录中拍摄了对应伞架产品的巢体部分结构，也说明了公司的地址及厂房等情况，再结合福满堂公司的经营范围，可以认定福满堂公司生产了涉案伞架产品。福满堂公司未经黄自力许可，以营利为目的生产、销售落入黄自力涉案专利保护范围的产品，构成侵权，应承担停止侵害、赔偿损失的民事责任，黄自力要求其停止生产、销售侵害涉案发明专利权的产品，并销毁库存的诉讼请求，应予支持。关于赔偿损失的数额，虽然黄自力提交了其因侵权所受到损失的计算依据，但实际上侵权产品的单价和利润并不确切，而黄自力主张的销售数量也是通过微信聊天提及而并非实质确认的，据此并不足以认定权利人受到的实际损失，在侵权人获利也无法证明的情况下，本案也未有专利许可费参考，故综合涉案发明专利的性质和类型，专利产品的销售价格，福满堂公司生产侵权产品的时间、数量等因素以及黄自力为制止上述侵权行为所支出的相应费用等因素，酌定福满堂公司赔偿黄自力经济损失以及为制止侵权所支出的合理费用共计300000元。原审法院判决：（一）福满堂公司停止侵害涉案发明专利权的产品并销毁库存；（二）福满堂公司赔偿黄自力经济损失及维权合理支出共计300000元；（三）驳回黄自力的其他诉讼请求。案件受理费11984元，由黄自力负担7591元，由福满堂公司负担4393元。原审查明的事实基本属实，本院予以确认。二审中，福满堂公司向本院提交了以下证据：1.申请日为2011年11月16日，发明人为黄自力，申请号为20112045……，专利名称为“自动伞的巢体结构”的实用新型专利文献。拟证明黄自力就同样的技术方案同时申请了实用新型和发明专利，且权利要求均一致。黄自力认可该份证据的真实性，本院予以确认。2.网页截图打印件，显示证据1的实用新型专利因未缴纳年费已于2015年11月16日终止。拟证明涉案专利技术方案已经进入公共领域。黄自力质证认为，不认可该份证据的真实性、合法性和关联性，该实用新型专利系黄自力因涉案发明专利授权需要主动放弃，并非因未缴纳年费而终止。本院认可该份证据的真实性，对于涉及的实用新型专利权的终止原因将结合其他在案证据综合认定。3.日期为2019年5月15日并盖有泉州可忠达雨具制品有限公司印章的《模具费用结算说明》。该说明记载：有关2018年5月份贵司安排开的两套蜂巢模具，我司于2018年7月模具已开好，也打样给贵司确认，由于贵司的原因又于2019年4月份把上、下模具重新改模至今贵公司未生产大货，所有模具费用以及改模费用应全部由贵司承担。费用明细为：下巢模具费17000+3500元（改模费）；中巢模具费10000元+7000元（改模费）。拟证明福满堂公司并未制造被诉侵权产品。黄自力质证认为，不认可该份证据的真实性、合法性和关联性，认为该证据在二审期间才出具，不具有可信度；且在案公证书显示2018年7月福满堂公司已经销售被诉侵权产品。本院结合黄自力的质证意见，认为该份证据为书面证言，缺乏其他证据予以佐证，故对该份证据不予采纳。4.福满堂公司自制的《样品伞单价明细》。其中记载：样品伞1打的价格为70元，每支伞价格为5.834元，其中弹簧0.6元，中巢0.12元，下巢0.2元。拟证明原审法院认定的赔偿数额过高。黄自力质证认为，不认可该份证据的真实性、合法性和关联性，认为该份证据完全否定了涉案专利的价值。本院结合黄自力的质证意见，认为该份证据系福满堂公司单方制作，缺乏其他证据予以佐证，故对该份证据不予采纳。二审中，黄自力为了证明涉案专利并未重复授权而违反法律规定,向本院提交了以下证据：1.国家知识产权局于2014年10月8日发出的《第二次审查意见通知书》。该审查意见通知书针对涉案专利作出，明确指出：涉案专利权利要求1-7不符合专利法第九条第一款的规定。该通知书载明：“如果申请人选择放弃已经授权的实用新型专利而希望获得本申请的专利权，则应当在答复本通知书时，提交放弃专利权声明作为意见陈述书的附件，并在意见陈述书中注明放弃的原因是为了克服不符合专利法第九条第一款规定的问题。”2.2014年10月15日，黄自力作出针对前述《第二次审查意见通知书》的《意见陈述书》，并附有《放弃专利声明》，明确记载其根据专利法第九条第一款的规定，放弃20111036……号实用新型专利权。3.国家知识产权局于2014年11月4日作出的《授予发明专利权通知书》，其中明确记载：“申请人于2014年10月15日提交专利号为ZL20111036……的放弃专利权声明。经审查，进入放弃专利权程序。”4.涉案发明专利的年费缴纳凭证。福满堂公司认可上述证据的真实性，但认为上述证据与本案无关，不能证明黄自力按照正确的程序放弃了实用新型专利，导致重复授权，违反了专利法第九条的规定。结合上述证据相互印证的事实及福满堂的质证意见，本院认可上述证据的真实性，与本案的关联性将结合争议焦点予以阐述。本院认为，结合本案案情及当事人诉辩主张，本案二审的争议焦点为：涉案专利是否违反专利法第九条第一款之规定；福满堂公司是否具有制造、销售被诉侵权产品的行为；原审法院认定的赔偿数额是否过高。(一)关于涉案专利是否违反专利法第九条第一款之规定专利法第九条第一款规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”本案中，黄自力于同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，因此，涉案发明专利获得授权需以放弃实用新型专利为前提。黄自力二审提交的《第二次审查意见通知书》《意见陈述书》《放弃专利声明》及《授予发明专利权通知书》等证据能够形成证据链证明在涉案发明专利授权前，黄自力已根据国家知识产权局的审查意见通知明确放弃了先予授权且尚未终止的实用新型专利，符合专利法第九条第一款的规定。福满堂公司主张黄自力在涉案发明专利授权程序中提交《放弃专利声明》不符合程序，涉案发明专利应属无效专利。对此，本院认为，首先，福满堂公司的上述主张缺乏法律依据。其次，《第二次审查意见通知书》中国家知识产权局明确告知黄自力“应当在答复本通知书时，提交放弃专利权声明作为意见陈述的附件”，黄自力提交的放弃专利权声明符合国家知识产权局的要求。再次，国家知识产权局就涉案发明专利作出的《授予发明专利权通知书》也明确了相关实用新型专利已经进入放弃专利权的程序。因此，福满堂公司关于黄自力放弃实用新型专利权不符合程序要求，导致涉案发明专利违反专利法第九条第一款的主张缺乏事实和法律依据，本院不予支持。同理，福满堂公司关于实用新型专利因未缴纳年费而终止导致该技术方案已进入公有领域的主张亦缺乏事实和法律依据，本院不予支持。（二）关于福满堂公司是否具有制造、销售被诉侵权产品的行为本案中，被诉侵权伞架产品的巢体结构包含涉案专利权利要求1记载的全部技术特征，落入涉案专利的保护范围。福满堂公司对此辩称被诉侵权产品上的巢体结构并非自己生产，而是采购自第三人。对此，本院认为，首先，福满堂公司法定代表人倪某某、厂长郭某某的微信聊天信息显示，该公司在2018年7月19日前已经制造并销售了被诉侵权伞架产品。其次，福满堂公司提交的泉州可忠达雨具制品有限公司提交的《模具费用结算说明》缺乏其他证据予以佐证。即使认可该证据的真实性，说明内容也明确了蜂巢模具均由福满堂公司安排开具，并由福满堂公司支付模具费用，可以认定该模具系由福满堂公司委托加工。福满堂公司亦未提交其他证据佐证证明被诉侵权伞架产品上的巢体结构采购自第三人。最后，根据福满堂公司营业执照记载，该公司的经营范围包括生产、销售、研发雨具制品及配件，具有制造、销售被诉侵权产品的资质。因此，结合在案证据，可以认定福满堂公司制造、销售了被诉侵权伞架产品。原审法院的相关认定并无不当，本院予以维持。（三）关于原审法院认定的赔偿数额是否过高专利法第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案中，没有证据证明黄自力因福满堂公司侵权所受到的实际损失，福满堂公司倪某某、郭某某的微信聊天记录中关于被诉侵权产品的生产数量亦缺乏其他证据佐证，无法证明福满堂公司的侵权获利。涉案专利权利要求1中涉及弹簧、中巢和下巢部件，福满堂公司仅主张以中巢部件价格来计算损害赔偿数额缺乏合理性。在权利人的实际损失、侵权人的获利无法确定，且未有专利许可费参考的情况下，原审法院采用法定赔偿计算方式确定本案赔偿数额并无不当。原审法院综合考虑涉案专利的性质和类型，专利产品的销售价格，侵权产品的生产时间、数量等因素以及黄自力为制止被诉侵权行为所支出的公证费3200元、律师费15000元等因素，酌定福满堂公司赔偿黄自力经济损失以及合理费用共计300000元，并无不当。综上，福满堂公司的上诉请求不能成立，应予驳回。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费5800元，由南安市福满堂雨具有限公司负担。本判决为终审判决。审 判 长  朱 理审 判 员  原晓爽审 判 员  傅 蕾二〇二〇年十二月二十日法官助理  宾岳成书 记 员  谢思琳裁判要点案号（2019）最高法知民终822号案由侵害发明专利权纠纷合议庭审判长：朱理审判员：原晓爽、傅蕾法官助理：宾岳成书记员：谢思琳裁判日期2020年12月20日涉案专利“自动伞的巢体结构”发明专利（ZL20111036……）关键词发明专利；重复授权；损害赔偿当事人上诉人（原审被告）：南安市福满堂雨具有限公司；被上诉人（原审原告）：黄自力裁判结果判决：驳回上诉，维持原判。原判决主文：（一）南安市福满堂雨具有限公司立即停止生产、销售侵犯专利号ZL20111036……名为“自动伞的巢体结构”的产品并销毁库存；（二）南安市福满堂雨具有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿黄自力经济损失以及为制止侵权所支出的合理费用共计300000元；（三）驳回黄自力的其他诉讼请求。涉案法条《中华人民共和国专利法》第九条、第六十五条；《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条；《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项法律问题专利重复授权的认定裁判观点黄自力二审提交的《第二次审查意见通知书》《意见陈述书》《放弃专利声明》及《授予发明专利权通知书》等证据能够形成证据链证明在涉案发明专利授权前，黄自力已根据国家知识产权局的审查意见通知明确放弃了先予授权且尚未终止的实用新型专利，符合专利法第九条第一款的规定。注：本摘要并非判决书之组成部分，不具有法律效力。