北京知识产权法院民 事 判 决 书（2019）京73民初1284号原告：大陆马牌轮胎（中国）有限公司，住所地安徽省合肥高新区。法定代表人：费迪南·霍约斯，董事长。委托诉讼代理人：赵琳，北京市东权律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘洋，北京市东权律师事务所律师。被告：南昌大众润滑油品有限公司，住所地江西省南昌市南昌县小蓝工业园富山二路。法定代表人：彭广华，执行董事。被告：马牌汽车零部件（江西）有限公司，住所地江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区。法定代表人：彭广华，总经理。被告：北京邦达悦兴贸易有限公司，住所地北京市朝阳区王四营乡五方桥西南角五方天雅互联网加汽车产品市场B3区一层27号。法定代表人：年喜月，执行董事。上述三被告共同委托诉讼代理人：骆振宇，北京高文律师事务所律师。原告大陆马牌轮胎（中国）有限公司（以下简称大陆马牌公司）诉被告南昌大众润滑油品有限公司（以下简称南昌润滑油公司）、马牌汽车零部件（江西）有限公司（以下简称马牌江西公司）、北京邦达悦兴贸易有限公司（以下简称邦达悦兴公司）侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，本院于2019年8月23日受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告大陆马牌公司的委托诉讼代理人赵琳、刘洋，被告南昌润滑油公司、被告马牌江西公司、被告邦达悦兴公司的共同委托诉讼代理人骆振宇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告大陆马牌公司向本院提出诉讼请求：一、判令三被告立即停止实施侵犯原告第4510097号“德国马牌”注册商标（简称涉案商标）专用权行为，包括停止在被控商品及其包装、交易文书、宣传资料上使用与“马牌”相同或近似的商标，停止销售被控侵权商品，拆除库存被控商品上含有“马牌”字样的包装，拆除经营场所的“马牌”字样，被告马牌江西公司停止使用“mapai.cm”域名并将该域名转让给原告；二、三被告立即停止侵害原告驰名商标的不正当竞争行为，包括停止使用含有“马牌”字样的企业名称、被告马牌江西公司变更企业名称、变更后的企业名称不得包含与“马牌”相同或近似的字样；三、三被告在《经济日报》《汽车杂志》刊登澄清声明，发布次数不少于5次，被告马牌江西公司在其公司网站首页、微信公众号首页刊登公开声明，持续时间不少于30日，以消除影响；四、被告马牌江西公司、南昌润滑油公司连带赔偿原告经济损失及因制止侵权行为所支付的合理支出共计300万元，被告邦达悦兴公司对其中50万元承担连带责任。事实和理由如下：原告系涉案商标的被许可人，涉案商标经过长期使用和宣传，已达到驰名商标状态；被告马牌江西公司擅自在其生产销售的“滤清器”商品上使用“马牌”商标，恶意复制、摹仿原告商标，足以误导公众，并且降低原告商标的显著性，致使原告利益受到损失，侵害了原告的注册商标权；被告邦达悦兴公司宣传、销售被控侵权产品“马牌滤清器”亦侵犯了原告的商标权；同时被告马牌江西公司擅自将与原告商标高度近似的“马牌”文字登记为企业字号进行实际使用并使用mapai.cm域名的行为容易导致相关公众产生混淆误认，构成不正当竞争；被告南昌润滑油公司与马牌江西公司存在混同经营，应当与马牌江西公司承担连带责任，故原告将三被告起诉至本院，要求支持其诉讼请求。被告南昌润滑油公司、被告马牌江西公司、被告邦达悦兴公司辩称：被告注册了“大陆马”文字商标、“MARCBP1”组合商标、“马像图形+MARCBP1”组合商标以及“联邦马牌汽配连锁MARCBP1”“联邦马牌车养护MARCBP1”等系列商标，被告在被控侵权商品、包装、域名、企业名称上合法使用其注册商标和“马牌”文字，不构成侵害原告注册商标权的行为，也不构成不正当竞争；本案原告在与“滤清器”相类似的第7类商品上也注册有“德国马牌”商标，本案不具有认定驰名商标的必要性，涉案商标也未达到驰名程度；原告主张的经济损失无事实及法律依据，综上，被告要求驳回原告的全部诉讼请求。根据各方的诉辩意见以及诉讼中所提交的证据，本院经审理查明：一、涉案商标的基本情况涉案商标为第4510097号“德国马牌”商标，由大陆轮胎德国有限公司于2005年2月21日申请，于2014年3月14日被核准注册，商标权专用期至2024年3月13日。核定使用商品为第12类“车辆轮胎；陆、空、水机动运载器”等。商标图样如下：2018年11月20日，大陆轮胎德国有限公司出具《注册商标使用许可授权书》，将包括涉案商标在内的多个商标许可原告在中国境内使用，授权期限为2018年1月1日至2021年12月31日。同日，大陆轮胎德国有限公司出具《授权书》，授权原告可就涉案商标对侵权人单独开展维权。上述事实，有原告提交的商标注册证明、商标档案、《注册商标使用许可授权书》《授权书》等证据在案佐证。二、涉案商标知名度及受司法和行政保护的情况“德国马牌”轮胎天猫旗舰店、京东旗舰店销售情况显示涉案商标品牌的车辆轮胎销量较大；2013年5月马牌全国授权形象店已达2900家，至2018年，“德国马牌”线下销售门店达3000多家，涉及全国30多个省市自治区，在江西省南昌地区的线下服务网点有8家；2002-2017年，《中国经济信息》《上海青年报》《汽车周刊》《每日经济新闻》《新京报》《新闻晚报》《中国汽车报》《新文化报》《广州日报》、新华社等多家媒体对“德国马牌”轮胎产品进行了报道，其中2013年前相关报道中称“德国马牌公司是世界汽车工业供应商中的领导者之一”“欧洲第二大轮胎制造商德国马牌轮胎”等；2013-2019年期间，“德国马牌”轮胎通过中央电视台、上海电视台、广东电视台、腾讯视频、优酷等多家电视台和网络平台发布宣传广告，并赞助了中国足协中超联赛、京东超级品牌日等赛事及活动；原告企业审计报告显示2011-2017年期间，原告公司年缴税均超过2000万元。2007-2019年期间，“德国马牌”轮胎被《汽车族》《汽车杂志》《汽车画刊》《国际轮胎技术》、“猎车榜”“21世纪传媒及21世纪经济报道”等杂志媒体评选为“2018年度产品奖”“2017中国年度安全轮胎奖”“2016轿车胎年度产品奖”“2016中国年度全能车轮大奖”“2016年度最佳轮胎产品、最受关注轮胎品牌”“轮胎技术博览会2017年度轮胎制造商、最具创新精神的轮胎制造商”“2015年第十一届中国最佳国际品牌建设案例奖”“2014年度推荐产品”“2013年度浙江私家车唯一指定用车轮胎”等。2011-2018年期间，海口市工商局、南京市工商局、湖北省工商局、邳州工商局开发区分局等针对擅自使用和侵犯“马牌”“德国马牌”商标的行为进行行政处罚。（2017）鲁02民初331、332号，（2018）鲁民终824、938号民事判决书中认定“德国马牌”商标及原告的“马牌”字号经多年经营使用，具有较高市场知名度，为相关公众所知悉。上述事实，有（2019）京长安内经证字第18895号、29835号公证书；（2018）京长安内经证字第51565号、13103号公证书；审计报告；视频光盘；国家图书馆检索复印资料；宣传资料；相关裁判文书和行政决定等证据在案佐证。三、被控侵权及不正当竞争行为的相关事实2018年8月21日，北京市长安公证处出具（2018）京长安内经证字第35779号公证书，其中载明：2018年8月14日，公证人员等赴马牌江西公司，与其工作人员交谈，拍照、录像并购买相关商品，购买商品包括发动机油、清洗剂等，照片显示该公司办公区域内陈列有多个“机油滤清器”产品，产品外包装上显示有“联邦马牌”“马牌”“图形马”等字样，并标注有“马牌汽车零部件（中国）有限公司（独资控股）马牌汽车零部件（江西）有限公司（制造）”，产品型号包括MO、MAU系列的多个型号。与其名为“彭良”的销售人员交谈录像中，彭良介绍仓库三层都为滤清器产品，且称“我们有两套牌子嘛，我们一个马牌一个南昌大众”“我们有两个公司嘛，一个南昌大众，还有一个是上海分众，然后这个马牌中国，都是我们公司嘛。”在公司内张贴的海报中显示有“大陆马牌”字样。对于公证书中“彭良”所陈述的内容，被告称其所述不能证明马牌江西公司与南昌润滑油公司存在混同。2018年3月28日，北京市长安公证处出具（2018）京长安内经证字第10841号公证书，其中载明：2018年3月21日，公证人员等赴北京市朝阳区王四营五方天雅汽配城B3-27号招牌为“MARCBP1马牌汽车零部件旗舰店”的店铺，购买“MARCBP1机油滤清器”“MARCBP1空调滤清器”“MARCBP1燃油滤清器”等产品，并现场取得销售单、宣传册及名片。产品包装盒上显示有“联邦马牌”“马牌”“图形马”等商标字样，并标注有“马牌汽车零部件（中国）有限公司（独资控股）马牌汽车零部件（江西）有限公司（制造）”，销售单显示“空调滤”单价为30元，“汽滤”单价为55元，“旋转机油滤”单价为10元。在该店铺获取的宣传册内容为介绍马牌江西公司、“MARCBP1图像马”核心技术及带有图形马标识的其他案外商品的详情。名片中显示“马牌汽车零部件（中国）有限公司特约经销商北京邦达悦兴贸易有限公司”。2018年1月30日，北京市精诚公证处出具（2018）京精诚内经证字第1581号公证书，其中载明：2018年1月24日，使用公证处的电脑在“百度”中搜索“联邦马牌”，进入网址为www.mapai.cm的网站，显示有“马牌”产品的介绍，包括“马牌滤清器”“马牌燃油滤清器”“马牌空气滤清器”“马牌空调滤清器”等多种产品，网站中标有“关于马牌”的字样，“品牌定位”部分有“马牌致力于全球优势资源的整合，努力将马牌打造成中国汽车养护行业最精美的品牌……”的介绍。网站“荣誉资质”中显示有马牌江西公司的营业执照信息，网站底部标注“版权所有：马牌汽车零部件（江西）有限公司”。通过工信部“域名信息备案管理系统”查询该网站主办单位为马牌江西公司，审核时间为2015年3月。2018年2月13日，北京市精诚公证处出具（2018）京精诚内经证字第1732号公证书，其中载明：2018年2月7日，用公证处保全专用手机登陆微信后，进入名为“马牌机油”的公众号，该公众号账号主体显示为马牌江西公司，该公众号中有关于马牌系列产品的相关介绍，产品中包括“马牌滤清器系列（机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器、空调滤清器）”，并附有滤清器产品的详细说明，公众号中有“马牌要做中国汽车零部件最好的第一品牌”“马牌滤清新品大放送”“马牌不只是个汽车易损件知名品牌”“世界名牌联邦马牌”等宣传信息，公众号中还包括“马牌招商加盟”等信息。2018年2月13日，北京市精诚公证处出具（2018）京精诚内经证字第1731号公证书，其中载明：2018年2月7日，使用公证处电脑进入“微软Bing搜索国内版”，搜索“联邦马牌”，进入https://shop1437670203746.1688.com的网站，网站首部显示马牌江西公司，“供应产品”部分显示有滤清器等产品及其介绍，滤清器产品包装盒上印有“马牌滤清器”字样，“空气滤清器”单价为10元，商品细节部分显示有“MARCBP1马牌每一细微之处都精益求精……”。网站中有“欢迎来电马牌江西公司”等招商信息、公司库房、生产经营场所的照片及公司简介、宣传报道。“联系方式”部分显示马牌江西公司主页：http://mapai.cmhttps://shop1437670203746.1688.com。该公证书中还载明，在“汽配圈”网站上（www.qpzone.cn）有关于采访马牌江西公司销售总监胡小纪的相关文章，标题为“马牌胡小纪：跟着马牌干，有前景，更有钱景！”“跟着马牌前程似锦”。该公证书中另载明：通过公证处电脑登录“淘宝”网站，搜索“宝贝”名称“马牌空气滤芯”，进入邦达悦兴公司的淘宝店铺，店铺首页显示“北京邦达悦兴联邦马牌旗舰店”，店铺中有“马牌滤清器”产品，产品外包装上标注有“马牌汽车零部件（中国）有限公司（独资控股）马牌汽车零部件（江西）有限公司（制造）”，商品详情中有“北京邦达悦兴—马牌北京总代理”“北京马牌总代理”等宣传信息。2019年7月2日，北京市长安公证处出具（2019）京长安内经证字第29834号公证书，其中载明：2019年6月25日，使用任晓南律师的个人手机登陆其微信，找到名为“小马哥”的微信好友，查看其微信朋友圈，其中有包括“马牌空气滤清器”等马牌系列产品的介绍、公司库房等场所的照片、产品图片等。公证员搜索进入公众号“联邦马牌汽配连锁”，该公众号账号主体显示为马牌江西公司，名称记录显示“2019年04月09日‘马牌机油’认证‘联邦马牌汽配连锁’”。该公众号6月6日发布的《马牌零部件-新产品发布》一文中载有“加盟热线0791-85297887177XXXXXXXX”。通过微信搜索手机号177XXXXXXXX，显示为前述“小马哥”的微信用户。被告确认上述“小马哥”微信为马牌江西公司销售人员的微信账号。上述事实，有（2018）京长安内经证字第35779号公证书、（2018）京长安内经证字第10841号公证书、（2018）京精诚内经证字第1581号公证书、（2018）京精诚内经证字第1732号公证书、（2018）京精诚内经证字第1731号公证书、（2019）京长安内经证字第29834号公证书等在案佐证。四、与三被告被控侵权获利及原告合理支出相关的事实2019年3月30日，北京市长安公证处出具（2019）京长安内经证字第13103号公证书，其中载明，2019年3月26日，通过公证处电脑登录“微软Bing搜索”（http://cn.bing.com/）网站，搜索“超3万亿！汽车市场增长助力零部件行业规模扩张”，搜索结果中显示2017年11月，“前瞻数据库”中相关文章称：“从利润水平来看，零部件行业整体毛利率稳定，长期维持在15%左右”。网上搜索到的《全国汽车零部件及配件制造：毛利率》中称：“中国的汽车零部件及配件制造毛利率在10-01-2015达14.650%”。网上搜索到的西南证券《车用润滑油龙头，迎来历史发展机遇》报告中称康普顿公司汽车养护用品毛利率2015-2018年分别为58.64%、59%、59%、59%。关于合理支出部分，原告提交了调查费发票共48756.02元、公证费发票共89316元、国图检索费发票共12861元、律师费发票共310093元、翻译费发票共1500元、文印服务费发票共2324.2元、机票住宿费发票3100元，以上共计467950.22元。诉讼过程中，被告马牌江西公司提交了2017-2019年“企业所得税月（季）度预缴纳税申报表”，其中显示2017-2019年企业的利润额分别为128192.6元、152813.56元、111854.46元。南昌润滑油公司提交的上述相同区间的“企业所得税月（季）度预缴纳税申报表”显示，其2017-2019年利润额分别为77819.1元、31126.76元、538744元。马牌江西公司还提交了其自制的2017-2019年期间的“销售毛利明细表”，其中显示滤清器产品销售的毛利润为194026.52元。对于该部分证据，原告认为其为被告自行制作，非被告生产销售的原始财务凭证，也未经过专门的财务审计，真实性无法确认。对于诉讼请求中要求邦达悦兴公司在50万元范围内承担连带责任的主张，原告称50万元为其根据对邦达悦兴公司的实地考察估算得出的侵权所得金额。上述事实，有（2019）京长安内经证字第13103号公证书、公证费发票、调查费发票、检索费发票、律师费发票、纳税申报表、销售毛利明细表、庭审笔录等在案佐证。五、其他事实诉讼过程中，马牌江西公司提交了马牌江西公司申请注册的第22032547号“大陆马”商标（核定使用商品为第7类车辆轴承、过滤器（机器或引擎部件））、第22032447号“大陆马”商标（核定使用商品为第12类飞机）、第22032315号“大陆马”商标（核定使用服务为第37类汽车保养与修理等）的商标注册证；南昌润滑油公司提交了其申请注册的第11024765号“MARCBP1联邦马牌汽车连锁”商标（核定使用服务为第35类广告等）、第18259698号“MARCBP1联邦马牌车养护”商标（核定使用服务为第37类汽车保养与修理等）、第9073767号“MARCBP1”商标（核定使用商品为第7类机油滤清器等）、第15725091A号“图形马MARCBP1”商标（核定使用商品为第7类车辆轴承）的商标注册证及商标注册信息打印件。诉讼过程中，邦达悦兴公司另提交了其与马牌江西公司签订的2018年、2019年度区域油品总经销发展协议书、马牌江西公司向其开具的发票、销售单及“授权证书”牌。经销发展协议书显示马牌江西公司授权邦达悦兴公司经销其生产的马牌MARCBP1系列产品，并备注“滤清器等算任务不算返点”，“授权证书”牌显示马牌江西公司授权邦达悦兴贸易有限公司为北京地区马牌MARCBP1全系列产品的总经销，授权期限自2017年11月1日至2019年12月31日。销售单显示自2018年10月至2019年2月，马牌江西公司自“滤清器仓库”发货向邦达悦兴公司销售多个型号的滤清器产品共1518个，销售金额共计18190.3元。邦达悦兴公司称其销售的有“马牌”“联邦马牌”字样的滤清器都是自马牌江西公司进货，马牌江西公司对此亦予以认可。邦达悦兴公司称其自马牌江西公司进货时，已经查看过马牌江西公司的商标注册证等材料。庭审及询问中，原告明确主张马牌江西公司生产、销售、宣传被控侵权产品的行为及邦达悦兴公司宣传、销售被控侵权产品的行为侵犯了其商标专用权；马牌江西公司将“马牌”文字注册为其公司字号的行为构成不正当竞争，马牌江西公司使用“mapai.cm”域名的行为同时构成侵权及不正当竞争。对于马牌江西公司的侵权持续时间，原告主张其生产行为自2015年3月持续至今；其宣传行为自2015年4月持续至今；其销售行为自2015年4月持续至今；其在字号方面的不正当竞争行为自公司2013年成立至今；其在域名注册使用方面的侵权及不正当竞争行为自2015年持续至今。邦达悦兴公司的侵权行为至少自2017年持续至今。对此，被告称，其1688电商平台上的店铺已经不再使用，原告对此予以确认。但对于其他被控侵权及不正当竞争行为，被告未提交证据证明其已停止。对于被告南昌润滑油公司，原告认为其与马牌江西公司实际经营地址相同，在案外其他涉嫌侵权产品销售票据上同时加盖了南昌润滑油公司和马牌江西公司的公章，马牌江西公司工作人员自认其与南昌润滑油公司“都是我们公司”，因此原告主张南昌润滑油公司与马牌江西公司在本案中承担连带责任。原告提交的企业信息打印件显示，马牌江西公司与南昌润滑油公司为自然人投资或控股的有限责任公司，两公司法定代表人都为彭广华。另查明，就本案三被告侵犯原告其他商标专用权的行为，原告已于2020年7月在北京市朝阳区人民法院另行提起商标侵权诉讼。该案中，原告主张的被控侵权产品为防冻液、润滑油、雨刷，该案证据材料与本案存在较多重合之处，原告在该案中主张的赔偿金额为七百万，该案目前正在审理中。上述事实，有商标注册证及商标注册信息打印件、庭审笔录、企业信息打印件等在案佐证。本院认为：首先，关于本案的法律适用问题。2019年4月23日修正的《中华人民共和国商标法》（以下简称2019年商标法）已于2019年11月1日起施行，2019年4月23日修正的《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称2019年反不正当竞争法）已于2019年4月23日起施行。《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第九条规定：“除本解释另行规定外，商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事案件，涉及该决定施行前发生的行为的，适用修改前商标法的规定；涉及该决定施行前发生，持续到该决定施行后的行为的，适用修改后商标法的规定。”本案中，原告就本案提起诉讼的时间为2019年8月23日，本案开庭审理时间为2020年5月12日，本案中原告明确主张被控侵权行为至少持续至2020年12月10日，同时被告亦未提交证据证明除1688平台上的店铺不再使用外，其他被控侵权行为已经停止，故参照上述司法解释，本案应适用2019年商标法及2019年反不正当竞争法。其次，关于本案原告提起本案诉讼的资格问题。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称商标民事纠纷解释）第四条规定，在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。本案中，根据原告提交的《注册商标使用许可授权书》及《授权书》的内容，原告经涉案商标权利人大陆轮胎德国有限公司授权，在中国境内使用涉案商标，并经授权可就涉案商标对侵权行为单独提起维权。因此，本案原告可以就涉案商标针对被控侵权行为单独提起诉讼。根据本案查明的事实，本案中马牌江西公司实施的被诉侵权或不正当竞争行为包括：在其生产、销售的滤清器产品外包装上使用“联邦马牌”“马牌”字样；在其经营的1688电商平台店铺中宣传、销售带有“联邦马牌”“马牌”字样的滤清器产品；在网络媒体及www.mapai.cm网站上使用“马牌”字样进行宣传；在显示其为“账号主体”的微信公众号中宣传带有“马牌”字样的滤清器产品；在其实际控制和使用的www.mapai.cm网站域名中使用“mapai”字样；将“马牌”注册为公司字号进行宣传使用。邦达悦兴公司实施的被诉侵权行为包括在其实际经营的北京市朝阳区“MARCBP1马牌汽车零部件旗舰店”及其实际经营的淘宝店铺中销售带有“联邦马牌”“马牌”字样的滤清器产品，并称其为“马牌北京总代理”进行宣传。因此，本案争议焦点主要有以下几点：一、马牌江西公司、邦达悦兴公司的行为是否构成商标侵权（一）本案是否具有认定涉案商标为驰名商标的必要性2019年商标法第十三条规定：为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。2019年商标法第十四条第一款规定，驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（简称驰名商标司法解释）第二条规定，在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定：（一）以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼。由上述法律、司法解释可知，对于已注册商标认定驰名的前提是在不相同或不相类似的商品或服务上需要进行跨类保护。商标民事纠纷解释第十一条、第十二条规定，类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品；认定商品或服务是否类似，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断，《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。本案中，原告主张核准注册在第12类车辆轮胎等商品上的第4510097号“德国马牌”商标为驰名商标，原告在本案中主张的被控侵权行为涉及被告在“滤清器”商品上使用与其商标近似的标识及不正当竞争的行为，所涉及的“滤清器”商品与涉案商标核定使用的轮胎商品在功能、用途方面有差异，且滤清器属于《类似商品和服务区分表》中的0748群组商品，与第12类轮胎商品不属于同类商品，故两者不构成相同或类似商品。因此，原告以被告违反商标法第十三条为由，请求认定第4510097号“德国马牌”商标为驰名商标，并给予跨类保护，符合驰名商标司法解释第二条的规定，应予审查认定。就被告提出的原告在与“滤清器”相类似的第7类商品上注册有“德国马牌”商标，本案不具有认定驰名商标的必要性的主张，本院认为，原告有权根据法律的规定，结合具体情况决定如何行使诉讼权利以保护自己的合法权益。且原告在本案中选择的诉讼理由本身没有违反法律规定，也没有损害被告的诉讼权利，并无不妥，故对被告的相关主张本院不予支持。（二）涉案商标是否构成驰名商标2019年商标法第十四条规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。驰名商标司法解释第五条进一步对其进行细化，规定“当事人主张商标驰名的，应当根据案件具体情况，提供下列证据，证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时，其商标已属驰名：（一）使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等；（二）该商标的持续使用时间；（三）该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围；（四）该商标曾被作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标享有的市场声誉；（六）证明该商标已属驰名的其他事实。”根据本案查明的事实，至2018年，“德国马牌”线下销售门店达3000多家，涉及全国30多个省市自治区；2011-2017年期间，原告公司每年年缴税均超过2000万元，涉案品牌轮胎在天猫、京东等电商平台的销售量较大；2002-2017年，《新京报》《新闻晚报》《中国汽车报》、中央电视台、上海电视台、腾讯视频、优酷等多家媒体都对涉案商标进行了持续宣传报道；使用涉案商标的轮胎还曾获得“2018年度产品奖”“2017中国年度安全轮胎奖”“2016轿车胎年度产品奖”等荣誉，且有多份民事判决书中认定涉案商标具有较高市场知名度，为相关公众所知悉。综合上述证据，能够证明在被告实施被诉侵权行为之前，原告的第4510097号“德国马牌”商标在轮胎等商品上进行了长期、持续、广泛的宣传和使用，已经在我国境内达到为相关公众熟知的程度，应当被认定为驰名商标。（三）马牌江西公司、邦达悦兴公司的行为是否侵犯了涉案商标权利人的商标专用权除前述2019年商标法第十三条的规定外，商标民事案件解释第一条第（二）项规定，复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。2019年商标法第五十七条规定，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；（五）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（六）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。2019年商标法第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。本案中，对于马牌江西公司、邦达悦兴公司被控侵权行为是否构成商标侵权的问题，分析如下：1.马牌江西公司在其生产、销售的滤清器产品外包装上使用“联邦马牌”“马牌”字样；在其经营的1688电商平台店铺中宣传、销售带有“联邦马牌”“马牌”字样的滤清器产品；在网络媒体上使用“马牌”字样对其产品进行宣传；在显示其为账号主体的微信公众号中宣传带有“马牌”字样滤清器产品的行为构成侵权。上述在被控侵权产品外包装及宣传中突出使用“联邦马牌”“马牌”标识的行为具有指示商品来源的作用，属于商标性的使用。所突出使用的“联邦马牌”“马牌”字样与原告驰名的“德国马牌”商标在文字构成、含义、呼叫等方面较为相近，已构成对已注册驰名商标的复制、摹仿。滤清器商品与涉案商标驰名的轮胎商品虽在功能、用途上有所不同，不属于相同或类似商品，但具有关联性，考虑原告驰名商标的较高知名度，马牌江西公司在滤清器商品包装及宣传中使用“联邦马牌”“马牌”字样，易使相关公众误认为马牌江西公司生产、销售、宣传的滤清器产品与涉案驰名商标以及权利人或者被许可使用人存在联系，从而在实际上不正当地利用了涉案驰名商标的市场声誉，无偿占用驰名商标权利人因付出努力和大量投资而获得的知名度的利益成果，割裂了相关公众对“德国马牌”商标与其权利人的轮胎商品的固有的和应有的联系，损害了驰名商标权利人的利益。因此，马牌江西公司在其生产、销售的滤清器商品上及宣传中使用“联邦马牌”“马牌”字样，侵害了涉案驰名商标权利人所享有的驰名商标专用权。2.邦达悦兴公司在其实体店铺和网上店铺销售带有“联邦马牌”“马牌”字样的滤清器产品，并称其为“马牌北京总代理”进行宣传的行为，构成商标侵权。2019年商标法第五十七条规定，销售侵犯注册商标专用权的商品的，构成商标侵权。本案中，马牌江西公司及邦达悦兴公司皆认可邦达悦兴公司销售的带有“马牌”“联邦马牌”字样的滤清器产品为马牌江西公司所生产、销售，故在前述马牌江西公司生产、销售带有“联邦马牌”“马牌”字样的滤清器产品构成商标侵权认定的基础上，邦达悦兴公司在其经营的实体店铺及网上店铺中销售上述马牌江西公司生产、销售的侵权产品的行为也构成商标侵权。其在网上店铺中宣传其为“马牌北京总代理”的行为亦会导致相关公众对其所销售产品来源的混淆误认，将其与驰名的涉案商标相联系起来，故邦达悦兴公司在其网上店铺中使用“马牌北京总代理”进行宣传的行为亦构成商标侵权。邦达悦兴公司作为马牌江西公司的销售商和代理商，与马牌江西公司对销售、宣传被控侵权产品着共同的意思联络，存在共同的侵权故意，构成共同侵权。（四）关于被告不侵权的抗辩本案中，被告称其在被控侵权商品上、包装及域名上合法使用其注册商标和“马牌”文字，未侵害原告的注册商标权。对此，本院认为，根据查明的事实，在滤清器所属的第7类商品上，马牌江西公司申请注册有第22032547号“大陆马”商标，南昌润滑油公司申请注册有第9073767号“MARCBP1”商标和第15725091A号“图形马MARCBP1”商标，上述商标与本案中被告突出使用的“马牌”“联邦马牌”字样标识并不相同，不属于被告对其注册商标的规范使用。被告其他注册商标核定使用的商品与本案中被控侵权产品滤清器不属于相同或类似商品，故被告的上述抗辩不能成立，本院不予采纳。二、马牌江西公司的行为是否构成不正当竞争本案中，原告主张马牌江西公司在其实际控制和使用的www.mapai.cm网站域名中使用“mapai”字样构成不正当竞争；马牌江西公司将“马牌”作为公司字号使用的行为同时构成侵权及不正当竞争。对此，本院认为：1.关于马牌江西公司在其实际控制和使用的www.mapai.cm网站域名中使用“mapai”字样的行为，《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条规定，人民法院审理域名纠纷案件，对符合以下各项条件的，应当认定被告注册、使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争：（一）原告请求保护的民事权益合法有效；（二）被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译；或者与原告的注册商标、域名等相同或近似，足以造成相关公众的误认；（三）被告对该域名或其主要部分不享有权益，也无注册、使用该域名的正当理由；（四）被告对该域名的注册、使用具有恶意。第五条规定，被告的行为被证明具有下列情形之一的，人民法院应当认定其具有恶意；（一）为商业目的将他人驰名商标注册为域名的；（二）为商业目的注册、使用与原告的注册商标、域名等相同或者近似的域名，故意造成与原告提供的产品、服务或者原告网站的混淆，误导网络用户访问其网站或者其他在线站点的。本案中，马牌江西公司是域名为“mapai.cm”网站的主办单位，其域名的主要构成部分“mapai”，已构成对涉案驰名商标“德国马牌”的复制、摹仿。马牌江西公司亦未举证证明其注册域名的合法合理性，因此马牌江西公司为商业目的复制、摹仿原告的驰名商标将其注册为域名，易误导相关公众认为该域名注册人也是涉案驰名商标的所有人或者与该驰名商标权人之间存在某种授权许可等关联关系，进而误认为使用该域名的网站内可以查询到与涉案驰名商标权利人相关的信息，从而提高使用该域名的网站点击率和知名度。因此，马牌江西公司的该行为具有明显的攀附涉案驰名商标“德国马牌”商誉的恶意，已构成侵权或不正当竞争。2.马牌江西公司将“马牌”作为公司字号使用的行为是否构成不正当竞争2019年商标法第五十八条规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。2019年反不正当竞争法第二条规定，经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。本法所称的不正当竞争，是指经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。在判断是否构成不正当竞争行为时，《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》指出，企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的，依法按照商标侵权行为处理；企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争的，依法按照不正当竞争处理。本案中，马牌江西公司成立于2013年6月7日，而根据原告提交的证据，涉案商标早在2002年就已经在中国大陆进行宣传使用，并于2005年申请注册，虽于2014年被核准注册，但在马牌江西公司成立前已经进行了大量宣传使用。本案中，马牌江西公司将涉案商标的显著识别部分“马牌”作为企业名称中的字号使用，在案证据并未显示马牌江西公司在使用企业名称时存在突出使用“马牌”字号的情况，故依照前述规定，马牌江西公司在其企业名称中使用“马牌”字号应属于反不正当竞争法规制的范畴。马牌江西公司作为滤清器产品的生产、销售者，其生产、销售的滤清器产品与涉案商标权利人的轮胎产品及其消费群体具有较大重合性，可以被认定为具有竞争关系的同业经营者。作为同业经营者，马牌江西公司在其成立时应当知道涉案商标已经具有较高知名度，作为市场经营者，其理应从遵守诚实信用原则及公认的商业道德出发，对他人的在先使用的知名度较高的商标予以合理避让。但马牌江西公司在申请登记注册企业名称时，却仍将企业名称中起识别不同市场主体作用的核心标识——企业字号确定为“马牌”，主观上明显具有攀附涉案商标权利人商誉的主观故意，客观上易使相关公众产生混淆或误认，违反了诚实信用原则，破坏了公认的商业道德，扰乱了正常的市场秩序，即使规范使用仍足以产生市场混淆，构成不正当竞争。三、南昌润滑油公司是否构成侵权或不正当竞争对于南昌润滑油公司，原告称其与马牌江西公司在财务管理、办公人员、办公场所、经营活动等方面存在混同，在其他案外侵权商品销售票据中有南昌润滑油公司的盖章，因此主张其构成共同侵权。对此，本院认为，《中华人民共和国侵权责任法》第八条规定，二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。本案中，原告主张的被控侵权产品为滤清器，而现有证据不能证明南昌润滑油公司与马牌江西公司对生产、销售、宣传本案中的被控侵权产品有共同的侵权故意和共同侵权行为。南昌润滑油公司与马牌江西公司虽法定代表人为同一人，但两公司为独立承担民事责任的法人主体，仅凭公证书中显示的两公司办公地点的同一性及其人员的自述不能认定南昌润滑油公司对本案被控侵权行为构成共同侵权。故原告关于被告南昌润滑油公司与马牌江西公司、邦达悦兴公司构成共同侵权的主张，无事实及法律依据，本院不予支持。四、法律责任承担问题根据《中华人民共和国侵权责任法》第十五条的规定,承担侵权责任的方式有停止侵害、消除影响、赔偿损失等，并且承担侵权责任的方式可以单独适用，也可以合并使用。2019年反不正当竞争法第十七条规定，经营者违反本法规定，给他人造成损害的，应当依法承担民事责任。第十八条规定，经营者登记的企业名称违反本法第六条规定的，应当及时办理名称变更登记。另外，参照《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条的规定，被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条规定，人民法院认定域名注册、使用等行为构成侵权或者不正当竞争的，可以判令被告停止侵权、注销域名，或者依原告的请求判令由原告注册使用该域名，给权利人造成实际损失，可以判令被告赔偿损失。1.关于停止侵害根据前述认定，被告马牌江西公司在其生产、销售的滤清器产品外包装上使用“联邦马牌”“马牌”字样；在其经营的1688电商平台店铺中宣传、销售带有“联邦马牌”“马牌”字样的滤清器产品；在网络媒体上使用“马牌”字样进行宣传；在显示其为“账号主体”的微信公众号中宣传带有“马牌”字样的滤清器产品的行为构成商标侵权。马牌江西公司在其实际控制和使用的www.mapai.cm网站域名中使用“mapai”字样构成商标侵权或不正当竞争；将“马牌”注册为公司字号进行宣传使用的行为构成不正当竞争。邦达悦兴公司在其实际经营的北京市朝阳区“MARCBP1马牌汽车零部件旗舰店”及其实际经营的淘宝店铺中销售带有“联邦马牌”“马牌”字样的滤清器产品，并称其为“马牌北京总代理”进行宣传的行为构成商标侵权。因原告认可1688电商平台的店铺不再使用，故除1688电商平台店铺外，被告马牌江西公司、邦达悦兴公司应停止上述其他侵犯涉案商标专用权和不正当竞争的行为。2.关于消除影响根据前述认定，被告马牌江西公司及邦达悦兴公司实施的侵权及不正当竞争行为已经损害了涉案商标权利人的合法权利，且根据本院查明的事实，被控商标侵权及不正当竞争行为事实上已经造成相关公众的混淆误认，故原告关于消除影响的诉讼请求与该行为的影响后果相当，本院予以支持。3.关于赔偿损失根据2019年商标法第六十三条的规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。2019年反不正当竞争法第十七条规定，因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额，按照其因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以计算的，按照侵权人因侵权所获得的利益确定。赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。经营者违反本法第六条、第九条规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人五百万元以下的赔偿。对于被告马牌江西公司的赔偿数额问题，本案中，现有证据不能证明原告的实际损失，被告马牌江西公司提交的财务资料为自制证据，未经第三方机构进行审计，亦不能证明被告实际因侵权行为所获利益的情况。因此，本院综合考虑原告涉案商标的知名度、马牌江西公司侵权及不正当竞争行为的表现形式，持续的时间，主观恶意程度，被控侵权产品性质、用途以及销售单价、生产规模等因素，酌情确定马牌江西公司赔偿原告经济损失100万元。对于邦达悦兴公司应否承担赔偿责任的问题，2019年商标法第六十四条第二款规定，销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。本案中，邦达悦兴公司提交了其与马牌江西公司签订的《经销发展协议》及自马牌江西公司进货滤清器的销售单，本院认为，邦达悦兴公司作为汽车配件销售商成立于2016年，对于涉案商标的知名度理应知晓，对于其所销售的被控侵权产品亦负有较高的审查注意义务。本案中，邦达悦兴公司称其自马牌江西公司进货时，审查过马牌江西公司提交的商标注册证书，但如前文所述，马牌江西公司注册的商标并非在被控侵权产品上突出使用的“马牌”“联邦马牌”标识，邦达悦兴公司未尽到合理的审查注意义务，主观上存有过错，不属于2019年商标法第六十条第二款应当免除赔偿责任的情形，对于其侵权行为，应当在一定范围内与马牌江西公司承担连带赔偿责任。至于连带赔偿的金额，原告提交的公证书及邦达悦兴公司提交的自制的销售单等不能有效证明涉案商标权利人的损失及邦达悦兴公司的获利情况，故本案依据涉案商标的知名度、邦达悦兴公司侵权行为的表现形式、持续时间、主观恶意程度、公司经营规模、被控侵权产品的销售单价、原告在本案中主张的邦达悦兴公司的赔偿额与马牌公司赔偿额的比例等因素，酌情确定邦达悦兴公司在5万元范围承担连带赔偿责任。对于原告主张的合理支出费用，考虑到原告提交的合理支出票据所针对的维权材料包含了本案被控侵权产品之外的其他产品的部分，且原告已就马牌江西公司的其他侵害其商标权的行为在其他法院另行提起诉讼，故本院酌定确定原告对本案的合理支出为10万元。综上，依据2019年11月1日实施的《中华人民共和国商标法》第十三条、第十四条、第四十八条、第五十七条、第五十八条、第六十三条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条；《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条、第八条；2019年4月23日实施的《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、第十七条；《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条；《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条；《中华人民共和国侵权责任法》第八条、第十五条之规定，本院判决如下：一、自本判决生效之日起，被告马牌汽车零部件（江西）有限公司、被告北京邦达悦兴贸易有限公司立即停止涉案侵犯第4510097号“德国马牌”注册商标专用权的行为；二、自本判决生效之日起十日内，被告马牌汽车零部件（江西）有限公司将“mapai.cm”域名转移给原告大陆马牌轮胎（中国）有限公司注册和使用；三、被告马牌汽车零部件（江西）有限公司于本判决生效之日起三十日内变更企业名称，变更后的企业名称不得包含“马牌”文字；四、被告马牌汽车零部件（江西）有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告大陆马牌轮胎（中国）有限公司经济损失一百万元，被告北京邦达悦兴贸易有限公司在五万元范围内承担连带赔偿责任；五、被告马牌汽车零部件（江西）有限公司、被告北京邦达悦兴贸易有限公司共同赔偿原告大陆马牌轮胎（中国）有限公司合理支出十万元；六、自本判决生效之日起十日内，被告马牌汽车零部件（江西）有限公司、被告北京邦达悦兴贸易有限公司在《经济日报》《汽车杂志》、马牌汽车零部件（江西）有限公司微信公众号上刊登声明，消除影响（声明内容需经法院审核，逾期不履行，法院将依据大陆马牌轮胎（中国）有限公司的请求，在相关媒体上公布判决书主要内容，费用由马牌汽车零部件（江西）有限公司、北京邦达悦兴贸易有限公司负担）；七、驳回大陆马牌轮胎（中国）有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费30800元，由大陆马牌轮胎（中国）有限公司负担19506元（已交纳），由马牌汽车零部件（江西）有限公司负担11294元（于本判决生效之日起七日内交纳），财产保全费5000元，由马牌汽车零部件（江西）有限公司负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。审 判 长  仪 军审 判 员  李 青人民陪审员  贾亚慧二〇二〇年十二月二十五日法官 助理  张 正书 记 员  常婷婷