北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初11186号原告：深圳天轮科技有限公司，住所地广东省深圳市南山区桃源街道学苑大道**南山智园****。法定代表人：王婷婷，董事长。委托诉讼代理人：齐宏涛，北京华朗律师事务所律师。委托诉讼代理人：胡晓童，女，1981年9月12日出生，北京华朗律师事务所实习律师，住北京市东城区。被告：国家知识产权局，住所地北，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**v>法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：郭晓立，国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人：谭颖，国家知识产权局审查员。第三人：廉芳芳，女，1981年10月5日出生，蒙古族，住北京市海淀区。第三人：安秋锦，女，1977年10月25日出生，汉族，住北京市海淀区。第三人：纳恩博（北京）科技有限公司。法定代表人：高禄峰。第三人：林鸿贵，男，1988年3月19日出生，汉族，住广东省广州市南沙区。委托诉讼代理人：肖宇扬，广东三环汇华律师事务所律师。委托诉讼代理人：詹海屴，广东三环汇华律师事务所律师。原告深圳天轮科技有限公司（简称天轮公司）因发明专利权无效行政纠纷一案，不服原国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2018年5月22日作出的第36591号无效宣告请求审查决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2018年11月1日受理后，依法组成合议庭对本案进行审理，并通知被诉决定利害关系人廉芳芳、安秋锦、纳恩博（北京）科技有限公司（简称纳恩博公司）、林鸿贵作为第三人参加诉讼。本院于2020年12月11日公开开庭对本案进行了审理。原告天轮公司的委托诉讼代理人齐宏涛、胡晓童，被告国家知识产权局的委托诉讼代理人郭晓立、谭颖，第三人林鸿贵的委托诉讼代理人肖宇扬、詹海屴到庭参加了审理。第三人廉芳芳、安秋锦、纳恩博公司经本院合法传唤未到庭，依法不影响本案审理。本案现已审理终结。被诉决定系专利复审委员会就廉芳芳、安秋锦、纳恩博公司针对专利号为201110089122.9、名称为“电动独轮自行车”的发明专利（简称本专利）所提出的无效宣告请求而作出的。被诉决定以权利要求1、3、5-8不具备《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款所规定的创造性为由，宣告本专利权利要求1、3、5-8无效，在权利要求2、4、9的基础上继续维持该专利权有效。原告天轮公司不服被诉决定，向本院提起行政诉讼称：被诉决定对专利法第二十九条第二款所规定的“在中国第一次提出专利申请”的理解有误，其中“第一次”应是首次的含义，即在先申请的主体没有要求过外国优先权或者本国优先权，并非要求其是世界范围的首次申请。外国优先权制度不能被用于解释本国优先权第一次申请的含义。为了防止当事人提出一连串彼此要求优先权的申请，当事人主张外国优先权限定在先申请必须是首次申请。本国优先权与外国优先权的设置目的不同，本国优先权的目的不是为了方便外国申请人，故不能用外国优先权制度来理解本国优先权制度。本国优先权解决的是国内专利法的问题，具体是为了方便申请人在一定允许范围内修改、调整申请文件而保留原申请日有效。并且，只要限定了在先申请未要求本国或外国优先权，就可以杜绝一连串先后相继的优先权要求，并不会产生利益失衡的现象。世界各主要国家关于本国优先权的规定都没有限定在先申请必须是世界范围内的首次申请。因此，本专利依据在中国的在先申请应该享受本国优先权，《信息时报》不能构成本专利的现有技术，被诉决定据此认定本专利不具有创造性存在明显错误。综上所述，被诉决定认定事实不清，适用法律法规错误，请求法院依法撤销被诉决定。被告国家知识产权局辩称：坚持被诉决定中的意见。被诉决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，审查结论正确，原告的诉讼理由不能成立，请求法院驳回原告的诉讼请求。第三人林鸿贵述称：同意原告的意见及诉讼请求。本案在先中国申请为本专利申请人陈和的首次申请，可以作为优先权的基础。能够要求优先权的在后申请人一般是在先申请的申请人，也可以是获得在先申请申请人的优先权的权利继受人。陈和并非在先美国申请之“整个首次申请的受让人”，因为陈星并未将其所有的专利申请的权利全部转让给陈和，因此陈和仅是在中国提出申请的受让人，没有得到陈星全部的专利申请的权利，并非美国在先申请的专利申请人。陈和也没有单独得到在先美国申请权利人陈星单独转让的优先权。本案在先中国申请可以作为本案的优先权基础。本案所涉及情形不属于《中华人民共和国专利法实施细则》（简称专利法实施细则）第三十二条第二款排除优先权基础的任一项情形，属于法不禁止的情形。而且美国申请并未在在先中国申请和涉案专利申请日之间公开，不满足《专利审查指南》的规定，故在先中国申请为首次申请。本专利权利要求1相对于证据1.1与证据1.9的结合、证据2.1和证据2.2的结合、证据3.6和证据3.4的结合具备创造性，被诉决定的相关认定有误。第三人纳恩博公司述称：本专利所要求本国优先权的在先申请并非首次申请，本专利不应享有优先权，原告的诉讼理由不能成立。第三人廉芳芳、安秋锦同意被诉决定关于优先权问题的意见。本院经审理查明：本专利系国家知识产权局于2013年8月21日授权公告的、名称为“电动独轮自行车”的发明专利，其专利号为201110089122.9，申请日为2011年4月1日。本院立案受理时本专利的专利权人为天轮公司，2019年3月25日本专利的专利权人变更为陈和，2020年4月22日本专利的专利权人变更为林鸿贵，现专利权人为林鸿贵。其中本专利授权公告的权利要求1内容如下：“1.一种电动独轮自行车，它是由如下部件所构成：一个车轮，可转动地与一个轮架相配接；一个电动机，与车轮相配接，并驱动车轮转动；一套控制电动机的电子前后平衡控制系统；一个轮罩，部分地覆盖了车子；至少一个踏脚板，与轮架或轮罩相配接；两个靠腿板，凸出地设置在车子主体的两侧，分别供操作者的膝盖与/或小腿接触相靠，靠腿板上与腿相接触的表面要略具摩擦力，所述表面在车子两侧要稍加突出，使得双脚站在踏脚板上的操作者，在自然直立的姿势时，两腿与靠腿板保持接触相靠，操作者两腿内侧夹住靠腿板来操控车子的运行，而不是用支撑腿向前与向后施力的操控方法。”本专利第0009段记载Simeray申请的专利提出了一种在车架上轮子的两侧各设有一个踏脚板的电动独轮车，其技术特征之一是每个踏脚板上方装有一个导向托架，杆状或箍状的托架紧紧夹住操作者腿的膝盖或小腿肚子，用来限制腿相对于车轮，向前或向后的倾斜范围，因此给操作者提供了较大的稳定性。操作者将腿对导向托架施压，除了可使电动独轮车稳定以外，还可操控车子转向与倾侧。针对本专利，廉芳芳、纳恩博公司、安秋锦先后向专利复审委员会提出无效宣告请求，其均认为本专利不应享有本国优先权，进而分别主张本专利权利要求1相对于证据1.1和证据1.9的组合、证据2.1和证据2.2的结合、证据3.6和证据3.4的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。经形式审查合格，专利复审委员会受理了上述无效宣告请求，并分别进行审查。专利复审委员会向各方转送了意见及证据，并针对上述三个无效宣告请求发出口头审理通知书。各方当事人均委托代理人参加了口头审理。证据1.1（同证据2.1、证据3.4）系公开日为2009年10月29日，公开号为US2009/0266629A1的美国专利申请公开说明书的复印件及其中文译文。该证据公开了一种供行人使用的机动车辆，并具体公开了以下技术内容（参见证据1.1中文译文的“最优实施方式的具体描述”部分，附图1-8）：“与图1描述的发明一致，使用者11通过站立于踏脚板14上前进。踏脚板14位于驱动轮12的车轴下方，车轴与叉形部件15组装在一起，叉形部件15还包含2个向导支撑装置，能紧密固定腿肚和大腿。踏脚板14和向导支撑装置的组合使响应腿部动作传递压力和扭距成为可能，类似于杠杆。与本发明一致，轮子依靠加速设计送出的信号调整速度。加速度计与叉形部件15组装在一起，15的水平与垂直轴线由16确定。如果加速度计读取到一个部件正在向前进的信号，这表明使用者正在前倾身体，加速度信号指导轮子马达的电子控制器前进并恢复平衡。当加速度计读数为0时，设备取得平衡。向后倾斜10??会使轮子向后转动，或者产生刹车效果。图2展示了本发明的不同部位视图。在21中，本发明带动由踏脚板获得平衡的使用者前进。使用者通过电子伺服控制系统保持纵向的平衡。但使用者无法通过其他辅助装置获得横向平衡，这一点与骑自行车相同。如果使用者身体向一侧倾斜，或者通过肩膀转动进行转弯时，设备就会开始转向，行驶路线改变的方式与骑自行车时转动把手时一致。图3描述了本发明的另一种普通形式。它由在轮圈302内部的轮胎301组成。轮胎可以由合成橡胶制成。可重复充电的电池组303，无论采用镍镉、镍金属混合、锂离子、锂离子聚合物、乙醇或甲醇燃料技术制成，都被安装在轮子内部。电源开关可控制电子控制器307的开关，电子控制器307又用以控制马达310的运转。踏脚板304与叉形部件305组合在一起，并通过杆306与支撑部件315连接。弹簧316将踏脚板304复位，并且在转轴314的帮助下，引导315在没有脚踩上的情况下回到向上的位置。轮子通过球形支撑结构308与313跟后方的叉形部件305相连。位于轮轴上的马达310与减速机311相连。本发明另一种设计的描述如下。设计目的是解决之前的应用问题，载重产生的阻力和中轴的冲击力，以及由伺服系统控制的轮子的固有惯性问题。与之前的设计类似，图6中的本设计由可伸缩的踏脚板61和踏面62，引导装置63和引导夹64组成。图7分别具体展示了踏脚板701，踏面702和保护装置703；705中集成了轮圈712的磁铁；滚轮706由之前所说的轮圈712支撑；线圈707和由电子控制器驱动的705一起实现扭矩的传送；另外还有一组电池708。另两个滚轮709和711一起引导较低的轮子，提手位置见710。图8展示了可伸缩踏脚板81，滚轮86和安装在球形支撑结构上的轮毂。在本设计中，伸用者的体重直接作用在踏脚板上，并被传递到轮毂87和轮圈712及踏面702。这种无需额外负载或扭矩直接传递的方式能弥补材料重量的不足。踏面不会因载重压力而变形。另两个滚轮709和711在无持续压力的情况下引导轮子前进。”证据1.9（同证据2.2、证据3.6）系《信息时报》2011年3月5日A15版的电子版打印件。该证据是《信息时报》上发表的一篇题为“独轮赛格威”的报道，其中记载了“英国媒体3月4日报道，这款被称为‘新一代赛格威’的独轮脚踏车‘索罗威’预计下个月在英国上市，它具备了诸多优点：1000瓦锂电子电池提供动力，时速高达约19公里。虽然和赛格威一样，都使用了类似的自身动态平衡技术，但是‘索罗威’最大的突破是它抛开了以往那种笨重的机体。‘独轮赛格威’号称不会摔，只使用一个轮子就可以让人依靠自身的平衡控制它的行驶。上坡爬山也不是问题，但要保持前倾。锂离子电池可重复充电，还能在脚踏车下山或减速时补充电力。乘坐‘索罗威’，不需要手或脚来操作。‘索罗威’左右各有一个脚踏板，踏上去之后，稍微向前倾就会前进，向后就停车，向左向右则是改变方向。前倾得越多，跑得越快，内置装置能保证它的平衡。”证据1.11（同证据2.4、证据3.8）系公开日为2011年9月15日，公开号为US2011/0220427A1的美国专利公开说明书的复印件（简称美国专利申请）。2017年5月18日专利权人提出著录项目变更申报书，要求将本专利的发明人由原来的“陈和”变更为“陈星”，2017年6月5日国家知识产权局相关部门发出手续合格通知书，将本专利的发明人由原来的“陈和”变更为“陈星”。专利权人分别于2017年5月11日和2017年9月1日提交了内容相同的意见陈述书，主张本专利是由美国人SchenChen（陈星）在美国完成的，其将在中国申请专利的权利转让给了陈和。附件1.1是SchenChen的签证复印页，该证据显示SchenChen在2009年和2010年往来中国的具体时间，由此证明本专利的发明创造不可能是在中国完成的。附件1.2是ShaneChen于2011年3月18日向收件人“inventist”发送的一封邮件，明确要求在中国申请本专利。附件1.3是ShaneChen在美国于2011年2月份至2011年4月份之间的相关邮件往来，反映了ShaneChen在美国研发本专利的独轮车的过程，也正是有了这些过程才得到了附件1.2中要在中国申请专利的技术方案。意见陈述书的附件如下：附件1.1（同附件2.1、附件3.1）：姓名为“S.CHEN”的中华人民共和国签证页的复印件（共3页）。附件1.2（同附件2.2、附件3.2）：显示由“schen”于2011年3月18日发送给“inventist”的电子邮件打印件及专利权人声称的上述电子邮件所附的两份附件的复印件（共19页）。附件1.3（同附件2.3、附件3.3）：存储有专利权人声称的Schen于2011年2月至4月往来电子邮件的光盘，及电子邮件的中文译文。附件1.4（同附件2.4、附件3.4）：申请日为2010年3月9日、申请号为61/311933的美国临时专利申请文本的复印件（共19页）及其中部分内容的中文译文（共1页），以及申请日为2010年3月18日，申请号为61/315020的美国临时专利申请文本的复印件（共14页）。专利权人提交的附件1.4是美国专利申请（即证据1.11）所包含的两项美国临时专利申请，申请号分别为61/311933（简称美国临时申请1）和61/315020（简称美国临时申请2）。2018年5月22日，专利复审委员会于作出被诉决定。在本案庭审过程中，天轮公司表示，第一，仅对被诉决定中关于本国优先权的部分认定有异议；第二，对被诉决定中“相同主题”判断中涉及的技术特征比对不持异议；第三，对被告关于陈和与ShaneChen之间关系的陈述不持异议。林鸿贵对被诉决定以证据1.1与证据1.9、证据2.1与证据2.2、证据3.6与证据3.4三种组合方式得出权利要求1不具备创造性的具体评述提出异议，其理由在于：《信息时报》仅仅是新闻报道，没有真实客观反应技术的实际情况，其没有公开“靠腿板”以及电动独轮自行车利用靠腿板实现操控的方法。林鸿贵对被诉决定中关于权利要求1与证据1.1存在的区别技术特征及实际解决技术问题的认定不持异议。国家知识产权局认为，林鸿贵作为第三人不能超出原告天轮公司的诉讼理由而提出针对创造性的异议。上述事实，有本专利授权公告文本、当事人提交的证据材料及庭审笔录等在案佐证。本院认为：《中华人民共和国行政诉讼法》第六条规定，人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。虽然林鸿贵不是行政行为作出时的相对人，但在诉讼过程中，其已受让取得涉案专利的专利权，行政行为是否合法与其具有直接利害关系，因此，本院对其针对行政行为是否合法所提诉讼主张予以审查。一、关于专利法第二十九条专利法第二十九条规定，申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。天轮公司主张，“首次”是指在先申请的主题没有要求过外国优先权或者本国优先权。本国优先权与外国优先权的设置目的不同，本国优先权的目的不是为了方便外国申请人，故不能用外国优先权制度来理解本国优先权制度。此外，世界主要国家关于本国优先权的规定中都没有要求在先申请必须是世界范围内首次。林鸿贵主张，陈和不是美国临时申请的申请人或权利继受人，也不是美国临时申请的优先权权利继受人，不符合要求外国优先权的规定。另外，本专利不属于专利法实施细则第三十二条第二款排除优先权基础的任一项情形，属于法不禁止的情形。而且美国申请并未在在先中国申请和涉案专利申请日之间公开，不满足《专利审查指南》的规定，故在先中国申请为首次申请。对此，本院认为，优先权原则源自《保护工业产权巴黎公约》，初衷是为了便于缔约国国民在其本国提出专利或者商标申请后向其他缔约国提出申请，尽可能以早的日期保护首次申请。根据《保护工业产权巴黎公约》的规定，作为外国优先权基础的在先申请必须是针对相同主题提出的第一次申请，即世界范围内的首次申请。1984年制定的专利法中仅规定了外国优先权原则，而不包含本国优先权原则，故本国申请人并不能享受类似的待遇，处于不利地位。为了弥补本国申请人在我国再次就相同主题提出的专利申请不能要求其首次申请优先权的法律空白，在1992年第一次修订专利法时增加了“本国优先权”条款，使本国申请与外国申请在优先权层面上处于同等地位。因此，本国优先权的成立条件应当比照外国优先权的成立条件。专利法第二十九条第一款的“在外国第一次提出”与第二款的“在中国第一次提出”中的两个“第一次”的含义应当是一致的，均指就相同主题在世界范围内首次提出的申请，不同的只是首次申请是在外国提出还是在本国提出。换言之，如果首次申请是在外国提出，则享有外国优先权；如果首次申请是在本国提出，则享有本国优先权；但要求优先权的基础必须是某个主题的首次申请，即“世界范围内的首次申请”。专利复审委员会基于本专利的公开文本和美国专利申请的文字表述基本一致，二者的附图及其上的附图标记完全一致，并结合专利权人在无效宣告请求审查阶段的自述以及将本专利的发明人修改为与美国专利申请相同的发明人的行为等事实，认定本专利的技术与美国专利申请的技术具有相同的来源，即，两份专利申请的技术方案是由同一个发明人/发明团队做出的，本专利的申请人陈和与美国专利申请的申请人ShaneChen之间具有权利继受关系。本院认为专利复审委员会在综合考虑上述事实后所得结论并无不妥。此外，两份美国临时申请的申请人均为ShaneChen，可知两份美国临时申请、美国专利申请和本专利具有相同的技术来源。对于具有相同技术来源的多份专利申请，即便形式上的申请人不同，也只有该多份专利申请中具有相同主题的首次申请，可以作为优先权基础。虽然林鸿贵对被诉决定关于陈和与ShaneChen之间关系的认定有异议，但天轮公司明确表示对上述认定不持异议，天轮公司作为被诉决定的相对人，理应更了解无效宣告请求审查阶段的相关调查，在林鸿贵并未给出充分说明的情况下，本院对其异议不予认可。此外，本案优先权问题主要涉及对专利法第二十九条的理解，而且根据专利法第二十九条足以得出确定的结论，此时无需再考察专利法实施细则第三十二条和《专利审查指南》的相关规定。而且专利法实施细则第三十二条列举了三种不得作为要求本国优先权的基础的情形，不属于上述情形仅仅是作为要求本国优先权基础的必要条件，而非充分条件。《专利审查指南》第二部分第八章第4.6.2节规定，在某些情况下，应当对该在先申请是否记载了同一主题的首次申请进行核实，并举例说明，但所举之例仅起解释说明作用，并未排除其他情形，而且该规定实际上也强调在先申请应当是同一主题的首次申请。至于其他国家、地区如何、地区如何规定本国优先权与本案不具有关联性评述。本案中，美国临时申请1和美国临时申请2的申请日早于中国在先申请的申请日。专利复审委员会将本专利权利要求1-9的技术方案逐一与两份美国临时申请和中国在先申请进行比对以判断本国优先权是否成立的做法并无不妥。鉴于天轮公司和林鸿贵均对被诉决定中关于“相同主题”判断中涉及的技术特征比对不持异议，本院对被诉决定中的相关认定予以确认。综上，天轮公司与林鸿贵关于优先权的诉讼主张不能成立，本院不予支持。二、关于专利法第二十二条第三款专利法第二十二条第三款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。鉴于林鸿贵明确表示对被诉决定中关于权利要求1与证据1.1存在的区别技术特征及实际解决技术问题的认定不持异议，本院对此予以确认。林鸿贵主张，证据1.9《信息时报》仅仅是新闻报道，没有真实客观反应技术的实际情况。该证据没有公开“靠腿板”以及电动独轮自行车利用靠腿板实现操控的方法。对此，本院认为，证据1.9中已经包含有能够使公众从中得知实质性技术知识的内容，构成现有技术。证据1.9公开了一种在前后方向上具有自平衡功能的电动独轮车。对比文件公开的技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容以及能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征。从证据1.9所附照片可以直接地、毫无疑义地确定索罗威除了具有车轮、轮罩、踏脚板等结构外，还在车子主体两侧的中上部具有凸出设置的部分，该凸出部分表面略呈弧形，高度大致与用户的小腿匹配。从索罗威照片示出的结构可以得出，当用户以自然直立的姿态站在踏脚板上时，用户的双腿可以与凸出部分接触相靠，也可以用两腿内侧夹紧凸出部分，证据1.9的凸出部分可以起到本专利权利要求1中靠腿板的作用。由于证据1.1和证据1.9的电动独轮车的行驶原理和平衡方式均类似，因此将证据1.1中的轮罩和引导夹替换为证据1.9中的轮罩和凸出部分，对本领域技术人员而言并不存在技术障碍。本专利权利要求1还限定了靠腿板上与腿相接触的表面要略具摩擦力，靠腿板供操作者的膝盖与/或小腿接触相靠。采用常规材料和工艺制造的靠腿板/凸出部分必然都会略具摩擦力。证据1.9已经示出了凸出部分与操作者小腿接触，而靠腿板或凸出部分与操作者腿部的哪个部分接触取决于操作者的身高体型，因此证据1.9公开了“靠腿板供操作者的膝盖与/或小腿接触相靠”的技术特征。区别特征中所限定的操控方法强调采用靠腿板代替背景技术中记载的Simeray专利中的导向托架，骑行时操作者通过用腿内侧夹紧靠腿板实现与独轮车之间建立除踏脚板外的另一处连接，以便更稳定地操控车子的运行，至于在具体操作过程中操作者的两腿是否与靠腿板接触、是否一直保持夹紧靠腿板的状态，则与路面状况、操作者的熟练程度、是否要转弯等外在条件相关。如前所述，证据1.9的凸出部已经能够起到与本专利靠腿板相同的作用，因此也公开了区别特征所限定的方法。因此，在证据1.1和证据1.9公开内容的基础上，本领域技术人员将二者结合从而得到本专利权利要求1的技术方案是显而易见的，无需付出创造性劳动，权利要求1不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。基于相同或类似的理由，权利要求1相对于证据2.1与证据2.2、证据3.6与证据3.4两种证据结合方式同样不具备创造性。林鸿贵关于创造性的诉讼主张不能成立，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告深圳天轮科技有限公司的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告深圳天轮科技有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，各方当事人可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并预交上诉案件受理费一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  刘炫孜人民陪审员  杨志江人民陪审员  王若男二〇二〇年十二月二十八日法官 助理  邓文轩书 记 员  张梓涵