中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书(2020)京73行初4697号原告杨雄，男，1980年9月5日出生，汉族，住中华人民共和国广东省深圳市南山区。委托诉讼代理人辜建勇，四川蜀邦律师事务所律师。被告中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人申长雨，局长。委托诉讼代理人张冰冰，中华人民共和国国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人史晶，中华人民共和国国家知识产权局审查员。第三人兄弟工业株式会社，住所地日本国名古屋市瑞穗区苗代町15番**。法定代表人佐佐木一郎，董事长兼总经理。委托诉讼代理人权鲜枝，北京市隆安律师事务所律师。委托诉讼代理人曹杰，北京市隆安（南通）律师事务所律师。原告杨雄因外观设计专利无效宣告行政纠纷一案，不服被告中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）于2020年2月18日作出的第43336号无效宣告请求审查决定(简称被诉决定)，于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，并依法通知兄弟工业株式会社作为本案第三人参加诉讼。2020年12月7日，本院依法公开开庭审理了本案，原告杨雄的委托诉讼代理人辜建勇、被告国家知识产权局的委托诉讼代理人张冰冰与史晶、第三人兄弟工业株式会社的委托诉讼代理人权鲜枝、曹杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。2020年2月18日，被告国家知识产权局依第三人兄弟工业株式会社针对专利权人为原告杨雄的第201730237276.6号的外观设计专利(简称本专利)所提无效宣告请求，作出被诉决定认定：一、关于证据证据1是（2014）京长安内经证字第640号公证书，其公证内容为对兄弟工业株式会社代理人于2014年1月13日在北京万华京港技贸有限公司购买兄弟工业株式会社销售的“brother”品牌的P-touch系列标签打印机的标签色带的购买过程的证据保全，兄弟工业株式会社当庭出示了证据1的原件，杨雄认可其真实性，认可证据1公开时间早于本专利申请日，因此，证据1中所公开的产品的外观可以作为本案的现有设计。证据2是第23130352号商标（简称在先申请的注册商标）的注册证，证据3是证据2注册商标的商标详细内容页。杨雄对证据2、证据3的真实性均无异议。合议组认为：在先申请的注册商标申请日期为2017年3月14日，注册公告日期为2018年3月7日。该商标的申请人为兄弟工业株式会社，商标专用权期限从2018年3月7日至2028年3月6日。该商标的申请日期在本专利申请日之前，且在提起专利无效宣告请求时商标已被核准注册并仍然有效，在先申请的注册商标专用权可以对抗在后申请的外观设计专利权，用于判断外观设计专利权是否与之相冲突。二、关于《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十三条第三款在先申请的注册商标核定使用商品为第16类商品：标签打印机色带盒；标签打印机色带盒（内置纺织品制色带）；文具或家用胶带；文具或家用自粘胶带；文具；纸；色带；包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）。本专利产品为外包装袋，其包装袋正面印有标签色带的英文字样，说明其是用于标签色带的包装袋，其所包装的商品与在先申请的注册商标核定使用的商品属于同一种商品。本专利由主视图、后视图和立体图表示，未请求保护色彩。如图所示，本专利的包装袋为长方形，正面图案上部和底部为深色背景，上部设有条状挂孔，中间图案分为上下两部分，上部在白背景下设有深色方框，深色方框一侧有白方框，白方框旁边有文字和条纹图案，下部透明，并设有方块形图案；背面图案的背景设计与正面图案基本相同，上部有产品信息、使用方法图示和标识信息（详见本专利附图）。在先申请的注册商标如图所示，该商标为长方形，图案上部和底部为深色背景，上部设有条状孔，中间图案分为上下两部分，上部在白背景下设有深色方框，深色方框一侧有白方框（详见在先申请的注册商标附图）。合议组认为：本专利正面与在先申请的注册商标相比，二者正面图案均为长方形，图案上部和底部为深色背景，上部设有条状孔，中间图案分为上下两部分，上部在白背景下设有深色方框，深色方框一侧有白方框，布局相同，各部分相对位置、比例关系基本相同，对于一般公众而言其具体的视觉效果也十分接近。虽然本专利在上部白色方框旁边增加了图文设计，但二者相同图案布局占比较大，且根据证据1公开的产品图片，可知请求人早在2014年即已公开销售上述图案布局的产品，客观上存在模仿复制在先申请的商标的可能，二者基本相同的图案布局容易使消费者混淆误认，认为本专利的外观设计产品来源于在先申请的注册商标的所有人，损害在先申请的注册商标所有人的合法权益，因此本专利在同类商品上使用了与在先申请的注册商标相似的设计，与他人在先申请的注册商标专用权相冲突，不符合专利法第二十三条第三款的规定。鉴于已经得出上述结论，合议组对兄弟工业株式会社提出的其它无效宣告理由和证据不再予以评述。基于上述理由，被告作出被诉决定：宣告本专利权全部无效。原告杨雄诉称：首先，在先申请的注册商标申请日虽然早于本专利申请日，但初步审定公告日却远远晚于本专利申请日，且晚于本专利授权日，客观上不存在本专利申请人模仿、复制在先申请的注册商标的可能性。而且，本专利中的相关图案的使用不属于商标法意义上的使用，在实际使用中，客观上不可能会与在先商标构成权利冲突。即使最终使用的商品与在先注册商标核准使用的商品构成类似商品，本专利的使用也不会使相关公众对本专利所使用的商品与在先商标所核定使用的商品来源产生混淆误认，因此，本专利的实施客观上不可能会与该在先申请而后取得注册的商标构成权利冲突。其次，被告对于本专利与在先申请的注册商标区别点和相同点方面认定错误，而且，本专利的使用不属于商标法意义上的使用，本专利是产品的包装袋，没有商标使用特性，本专利最终使用商品的来源不会使相关公众混淆误认为是来源于在先申请的注册商标的申请人。第三人证据1公开的产品图片，仅显示在2014年公开销售了其商标为“brother”及“P-touch普贴趣”“TZe”的标签色带产品，并用包装袋包装完好，没有使用在先申请的注册商标，被告用第三人的包装袋来推定其是第三人的在先商标，犯了概念偷换的错误。因此，原告请求法院撤销被诉决定，并责令被告重新作出决定。被告国家知识产权局辩称：首先，本专利产品外包装袋，其下面印有“标签色带”字样，说明其是用于标签色带的包装袋，其所包装的商品与在先申请的注册商标核定使用的商品属于同一种商品，二者可以用于对比判断。其次，根据相关证据可以认定，第三人早在2014年即已公开销售含有在先申请的注册商标标识的产品，本专利客观上存在模仿复制在先申请的商标的可能，二者基本相同的图案布局容易使消费者混淆误认，本专利损害了在先申请的注册商标所有人的合法权益。因此，请求法院判决驳回原告的诉讼请求。第三人兄弟工业株式会社表示同意被告意见，请求法院判决驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：本专利的申请日为2017年6月12日，授权公告日为2017年11月3日，使用该外观设计的产品名称为“外包装袋（TZ5）”。针对本专利权，兄弟工业株式会社于2019年7月29日向国家知识产权局提出无效宣告请求，并提交了相应证据及中华人民共和国最高人民法院（2014）知行字第4号行政裁定书（简称第4号行政裁定）打印件。经形式审查合格，国家知识产权局受理该无效宣告请求后，将相关材料进行了转文。杨雄于2019年9月6日提交了意见陈述书，并提交了相关材料，国家知识产权局亦进行了转文。2019年11月26日，杨雄与兄弟工业株式会社均参加了国家知识产权局举行的口头审理。被告作出被诉决定后，原告不服，于法定期限内向本院提起行政诉讼。庭审中，原告明确表示对于被诉决定作出的行政程序、“案由”部分记载的内容以及关于证据的认定等方面均无异议。另查，第4号行政裁定认定：“···在商标申请日早于外观设计专利申请日的情况下，外观设计专利权不会与商标申请权构成权利冲突，商标申请权不能作为2000年专利法第二十三条规定的在先取得的合法权利，但基于商标申请权本身的性质、作用和保护在先权利原则，只要商标申请日在专利申请日之前，且在提起专利无效宣告请求时商标已被核准注册并仍然有效，在先申请的注册商标专用权就可以对抗在后申请的外观设计专利权，用于判断外观设计专利权是否与之相冲突。”上述事实有经庭审质证的本专利授权公告文本、行政阶段的相关证据以及各方当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：根据各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点在于本专利是否违反了专利法第二十三第三款的规定。首先，第4号行政裁定明确认定在外观设计专利申请日前申请注册且在提起专利无效宣告请求时商标已被核准注册并仍然有效时，在先申请的注册商标专用权就可以对抗在后申请的外观设计专利权，用于判断外观设计专利权是否与之相冲突。本案中涉及的在先申请的注册商标即属于前述行政裁定中所述的情形，因此，在先申请的注册商标可以用于判断本专利权是否与之相冲突的依据。其次，本专利正面与在先申请的注册商标相比，二者正面图案均为长方形，图案上部和底部为深色背景，上部设有条状孔，中间图案分为上下两部分，上部在白背景下设有深色方框，深色方框一侧有白方框，布局相同，各部分相对位置、比例关系基本相同，对于一般公众而言其具体的视觉效果也十分接近。虽然本专利在上部白色方框旁边增加了图文设计，但二者相同图案布局占比较大，且根据证据1公开的产品图片，可知请求人早在2014年即已公开销售上述图案布局的产品，客观上存在模仿复制在先申请的商标的可能，二者基本相同的图案布局容易使消费者混淆误认，认为本专利的外观设计产品来源于在先申请的注册商标的所有人，损害在先申请的注册商标所有人的合法权益，因此本专利在同类商品上使用了与在先申请的注册商标相似的设计，与他人在先申请的注册商标专用权相冲突，被告认定本专利不符合专利法第二十三条第三款的规定正确。综上，被诉决定主要证据确凿，适用法律正确，程序合法。原告的诉讼理由缺乏事实及法律依据，其诉讼请求本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告杨雄的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告杨雄负担（已交纳）。如不服本判决，原告杨雄与被告中华人民共和国国家知识产权局可于本判决书送达之日起十五日内、第三人兄弟工业株式会社可于本判决书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，同时预交上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  司品华人民陪审员  王昆平人民陪审员  李 晶二〇二〇年十二月二十四日书 记 员  刘 群涉案专利附图在先申请的注册商标附图