中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初4164号原告基因泰克公司，住所地美利坚合众国加利福尼亚州旧金山市DNA大道1号。法定代表人肖恩·A·约翰斯顿，高级副总裁兼法律总顾问。委托代理人封新琴，北京坤瑞律师事务所律师。委托代理人陈桉，北京坤瑞律师事务所律师。被告中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人申长雨，局长。委托代理人杜文华，中华人民共和国国家知识产权局审查员。委托代理人刘新蕾，中华人民共和国国家知识产权局审查员。原告基因泰克公司因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服被告原中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）作出的第130986号复审决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，并于2020年10月16日公开开庭审理了本案。原告基因泰克公司的委托代理人封新琴、陈桉，被告中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）的委托代理人杜文华、刘新蕾到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系专利复审委员会针对基因泰克公司就名称为“AKT抑制剂化合物和阿比特龙的组合及使用方法”的第201280026868.8号发明专利申请（简称本申请）所提复审请求作出的，专利复审委员会在该决定中认定：权利要求1实质上要求保护式Ia的化合物或者其药用盐与阿比特龙或者其药用盐一起在制备用于在哺乳动物中处置前列腺癌的药物中的用途。权利要求1与对比文件1公开的技术方案相比，其区别特征为：1）权利要求1为处置前列腺癌的式Ia的化合物或者其药用盐的药物，对比文件1为式Ia的化合物或者其相关盐。2）式Ia的化合物或者其药用盐与阿比特龙或者其药用盐组合使用，而对比文件1没有公开与阿比特龙或者其药用盐组合使用。基于上述区别技术特征，本申请实际解决的技术问题是将式Ia的化合物或者其药用盐与阿比特龙或者其药用盐联合用于哺乳动物中处置前列腺癌。对于区别特征1），对比文件1公开了本发明的化合物可以用作治疗疾病或病症的预防或治疗剂，该疾病或病症是通过调控或调节AKT蛋白激酶、酪氨酸激酶、其它丝氨酸/苏氨酸激酶和/或双重特异性激酶介导的。可以按照本发明方法治疗的AKT蛋白激酶介导的病症包括过度增生性病症。在一个实施方案中，过度增生性病症包括前列腺癌和前列腺肉瘤等癌症（参见说明书第0217-0218段，使用式I化合物的治疗方法）。实施例14的化合物即本申请式Ia的化合物属于对比文件1式I化合物的示例性化合物，其具有式I化合物治疗或预防前列腺癌的作用是本领域技术人员容易想到的，是显而易见的。对于其药学上可接受的盐，属于本技术领域的常规选择。因此，对比文件1公开了式Ia的化合物或盐用于治疗前列腺癌的启示。对于区别特征2）式Ia的化合物的联合施用，首先，对比文件1公开了本发明的化合物可以与一种或多种其它药物组合使用。可以在单元药物组合物中一起给药本发明的化合物和其它药学活性药物。组合治疗可以提供“协同作用”，并且证明是“协同的”，即，一起使用活性组分时获得的效果大于由单独使用化合物所产生效果的和。所述其它药物包括(i)起调节或抑制激素对肿瘤的作用的抗激素试剂和(iii)抗雄激素，例如氟他胺、尼鲁米特、比卡鲁胺、亮丙瑞林和戈舍瑞林（参见说明书第0230、0231、0234段）。式Ia的化合物是对比文件1的实施例化合物，因此，对比文件1给出了式Ia的化合物或其盐可以与抗激素试剂联合使用的技术启示。其次，对比文件2公开了稠杂环衍生物与包括抗雄激素（例如氟他米特、比卡鲁胺、尼鲁米特等）和雄激素合成抑制剂（例如阿比特龙等）的激素治疗剂组合使用，其中所述稠杂环衍生物是可用作激酶抑制剂(即受体型酪氨酸激酶化合物，参见说明书第0003段)的药物，用于预防或治疗前列腺癌(例如激素依赖的前列腺癌，非激素依赖的前列腺癌等)（参见说明书第0713、0733-0734段）。因此，对比文件2给出了阿比特龙作为雄激素合成抑制剂与其他药物联合使用的技术启示。由于对比文件1公开了式Ia的化合物或盐用于治疗前列腺癌的启示，且前列腺癌是与雄激素相关的一种癌症，而雄激素合成抑制剂通过激素合成的抑制具有抗雄激素剂相似的降低雄激素的作用，因此雄激素合成抑制剂可以替代抗雄激素剂使用，同时，如上所述，式Ia的化合物和稠杂环衍生物都属于可治疗前列腺癌的激酶抑制剂，为了更好地治疗前列腺癌，本领域技术人员在对比文件1的基础上，结合对比文件2给出了阿比特龙作为雄激素合成抑制剂（事实上，阿比特龙也是已知用于前列腺癌的药物）与其他药物联合用于治疗前列腺癌的技术启示，有动机将阿比特龙与本发明的式Ia化合物合用治疗前列腺癌，对于其药学上可接受的盐，属于本技术领域的常规选择。因此，在对比文件1的基础上结合对比文件2的启示得到权利要求1所要求保护的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的，权利要求1不具有突出的实质性特点，不具备创造性，不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款的规定。权利要求2-4为权利要求1的从属权利要求，对于两种药物的给药顺序做了进一步限定。而给药顺序属于治疗方法，对于本发明的制药用途不具有另外的限定作用，因此，在其引用的权利要求1不具备创造性的情况下，权利要求2-4也不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。权利要求5-9对所治疗的前列腺癌作了进一步限定，而前列腺癌与PTEN突变有关，与PI3K突变有关，与AKT突变、过度表达或者扩增有关均属于机理性限定，所限定的依然是常规的前列腺癌，去雄抗性前列腺癌是本领域中常见的前列腺癌，与PTEN突变有关的癌症为PTEN无效前列腺癌是本领域中常见的前列腺癌，即使这些癌症与普通的前列腺癌有所不同，但其治疗机理/机制与普通前列腺癌一样，因此，在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，权利要求5-9不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。权利要求10-11进一步限定了治疗中具有协同作用以及协同作用的大小。由于对比文件1公开了式Ia的化合物或其盐与其它药物组合使用可以提供“协同作用”，并且证明是“协同的”。其中所述其它药物包括抗激素试剂，而雄激素合成抑制剂具有抗雄激素剂的相似作用，因此，权利要求10-11进一步限定的协同作用以及协同作用的大小属于可以预期的技术效果，且其效果对于本发明的制药用途不具有另外的限定作用，因此，在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，权利要求10-11不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。权利要求12为权利要求1-11的从属权利要求，其附加技术特征为“所述药物还包含待与式Ia的化合物或者其药用盐和/或阿比特龙或者其药用盐分开、同时或者先后给药至所述哺乳动物的泼尼松或者泼尼松龙”，而泼尼松或者泼尼松龙是本领域中常用的药物，本领域技术人员根据需要，可做出常规选择。因此，在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，权利要求12也不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。权利要求13要求保护a)式Ia的化合物或者其药用盐和b)阿比特龙或者其药用盐的用于治疗哺乳动物中前列腺癌组合产品。如权利要求1所评述，在式Ia的化合物或其盐和阿比特龙或盐用于在哺乳动物中处置前列腺癌的药物中的用途不具备创造性的情况下，将其制备组合产品以用于在哺乳动物中处置前列腺癌是本领域的常规技术手段，因此，在对比文件1的基础上结合对比文件2和本领域的常规技术手段得到权利要求13所要求保护的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的，权利要求13不具有突出的实质性特点，不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。同理，权利要求14-15不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。据此，专利复审委员会作出被诉决定，维持国家知识产权局于2016年7月8日对本申请作出的驳回决定。原告基因泰克公司不服被诉决定，于法定期限内向本院提起诉讼，其诉称：在针对权利要求1创造性的评述中，被诉决定认定本申请相对于对比文件1的区别特征2为“式Ia的化合物或者其药用盐与阿比特龙或者其药用盐组合使用”，该认定中遗漏了本申请“具有治疗前列腺癌的用途”这一内容。因对比文件2中并未公开阿比特龙或者其药用盐具有治疗前列腺癌的用途，且对比文件中并未给出将式Ia化合物与阿比特龙或其药用盐组合使用以治疗前列腺癌的启示，因此，本申请权利要求1相对于对比文件1、2的结合具备创造性。基于与权利要求1具备创造性的相同理由，其他权利要求亦均具备创造性。此外，对于权利要求10、11，本领域技术人员不容易想到二者组合使用在治疗中具有协同效应，因此，即便权利要求1不具备创造性，权利要求10、11亦具备创造性。据此，本申请符合专利法第二十二条第三款的规定。被诉决定认定有误，请求法院依法予以撤销并判令被告重新作出复审决定。被告国家知识产权局认为被诉决定认定事实清楚、适用法律正确、审理程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：本申请是申请号为201280026868.8，名称为“AKT抑制剂化合物和阿比特龙的组合及使用方法”的发明专利申请，本申请的申请日为2012年3月30日，优先权日为2011年4月1日，公开日为2014年6月11日，申请人为基因泰克公司，即本案原告。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2016年7月8日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：权利要求1-19不具备专利法第二十二条三款规定的创造性。驳回决定所依据的文本为2013年12月2日进入中国国家阶段时所提交的中文译文的说明书第1-369段（第1-76页）、说明书附图1-2（第1-2页）、说明书摘要、摘要附图；以及2016年2月29日提交的权利要求第1-19项。驳回决定引用的对比文件如下：对比文件1：US20080051399A1，公开日为2008年2月28日。对比文件1公开了(S)-2-(4-氯苯基)-1-(4-((5R，7R)-7-羟基-5-甲基-6，7-二氢-5H-环戊二烯并[d]嘧啶-4-基)哌嗪-1-基)-3-（异丙基氨基）丙-1-酮（参见说明书实施例14，即本申请权利要求1式Ia的化合物）和2-(4-氯苯基)-1-(4-((5R，7R)-7-羟基-5-甲基-6，7-二氢-5H-环戊二烯并[d]嘧啶-4-基)哌嗪-1-基)-3-（异丙基氨基）丙-1-酮二盐酸盐（参见说明书实施例1）。对比文件1还公开了本发明的化合物可以与一种或多种其它药物组合使用。可以在单元药物组合物中一起给药本发明的化合物和其它药学活性药物。组合治疗可以提供“协同作用”，并且证明是“协同的”，即，一起使用活性组分时获得的效果大于由单独使用化合物所产生效果的和。所述其它药物包括(i)起调节或抑制激素对肿瘤的作用的抗激素试剂和(iii)抗雄激素，例如氟他胺、尼鲁米特、比卡鲁胺、亮丙瑞林和戈舍瑞林（参见说明书第0230、0231、0234段）。式Ia的化合物是对比文件1的实施例化合物。对比文件2：US20090137595A1，公开日为2009年5月28日。对比文件2公开了稠杂环衍生物与包括抗雄激素（例如氟他米特、比卡鲁胺、尼鲁米特等）和雄激素合成抑制剂（例如阿比特龙等）的激素治疗剂组合使用，其中所述稠杂环衍生物是可用作激酶抑制剂(即受体型酪氨酸激酶化合物，参见说明书第0003段)的药物，用于预防或治疗前列腺癌(例如激素依赖的前列腺癌，非激素依赖的前列腺癌等)（参见说明书第0713、0733-0734段）。基因泰克公司对上述驳回决定不服，于2016年10月24日向专利复审委员会提出了复审请求，同时提交了经修改的权利要求书（共15项，2页），复审请求时新修改的权利要求书如下：“1.用于与阿比特龙或者其药用盐使用的式Ia的化合物或者其药用盐在制备用于在哺乳动物中处置前列腺癌的药物中的用途，所述式Ia为：……10.权利要求1-9中任一项的用途，其中所述组合在治疗过度增殖性病症中提供协同效应。11.权利要求10的用途，其中协同效应的组合指数值小于0.8。……15.式Ia的化合物或者其药用盐与阿比特龙或者其药用盐在制备用于治疗哺乳动物中前列腺癌的药物中的用途，所述式Ia为：”专利复审委员会受理该复审请求后，将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门经审查后坚持原驳回决定。随后，专利复审委员会于2017年5月10日向基因泰克公司发出复审通知书，基因泰克公司于2017年8月25日提交了意见陈述书，但未修改申请文件。在上述程序的基础上，专利复审委员会于2017年9月19日作出被诉决定，维持国家知识产权局对本申请作出的驳回决定。另查，根据中央机构改革部署，原国家知识产权局专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。上述事实，有被诉决定、本申请权利要求书及说明书、对比文件1、对比文件2及庭审笔录在案佐证。本院认为：一、本申请权利要求1是否具备创造性被诉决定认为本申请权利要求1相对于对比文件1存在两个区别特征，其中区别特征2为“式Ia的化合物或者其药用盐与阿比特龙或者其药用盐组合使用，而对比文件1没有公开与阿比特龙或者其药用盐组合使用”。原告虽主张被诉决定在区别特征2中遗漏了“本申请具有治疗前列腺癌的用途”这一内容。但由被诉决定对于区别特征2的评述可以看出，被告是在考虑了对比文件2所公开药物中用于预防或治疗前列腺癌这一效果的基础上，认定对比文件2给出了相应启示，可见，被诉决定在创造性的评述过程中并未遗漏这一内容，而仅是在列举区别特征时未明确进行文字表述。此外，原告亦主张本领域技术人员并不知晓区别特征2中阿比特龙或者其药用盐所具有的治疗哺乳动物中前列腺癌的用途。但因“乙酸阿比特龙”是在美国批准上市的药品并具有治疗前列腺癌的作用，同时，“乙酸阿比特龙”也是阿比特龙的相应药用盐。在此情况下，本领域技术人员必然知晓阿比特龙亦具有治疗前列腺癌的用途，据此，原告这一主张并不成立。综上可知，对比文件1已给出式Ia的化合物或其药用盐用于治疗前列腺癌的启示，本领域技术人员亦知晓阿比特龙或者其药用盐可用于治疗前列腺癌，而在癌症的治疗中，组合使用两种或以上药物属于本领域常用作法，且对比文件2已给出阿比特龙可与其他药物联合使用的启示，故本领域技术人员容易想到将“式Ia的化合物或者其药用盐”与“阿比特龙或者其药用盐”以治疗前列腺癌，区别特征2的获得无需付出创造性劳动。综上，区别特征1、2的获得均无需创造性劳动，本申请权利要求1不具备创造性，原告的相关主张不能成立，本院不予支持，被诉决定认定正确，本院予以维持。二、本申请权利要求10、11是否具备创造性权利要求10、11在附加技术特征中对于协同作用进行了限定，原告主张本领域技术人员不容易想到二者组合使用在治疗中具有协同效应，因此，权利要求10、11具有预料不到的技术效果，即便权利要求1不具备创造性，权利要求10、11亦具备创造性。依据本申请说明书中的记载，本申请中的“协同”是指比两种或更多种单个药剂累加效应更有效的治疗组合。原告主张协同作用的依据为附图1中的相关数据。虽然由附图1相关内容可看出，在组合使用“式Ia的化合物或者其药用盐”与“阿比特龙或者其药用盐”的情况下，肿瘤体积的缩小效果好于单独使用上述任一种药物的效果的累加。但需要注意的是，附图1中对于上述两种药物均给出了特定的剂量（分别为40mg/kg与200mg/kg），而权利要求10、11中并未对剂量进行限定。鉴于仅依据该实施例不能合理认定这一效果既适用于附图1中的剂量，亦适用于其他剂量，故这一协同效果不能视为权利要求10、11的技术效果，该效果在创造性判断中不予考虑。相应地，原告据此认为权利要求10、11具备创造性的主张不能成立，本院不予支持。三、本申请其他权利要求是否具备创造性对于其他权利要求是否具备创造性，本院认同被诉决定中有关上述权利要求附加技术特征的评述，不再重复。基于与权利要求1不具备创造性的相同理由，其他权利要求亦不具备创造性，原告的相关主张不能成立，本院不予支持。综上，原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持。被诉决定认定正确，本院依法予以维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告基因泰克公司的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告基因泰克公司负担（已交纳）。如不服本判决，原告基因泰克公司可于本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局可于本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，同时交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  芮松艳人民陪审员  姚文斌人民陪审员  宋 利二〇二〇年十二月二十五日法官 助理  段重合技术调查官戴年珍书记员刘海璇