北京知识产权法院行 政 判 决 书（2019）京73行初13531号原告：盐城鑫素元机械制造有限公司，住所地建湖县上冈镇产业园纬三路。法定代表人：孙素元，执行董事兼总经理。（未到庭）委托诉讼代理人：汪旭东，南京知识律师事务所律师。（未到庭）委托诉讼代理人：温佳慧，南京知识（江北新区）律师事务所律师。（到庭）被告:国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。(未到庭)委托诉讼代理人：王冬，审查员。（到庭）委托诉讼代理人：程强，审查员。（到庭）第三人：山东省高密市华水机械科技开发有限公司，住所地山东省潍坊市高密市利群路南首侯家八里庄。法定代表人：付子懿，总经理。（未到庭）委托诉讼代理人：侯绪军，男，1979年9月4日出生，济南舜源专利事务所有限公司专利代理师，住济南市历城区。（未到庭）委托诉讼代理人：李舜江，男，1988年2月17日出生，济南舜源专利事务所有限公司专利代理师，住济南市历下区。（到庭）第三人：盐城工学院。（未到庭）案由：发明专利权无效行政纠纷。被诉决定：第41272号无效宣告请求审查决定。本院受理时间：2019年11月6日。开庭审理时间：2020年11月20日。被诉决定系针对第三人山东省高密市华水机械科技开发有限公司就原告盐城鑫素元机械制造有限公司及第三人盐城工学院所拥有的专利号为201210234596.2，名称为“全自动节水防渗渠现浇成型机中的推进器”的发明专利权（以下简称本专利）所提无效宣告请求而作出。被诉决定认定：本专利不符合《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第九条第一款的规定，宣告本专利无效。原告不服被诉决定，向本院起诉称：被诉决定认定事实及适用法律错误。一、本专利相对于附件4并非同样的发明创造发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，本专利权利要求1相较于附件4中的权利要求1，增加了特征：“在运转工作时通过液压油缸的驱动伸缩运动，能将所需要的搅拌好的混凝土原料经过进料斗推进到主推进板(1)与U形板(2)形成的U形空腔内，作U形环状的混凝土形式，结合电动振动器的振动，使混凝土在环形槽内振动密实和推挤密实。”上述特征相对于附件4增加了震动功能，属于功能性限定，能够使混凝土更好压紧压实，而附件4则不具备该技术特征。因此，两者并非相同的发明创造。二、即使构成相同发明创造，被告亦应给予原告选择权根据《专利审查指南》第四部分第7章2.1第三款规定，如果上述两项专利权为同一专利权人同日（仅指申请日）申请的一项实用新型专利权和一项发明专利权，专利权人在申请时根据专利法实施细则第四十一条第二款的规定作出过说明，且发明专利权授予时实用新型专利权尚未终止，在此情形下，专利权人可以通过放弃授权在前的实用新型专利权以保留被请求宣告无效的发明专利权。而附件4已经标注了“（ESM）同样的发明创造已同日申请发明专利”，那么被告应该给予原告保留本专利的选择权。因此，被诉决定适用法律错误。综上，请求法院判决撤销被诉决定，责令被告重新作出决定。被告辩称：坚持被诉决定中的意见，被诉决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，审查结论正确，请求法院判决驳回原告诉讼请求。第三人山东省高密市华水机械科技开发有限公司述称，同意被告意见，请求驳回原告诉讼请求。第三人盐城工学院经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，也未提交书面意见陈述。本院经审理查明：一、本发明（一）专利权人：盐城鑫素元机械制造有限公司、盐城工学院。（二）发明创造名称：全自动节水防渗渠现浇成型机中的推进器。（三）专利号：201210234596.2。（四）申请日：2012年7月9日。（五）发明人：孙素元。（六）授权公告日：2015年4月29日。（七）本专利授权公告时的权利要求：“1.一种全自动节水防渗渠现浇成型机中的推进器，其特征在于：由主推进板(1)、U形板(2)、压顶推料板(3)、固定套管(4)、耐磨铜套(5)组成，主推进板(1)的外侧设置有U形板(2)，两块压顶推料板(3)分别设置在U形板(2)上部的两侧，数个固定套管(4)设置在主推进板(1)上，数个固定套管(4)的内部均设置有耐磨铜套(5)，在运转工作时，通过液压油缸的驱动伸缩运动，能将所需要的搅拌好的混凝土原料经过进料斗推进到主推进板(1)与U形板(2)形成的U形空腔内，作U形环状的混凝土形式，结合电动振动器的振动，使混凝土在环形槽内振动密实和推挤密实。”（八）本专利说明书背景技术[0003]段由于混凝土防渗渠道具有良好的防渗效果，现在均采用全自动节水防渗渠现浇成型机制作渠道，但是在全自动节水防渗渠现浇成型机最重要的还是推进器，现在的推进器其不能很好的成型，质量差，使用时很不方便，工作效率低，制作出的砼U形槽厚度及强度不均。发明内容:[0004]段本发明的目的是提供一种全自动节水防渗渠现浇成型机中的推进器，它能使制作出的砼U形槽厚度及强度均匀，提高质量，使用方便，工作效率高，具有薄壁厚、防渗漏、外观美等特点。[0005]段为了解决背景技术所存在的问题，本发明是采用如下技术方案:它是由主推进板1、U形板2、压顶推料板3、固定套管4、耐磨铜套5组成，主推进板1的外侧设置有U形板2，两块压顶推料板3分别设置在U形板2上部的两侧，数个固定套管4设置在主推进板1上，数个固定套管4的内部均设置有耐磨铜套5。[0006]段本发明使用运转工作时，在液压油缸的驱动伸缩运动中，能将所需要搅拌好的混凝土原料经过进料斗推进到主推进板1与U形板2形成的U形空腔内，作U形环状的混凝土形式，结合电动振动器的振动，达到使混凝土在环形槽内振动密实和推挤密实。[0007]段本发明能使制作出的砼U形槽厚度及强度均匀，提高质量，使用方便，工作效率高，具有薄壁厚、防渗漏、外观美等特点。具体实施方式:[0011]段参看图1-3，本具体实施方式采用如下技术方案:它是由主推进板1、U形板2、压顶推料板3、固定套管4、耐磨铜套5组成，主推进板1的外侧设置有U形板2，两块压顶推料板3分别设置在U形板2上部的两侧，数个固定套管4设置在主推进板1上，数个固定套管4的内部均设置有耐磨铜套5。[0012]段本具体实施方式使用运转工作时，在液压油缸的驱动伸缩运动中，能将所需要搅拌好的混凝土原料经过进料斗推进到主推进板1与U形板2形成的U形空腔内，作U形环状的混凝土形式，结合电动振动器的振动，达到使混凝土在环形槽内振动密实和推挤密实。[0013]段本具体实施方式能使制作出的砼U形槽厚度及强度均匀，提高质量，使用方便，工作效率高，具有薄壁厚、防渗漏、外观美等特点。二、附件4附件4为授权公告号为CN202672152U的中国实用新型专利，申请日为2012年7月9日，授权公告日为2013年1月16日，发明人与专利权人均为孙素元。三、其他事实在本案审理过程中，原告新提交专利证书、年费缴纳收据、国家知识产权局因山东省高密市华水机械科技开发有限公司撤回另案针对本专利的无效宣告请求而作出的案件结案通知书等证据。另查，本专利专利权人原为孙素元，后变更为原告盐城鑫素元机械制造有限公司、第三人盐城工学院。上述事实，有被诉决定、本专利说明书、对比文件等证据以及当事人陈述在案佐证。本院认为：《专利法》第九条第一款规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。一、关于本专利同附件4是否为同一发明创造“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中存在的保护范围相同的权利要求。被诉决定认定，本专利权利要求1同附件4权利要求1的区别在于：“在运转工作时，通过液压油缸的驱动伸缩运动，能将所需要的搅拌好的混凝土原料经过进料斗推进到主推进板(1)与U形板(2)形成的U形空腔内，作U形环状的混凝土形式，结合电动振动器的振动，使混凝土在环形槽内振动密实和推挤密实”。原告主张，上述区别属于功能性限定，相对于附件4增加了技术特征，且具有使混凝土更好压紧压实的技术效果，因此不属于相同的发明创造。对此本院认为，权利要求中的每一个特征的实际限定作用应当最终体现在该权利要求所要求保护的主题上。从本专利说明书背景技术部分的记载来看，本专利的目的在于提供一种全自动节水防渗渠现浇成型机中的推进器，它能使制作出的砼U形槽厚度及强度均匀，提高质量，使用方便，工作效率高，具有薄壁厚、防渗漏、外观美等特点。相应地，说明书附图中也仅展示了推进器的相关示意图。结合上述内容可知，本专利权利要求1要求保护的主题并不包括液压缸、电动振动器等部件。本专利权利要求1同附件4权利要求1的区别仅仅是对全自动节水防渗渠现浇成型机运转工作过程的描述，不能对本专利所要保护的主题产生限定作用，当然也不构成功能性限定。综上，本专利权利要求1同附件4权利要求1的保护范围相同，本专利同附件4属于相同的发明创造。二、被告是否剥夺原告放弃附件4专利而选择保留本专利的权利原告主张，即使本专利同附件4专利构成相同发明创造，被告也应当给予其通过放弃附件4专利而保留本专利的选择权。对此本院认为，《专利审查指南》第四部分第七章2.1节“(专利权人相同)授权公告日不同”规定，……如果上述两项专利权为同一专利权人同日（仅指申请日）申请的一项实用新型专利权和一项发明专利权，专利权人在申请时根据专利法实施细则第四十一条第二款的规定作出过说明，且发明专利权授予时实用新型专利权尚未终止，在此情形下，专利权人可以通过放弃授权在前的实用新型专利权以保留被请求宣告无效的发明专利权。本案中，本专利与附件4专利申请日及申请人均相同，且授权公告日早于本专利，属于此种情况。但根据上述规定并未对被告课以告知等相应义务，仅言明原告可通过放弃授权在前的实用新型专利权（即附件4专利）保留本专利权。因此，原告所称被告应告知本专利可能被无效并主动给予其选择权的主张缺乏依据，其相应诉讼理由，本院不予采信。在针对本专利的无效宣告过程中，原告并没有声明或以其他方式表明希望通过放弃附件4而保留本专利权。在这种情况下，被告依据《专利法》第九条第一款认定本专利无效，并无不当。综上所述，被诉决定认定事实清楚，适用法律正确。原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条规定，本院判决如下：驳回原告盐城鑫素元机械制造有限公司的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告盐城鑫素元机械制造有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，交纳上诉案件受理费一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长 宋 晖人民陪审员 张 扬人民陪审员 曹立忠二〇二〇年十二月二十四日法官 助理 王仲阳书 记 员 谢馨蕊