湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂28民初107号原告：晶华宝岛（北京）眼镜有限公司，住所地北京市朝阳区。法定代表人：陈文錧，该公司董事长。委托诉讼代理人：向海龙，北京盈科（宜昌）律师事务所律师。委托诉讼代理人：田盛华，北京盈科（宜昌）律师事务所实习律师。被告：利川市宝岛眼镜商行，住所地湖北省利川市。负责人：赵文礼，该商行经理。委托诉讼代理人：罗小春，北京盈科（武汉）律师事务所律师。委托诉讼代理人：夏玲玲，北京盈科（武汉）律师事务所实习律师。被告：赵文礼，男，1978年4月1日出生，汉族，住湖北省仙桃市。委托诉讼代理人：罗小春，北京盈科（武汉）律师事务所律师。委托诉讼代理人：夏玲玲，北京盈科（武汉）律师事务所实习律师。原告晶华宝岛（北京）眼镜有限公司（以下简称晶华宝岛眼镜公司）与被告利川市宝岛眼镜商行（以下简称宝岛商行）、赵文礼侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，本院于2020年10月10日受理后，依法由审判员王朝友担任审判长、审判员韩艳芳、人民陪审员贺全银组成合议庭于2020年11月3日公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。原告晶华宝岛眼镜公司向本院提出诉讼请求：1.判令宝岛商行立即停止侵犯原告第1394775号“”注册商标专用权的行为;2.判令宝岛商行立即变更企业名称，变更后的企业名称中不得含有“宝岛”、“宝岛眼镜”相同或者近似字样；3.判令宝岛商行、赵文礼连带赔偿晶华宝岛眼镜公司经济损失50000元（包括原告调查取证、制止侵权、聘请律师所支出的费用）；3.判令宝岛商行、赵文礼共同承担本案诉讼费。事实与理由:一、宝岛眼镜商业谘询有限公司（以下简称宝岛谘询公司）是“宝岛”系列商标的唯一合法权利人。2010年8月，宝岛谘询公司签订商标许可使用合同，约定将宝岛商标独占许可给晶华宝岛眼镜公司使用，晶华宝岛眼镜公司有权就大陆范围内侵犯商标权的行为独立提起诉讼。第1394775号“”商标申请日期为1998年12月15日，核准之日为2000年5月7日，核定使用的商品类别为42类：眼镜行（提供眼镜之验光配镜服务），经续展，商标专用权期限至2030年5月6日。二、宝岛眼镜自1997年进入大陆眼镜市场，目前店铺数量超过1200家，员工人数超过10000人，成为全国最大的眼镜连锁销售集团。宝岛眼镜一直以统一的品牌、优质的服务赢得了广大消费者的认可，具有非常高的知名度。2011年晶华宝岛眼镜公司第3110047号“”商标被国家工商行政管理总局认定为驰名商标。三、宝岛商行自2016年11月23日起即注册设立，未经许可擅自使用宝岛商标销售眼镜、提供验光配镜等服务。尤其是在店招门面、吧台背景位置突出使用“宝岛眼镜”标识，店内的装修、柜台、墙壁、眼镜布、手提袋以及宣传广告等多处突出“宝岛”、“宝岛眼镜”等字样。宝岛商行作为同行业经营者，明知宝岛商标在眼镜服务行业的知名度，仍然未经许可使用上述标识，在店内多处突出宝岛的文字，显然在故意混淆和误导消费者，其行为已经侵犯了原告的商标权。前述商标侵权行为及其在企业名称中使用“宝岛”字样的行为已构成不正当竞争行为。另外，宝岛商行系个人独资企业，赵文礼系宝岛商行的投资人，根据《中华人民共和国个人独资企业法》第三十一条之规定，宝岛商行的财产不足以清偿债务的，赵文礼应当以其个人的其他财产予以清偿。晶华宝岛眼镜公司发现宝岛商行的侵权行为后随即向宝岛商行、赵文礼发送函件要求停止侵权行为，但遭拒绝。宝岛商行、赵文礼的侵权行为一直在持续，可见其主观恶意明显，属于法定应当从重采取惩罚性赔偿的情形。晶华宝岛眼镜公司因维权产生了调查、公证、诉讼代理等各项经济损失，依法应由被告承担。综上，根据《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）、《中华人民共和国商标法实施条例》等法律的相关规定，被告的行为侵害了原告的商标权，实施了不正当竞争行为，侵害了原告的合法权益和商业利益，现提起诉讼，请求判如所述。被告宝岛商行、赵文礼辩称，1.原告与1394775“宝岛”商标权人签订备案的“商标使用许可合同”中虽许可范围为第44类“眼镜行”服务项，但授权书中明确为“中国大陆地区宝岛系列注册商标的品牌营销，同时有权再授权或许可他人使用”，从该授权范围可知，原告的授权范围为第35类服务项，并无第44类“眼镜行”服务项。原告实施引证商标再许可也未提交国家局备案，不能对抗善意使用人。2.第3110047号“宝岛”商标于2011年被认定为驰名商标，该商标商誉不能及于第1394775号“宝岛”引证商标，且驰名商标系个案认定，2011年认定的驰名商标不代表现在仍处于驰名状态，原告仍负举证义务。原告诉状中所陈述品牌荣誉均未举证，其举证的系列荣誉均为2011年之前所获得，且受表彰主体并非原告，不能证明引证商标的知名度。3.引证商标自核准注册，历经多次转让，至2010年8月13日由原告被许可人受让取得，又以独占使用许可方式许可给原告，原告自身并未使用引证商标，而是以再许可方式许可其他市场主体使用。在引证商标再许可过程中，原告既未向国家局备案，也未起到监督引证商标规范使用的作用，各被许可人均未在产品及服务上明确载明被许可人名称及商品产地或服务来源，导致使用“宝岛”标识的市场主体非常混乱。同一引证商标使用过程中存在诸多市场主体，消费者根本无法将引证商标与某一特定主体建立一对一联系，也导致引证商标“识别功能”退化。另“宝岛”为中国台湾省别称，“宝岛”商标显著性较弱，消费者必须结合企业字号和其他标识才能加以区分商品来源及服务提供者。目前市场上长期并存且较具规模的带“宝岛”字号的主体有福州宝岛眼镜有限公司，经备案的境内加盟店为344家；上海宝岛眼镜有限公司，经备案的境内加盟店为109家；另经备案的还有杭州宝岛眼镜连锁有限公司、湖北宝岛眼镜有限公司。相关消费者从市场上根本无法将“宝岛”引证商标与原告相联系。4．被告使用“宝岛”标识系经湖北宝岛眼镜有限公司合法授权。引证商标注册人于2010年8月10日受让取得引证商标，湖北宝岛眼镜有限公司成立于2007年，早于引证商标注册人受让引证商标公告日，享有在先使用权。被告支付对价后得到湖北宝岛眼镜有限公司授权使用“宝岛”字号，具有正当理由。5．原告诉称其为第1394775号“宝岛”商标独占使用许可人，经被告检索，未检索到任何原告近三年有关引证商标的使用记录，原告负有证明其近三年有实际使用引证商标的举证义务。原告未实际使用引证商标，被告诉争标识的市场并存并不会给原告造成任何经济损失，故被告无须承担损失赔偿责任。综上，原告诉请无事实基础及法律依据，请求驳回原告所有诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。原告晶华宝岛眼镜公司向本院提交如下证据：第一组证据，原告工商营业执照。拟证明原告主体资格及经营范围。第二组证据，被告工商营业执照。拟证明被告主体信息。第三组证据，（2020）京海诚内经证字第00753号、（2019）京海诚内经证字第00763号、第2366号、第2367号公证书。拟证明第1394775号商标核准使用期为2000年5月7日至2030年5月6日，核定使用商品类别为42类：眼镜行（提供眼镜之验光配镜服务），晶华宝岛眼镜公司系涉案宝岛系列商标的独占使用权人。第四组证据，（2019）京海诚内经证字第1542号公证书。拟证明宝岛为驰名商标，具有非常高的知名度和美誉度。第五组证据，（2019）鄂宜昌三峡证字第6912号公证书。拟证明被告侵犯原告的商标权，实施不正当竞争行为的事实。第六组证据，律师函及邮寄凭单。拟证明原告经调查确认被告侵权违法事实以后，已书面向被告发送函件要求被告尽快停止侵权行为，但遭被告拒绝，被告的侵权行为存在严重主观恶意，应当依法予以从重处罚。第七组证据，公证费发票。拟证明原告为维权而产生了部分合理支出。第八组证据，晶华宝岛眼镜公司在湖北境内经营的宝岛眼镜的店铺清单，拟证明原告晶华宝岛眼镜公司一直在使用涉案商标。被告宝岛商行、赵文礼向本院提交如下证据：第一组证据，授权书。拟证明被告设立宝岛商品合作店名经湖北宝岛眼镜有限公司同意。第二组证据，收据。拟证明被告使用宝岛名支付对价。第三组证据，市场监督管理局检查记录表。拟证明被告门头、店内商品无宝岛字样。第一组证据至第三组证据证明被告所销售的商品具有合法来源，现已更改未再使用宝岛字样。第四组证据，网页。拟证明“宝岛”系台湾别称。第五组证据，天猫、京东宝岛旗舰店经营主体，拟证明天猫、京东等网店经营主体并非原告，而是上海苏博眼镜有限公司。第六组证据，域名备案查询。拟证明“宝岛”眼镜官网并非原告，而是上海唤趣广告设计有限公司。第七组证据，商务部特许备案查询。拟证明“宝岛”眼镜加盟店备案主体并非原告，市场共存：上海宝岛、福州宝岛、杭州宝岛、湖北宝岛等。第八组证据，商标使用许可备案表。拟证明商标使用再许可应向国标局备案，被告的再许可均未备案。第四组证据至第八组证据证明原告晶华宝岛眼镜公司未使用引证商标，市场上使用“宝岛”经营主体混乱，相关消费者无法将“宝岛”与原告晶华宝岛眼镜公司相联系。本院组织当事人进行了证据交换和质证，双方当事人对真实性无异议的证据，本院对其真实性予以采信。对有争议的证据，本院结合全部证据予以综合认定。根据当事人陈述和采信的证据，本院认定如下事实：2000年5月7日，经国家工商行政管理总局商标局核准，宝岛光学股份有限公司取得第1394775号“”注册商标专用权，其注册有效期限自2000年5月7日至2010年5月6日止，后经申请续展，续展注册有效期至2030年5月6日，核定服务项目为第42类：眼镜行（提供眼镜之验光配镜服务）。2000年8月7日，该商标注册人名义变更为宝岛光学股份有限公司（台湾）；2002年5月31日，该注册商标被转让给宝岛光学科技有限公司；2006年1月21日，该注册商标被转让给丹阳海伦隐形眼镜有限公司；2009年6月21日，该注册商标被转让给江苏东方光学有限公司；2010年8月13日，该注册商标再次被转让给宝岛眼镜商业谘询有限公司。自2010年9月1日起，宝岛谘询公司先后与原告晶华宝岛眼镜公司签订二份《商标使用许可合同》，并同时向原告晶华宝岛眼镜公司出具二份《授权书》，授权原告晶华宝岛眼镜公司自2010年8月25日起在中国大陆独占享有在第42类眼镜行服务上使用第1394775号“”注册商标，并有权自行将上述商标再许可给第三方使用，若发生针对许可商标的侵权行为，原告有权单独向工商行政管理部门投诉或者举报，亦有权向有管辖权之人民法院提起诉讼。第1394775号“”商标许可期限延长至2021年12月31日止，并在国家工商行政管理总局商标局进行了商标使用许可合同备案。2019年9月20日，晶华宝岛眼镜公司的委托代理人向海平向湖北省宜昌市三峡公证处（以下简称三峡公证处）申请对其在涉嫌侵权的门店的购买行为和所购商品进行证据保全公证。2019年9月20日下午，三峡公证处公证员刘舒琴、公证员助理吴文琪及晶华宝岛眼镜公司的委托代理人向海平到达位于湖北省利川市，刘舒琴、吴文琪及向海平从欧泰广场大门进入，在商场内部一侧的墙上贴有“宝岛眼镜”字样的广告宣传画。在广场一楼，刘舒琴、吴文琪及向海平随后左转来到一家标有“宝岛眼镜”等字样的专柜外，专柜里摆放有各式眼镜展示柜台，其中部分柜台下方标有“宝岛眼镜”字样。吴文琪使用公证处提供的证据保全专用手机（手机拍照前进行了清洁，手机内无任何与本次拍摄相关的照片和资料）对该专柜外观及专柜内设施等进行拍照。向海平以普通消费者的身份购买了年轻态老光眼镜一副，向海平通过手机扫二维码(该二维码由该店员工提供)的支付方式支付了货款，该店工作人员为其出具编号为0014835的欧泰广场（销售专柜代码1017宝岛）收据一张，向海平对其手机支付成功的界面进行截屏。随后，刘舒琴、吴文琪及向海平离开店铺，向海平通过微信将手机支付的截图传至吴文琪的微信上。上述购买行为结束后，向海平将所购物品与上述证据交至刘舒琴和吴文琪，并由刘舒琴和向海平一起装箱封存，吴文琪对上述封存过程、封存物品及收条进行了拍照。封存结束后，刘舒琴将所购物品和收条原件交向海平保管。随后，向海平、刘舒琴、吴文琪一起来到宜昌市西陵区建苑大厦旁的浩然快印店，吴文琪将其手机拍照所得的照片及从向海平微信所传的手机支付截图传输至打印店的电脑进行了打印，得到了照片打印件8张，分别装入每份公证书内。刘舒琴、吴文琪对向海平购物的过程制作了保全证据现场记录。2019年10月10日，三峡公证处作出（2019）鄂宜昌三峡证字第6912号公证书，证实上述公证取证过程。原告晶华宝岛眼镜公司支出公证费1500元、消费取证费用46元。原告晶华宝岛眼镜公司认为被告侵犯其第1394775号注册商标专用权，被告则认为其取得湖北宝岛眼镜有限公司的授权，其不构成侵权。2019年11月28日，原告向被告发出《律师函》，声明原告系第1394775号注册商标在中国大陆的独占许可使用权人，被告未经其授权，擅自在店使用“宝岛眼镜”的行为已构成侵权，并要求被告停止侵权行为、与原告协商解决纠纷事宜。被告称收到该函件后就拆除了招牌，销毁了所有含“宝岛眼镜”字样的物料，但其未提交证据证实。另查明，晶华宝岛眼镜公司系有限责任公司（外商合资），成立时间为2006年12月26日，经营范围为：III类医疗器械的批发零售；零售药品；眼镜（包括隐形眼镜）、眼镜配件和辅料的进出口、批发和零售，佣金代理（拍卖除外），眼镜销售方面的商业咨询、技术交流；验光配镜（不含诊疗）、维修眼镜等。（III类医疗器械的批发零售、零售药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）赵文礼于2016年11月23日注册登记“利川市宝岛眼镜商行”，类型为个人独资企业，经营范围为验光、配镜服务；Ⅲ类：6822-1软性角膜接触镜及护理液、润滑液、钟表、生活日用品、保健食品零售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。本院认为：本案争议焦点为：1.被告的行为是否侵犯原告晶华宝岛眼镜公司的注册商标专用权和构成不正当竞争；2.若被告的侵权行为成立，应当如何承担民事责任。对此，分析评判如下：关于争议焦点一。商标法第四条第二款规定：“本法有关商品商标的规定，适用于服务商标”。第五十七条规定，未经商标注册人许可，在同一种或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于侵犯注册商标专用权的行为。本案中，原告晶华宝岛眼镜公司经商标注册人许可，在2010年8月25日至2021年12月31日期间内就第1394775号宝岛文字商标享有在第42类眼镜行服务上的独占许可使用权。宝岛商行的经营范围为验光、配镜服务，而第1394755号宝岛文字商标的核定使用服务类别眼镜行的具体内容亦为验光配镜等，因此，被告赵文礼使用被控侵权标识的范围与上述注册商标的核定服务类别相同，均属于眼镜行服务。被告宝岛商行作为从事眼镜服务的企业，未经注册商标专用权人许可，在其展示柜、眼镜布等处使用“宝岛”字样，足以使相关消费者误认为被控侵权商品与案涉注册商标专用权人具有特定联系，构成对第1394775号注册商标专用权的侵害。被告辩称湖北宝岛眼镜有限公司于2007年登记注册在先，而此时原告晶华宝岛眼镜公司尚未获得案涉注册商标独占许可使用权，因此，被告享有在先使用权，其获得湖北宝岛眼镜有限公司的授权，其不构成侵权，经审查认为，案涉第1394775号“”商标于2000年5月7日取得注册商标专用权，被告辩称湖北宝岛眼镜有限公司先于案涉第1394775号“”商标权利人使用“宝岛”字样，缺乏证据证实，本院不予支持。关于被告的行为是否构成不正当竞争的问题。商标法第五十八条规定：“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。”《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条规定：“经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系：（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；（二）擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）；（三）擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等；（四）其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。本案中，被告宝岛商行作为从事眼镜服务的企业，理应知晓该注册商标，在此情况下，其将“宝岛”作为企业名称中的标识加以登记和使用，同时其在企业名称、展示柜、眼镜布等处突出使用“宝岛眼镜”字样，与案涉第1394775号宝岛文字商标核定服务范围相同，具有攀附上述商标、混淆服务来源的主观故意，违反了诚实信用原则，其行为构成不正当竞争。关于争议焦点二。商标法第六十三条第一款规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。第三款规定：“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。”《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款规定：“侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。”第二款规定：“人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。”如前所述，被告侵犯了原告的注册商标专用权并构成不正当竞争，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。商标法第六十四条第二款规定：“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。”被告认为其使用“宝岛眼镜”字样有湖北宝岛眼镜有限公司的授权，其提交授权书、收据等证据证实，并申请追加湖北宝岛眼镜有限公司为第三人参加诉讼，本院认为，一是原告晶华宝岛眼镜公司对前述证据不予认可，二是根据被告提交的授权书来看，湖北宝岛眼镜有限公司只是授权赵文礼在湖北省利川市清江大道88号为湖北宝岛眼镜有限公司全国（欧泰广场）店，授权赵文礼成立湖北宝岛眼镜有限公司全国（欧泰广场）店与赵文礼有权使用“宝岛”标识无必然的逻辑关系，故被告关于其使用“宝岛”标识取得湖北宝岛眼镜有限公司授权，具有合法来源的抗辩意见，缺乏事实依据和法律依据，本院难以采信。对被告申请追加湖北宝岛眼镜有限公司才能查清本案事实的理由不能成立，本院不予支持。关于民事责任承担主体问题。《中华人民共和国个人独资企业法》第二条规定：“本法所称个人独资企业，是指依照本法在中国境内设立，由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。”第三十一条规定：“个人独资企业财产不足以清偿债务的，投资人应当以其个人的其他财产予以清偿。”赵文礼作为个人独资企业宝岛商行的投资人，依据上述法律条款的规定，应在宝岛商行不足以清偿本案所涉债务的情况下，以其个人全部财产对宝岛商行未能清偿的债务承担补充偿还责任。关于赔偿数额的确定问题。本案中，原告仅提供了公证费发票和消费凭证，但对原告晶华宝岛眼镜公司的损失或者宝岛商行的违法所得均未能举证证明，综合原告晶华宝岛眼镜公司注册商标的声誉和知名度，被告宝岛商行经营规模及所处地理位置、主观过错、侵权方式、侵权情节、社会危害性以及原告为本案维权所支出的相关合理费用等因素，酌定被告赔偿原告晶华宝岛眼镜公司经济损失及合理费用6000元，晶华宝岛眼镜公司主张赔偿数额超过上述酌定部分的诉讼请求，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国商标法》第四条第二款、第五十七条，第六十三条第一款、第三款、第六十四条第二款、《中华人民共和国反不正当竞争法》第四条、第六条、《中华人民共和国个人独资企业法》第二条、第三十一条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款、第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告利川市宝岛眼镜商行停止侵害原告晶华宝岛（北京）眼镜有限公司第1394775号注册商标专用权的行为；二、被告利川市宝岛眼镜商行于本判决生效之日起三十日内变更企业名称，新的企业名称中不得含有“宝岛眼镜”的文字；三、被告利川市宝岛眼镜商行于本判决生效之日起十日内赔偿原告晶华宝岛（北京）眼镜有限公司经济损失及合理费用6000元。在利川市宝岛眼镜商行管理的财产不足以清偿时，由被告赵文礼以其个人财产予以清偿；四、驳回原告晶华宝岛（北京）眼镜有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1050元，由被告利川市宝岛眼镜商行、赵文礼负担126元，原告晶华宝岛（北京）眼镜有限公司负担924元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省高级人民法院。审判长 王朝友审判员韩艳芳人民陪审员贺全银二〇二〇年十二月四日书记员 向       垠       颖