北京知识产权法院行 政 判 决 书（2020）京73行初9481号原告：成都市棒棒娃实业有限公司，住所地四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路321号。法定代表人：何梅，总经理。（未到庭）委托诉讼代理人：林剑，四川拓泰律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：尹冬生，四川拓泰律师事务所律师。（未到庭）被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：杨建平，国家知识产权局审查员。（未到庭）第三人:杨瑾,女,汉族,1986年10月6日出生,住广东省宁远县。（未到庭）案由：商标权无效宣告行政纠纷被诉决定：商评字[2020]第91533号关于第18139821号“棒棒蛙BangBangWa及图”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定本院受理时间：2020年7月22日开庭审理时间：2020年9月25日被诉裁定认定：2013年修订的《中华人民共和国商标法》（以下简称2013年商标法）第七条属于总则性条款,是对商标注册与使用的合法性要求,其精神体现在其它具体条款之中。2013年商标法第四十四条第一款所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”情形涉及的是撤销商标注册的绝对事由,这些行为损害的是公共秩序或公共利益,或是妨害商标注册管理秩序的行为。诉争商标的注册不属于上述情形。被告查明的事实之3、4表明,第5766846号商标（以下简称引证商标二）因期满未续展已丧失商标专用权,第20366636号商标（以下简称引证商标三）申请注册时间晚于诉争商标申请注册日,两引证商标均不构成诉争商标申请注册的在先权利障碍。故原告关于诉争商标的注册违反2013年商标法第三十条规定的主张缺乏事实依据,难以成立。原告主张诉争商标的注册构成对引证商标一的抄袭、摹仿,应予宣告无效。对此,被告认为,认定在先商标具有较高知名度并为相关公众所熟知遵循个案认定原则,原告商标曾被认定为具有较高知名度并为相关公众所熟知仅能作为该商标受保护的记录,不能成为认定该商标在本案中具有较高知名度并为相关公众所熟知,进行扩类保护的当然理由。本案中,鉴于诉争商标指定使用的第21类化妆用具等商品与原告引证商标一核定使用第29类肉干等商品在商品的功能、用途、所用原料、消费对象等方面均存在明显差异,行业特征区分明显。故诉争商标的注册使用应不致误导公众,致使原告利益可能受到损害。原告关于诉争商标的注册违反2013年商标法第十三条规定的主张缺乏事实依据,难以成立。商标与商号的权利性质不同,在商业活动中发挥的功能也不同,因此,在认定系争商标是否侵犯他人在先商号权时,通常要求系争商标与他人在先商号相同或基本相同。本案中争议商标“棒棒蛙BangBangWa及图”与原告商号未构成相同或基本相同,尚不能认定争议商标的注册与使用易导致相关公众产生混淆,致使原告利益可能受到损害。故原告关于诉争商标的注册损害其在先商号权的主张缺乏事实依据,难以成立。原告主张争议商标的注册构成擅自使用其知名商品特有的“棒棒娃”名称的行为,侵犯“棒棒娃”知名商品特有名称权。对此,被告认为,所谓知名商品的特有名称,是指不为相关商品所通用,具有显著区别性特征,并通过在商品上的使用,使消费者能够将该商品与其他经营者的同类商品相区别的商品名称,但已经注册为商标就不再具有知名商品特有名称的属性,而具有了注册商标权的专有性。本案中,原告主张享有在先知名商品特有名称的“棒棒娃”文字已在肉干等商品上申请并获准注册即引证商标一,被告亦已对原告关于诉争商标的注册构成对引证商标一的抄袭、摹仿的主张进行评述。同时,原告亦未提交证据证明“棒棒娃”已在诉争商标申请注册前成为诉争商标指定使用的化妆用具等相同或类似商品的知名商品特有名称。故原告上述主张缺乏事实依据,难以成立。综上,原告无效宣告理由不成立，诉争商标予以维持。原告诉称：一、争议商标标识与原告在先注册使用并为相关公众所熟知的第1478356号“棒棒娃BANGBANGWA及图”商标高度近似,争议商标的注册及使用将误导公众,致使原告及第三方成都市市生禾田文化传播有限责任公司第1478356号商标相关商标注册人的权益可能受损,争议商标的注册依法应予宣告无效。二、“棒棒娃”作为原告的企业字号在先登记并长期使用,独创性高显著性强,原告对“棒棒娃”享有在先字号权利,争议商标与原告在先字号“棒棒娃”极为近似,争议商标的注册将损害原告的在先字号权,争议商标的注册依法应予宣告无效。三、争议商标与原告在先申请的第5766846号“棒棒娃BANGBANGWA及图”商标构成相同类似商品上的近似商标,争议商标的注册违反了2013年商标法的规定,应予无效。四、原告所提无效宣告理由涉及到的第1478356号商标由成都市生禾田文化传播有限责任公司于2017年取得所有权。在无效宣告程序被告应通知该公司加入而未通知,此外,该公司未表示是否继续许可原告使用,本案诉讼程序应有该公司作为该商标的利害关系人加入。综上,原告依据法律的相关规定提起诉讼,请求人民法院支持。综上，被告对此认定错误，请求撤销被诉裁定并判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，请求法院驳回原告的诉讼请求。第三人经本院依法传唤未到庭参加诉讼亦未向本院提交书面意见陈述。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：第三人2.注册号：181398213.注册日期：2018年6月14日4.专用权期限至：2026年12月6日5.初审公告日期：2016年9月6日6.标识：7.核定使用商品（第21类）：花盆；饮用器皿；瓷器装饰品；瓷器；玻璃杯（容器）；盆（碗）；梳；化妆用具；隔热容器；手动清洁器具二、引证商标一1.注册人：成都生禾田文化传播有限责任公司2.注册号：14783563.申请日期：1999年5月17日4.专用权期至：2030年11月20日5.标识：6.核定使用商品（第29类）：猪肉食品；肉；果酱；咸菜；豆腐制品；精制坚果仁；肉干；肉松；肉脯；土豆片（油炸）三、引证商标三1.注册人：原告2.注册号：203666363.申请日期：2016年6月20日4.初审公告日期：2017年5月6日5.专用权期至：2027年8月6日6.标识：7.核定使用商品（第21类）：厨房用具；日用玻璃器皿（包括杯、盘、壶、缸）；日用陶器（包括盆、碗、盘、缸、坛、罐、砂锅、壶、炻器餐具）；水晶工艺品；盥洗室器具；洗餐具刷；牙签；化妆用具；隔热容器；手动清洁器具四、证据提交情况行政阶段，原告向被告提交了以下证据：1.引证商标一档案信息及商标使用许可合同;2.销售合同及发票;3.广告合同及发票;4.原告所获荣誉、资质证明资料;5.在先争议裁定书。五、其他查明的事实引证商标一由成都市达享贸易公司于1999年5月17日提出注册申请,指定使用在第29类肉干等商品上,该商标于2000年11月21日获准注册,经续展专用权期限至2020年11月20日。2001年7月14日,该商标经核准转让至李湧名下,申请人于2004年7月14日受让取得引证商标一的专用权,2017年5月20日,引证商标一经核准转让至成都生禾田文化传播有限责任公司。引证商标二（第5766846号商标）专用期限至2019年10月13日，该商标因期满未续展以上是商标专用权。成都生禾田文化传播有限责任公司提交《自愿放弃参加诉讼声明书》，注明：我司自愿放弃参加诉讼。以上事实，有商标档案、各方当事人在行政程序、诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：诉争商标注册于2018年6月14日，被诉裁定于2020年4月24日作出。根据法不溯及既往的原则，本案实体部分的审理应当适用2013年商标法，程序部分的审理应当适用2019年修订的《中华人民共和国商标法》。根据各方当事人的诉辩主张，本案争议焦点为：一、诉争商标的注册是否构成2013年商标法的第十三条第三款所指情形；二、诉争商标是否构成2013年商标法第三十条所指情形；三、诉争商标是否构成2013年商标法第三十二条所指侵犯原告在先商号权和知名商品特有名称权的情形；四、被告作出被诉裁定是否违反程序，对此本院分析如下：一、诉争商标是否构成2013年商标法第十三条第三款规定情形2013年商标法第十三条第三款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十三条规定，当事人依据商标法第十三条第三款主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的，人民法院应当综合考虑如下因素，以认定诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系，从而误导公众，致使驰名商标注册人的利益可能受到损害：（一）引证商标的显著性和知名程度；（二）商标标志是否足够近似；（三）指定使用的商品情况；（四）相关公众的重合程度及注意程度；（五）与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他相关因素。本案中，原告提交的证据不足以证明引证商标一在诉争商标申请日前已经达到驰名程度。同时，诉争商标与引证商标一核定使用的商品在功能、用途、消费对象、销售渠道等方面存在较大差异，诉争商标的注册和使用，不会导致相关公众对商品来源的混淆误认，或者认为使用诉争商标的商品与原告存在一定关联。因此，诉争商标并未构成2013年商标法第十三条第三款所指情形。被告对此认定正确。二、关于诉争商标的注册与引证商标一是否构成2013年商标法第三十条规定所指情形本院认为，判断诉争商标申请注册是否违反2013年商标法第三十条的规定，应当同时判断诉争商标核定使用的服务与引证商标一核定使用的服务是否构成类似，以及诉争商标与引证商标一是否构成近似，二者缺一不可。类似服务是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。审查判断相关服务是否类似，应当考虑服务的目的、内容、方式、对象等是否相同或者具有较大的关联性。《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似服务的参考。本案中，诉争商标核定使用的“花盆；饮用器皿；瓷器装饰品；瓷器；玻璃杯（容器）；盆（碗）；梳；化妆用具；隔热容器；手动清洁器具”商品与引证商标一核定使用的“猪肉食品；肉；果酱；咸菜；豆腐制品；精制坚果仁；肉干；肉松；肉脯；土豆片（油炸）”，在功能、用途、消费对象、销售渠道等方面存在差异，不构成类似商品。因此，诉争商标的申请注册未违反2013年商标法第三十条的规定，被诉裁定对此认定正确。三、关于诉争商标的申请注册是否构成2013年商标法第三十二条的规定（一）诉争商标的申请注册是否侵犯原告的在先商号权2013年商标法第三十二条规定：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。其中，在先权利包括商号权。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十一条规定：“当事人主张的字号具有一定的市场知名度，他人未经许可申请注册与该字号相同或者近似的商标，容易导致相关公众对商品来源产生混淆，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。当事人以具有一定市场知名度并已与企业建立稳定对应关系的企业名称的简称为依据提出主张的，适用前款规定。”判断诉争商标是否侵害了他人的在先商号权益，通常应考虑以下构成要件：（一）商号的登记日、使用日应早于诉争商标申请注册日；（二）诉争商标与在先商号相同或近似；（三）该在先商号在诉争商标申请日之前，在与诉争商标核定使用的相同或类似商品或服务上已在中国境内使用并具有一定知名度；（四）诉争商标的注册与使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先商号权益人的利益可能受到损害。本案中，原告提交的证据不足以证明“棒棒娃”作为原告的商号权在诉争商标申请注册前，在与诉争商标核定使用的“花盆；饮用器皿；瓷器装饰品；瓷器；玻璃杯（容器）；盆（碗）；梳；化妆用具；隔热容器；手动清洁器具”等相同或类似商品上经过使用具有一定知名度，进而导致相关公众的混淆，从而损害原告的利益。被告对此认定正确。（二）诉争商标的申请注册是否损害了原告的知名商品特有名称权知名商品特有名称，是指知名商品独有的与通用名称有显著区别，并通过在商品上的使用让消费者能够将该商品于其他经营者的商品相区别的商品名称。结合本案中原告在行政评审阶段提交的证据，不足以证明引证商标在诉争商标核定使用的商品范围上具有一定的知名度。同时，原告已将“棒棒娃”标识在包括第29类“猪肉食品”等多项商品上注册为商标，可以通过对注册商标的保护维护其合法权益。因此，对原告的此项主张不予支持。四、被诉裁定是否违反程序诉争商标于2017年5月20日转让给成都生禾田文化传播有限责任公司。成都生禾田文化传播有限责任公司虽未参与诉争商标的行政评审，但是经本院合法通知后，成都生禾田文化传播有限责任公司明确表示不参与本案。因此，原告以此为由要求撤销被诉裁定的诉讼主张，依据不足，本院不予支持。原告于2019年1月2日对诉争商标向被告提出无效宣告请求，被告予以受理。根据商标法规定，被告应当在收到申请之日起九个月内做出裁定，有特殊情况需要延长的，经批准可以延长三个月。被告于2020年4月24日作出被诉裁定，超过了法定期限，在评审程序中存在程序瑕疵。但是，在引证商标二的专用期限到期前，原告并未对引证商标二进行续展，导致引证商标二现已不再成为诉争商标的在先权利障碍。原告的相关权利未因此受到实际影响，故本院对上述程序瑕疵予以指正，但原告以此为由要求撤销被诉裁定的诉讼主张，依据不足，本院不予支持。综上，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，原告的诉讼请求缺乏事实或法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告成都市棒棒娃实业有限公司的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告成都市棒棒娃实业有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，原告成都市棒棒娃实业有限公司、被告国家知识产权局、第三人杨瑾可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长 李 想人民陪审员 赵 琳人民陪审员 刘 亚二〇二〇年十二月二十五日法官 助理 张 文书 记 员 刘欣怡