北京知识产权法院民 事 判 决 书（2020）京73民终3244号上诉人（一审被告）：深圳市思高达科技有限公司，住所地广东省深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路****B6-06。法定代表人：李江，总经理。委托诉讼代理人：黎叶，广东华进律师事务所律师。委托诉讼代理人：熊仙凤，广东华进律师事务所律师。被上诉人（一审原告）：学科网（北京）股份有限公司（曾用名：北京凤凰学易科技有限公司，于2020年12月20日变更），住，住所地北京市房山区/div>法定代表人：宋吉述，董事长。委托诉讼代理人：杨莉，北京同清律师事务所律师。委托诉讼代理人：何磊，北京同清律师事务所律师。上诉人深圳市思高达科技有限公司（简称思高达公司）与被上诉人学科网（北京）股份有限公司（简称学科网公司）著作权权属、侵权纠纷一案，不服北京市海淀区人民法院（简称一审法院）作出的（2020）京0108民初5113号民事判决（简称一审判决），于法定期限内向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。思高达公司的委托诉讼代理人黎叶、熊仙凤，学科网公司的委托诉讼代理人杨莉、何磊到庭接受了询问。本案现已审理终结。思高达公司上诉请求：一、撤销一审判决；二、驳回被上诉人一审全部诉讼请求；三、本案全部诉讼费用由被上诉人承担。上诉人当庭撤回第二项上诉请求。事实与理由：一、本案被诉行为未侵害被上诉人“组卷网”商标专用权，一审判决认定事实不清，适用法律错误。1.上诉人在www.zujuan.com上使用“组卷网”文字，不属于商业性使用。2.一审法院未对涉案行为是否构成《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款规定的“正当使用”情形进行认定，应予以纠正。3.上诉人在涉案网站提供的服务内容系“提供可用于组卷的试题组卷服务”与被上诉人主张涉案商标“组卷网”核定使用范围并不相同，一审法院未细分市场对经营领域的影响予以进行区分，应予以纠正。4.上诉人在涉案商标申请目前已对“组卷网”进行在先使用，一审法院对上诉人使用“组卷网”文字是否构成在先使用认定错误。综上所述，上诉人的被诉行为并未侵害被上诉人的商标专用权行为。二、被上诉人并未将“组卷网”作为商标使用，其系将“组卷网”作为描述性用词，用以描述其提供的组卷服务内容，不属于商标性使用，构成《中华人民共和国商标法》第64条规定情形，上诉人不应承担赔偿责任。三、本案中，涉案商标“组卷网”显著性不高，亦不具有知名度，且上诉人仅是将其作为网站的栏目名称予以使用，一审法院判赔125000元不合理，且超出上诉人的承受范围。综上所述，一审判决认定事实不清，适用法律错误，恳请二审法院依法撤销一审法院，支持上诉人的上诉请求。学科网公司答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，上诉人的上诉理由没有法律依据，请求驳回上诉人的上诉请求。学科网公司一审法院诉讼请求：1.被告停止使用原告享有注册商标专用权的“组卷网”商标；2.被告在其网站（www.zujuan.com）首页顶部通栏位置刊登声明以消除因侵权行为造成的影响；3.赔偿原告经济损失300000元；4.赔偿原告合理开支25000元；5.诉讼费由被告承担。事实和理由：原告是教育资源服务网站学科网（www.zxxk.com;www.xkw.com）的经营者，也是“组卷网”商标（以下简称涉案商标）的权利人。涉案商标已在第41类上核准注册。同时，原告取得了“学科在线组卷”的软件著作权和“组卷网”的软件著作权及美术著作权。被告开设和经营的组卷网（www.zujuan.com）也是提供教育培训、在线选题和生成试卷服务。被告在其网站上使用涉案商标，构成商标侵权。故诉至法院。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，一审法院组织双方当事人进行了证据交换和质证。结合举证质证情况及当事人陈述，一审法院就相关事实认定如下：原告于2017年4月18日申请注册涉案商标。2018年4月7日，经国家工商行政管理总局商标局核准，原告取得第23638770号“组卷网”文字商标的商标专用权，有效期自2018年4月7日起至2028年4月6日止；核准服务类别为第41类，核定服务项目包括实际培训（示范）；学校（教育）；培训；教育；教学；辅导（培训）；组织教育或娱乐竞赛；提供在线电子出版物（非下载）；电子桌面排版；电子书籍和杂志的在线出版（截止）。为证明原告使用涉案商标的情况，其提交了以下证据：1.原告网站的页面截图，证明原告在其经营的学科网站（https://zujuan.xkw.com）的左上角标注了“组卷网e卷通组卷系统zujuan.zkw.com”字样；2.原告在2012年至2020年期间为组卷网服务用户开具的发票，证明原告自2012年至今为组卷网服务客户开具了服务发票，项目为“组卷网服务费”，以涉案商标作为网站名称及服务标识的情况；3.原告参与2017年中国国际智慧教育展参展照片、参展合同及发票，照片显示原告在会展中展出其提供“‘组卷网’e卷通组卷系统”服务，参展合同中显示参展品牌为“学科网”。被告认为目前案外第三人已申请涉案商标无效，还处于不稳定的状态，因此不认可原告享有涉案商标的商标专用权，同时表示“组卷网”是学科网的一个菜单栏目，原告使用“组卷网”标识是用于描述其提供的组卷服务，不是商标性使用。（2019）京求是内经证字第949号公证书载明：组卷网（www.zujuan.com）的ICP备案信息显示该网站的主办单位为被告，该网站在首页、网站介绍、用户中心等页面均突出标有“组卷网”标识；该网站的简介为“一个依托百万量级的中小学（K12）在线题库创建的组卷系统，试卷涵盖全国各地中小学学科教材版本，试题质量高、更新快，是深受广大中小学教师喜爱的在线组卷平台”；该网站提供资料下载服务，每个资料的下载量为几次至几千次不等。原告同时提交了原被告网站的内容对比图，证明被告网站与原告网站的名称、标识、提供的服务内容、页面排布方式、整体观感容易导致消费者的混淆误认。被告与案外人深圳市二一教育股份有限公司于2017年向原国家工商行政管理总局商标局提出第18277893号“组卷”商标异议申请，认为“组卷”是教育、培训领域的通用词汇，使用在被异议商标指定服务上仅仅直接表示了上述服务的内容、功能等特点，缺乏商标应有的显著特征。2019年5月5日，国家知识产权局作出（2019）商标异字第23631号关于第18277893号“组卷”商标准予注册的决定（以下简称决定书），认为异议人提供的教育部网站上提及“组卷”的资料、省教育厅官网提及“组卷”的文件、部分网站及媒体提及“组卷”的报道等证据不足以证明异议人的异议理由，驳回了异议申请。原告提交的域名注册者历史记录显示：注册邮箱账号为×××@gmail.com于2006年6月12日注册了zujuan.com的域名。2017年3月28日，原告在其“zujuan.xkw.com”网站中发布《中学组卷网更换域名及个人用户权限免费升级说明》，内容为：“经公司决定，中学组卷网将更换域名为zujuan.xkw.com，原来的域名www.zujuan.com将暂停使用，还请广大用户使用新域名登录或收藏新域名到您的浏览器中。”为证明原告为本案支付的合理开支，其提交了民事委托代理合同、20000元律师费发票及5000元公证费发票。为证明“组卷”使用在教育考试服务等上缺乏显著性，被告提交了以下证据：1.新华字典关于“组”“卷”的含义解释，证明“组卷”的含义为“组合试卷”，“组卷网”系指“组合试卷的网站”；2.部分学校出具的关于“组卷”含义的说明、1992年10月26日颁布的《高等教育自学考试命题工作规定》、1999年7月16日颁布的《医师资格考试暂行办法》，证明“组卷”系考试规定中用以指代“组合试卷”的词汇；3.教育部政府门户网站刊发的部分文章、关于“组卷”的期刊杂志介绍，关于“组卷”的专利权、关于“组卷”的软件著作权，证明在原告商标申请日前，“组卷”一词的含义即为“组合试卷”，“组卷网”系指“组合试卷的网站”；4.12家同行业经营者关于“组卷”的使用情况，证明同行业经营者均认为“组卷”系“组合试卷服务”的通用名称，广泛适用于教学考试领域。为证明原告在实际经营过程中未将“组卷”二字作为商标使用，被告提交了（2020）粤广南粤第15978号公证书（以下简称第15978号公证书）及原告与客户签订的关于“e卷通”《用户协议书》。第15978号公证书载明原告经营的“学科网”网站情况，该网站的首页左上角显示“学科网www.zxxk.com”字样，依次点击“旗下产品”“组卷网”进入到下一页面，该页面显示网站域名为“zujuan.xkw.com”，该网站首页的左上角显示标注有“组卷网e卷通组卷系统zujuan.zkw.com”字样；依次点击前述网站的“产品服务”“e卷通介绍”，显示了关于“E卷通”的产品介绍内容。为证明被告被诉侵权行为不会导致相关公众混淆，其提交了被诉侵权网站页面、域名“www.zujuan.com”信息及“粤I**备14099982号”备案信息，证明被告在被诉侵权网站的显著位置标注了“www.zujuan.com”及“铅笔图画”标识，并已在网站页面标明服务提供者名称、地址、网站备案信息等，不会导致相关公众对原告商标及提供的服务产生混淆和误认。被告还提交了原告“组卷”系列商标信息，证明原告在2020年3月29日申请大批与“组卷”相关的商标，属于恶意将行业通用词汇注册为商标的行为。庭审中，被告表示其在经营的网站中使用“组卷网”是与公司域名相对应，是对其服务内容的指引，不是商标性使用。被告使用“组卷网”作为网站名称时，涉案商标并未公告注册，被告的使用行为属于在先使用。为此，被告提交了《新网域名转让合同》（以下简称转让合同）及“zujuan.com”网站首次ICP备案记录。转让合同显示，甲方周国良（出让方）于2017年4月22日与乙方李江（受让方）签订转让合同，甲方愿意转让域名“zujuan.com”的永久所有权、管理权和使用权。备案记录显示，被告于2017年5月2日将“zujuan.com”域名提交备案审核，于2017年5月22日通过审核。以上事实，有双方当事人陈述、原告提交的商标注册证、公证书、异议申请书、决定书、参展材料、发票、网页打印件，被告提交的公证书、《用户协议书》、转让合同、网页打印件以及一审法院庭前会议笔录、庭审笔录等在案佐证。一审法院认为：本案中，结合原告提交的商标注册证，一审法院认定原告取得了涉案商标的商标专用权，且目前涉案商标在有效期内，有权就涉案行为提起诉讼。被告抗辩称第三人已申请涉案商标无效，涉案商标的权利状态不稳定。对此，一审法院认为，目前涉案商标在有效期内，第三人的宣告无效申请，不影响一审法院对被诉行为是否侵权的判断。对于被告的此项抗辩，一审法院不予采信。原告主张被告将“组卷网”在其网站中作为商标性使用，侵害了其商标专用权。根据商标法第四十八条规定，商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。本案中，结合在案证据，被告在其网站首页、网站介绍、用户中心等页面的显著位置均标有“组卷网”标识，可以起到识别服务来源的作用，属于商标性使用行为。涉案商标核定使用在第41类服务上，即教育、培训等。被告在其经营的网站上亦提供教育培训类服务，并在服务中使用被诉侵权标识，二者服务的目的、内容、方式、对象等方面基本相同，应当属于同一种服务类别。关于被告抗辩称其从事的是教育行业，与原告商标享有的第41类商标不属于同一类别，无事实和法律依据，一审法院不予采信。同时，被告使用的“组卷网”标识与原告享有商标权的“组卷网”文字商标完全一样，构成相同商标。综上所述，一审法院认为被告的行为属于未经原告许可，在同一类服务上使用相同商标的行为，侵害了原告对涉案商标享有的注册商标专用权，应当承担停止侵权、消除影响，赔偿损失的民事责任。被告抗辩称其在经营的网站中使用“组卷网”是与公司域名相对应，其使用“组卷网”作为网站名称时，涉案商标并未公告注册，属于在先使用行为。商标法第五十九条规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求附加适当区别标识。认定商标的在先使用需满足被诉侵权行为使用的标识在他人注册商标的申请日之前就已经有了使用的事实且在先使用的商标应具有一定影响的条件。一审法院认为，结合在案证据，原告申请涉案商标的注册申请日为2017年4月18日，被告经营的网站备案时间为2017年5月2日，鉴于被告网站备案时间晚于原告申请注册涉案商标的时间，因此，关于被告的此项抗辩，一审法院不予采信。如前所述，被告侵害了原告对涉案商标享有的注册商标专用权，应当承担停止侵权、消除影响，赔偿损失的民事责任。关于停止侵权，被告应立即停止涉案侵害商标权的行为。关于消除影响，原告并未提交证据证明被告侵权行为对其商誉造成了不良影响，故对该项诉讼请求，一审法院不予支持。关于赔偿损失，鉴于双方均未提交充分证据证明其实际损失或被告的侵权获利，一审法院根据现有证据，综合考虑如下事实，酌情确定赔偿数额：第一，涉案商标在教育行业具有一定的知名度；第二，被告与原告作为同业经营者，在其经营的网站中使用与涉案商标相同的标识，侵权主观恶意明显；第三，被告网站相关资料的浏览量及下载量较少；第四，被诉侵权行为直至本案开庭审理之时仍未停止，侵权情节严重。综上，一审法院酌定被告承担经济损失赔偿额为100000元，对原告主张的过高部分不予支持。关于原告主张被告赔偿其为本案支付的公证费和律师费，并提交了相关的发票，一审法院予以支持。综上，一审法院依照《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条第（一）项，第五十九条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款、第十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、一审判决生效之日起，被告深圳市思高达科技有限公司立即停止侵害原告北京凤凰学易科技有限公司注册商标专用权的行为；二、一审判决生效之日起十日内，被告深圳市思高达科技有限公司赔偿原告北京凤凰学易科技有限公司经济损失100000元及合理开支25000元，以上共计125000元；三、驳回原告北京凤凰学易科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按一审判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二审期间，思高达公司提交了三份证据，第一份是知乎网的网络文章：哪个组卷网更好用？推荐5个给老师，第一个免费！；第二份证据是网络文章：【收藏】教师常用组卷网网站推荐；第三份证据是第三方组卷服务网站（金太阳好教育组卷网、顶新组卷网、三优智能组卷网、查字典组卷网、51智能组卷网），上述证据用以证明：“组卷网”指组合试卷的网站，其在提供组合试卷服务内容的网站，作为网站名称，“组卷网”描述的是网站服务内容，相关公众及行业从业者不会对其进行误认。学科网公司认可上述证据的真实性，不认可该证据的证明目的。本院对一审法院查明的事实予以确认。本院认为：根据双方的诉辩称主张，本案的争议的焦点问题为：一、思高达公司的被诉行为是否侵害了学科网公司的商标专用权；二、一审法院关于思高达公司应赔偿的经济损失及合理支出数额的判定是否合理。一、思高达公司的被诉行为是否侵害了学科网公司的商标专用权本案中，学科网公司取得了涉案商标的商标专用权，且目前涉案商标在有效期内，有权就涉案行为提起诉讼。根据在案证据可以认定：1.涉案商标核定使用在第41类教育、培训等服务上，使用被诉侵权标识的网站上亦提供教育培训类服务，二者服务的目的、内容、方式、对象等方面基本相同，属于同一种服务类别；2.被诉侵权标识与涉案商标完全相同，构成相同商标；3.涉案网站首页、网站介绍、用户中心等页面的显著位置均标有“组卷网”标识，可以起到识别服务来源的作用，属于商标性使用行为。综上所述，可以认定思高达公司的行为属于未经学科网公司许可，在同一类服务上使用相同商标的行为，侵害了学科网公司对涉案商标享有的注册商标专用权，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。一审法院对此认定并无不当，本院予以确认。思高达公司关于其使用行为不属于商标性使用、构成描述性使用及其认为学科网公司的使用行为不构成商标性使用的主张缺乏事实与法律依据，本院不予支持。二、一审法院关于思高达公司应赔偿的经济损失及合理支出数额的判定是否合理本案中，关于经济损失，学科网公司未提交充分证据证明其实际损失或思高达公司的侵权获利，一审法院综合考虑涉案商标的知名度、侵权行为人主观过错、传播范围等因素酌情确定赔偿数额并无不当，本院予以确认；关于合理支出，一审法院依据学科网公司提交的相应发票予以确定亦无不当，本院予以确认，思高达公司的主张缺乏事实与法律依据，本院不予支持。综上，思高达公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费2800元，由深圳市思高达科技有限公司负担（已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长  杨 洁审 判 员  李迎新审 判 员  姜丽娜二〇二〇年十二月二十五日法官助理  申明明书 记 员  邹 畅