中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终1195号上诉人（原审原告）：赢创德固赛有限公司，住所地德意志联邦共和国埃森45128，雷灵豪瑟大街**。法定代表人：格哈特·奥尔布里切特，授权签字人。法定代表人：克斯登·迪特马尔，授权签字人。委托诉讼代理人：李振东，永新专利商标代理有限公司专利代理人。委托诉讼代理人：柴丽敏，北京市永新智财律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家知识产权局，住所，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路**div>法定代表人：葛树，副主任。委托诉讼代理人：刘亚，中华人民共和国国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人：徐建锋，中华人民共和国国家知识产权局审查员。上诉人赢创德固赛有限公司（简称赢创公司）因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2016）京73行初1137号行政判决，向本院提起上诉。本院受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2019年5月16日，赢创公司的委托诉讼代理人李振东、柴丽敏，中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）的委托诉讼代理人刘亚、徐建锋到本院接受了询问。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：本申请是申请号为200980112250．1，名称为“作为用于弹性体混合物的补强填料的沉淀硅酸”的发明专利申请，申请人为赢创公司，申请日为2009年3月19日，优先权日为2008年4月7日，公开日为2011年3月23日。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2013年9月4日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：权利要求1-30不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款规定的创造性。驳回决定所依据的文本为：赢创公司于2013年1月4日提交的权利要求第1-30项，2010年10月8日进入中国国家阶段时提交的国际申请的中文译文说明书第1-42页、说明书附图第1-3页、说明书摘要和摘要附图。驳回决定引用了如下两篇对比文件：对比文件1：CN101139096A，公开日为2008年3月12日的中国发明专利申请公开说明书。该文献公开了制备沉淀硅石的方法及相应的特定孔径分布的沉淀硅石，在实施例1中使用1202L的水和172．4kg的水玻璃(密度1．348kg/l，27．0wt％SiO2，8．05wt％Na2O)作为由不锈钢制成的夹套反应器(高度1．60m，内径1．60m)的初始加料（相当于本申请权利要求12的步骤a），该反应器具有盘形底、MIC倾斜叶片搅拌器系统和Ekato流体剪切涡轮；然后在强力搅拌和剪切下，在79℃的温度下，用35分钟同时进给5．85kg/min的上述水玻璃和大约0．65kg/min的硫酸(密度1．83kg/l，96wt％的H2SO4)；将硫酸计量到剪切涡轮上，这种计量以使得在整个进料时间内在反应介质中获得占主导的30．0+/-0．3的碱值的方式控制；停止两种原料的添加，所得悬浮液在79℃下强烈搅拌和剪切60分钟；最后，在继续于79℃下强烈搅拌和剪切的同时，用50分钟同时进给8．00kg/min的上述水玻璃和大约0．90kg/min的上述硫酸；再次，硫酸的计量以使得在反应介质中的占主导的碱值为30．0+/-0．3的方式控制；停止添加水玻璃，并继续以0．90kg/min的速度添加硫酸，直到获得7．0的pH为止（在室温下测定）；此后立即通过以0．45kg/min的速度添加硫酸来建立悬浮液的最终pH值3．2（在室温下测定）；所获得的悬浮液使用膜压滤机过滤，滤饼用水洗涤；然后使用水和上述硫酸以及溶解器，液化固体含量为21wt％的滤饼；然后，具有18wt％固体含量和4．2的pH值的硅石原料与附加的氨一起喷雾干燥，使得最终产品的pH值（对5％悬浮液测定）变为5．8为止；辊压造粒过程采用出自AlexanderwerkAG的WP50N/75辊轧机。该文献还公开了制备沉淀硅石的方法，其特征在于，依次包括下列步骤：……（e）酸化剂用于酸化至大约2．5-5．0的PH。同时，该文献还公开了沉淀硅石的物理化学参数（参见其说明书第1页第25行至第2页第12行）：孔径分布的相对宽度γ4．0-10．0(gnm)/ml，Sears值V228-40ml/(5g)，Sears值V2/CTAB比率0．18-0．28ml/(5m2)，CTAB100-200m2/g。沉淀硅石还具有一个或多个以下物理化学参数：DBP值0-300g/(100g)，在pH5下的ζ(Zeta)电位-12到-30mV，BET/CTAB比率＞1．3，初级粒径10-40nm，Al2O3含量＜5wt％，筛余物(Ro-Tap，＞300μm)≥80wt％，筛下部分(Siebfraktion)(Ro-Tap＜75μm)≤10wt％，碳含量0．1-20．0wt％并且，所述沉淀硅石以粉末的形式存在，或者以大约球形颗粒（微粒状材料）或粒状材料的形式。对比文件2：CN1408640A，公开日为2003年4月9日的中国发明专利申请公开说明书。赢创公司对上述驳回决定不服，于2013年12月19日向中华人民共和国原国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出了复审请求，未修改权利要求书。经形式审查合格，专利复审委员会于2014年3月3日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持原驳回决定。专利复审委员会于2015年4月7日向赢创公司发出复审通知书，指出：权利要求1-23相对于对比文件1和公知常识的结合不具备创造性，权利要求24-30相对于对比文件1、对比文件2和公知常识的结合不具备创造性。赢创公司于2015年5月22日提交了意见陈述书，并提交了权利要求书的修改替换页。其中将权利要求1中的“相对宽度γ，加压的≤2．8gnm/ml”修改为“相对宽度γ，加压的1．3-2．6gnm/ml”，将权利要求12的主题名称由“制备沉淀硅石的方法”修改为“制备如权利要求1所述的沉淀硅石的方法”，修改后的权利要求1和12分别如下：“1．具有如下理化性质的沉淀硅石：CTAB表面积≥150m2/gBET表面积：≥150m2/gDBP数180-350g/100g半峰宽/峰≤0．95d25％/d75％1．00-1．80相对宽度γ，加压的1．3-2．6gnm/ml细度值F．V．，加压的100-14012．制备如权利要求1所述的沉淀硅石的方法，包含如下步骤：a)最初注入碱金属或碱土金属硅酸盐和/或有机和/或无机碱的水溶液，b)同时计量至少一种碱金属和/或碱土金属硅酸盐和至少一种酸化剂至所述初始进料中，在75-88℃下搅拌60-120分钟，d)用至少一种酸化剂再酸化使pH达到5-8，e)用至少一种酸化剂再酸化使pH达到4-5，酸化剂的计量速率小于步骤d)中的计量速率，f)过滤沉淀悬浮液，g)洗涤滤饼，h)任选地使滤饼液体化，i)干燥，j)任选地研磨和/或造粒。”专利复审委员会于2015年7月8日作出第93966号复审请求审查决定（简称被诉决定）。专利复审委员会在该决定中认定：权利要求1所要求保护的技术方案与对比文件1公开的技术内容相比，其区别技术特征为：权利要求1限定了半峰宽/峰≤0．95，d25％/d75％为1．00-1．80，相对宽度γ（加压的）1．3-2．6gnm/m及细度值F．V．（加压的）为100-140。如上所述，制备本申请沉淀硅石的方法与对比文件1中公开的方法相近，虽然两者所述步骤e）中酸化剂使得pH值略有差异，但对比文件1公开了如下内容（参见说明书第6页第14行）：步骤e）酸化剂用于酸化至大约2．5-5．0的pH。本领域技术人员一般在具体制备沉淀硅石过程中也会根据产品性能进行PH值调整。对比文件1中虽未测定半峰宽/峰、d25％/d75％和细度值F．V．（加压的），本领域技术人员公知，沉淀硅石的粒径分布越均匀添加到弹性体混合物中性能会越好，表征沉淀硅石粒径分布均匀的参数有多种，如相对宽度γ（加压的）、半峰宽/峰、d25％/d75％和细度值F．V．（加压的），且相对宽度γ（加压的）数值越小或d25％/d75％接近于1，表明沉淀硅石粒径越均匀，在对比文件1中公开了孔径分布的相对宽度γ为4．0-10．0gnm/ml的基础上，本领域技术人员可视弹性体混合物的性能调整包括PH值在内的工艺参数，使得最终产品具有权利要求1所述产品的物理化学参数。因此，权利要求1的技术方案相对于对比文件1不具有突出的实质性特点，不具备《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款规定的创造性。权利要求12要求保护制备权利要求1所述的沉淀硅石的方法，具体评述参见上述对于权利要求1的相应评述，因此，权利要求12相对于对比文件1不具有突出的实质性特点，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。权利要求2-11、13-30均为从属权利要求，在其所引用的权利要求不具备创造性的情况下，其亦不具备创造性。基于以上事实和理由，专利复审委员会决定维持国家知识产权局于2013年9月4日对本申请作出的驳回决定。不服被诉决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院认为：根据当事人的诉辩主张，本案的争议焦点在于本申请权利要求1-30是否具备创造性。专利法第二十二条第三款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。一、本申请权利要求1是否具备创造性。被诉决定认定本申请权利要求1与对比文件1的区别技术特征为：权利要求1限定了半峰宽/峰≤0．95，d25％/d75％为1．00-1．80，相对宽度γ（加压的）1．3-2．6gnm/m及细度值F．V．（加压的）为100-140由于相对宽度γ（加压的）表示的为孔径分布，细度值F．V．（加压的）表示的为团聚体内孔隙的平均半径，被诉决定中“表征沉淀硅石粒径分布均匀的参数有多种，如相对宽度γ（加压的）、半峰宽/峰、d25％/d75％和细度值F．V．（加压的）”的表述有误，对此予以纠正。至于现有技术中是否给出了将上述区别技术特征应用于对比文件1的技术启示，对于相对宽度γ（加压的）这一区别技术特征，如上所述，其代表的是孔径分布，对比文件1所公开的沉淀硅石的性能之一是“孔径分布的高相对宽度γ”，而该性能导致“利用该孔径分布，在引入到弹性体混合物和橡胶混合物之后具有极低的滞后损失”。由此可知，对比文件1之所以选择高相对宽度γ的孔径分布，是因为对比文件1的其中一个发明目的是“孔径分布的相对宽度γ在将沉淀硅石引入到橡胶中之后产生了低水平的滞后现象，因此确保了轮胎具有低滚动阻力”。根据对比文件1说明书表1-表8的进一步记载可知，相较于作为参比物的硅石UltrasilVN2GR、Ultrasil7000GR和Ultrasil7005GR，对比文件1实施例1b-3b硅石的孔径分布具有更高的相对宽度γ，并且所述实施例1b-3b的硅石相较于参比硅石，获得了滞后损失的显著改进，这可以从增加的落球弹性值看出。据此，对比文件1进一步给出了沉淀硅石粒径分布的相对宽度γ与落球弹性值正相关的启示，即加入沉淀硅石的橡胶其落球弹性值随着硅石粒径分布的相对宽度γ升高而升高、降低而降低。而本申请的发明目的除了与对比文件1具有相同的“改善耐磨性”需求之外，还有个发明目的是“改善湿抓地性能”。由于本领域公知湿抓地性能可以通过测量落球弹性值来评价，落球弹性值降低表明产品的湿抓地性能得到改善，例如，本申请就是通过测量得到更低的落球回弹率（即落球弹性值）来表示本发明硅石填充的胎面的湿抓地性能得到改善，因此在对比文件1给出了沉淀硅石粒径分布的相对宽度γ与落球弹性值正相关的启示的基础上，本领域技术人员容易想到通过降低沉淀硅石粒径分布的相对宽度γ来使沉淀硅石填充的橡胶的落球回弹率降低，从而得到改善的湿抓地性能。因此，权利要求1限定的1．3-2．6gnm/m的相对宽度γ（加压的）是本领域技术人员在对比文件1公开的相对宽度γ（加压的）的基础上，通过有限次实验可以得到的。对于权利要求1限定的半峰宽/峰≤0．95，d25％/d75％为1．00-1．80和细度值F．V．（加压的）为100-140这三个区别技术特征，所述区别技术特征是分别表示粒径的分布宽度、粒径均匀度和团聚体内孔隙的平均半径常见的参数，该参数的具体数值范围也是本领域产品常见的。同时，本领域技术人员为了提高产品的性能，对硅石的生产工艺进行适当调整，从而获得粒径分布较窄且均匀同时细度值F．V又合适的硅石也是本领域技术人员经过有限次实验就得到的，其效果也是可以预期的。综上，赢创公司有关本申请权利要求1具备创造性的理由均不能成立。二、本申请权利要求12是否具备创造性赢创公司主张被诉决定有关对比文件1与本申请权利要求12所存在的区别技术特征的认定有误，遗漏了两个区别技术特征：一是对比文件1未公开本申请权利要求12的步骤（b）；二是对比文件1中公开的PH值与本申请权利要求12步骤（e）中的PH值不同。对此，本申请权利要求12步骤b）并未明确限定该步骤中的原料是持续搅拌加入，且从本申请的说明书中亦无法直接地、毫无疑义地确定。因此，本申请权利要求12步骤b）亦包括在停止加料之后继续搅拌一段时间的情形。因此，本申请权利要求12步骤b）已被对比文件1的相应步骤公开。由于对比文件1在说明书第6页第14行公开了其步骤e）是“酸化剂用于酸化至大约2．5-5．0的pH”，该PH值已经涵盖了本申请权利要求12步骤（e）中“PH达到4-5”的值。可见，对比文件1已经公开了本申请权利要求12步骤（e）中的PH值。综上所述，赢创公司有关被诉决定遗漏区别技术特征的主张不能成立。而基于与本申请权利要求1基本相同的理由，权利要求12亦不具备创造性。赢创公司基于权利要求1、权利要求12具备创造性而主张其从属权利要求具备创造性，如前所述，在本申请权利要求1、12不具备创造性的基础上，赢创公司关于从属权利要求2-11、13-30具备创造性的理由亦不能成。综上，被诉决定尽管部分表述有误，但主要事实清楚，审查结论正确，赢创公司请求撤销被诉决定的诉讼理由不能成立。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回赢创公司的诉讼请求。赢创公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和被诉决定。其主要上诉理由为：一、一审法院违反行政诉讼法的基本原则和法定程序，在原审判决中引入大量新的事实，且未告知当事人，超越了司法机关的审查范围。二、原审判决及被诉决定有关本申请权利要求1不具备创造性的认定有误。被诉决定对本申请权利要求1中的部分参数的理解是错误的，对区别技术特征的属性的事实认定存在错误；原审判决纠正了被诉决定中区别技术特征的属性的认定错误，并通过新增的事实和理由评价了本申请权利要求的创造性。即便不考虑一审法院的程序错误，一审法院也没有正确地适用“三步法”及正确确定本申请所实际解决的技术问题。原审判决认定“本申请的发明目的除了与对比文件1具有相同的‘改善耐磨性’需求之外，还有个发明目的是‘改善湿抓地性能’”，并从改善湿抓地性能入手，认为对比文件1给出了通过调整相对宽度γ来调整落球弹性值，从而得到改善湿抓地性能的启示。但一审法院忽略了本申请说明书所述的“改善耐磨性”与“改善湿抓地性能”是两个相互矛盾的目标的重要事实，一味改善湿抓地性能将会损害到耐磨性。因此，在面对本申请所实际解决的技术问题时，本领域技术人员基于对比文件1并不能从中得到技术启示以降低其中的“孔径分布的相对宽度γ”来实现对本申请中“耐磨性”和“湿抓地性能”的同时改善，更没有给出通过调节包括相对宽度γ的四个参数以同时改善“耐磨性”与“湿抓地性能”的技术启示。因此，本申请权利要求1的技术方案相对于对比文件1具备创造性。三、在本申请权利要求1的沉淀硅石具备创造性的前提下，制备权利要求1的沉淀硅石的权利要求12也相应地具备创造性。专利复审委员会服从原审判决。经本院审理查明，原审法院查明的事实属实，且有本申请权利要求书和说明书、被诉决定、对比文件1、对比文件2及当事人陈述等证据在案佐证，本院予以确认。另查，根据中央机关改革部署，专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。本院认为：根据被诉决定、原审判决的相关认定以及赢创公司的上诉主张，本案二审的主要争议焦点在于原审判决是否存在程序错误，以及本申请权利要求1是否具备创造性。首先，关于原审判决是否违反行政诉讼法基本原则和法定程序。《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第二十七条规定：“被诉决定查明事实或者适用法律确有不当，但对专利授权确权的认定结论正确的，人民法院可以在纠正相关事实查明和法律适用的基础上判决驳回原告的诉讼请求。”根据原审判决的认定，仅是对被诉决定中“表征沉淀硅石粒径分布均匀的参数有多种，如相对宽度γ（加压的）、半峰宽/峰、d25％/d75％和细度值F．V．（加压的）”的表述错误予以纠正，并未引入对被诉决定的结论及本申请权利要求1创造性的评价产生实质性影响的新事实，赢创公司关于原审判决违反行政诉讼法基本原则和法定程序的上诉主张，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。其次，关于本申请权利要求1是否具备创造性。专利法第二十二条第三款规定：“发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。”所谓发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的；发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。判断发明是否具备创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价。发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。判断发明是否具有突出的实质性特点，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价，通常按照以下三个步骤进行：确定最接近的现有技术；确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显易见。判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，确定现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。通常而言，当上述区别技术特征为公知常识或为与最接近的现有技术相关的技术手段，或者为另一份对比文件披露的相关技术手段，且该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别技术特征在要求保护的发明或者发明中为解决相关技术问题所起的作用相同，可以认定存在相应的技术启示。本案中，被诉决定及原审判决适用“三步法”对本申请权利要求1的创造性进行评判，在对本申请权利要求1与对比文件1的技术方案进行分析后，归纳出二者之间存在的区别技术特征，在此基础上，站位本领域技术人员，对现有技术中是否存在相关技术启示进行了认定。本案二审诉讼中，赢创公司对原审判决关于区别技术特征的认定未提出实质性异议，其主要的实体上诉理由在于认为，本申请要解决的技术问题是改善橡胶的平衡的整体性，即同时改善存在相互矛盾的“耐磨性”和“湿抓地性能”两个指标，而本领域技术人员在对比文件1的基础上，不能获得通过调节包括相对宽度γ的四个参数以同时改善“耐磨性”与“湿抓地性能”的技术启示。但根据本申请与对比文件1各自所公开的内容，二者均具有改善耐磨性的需求，二者实施例中获得的橡胶混合物产品的性能测试显示其耐磨水平差异不大，二者的主要不同之处在于对比文件1更为关注轮胎的低滚动阻力，而本申请更关注湿抓地性能。但是，基于对比文件1所公开的沉淀硅石粒径分布的相对宽度γ与落球弹性值正相关的技术内容，本领域技术人员在面临获取不同性能的技术需求时，有动机对相对宽度γ的数值范围进行调整，其中就包括降低沉淀硅石粒径分布的相对宽度γ来使沉淀硅石填充的橡胶的落球回弹率降低，从而得到改善的湿抓地性能。同时权利要求1限定的其他工艺参数，均为本领域常规的技术参数，本领域技术人员通过常规的技术试验，容易获得粒径分布较窄且均匀同时细度值F．V又合适的硅石。因此，赢创公司关于对比文件1未给出相关技术启示的上诉主张不能成立。鉴于赢创公司针对被诉决定及原审判决关于本申请权利要求1不具备创造性的认定，未能提出有针对性的、具有充分事实根据的异议，进而足以否定被诉决定的合法性。因此，对赢创公司关于本申请权利要求1具备创造性的上诉主张，本院不予支持。在此前提下，赢创公司关于本申请权利要求12具备创造性的上诉主张亦不能成立。综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。赢创公司的上诉理由不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一、二审案件受理费各人民币一百元，均由赢创德固赛有限公司负担（均已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长 苏志甫审 判 员 俞惠斌审 判 员 陈 曦二〇二〇年十二月十一日法官助理 郝 晴书 记 员 李晓琳