中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2020）京行终5470号上诉人（原审原告）：福建省晋江市步狮鞋塑有限公司，住所地中华人民共和国福建省晋江市。法定代表人：丁明通，执行董事。委托诉讼代理人：林锋，福建省晋江市步狮鞋塑有限公司员工，住中华人民共和国福建省福州市。上诉人（原审第三人）：斯凯杰美国公司，住所地美利坚合众国。法定代表人：大卫·温伯格，首席财务官。委托诉讼代理人：张汝全，北京市铸成（深圳）律师事务所律师。委托诉讼代理人：鲁锦澄，北京市铸成（广州）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：杨建平，中华人民共和国国家知识产权局审查员。上诉人福建省晋江市步狮鞋塑有限公司（简称步狮公司）、上诉人斯凯杰美国公司（简称斯凯杰公司）与被上诉人中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2019）京73行初8848号行政判决，向本院提起上诉，本院于2020年10月16日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：一、诉争商标1.注册人：步狮公司。2.注册号：12635822。3.申请日期：2013年5月23日。4.专用权期限至：2024年10月13日。5.标志：6.核定使用商品（第25类）：舞衣；鞋（脚上的穿着物）；凉鞋；运动鞋；鞋面；鞋底；帽；袜；手套（服装）；婚纱。二、引证商标（一）引证商标一1.注册人：斯凯杰公司。2.注册号：1266107。3.申请日期：1997年12月15日。4.专用权期限至：2029年4月20日。5.标志：6.核定使用商品（第25类）：鞋；服装；帽子（头戴）；袜；手套；领带；围巾；服装带；帽。（二）引证商标二1.注册人：斯凯杰公司。2.注册号：5780577。3.申请日期：2006年12月12日。4.专用权期限至：2026年2月6日。5.标志：6.核定使用商品（第25类）：手套（服装）。（三）引证商标三1.注册人：斯凯杰公司。2.注册号：6383851。3.申请日期：2007年11月16日。4.专用权期限至：2024年9月13日。5.标志：6.核定使用商品（第25类）：手套（服装）。（四）引证商标四1.注册人：斯凯杰公司。2.注册号：G984878。3.申请日期：2008年12月23日。4.专用权期限至：2028年10月30日。5.标志：6.核定使用商品（第25类）：鞋。（五）引证商标五1.注册人：斯凯杰公司。2.注册号：10426651。3.申请日期：2012年1月16日。4.专用权期限至：2025年7月20日。5.标志：6.核定使用商品（第25类）：鞋（脚上的穿着物）。三、被诉裁定：商评字[2019]第120507号《关于第12635822号图形商标无效宣告请求裁定书》。作出时间：2019年5月29日。原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）在被诉裁定中认定：一、诉争商标与引证商标一至五分别构成使用在相同或类似商品上的近似商标，诉争商标的注册违反了2013年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第三十条、第三十一条的规定。二、斯凯杰公司对SDesign(InteriorParallelLines)美术作品享有在先著作权，诉争商标图形与该美术作品构成实质性相似，且包括步狮公司在内的公众存在通过虎扑装备网发表的文章接触到斯凯杰公司上述美术作品的可能性，步狮公司亦未提交证据证明诉争商标为其独立创作，故在未得到斯凯杰公司许可的情况下，步狮公司将与他人享有著作权的美术作品构成实质性相似的图形作为诉争商标申请注册，违反了2013年商标法第三十二条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之规定。综上，商标评审委员会裁定：诉争商标予以无效宣告。四、其他事实在行政阶段，斯凯杰公司提交了以下主要证据：1.斯凯杰公司名下注册商标列表、商标注册证及商标档案；2.斯凯奇品牌介绍、“斯凯奇”及“SKECHERS”店铺销售合同、发票、所获荣誉；3.2013年至2015年斯凯杰公司广告宣传材料、市场推广合同、电视广告植入合同；4.斯凯杰公司“S”标志的美术作品著作权登记证书；5.虎扑装备网对斯凯奇SRR跑鞋的评测；6.步狮公司申请注册商标列表及部分商标档案、有关步狮公司产品抽检不合格的报道资料；7.在先行政裁定文书。步狮公司不服被诉裁定，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。在原审诉讼阶段，斯凯杰公司补充提交了以下主要证据：1.中华人民共和国福建省高级人民法院作出的（2017）闽民终511号民事判决书；2.原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）另案作出的商标不予注册决定；3.《当代歌坛》《看电影周刊》《CHIC小资》等杂志宣传页；4.斯凯杰公司在《北京旅游》《周末画报》《时尚周刊》等报刊刊登的平面媒体广告页；5.经公证认证的斯凯杰公司给斯凯奇中国有限公司的授权书及存续证明、确认书；6.（2019）京潞洲内经证字第640号网页公证书。北京知识产权法院另查明，步狮公司已对引证商标一至五提起了连续三年未使用的撤销申请，但截至本案原审开庭审理时，引证商标一至五仍为有效商标。在原审庭审中，步狮公司明确认可诉争商标核定使用商品与引证商标一至五核定使用商品相同或类似。北京知识产权法院认为：一、关于诉争商标与引证商标一至五是否构成2013年商标法第三十条、第三十一条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。鉴于步狮公司在原审庭审中明确认可诉争商标核定使用商品与引证商标一至五核定使用商品构成相同或类似商品不持异议，经审查对此予以确认。引证商标一至五至本案原审审理时仍为在先有效注册商标，仍构成诉争商标获准注册的权利障碍。诉争商标与引证商标一至五均为“S图形”，在构成要素、整体外观上均相似，虽诉争商标中的“S图形”在细节上具有不同设计，但其不足以与各引证商标相区分。诉争商标与引证商标一至五已构成2013年商标法第三十条、第三十一条所指的使用在相同或类似商品上的近似商标。二、关于诉争商标的申请注册是否违反2013年商标法第三十二条关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定。斯凯杰公司主张其对“S图形”享有在先著作权，并提交多份著作权作品登记证书，商标评审委员会据此认定诉争商标侵犯斯凯杰公司对“S图形”享有的在先著作权，但斯凯杰公司主张其享有在先著作权的“S图形”均系对英文字母“S”进行简单变形或者艺术化处理，设计较为简单，尚未达到《中华人民共和国著作权法》（简称著作权法）要求的创造高度，不构成著作权法意义上的美术作品，且我国著作权的作品登记采用自愿登记制度，国家版权管理机关不对登记内容进行实质性审查，因此在无其他证据予以佐证的情况下，仅凭著作权作品登记证书亦难以认定“S图形”已构成美术作品且斯凯杰公司对此享有在先著作权。因此，诉争商标的注册未违反2013年商标法第三十二条关于“不得损害他人现有的在先权利”的规定。被诉裁定对此认定有误，予以纠正。综上，虽然被诉裁定认定部分事实有误，但裁定结果正确。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回步狮公司的诉讼请求。步狮公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和被诉裁定，并判令国家知识产权局重新作出裁定。其主要上诉理由为：一、制鞋业是福建晋江的传统产业，步狮公司作为晋江众多企业之一，自2003年成立以来，就十分重视品牌的建设和推广，目前在全国范围内形成了稳定的销售渠道，并与多家知名企业建立了战略合作伙伴关系，且积极响应国家号召为社会捐献物资。二、诉争商标与引证商标一至五在构图元素、设计风格及视觉效果等方面区别明显，不构成近似商标。根据《商标审查及审理标准》的规定，商标由一个或两个非普通字体的外文字母构成，无含义且字形明显不同，使商标整体区别明显，不易使相关公众对商品或服务来源产生混淆的，不判为近似商标。因此，诉争商标与上述引证商标不构成2013年商标法第三十条规定的情形。三、引证商标一至五因连续三年未使用已被提起撤销申请，权利状态均不稳定。四、斯凯杰公司提交的证据不足以证明步狮公司有接触到斯凯杰公司美术作品的可能性。商标评审委员会认定诉争商标的注册违反2013年商标法第三十二条之规定系事实认定错误。斯凯杰公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求认定诉争商标的申请注册违反了2013年商标法第三十二条的规定。其主要上诉理由为：一、原审判决关于诉争商标的注册违反了2013年商标法第三十条、第三十一条之规定的认定正确，应予维持。二、原审判决认定诉争商标的注册未违反2013年商标法第三十二条的规定，属于认定事实和适用法律错误。斯凯杰公司享有在先著作权的“S图形”不同于普通印刷体字母，具有较高的独创性，凝聚了斯凯杰公司的智力劳动，属于具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果，构成著作权法保护的美术作品。斯凯杰公司依法对著作权作品进行了登记并取得了登记证书。在没有相反证据的情况下，应当认定斯凯杰公司为作品的著作权人。诉争商标与斯凯杰公司享有在先著作权的“S图形”作品构成实质性近似，且步狮公司在诉争商标申请日前具有接触斯凯杰公司作品的可能性。因此，诉争商标的注册违反了2013年商标法第三十二条的规定。国家知识产权局服从原审判决。经审理查明，原审法院查明的事实属实，证据采信得当，且有诉争商标档案、各引证商标档案、被诉决定、各方当事人提交的证据材料及其陈述等在案佐证，本院对此予以确认。另查一，在二审诉讼阶段，引证商标一至五均为在先有效注册商标，该事实有上述引证商标的商标档案在案佐证。另查二，根据中华人民共和国中央机构改革部署，商标评审委员会、商标局的相关职责由国家知识产权局统一行使。本院认为，根据当事人的诉辩主张，本案二审的争议焦点在于：一、诉争商标的注册是否属于2013年商标法第三十条、第三十一条规定之情形根据2013年商标法第三十条的规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。根据2013年商标法第三十一条的规定，两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。首先，截至本案二审审理时，引证商标一至五均为在先有效注册商标，能够构成诉争商标维持注册的在先权利障碍。其次，诉争商标核定使用的“舞衣；鞋（脚上的穿着物）；凉鞋；运动鞋；鞋面；鞋底；帽；袜；手套（服装）；婚纱”商品与引证商标一至五核定使用商品在功能用途、生产部门、消费对象、销售渠道等方面相同或相近，且各方当事人在原审诉讼中明确表示对诉争商标核定使用商品与上述引证商标核定使用商品构成相同或类似商品均不持异议，本院经审查对此予以确认。再次，诉争商标虽经过艺术化设计，但按照相关公众的一般认知水平和认读习惯，仍易被识别为英文字母“S”及图形，其与引证商标一至五的英文字母“S”在构成要素、整体外观、视觉效果等方面相近，整体比对区别不明显，同时使用在上述相同或类似商品上，容易使相关公众认为两者系同一市场主体的系列商标，或认为两者的商标持有人之间存在某种特定联系，从而对商品来源产生误认。因此，被诉裁定和原审判决认定诉争商标的注册违反了2013年商标法第三十条、第三十一条之规定并无不当。诉争商标与上述引证商标的差异尚不足以排除相关公众的混淆误认，步狮公司的相关上诉理由不能成立，本院对此不予支持。二、诉争商标的注册是否属于2013年商标法第三十二条关于“不得损害他人现有的在先权利”规定之情形根据2013年商标法第三十二条的规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条规定，当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。本案中，斯凯杰公司主张其对“S图形”享有在先著作权。首先，《中华人民共和国著作权法实施条例》第四条第八项规定，美术作品，是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品。斯凯杰公司主张的“S图形”系经过简单艺术化处理的英文字母“S”，尚未构成著作权法意义上的美术作品。其次，斯凯杰公司虽提交了著作权登记证书，但我国实行作品自愿登记制，且登记部门对著作权归属等登记内容并不作实质审查，不能仅凭作品登记证书对“S图形”构成著作权意义上的美术作品及著作权归属作出认定，需要结合斯凯杰公司提交的其他证据予以判断。再次，斯凯杰公司提交了2013年至2015年斯凯杰公司广告宣传材料、市场推广合同、电视广告植入合同、斯凯杰公司在《北京旅游》《周末画报》《时尚周刊》等报刊刊登的平面媒体广告页、经公证认证的斯凯杰公司给斯凯奇中国有限公司的授权书及存续证明、确认书等证据，但在案证据仅能证明斯凯杰公司对其名下品牌的宣传使用及授权情况，无法用以佐证“S图形”构成著作权法意义上的美术作品及相应的著作权归属。因此，步狮公司并未损害斯凯杰公司的在先著作权。原审判决认定诉争商标的注册未违反2013年商标法第三十二条关于“不得损害他人现有的在先权利”之规定并无不当，本院对此予以确认。综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。步狮公司、斯凯杰公司的上诉理由不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费人民币一百元，由福建省晋江市步狮鞋塑有限公司负担（已交纳）；二审案件受理费人民币一百元，由福建省晋江市步狮鞋塑有限公司、斯凯杰美国公司各负担五十元（均已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长 王东勇审 判 员 吴 静审 判 员 郭 伟二〇二〇年十二月十日法官助理 高 歌书 记 员 王婉晨