中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终3415号上诉人（原审原告）：洪威，男，汉族，1978年10月19日出生，住中华人民共和国浙江省瑞安市。委托诉讼代理人：汤学丽，北京市盈科律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘云佳，北京市盈科律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：杨建平，中华人民共和国国家知识产权局审查员。原审第三人：维他国际有限公司，住所地大不列颠及北爱尔兰联合王国。法定代表人：丹尼尔·奥莱尔登，公司总监。委托诉讼代理人：佟艳艳，北京康瑞律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴琼，北京康瑞律师事务所律师。上诉人洪威因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2017）京73行初4528号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年5月17日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院审理查明：一、诉争商标1．注册人：洪威。2．注册号：5497649。3．申请日期：2006年7月24日。4．标志：“TALALAY”。5．专用期限：自2009年8月21日至2019年8月20日。6．核定使用商品（第20类）：软垫；垫子（床垫）；垫枕；热褥（亚麻制品除外）；枕头。二、被诉裁定：商评字[2017]第34826号《关于第5497649号“TALALAY”商标无效宣告请求裁定书》。被诉裁定作出时间：2017年4月10日。原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）以诉争商标构成2001年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第十条第一款第七项、第十一条第一款第二、三项所指情形为由，作出被诉裁定：诉争商标予以无效宣告。三、其他事实维他国际有限公司（简称维他公司）于2016年4月11日针对诉争商标提起无效宣告请求的主要理由为，“TALALAY”音译“塔拉蕾”，虽然亦作为姓氏使用，但随着行业内相关公众的大量使用，已经成为专指乳胶生产的一种生产工艺，这种生产工艺主要用来生产泡沫橡胶、乳胶枕头、床垫等产品。诉争商标仅仅直接表明其指定使用商品的生产方式，缺乏商标应有的显著性，违反了2001年商标法第十一条第一款第二项、第三项等规定，故请求对诉争商标予以无效宣告。维他公司为支持其上述主张，在评审阶段提交了如下证据材料：1．美国专利局备案的涉及“TALALAY”生产工艺的乳胶生产专利信息及中文翻译；2．1962年出版的MADGE书籍摘页及翻译，出版书籍中关于“Dunlop”及“TALALAY”的内容及翻译，维基百科中的相关内容；3．“TALALAY”的百度搜索结果、新浪微博搜索结果以及新浪、豆瓣网站上关于“TALALAY”介绍打印页；4．相关行业内的公司官方网站对“TALALAY”工艺及生产出的乳胶床垫枕头等产品的介绍打印页及其翻译；5．国家图书馆对“TALALAY”的检索报告。洪威公司针对维他公司的无效宣告请求答辩称，“TALALAY”非核定商品的生产工艺。诉争商标“TALALAY”具有显著性，不是普通专有名称，更不是工艺方法的专用名称。洪威于2014年5月16日许可张有林先生使用诉争商标，诉争商标经过长期推广和宣传，在行业内已经具有一定知名度，故请求维持诉争商标的注册。洪威为支持其主张，向商标评审委员会主要提交了商标使用许可备案通知书、厂房照片、门店照片、产品检验报告、宣传广告牌照片等证据材料。针对洪威的上述答辩理由，维他公司发表如下质证意见：洪威提交的证据不能证明诉争商标经过使用获得了商标的显著性。诉争商标的注册和使用还带有欺骗性，容易使公众对商品的质量或产地等特点产生误认，违反了2001年商标法第十条第一款第七项的规定，故请求宣告诉争商标无效。维他公司在商标评审阶段向商标评审委员会补充提交了如下证据材料：6．网络词典对“TALALAY”一词的释义的打印件；7．佛山市塔拉蕾家具有限公司（简称佛山塔拉蕾公司）企业工信信息表打印件、佛山塔拉蕾公司的官方网站及天猫网站网页资料打印件。洪威在商标评审阶段还向商标评审委员会补充提交了如下证据材料：进出口产品报关单及商标注册证复印件、金可儿枕头图片、有关“DUNLOP”商标的相关资料、洪威注册的“VITATALALAY”商标资料等。原审诉讼阶段，洪威向原审法院补充提交了如下主要证据材料：1．“TALALAY”商标授权书及被授权人企业营业执照；2．（2017）通崇证民内字第1625号公证书；3．商铺租赁合同；4．“TALALAY”客户资料清单；5．“TALALAY”商标商品的区域代理授权及代理合同；6．“TALALAY”商标商品的订货、送货合同复印件；7．相关销售发票复印件；8．宣传物料的订货合同；9．户外宣传广告及公司、各专营店外观、宣传物料等照片；10．“TALALAY”商标商品的检验报告复印件，其中显示的检测商品为弹簧软床垫，委托单位为佛山塔拉蕾公司；11．洪威淘宝专营店的买家评价截图。原审诉讼阶段，维他公司向原审法院补充提交了如下证据材料：1．《纽约时报》和《RubberandPlasticsNews》关于TALALAY家族兄弟的新闻打印页及翻译；2．相关行业内公司官方网站上对“TALALAY”工艺及生产出的乳胶床垫枕头等产品的介绍公证原件；3．国家图书馆对TALALAY检索报告；4．在淘宝网、京东网、1号店等网购平台上搜索“TALALAY”的检索报告；5．微信平台上关于“TALALAY”工艺文章的打印页；6．马来西亚橡胶局出具的关于“TALALAY”生产工艺的声明复印件及翻译；7．关于商标缺乏显著特征的在先判例打印页；8．乳胶的百度百科打印页；9．网络上关于乳胶床垫等产品及“TALALAY”工艺产品质量优势相关文章打印页；10．维他公司客户在天猫被洪威投诉相关文件打印页。此外，原审庭审中，维他公司当庭向原审法院补充提交两份证据：1．关于美国专利局备案的“TALALAY”专利的公证书及中文译文；2．关于洪威向路福要求停止侵权使用的公证书，用以证明洪威申请注册诉争商标具有恶意，依法应当予以无效宣告。北京知识产权法院认为：根据本案查明的事实，维他公司针对诉争商标提出无效宣告请求后，在商标评审阶段先后明确提出的无效宣告理由包括诉争商标的注册违反了2001年商标法第十一条第二项、第三项和第十条第一款第七项，洪威针对维他公司所提前述主张在评审阶段发表了答辩意见，并补充提交了相关证据，故商标评审委员会针对维他公司所提无效宣告请求及其前述具体理由进行评审并无不当。洪威主张维他公司无权在评审质证阶段提出诉争商标的注册违反2001年商标法第十条第一款第七项规定，缺乏法律依据，不予支持。诉争商标由英文字母“TALALAY”构成。根据在案诸多证据内容可知，“TALALAY”是乳胶的一种生产工艺名称，这种“TALALAY”生产工艺主要用来生产泡沫橡胶、乳胶枕头、床垫等产品。而洪威将诉争商标主要使用在床垫、枕头等产品上，诉争商标的使用则直接表示了该类商品的生产工艺、品质等特点，易使消费者以为系在说明商品本身所采用的原料或制作工艺，难以起到区别商品来源的作用，缺乏商标应当具备的显著性特征。洪威主张诉争商标经过广泛的宣传和使用，已经与洪威建立起唯一、稳定的联系，能够起到识别商品来源的作用，但洪威提交的证据尚不足以证明在核定使用的商品上，诉争商标超出了其一般含义并能够发挥商标识别商品来源的作用。此外，最高人民法院曾在（2014）知行字第125号再审申请人石刚与被申请人商标评审委员会、一审第三人中国人民财产保险股份有限公司商标行政纠纷案件中已经明确：“商标法第十一条第一款第（二）项、第（三）项虽然可能在判断某些标识时存在一定的模糊区域，但不宜同时适用，否则相关条项的立法设计将失去意义。”商标评审委员会在被诉裁定中认定诉争商标使用在核定商品上，直接表示商品的生产工艺、品质等特点，缺乏商标应有的显著性，同时适用2001年商标法第十一条第一款第二项和第十一条第一款第三项之规定对诉争商标予以宣告无效。商标评审委员会同时适用上述两项规定，与最高人民法院在先生效案例所确立的审查标准不相符，对此予以纠正。综上，诉争商标的注册违反了2001年商标法第十一条第一款第二项的规定，应当予以无效宣告。依据洪威在商标评审阶段和原审诉讼阶段提交的检测报告可知，诉争商标被许可人的送检产品均为弹簧软床垫，使用“TALALAY”作为其商标名称容易让消费者误以为该产品是由“TALALAY”乳胶生产工艺生产出来的产品，具有相关生产工具所具备的优良品质。如果诉争商标核定使用的商品未采用“TALALAY”乳胶生产工艺，则构成对商品质量的夸大宣传，易使消费者对相关商品的生产工艺、质量等特点产生误认。因此，诉争商标的注册违反了2001年商标法第十条第一款第七项的规定。被诉裁定虽在法律适用上部分不当，但并不影响最终结论。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回洪威的诉讼请求。洪威不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和被诉裁定，责令中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）重新作出裁定，其主要上诉理由是：1．维他公司在法定期限外主张2001年商标法第十条第一款第七项理应不予审查，商标评审委员会和原审法院对此未予审理并支持其主张，构成程序错误，进而导致实体法律适用错误。维他公司关于2001年商标法第十条第一款第七项的主张是在证据交换的质证意见环节提出，根据《商标评审规则》的规定明显超过法定期限，不应作为理由审理，不能因为洪威公司在评审中进行了答辩就以此作为审理的理由。2．诉争商标由洪威最早于核定商品上注册并使用，其长久使用已经与洪威形成品牌与主体的对应关系，具有商标应具备的显著性。商标评审委员会和原审法院对此均存在事实认定不清。维他公司提交的证据不能证明“TALALAY”仅直接表示“软垫、枕头”商品的生产工艺特点。原审法院认定“TALALAY”是乳胶的一种生产工艺，洪威对此不予认同。“TALALAY”的构成决定其并非被我国公众所熟知的生产工艺特点。即使认定“TALALAY”为乳胶的一种生产工艺，但诉争商标核定使用的商品为“软垫、枕头”等商品，并非第17类“乳胶”商品，“乳胶”的生产工艺显然不等同于“软垫、枕头”商品的生产工艺。“TALALAY”即使作为乳胶生产工艺，本也与“软垫、枕头”无关，商标评审委员会和原审法院均是将“乳胶”与“乳胶枕头、床垫”商品混为一谈后作出错误认定，并未将审查范围严格控制在诉争商标核定使用的具体商品项目上。3．基于诉争商标并未仅直接表示商品的生产工艺等特征，其仅是作为商标起到区分商品来源的作用，使用在核定商品上当然不具有欺骗性。国家知识产权局、维他公司服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实属实，且有诉争商标档案、被诉裁定、各方当事人在商标评审阶段和原审诉讼阶段提交的相关材料及其陈述等证据在案佐证，本院对此予以确认。本院另查明以下事实：一、关于与商标评审委员会作出被诉裁定程序相关的事实2016年4月7日，维他公司向商标评审委员会提交的《注册商标无效宣告申请书》中提出的法律依据是2014年施行的《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）第十一条第一款第二项、第三项，第四十四条第一款。2016年7月6日，维他公司向商标评审委员会提交的《商标无效宣告补充理由》中提及的理由认为诉争商标的注册违反了2014年商标法第十一条和第四十四条第一款的规定。2016年8月1日，商标评审委员会向洪威发出发文编号为WXXG20160000005212DBTZ01的《商标评审案件答辩通知书》。2016年9月3日，洪威向商标评审委员会提交了《注册商标无效宣告答辩书》，并提交了相应证据，其答辩的主要内容为诉争商标在核定使用商品上具有显著性，以及诉争商标经过使用具有较高知名度和美誉度，且自2014年5月16日起即许可张有林先生使用诉争商标并进行了备案。2016年9月21日，商标评审委员会向维他公司作出发文编号为WXXG20160000005212ZJJH01《商标评审案件证据交换通知书》。2016年10月28日，维他公司向商标评审委员会提交了《针对诉争商标申请人提交的无效宣告答辩的质证书》，该质证书中针对诉争商标缺乏显著性进行了答辩，同时提及到“洪威的被许可人有虚假宣传的嫌疑”的答辩意见，并在该答辩意见中具体陈述理由，佛山塔拉蕾公司使用和宣传诉争商标过程中涉及虚假宣传行为，“这种行为很容易误导消费者对产品的来源和生产工艺产生误认，并造成消费者的利益损失，同时，也对同行业其他采用TALALAY工艺技术生产乳胶枕头、乳胶垫等产品的生产商、销售商的正常商业行为产生不良影响，损害公共利益”。2016年12月26日，维他公司向商标评审委员会提交了《商标无效宣告补充理由》，明确提出将2014年商标法第十条第一款第七项的规定作为法律依据。2017年1月16日，商标评审委员会向洪威作出发文编号为WXXG20160000005212ZJZJ01号《商标评审案件证据再交换通知书》。2017年2月23日，洪威向商标评审委员会提交了《商标无效宣告答辩补充理由》，主要意见仍是诉争商标具有显著性，同时也提及了其申请注册诉争商标不存在任何恶意行为，不会误导消费者。二、关于洪威授权他人使用诉争商标的相关事实洪威将诉争商标许可张有林使用，许可期限自2014年5月16日至2019年8月20日。张有林系佛山塔拉蕾公司的法定代表人。根据洪威在商标评审阶段提交的使用证据，其中：1．一张户外条幅广告照片内容为“别看！乳胶就买它！英国邓禄普美国塔拉蕾乳胶·软床·床垫”；2．一张室内条幅广告照片内容为“美国塔拉蕾床垫全球顶级乳胶品牌”；3．2014年6月30日国家家具产品质量监督检验中心（广东）对委托单位佛山塔拉蕾公司委托检验的“弹簧软床垫”出具检验报告，其中铺垫料物理性能包括毡垫、软质聚氨酯泡沫塑料。根据洪威在原审诉讼中提交的证据，其中：1．佛山塔拉蕾公司向其他单位出具的增值税发票中，载明的商品包括乳胶枕头、乳胶床垫。2．2015年8月和2016年9月12日，国家家具产品质量监督检验中心（广东）对委托单位佛山塔拉蕾公司委托检验的“弹簧软床垫”出具了检验报告，其中铺垫料物理性能包括毡垫、软质聚氨酯泡沫塑料。3．佛山塔拉蕾公司在天猫的“TALALAY旗舰店”中用户购买及评论，用户购买的商品有“TALALAY”天然乳胶枕头、枕芯、薄垫、床垫。根据维他公司在商标评审阶段提交的佛山塔拉蕾公司在天猫的“TALALAY旗舰店”的相关内容，其中介绍，“1950年Talalay兄弟采用物理发泡乳胶技术生产出第一张冷发泡天然乳胶，该乳胶被命名为Talalay乳胶”“2014年Talalay全新改进乳胶生产工艺，独创马蜂窝气孔，制造出弹性更好，透气性更佳，杀菌效果更强的乳胶”“Talalay工艺和Dunlop工艺指的是两种不同的方法，生产乳胶的睡眠产品。……生产乳胶的Talalay过程是更复杂的和昂贵的，得到的是一双更加柔软，更活跃，豪华的成品”。三、关于与诉争商标的显著性相关的事实根据维他公司在商标评审阶段提交的证据及在原审诉讼阶段提交的证据，Talalay乳胶工艺在美国专利局备案。国家图书馆检索报告检索出的“TALALAY”相关报道均在诉争商标申请日之后，《北京商报》《北京青年报》《成都商报》《大河报》《中国纺织报》《重庆晨报》《都市周报》《东方早报》《京华时报》《北京娱乐信报（数字报）》《长江日报》《都市时报》《上海青年报》等众多报刊杂志对“TALALAY”乳胶工艺、“TALALAY”乳胶的研发历史、特点及在床垫、枕头等商品上的应用进行了大量的宣传报道。以上事实，有各方当事人在商标评审阶段和原审诉讼阶段提交的证据材料等在案佐证。本院认为：本案实体问题的审理适用2001年商标法，程序问题的审理适用2014年商标法。2014年修订的《中华人民共和国商标法实施条例》第五十四条规定，商标评审委员会审理依照商标法第四十四条、第四十五条规定请求宣告注册商标无效的案件，应当针对当事人申请和答辩的事实、理由及请求进行审理。根据查明的事实，维他公司虽然在2016年4月提出无效宣告请求时并未将2014年商标法第十条第一款第七项作为无效请求的法律依据，但是维他公司于2016年10月28日发表质证意见时即提出了诉争商标的注册容易误导消费者对产品来源和生产工艺产生误认，并于2016年12月26日明确将2014年商标法第十条第一款第七项作为无效申请的法律依据，之后，洪威公司发表了补充答辩理由。鉴于商标评审中当事人申请和答辩的事实、理由和请求均属于商标无效评审的审查范围，且2014年商标法及商标法实施条例并未规定禁止当事人在商标评审阶段互相答辩、质证中再提出新的无效请求理由，故商标评审委员会对诉争商标的注册是否违反2001年商标法第十条第一款第七项予以审查，并无不当。洪威的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。2001年商标法第十一条规定，仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志不得作为商标注册。经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第三十一条规定，人民法院依据2001年修正的商标法审理的商标授权确权行政案件可参照适用本规定。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第七条规定，人民法院审查诉争商标是否具有显著特征，应当根据商标所指定使用商品的相关公众的通常认识，判断该商标整体上是否具有显著特征。商标标志中含有描述性要素，但不影响其整体具有显著特征的；或者描述性标志以独特方式加以表现，相关公众能够以其识别商品来源的，应当认定其具有显著特征。诉争商标由“TALALAY”构成。根据维他公司提交的在案证据，可以证明该外文词汇的含义为乳胶的一种生产工艺，主要用于生产制造床垫、枕头等商品。诉争商标的被许可使用人佛山塔拉蕾公司在天猫旗舰店中也对“TALALAY”系一种乳胶生产工艺进行了介绍。因此，根据相关公众的通常认知，诉争商标使用在“软垫、垫子（床垫）、垫枕、枕头、热褥（亚麻制品除外）”核定商品上时，相关公众会将其认为系对上述核定使用商品生产工艺、商品原材料等特点的直接描述，难以发挥识别商品来源的作用，缺乏显著特征。洪威公司提交的证据不足以证明诉争商标经过使用已经具有较高的知名度，能够与诉争商标注册人建立稳定的对应关系，故诉争商标标志并未达到经过使用取得显著特征，便于识别，可以作为商标注册的程度。原审法院关于诉争商标的注册违反2001年商标法第十一条第一款第二项规定的认定并无不当，本院对此予以确认。2001年商标法第十条第一款第七项规定，夸大宣传并带有欺骗性的标志不得作为商标使用。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第四条规定，商标标志或者其构成要素带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认，商标评审委员会认定其属于2001年修正的商标法第十条第一款第（七）项规定情形的，人民法院予以支持。根据洪威公司提交的“TALALAY”商标商品的检验报告，诉争商标的被许可使用人佛山塔拉蕾公司送检的“弹簧软床垫”并不含有乳胶成分，或者通过“TALALAY”工艺生产制造。若诉争商标使用在该“弹簧软床垫”商品上，鉴于上述分析，“TALALAY”是指乳胶的一种生产工艺，公众容易对商品质量等特点产生误认。因此，在案证据可以证明诉争商标在“软垫、垫子（床垫）”商品上的注册带有欺骗性，违反了2001年商标法第十条第一款第七项的规定；在案证据尚不足以证明诉争商标在其余核定使用商品上注册带有欺骗性，进而在其余商品上的注册未违反2001年商标法第十条第一款第七项的规定。原审法院对此认定不够准确，本院予以指出，但并不影响本案的审理结论。综上所述，原审判决认定事实清楚，结论正确，应予维持。洪威的相关上诉理由不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一、二审案件受理费各人民币一百元，均由洪威负担（均已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长  亓 蕾审 判 员  闻汉东审 判 员  吴 静二〇二〇年十二月三日法官助理  韩哲宏书 记 员  何 雅