上海市浦东新区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0115民初84017号原告：富士胶片（中国）投资有限公司，住所地中国（上海）自由贸易试验区银城中路68号2801室。法定代表人：武富博信，董事兼总经理。委托诉讼代理人：戴晓龙，北京大成（上海）律师事务所律师。委托诉讼代理人：张磊，北京大成（上海）律师事务所律师。被告：徐晓磊，男，1980年3月31日生，汉族，住上海市黄浦区凤阳路358弄2号楼1005室。委托诉讼代理人：朱正东，北京市蓝鹏律师事务所上海分所律师。原告富士胶片（中国）投资有限公司与被告徐晓磊侵害商标权纠纷一案，本院于2019年10月12日立案后，依法适用普通程序，于同年12月2日公开开庭进行了审理。双方的委托诉讼代理人及被告徐晓磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告富士胶片（中国）投资有限公司向本院提出诉讼请求：判令被告赔偿原告经济损失105万元。事实和理由：原告经母公司许可，有权在中国使用第5550079号“?”商标。被告在原告处工作期间，通过案外人费存控制的多个公司向沧州市人民医院等8家医院销售原告PACS软件时，打包销售了与原告无关的第三方软件，并指使案外人盛万春在第三方软件上使用原告涉案商标，其行为构成销售假冒原告商标商品的侵权行为。上述事实已被（2017）沪0115刑初3651号刑事判决书（以下简称第3651号刑事判决书）予以认定。根据盛万春在该刑事案件中的询问笔录，上述8家医院均向被告购买了使用原告商标的第三方软件，但由于原告调查时只有6家医院的部分软件上使用了该商标，故本案中只主张该部分侵权行为。根据该刑事案件查明的事实，费存一方共汇给被告430余万元，被告收到上述款项后，将250余万元汇入于嵩、盛万春等个人账户用于支付硬件及辅助软件等的费用，还网上支付34万余元用于购置电脑软硬件设备，法院认定被告将余款占为己有。由于该刑事判决书最终认定的被告职务侵占金额为32万余元，扣除该金额后被告还获利105万余元，系被告不法行为的全部获利。由于无法从该金额中区分涉案商标侵权行为的获利，请求法院酌定。被告徐晓磊辩称：1.第3651号刑事判决书并未认定被告销售假冒原告注册商标的商品，否则被告行为构成的是销售假冒注册商标的商品罪而非职务侵占罪。若原告认为该刑事判决书认定错误，应提起再审而非提起本案诉讼。2.被告从未向费存或沧州人民医院等8家医院销售过使用原告商标的软、硬件产品。费存于2010年9月联系被告，称上述医院有意向购买原告的PACS系统，故原告派被告去联系此事并提供现场支持。医院决定采购后，由于原告没有超声、内镜、病理软件，就让被告配合费存采购这些第三方软件。经费存委托，被告向盛万春（时任徐州泰融科技有限公司的法定代表人，以下简称泰融公司）及姚月冬（时任上海佰冠信息科技有限公司法定代表人，以下简称佰冠公司）采购第三方软件后，由费存转卖给医院。被告采购时并未对商标提出任何要求，软件安装和售后服务由盛万春负责，被告并未到场。刑事案件案发后，被告曾就软件登陆界面上为何出现原告商标询问姚月冬，其称安装时并无原告商标，可能是软件升级时工程师疏忽所致。也有可能是原告出于将整套产品作为样板推广的目的，要求佰冠公司在第三方软件上使用原告商标。3.被告并无任何获利。被告收到费存支付的430余万元中，有459,000元是沧州中心医院购买其他硬件设备的费用，33,850元是被告为费存代买个人用品的费用，与8家医院有关的只有380多万元。被告共支出购买第三方软件的费用140余万元、硬件费用150万元左右、购买计算机操作系统费用30多万元及放射科专业显示器费用10多万元，给工程师庞鹏36,000元，转交给原告软件费30万元。支出上述费用后，被告就前述8家医院的采购事宜并无任何获利。4.原告销售PACS的时间晚于该设备获得许可的时间，且费存的公司不具备医疗器械经营资质，向8家医院销售PACS系统的行为违法。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.原告提交的“沧州地区客户端软件版本安装情况调查”、证人刘天竹的证言及沧州市人民医院等8家医院分别出具的软件安装情况调查，以证明该8家医院的软件安装情况。本案审理中，证人刘天竹当庭陈述：由于原告对沧州地区医院的技术支持不够完善，公司于2015年7月中下旬派其去现场调查，费存和医院工作人员陪同；其最初仅调查了原告产品，后医院工作人员称还有些原告产品未调查，经调查发现是超声、病理及内镜软件，于是制作了前述调查报告后上报原告；汇总表上的“FUJIFIM”系笔误。被告认为，“沧州地区客户端软件版本安装情况调查”系原告单方制作，且这些证据在刑事案件中已提交，但并未被采纳；证据内容存在矛盾之处，如软件登陆界面使用的“FUJIFILM”中有的“F”比较大，与原告商标不完全一样；汇总表中有的地方将原告logo写成了“FUJIFIM”；孟村回族自治县医院的软件登陆界面显示“授权给复旦大学附属金山医院”。本院认为，上述8家医院出具的材料系医院在第3651号刑事案件中向公安机关出具，且公安机关将该材料作为鉴定材料提供给鉴定机构，相应鉴定意见已在刑事案件中质证并被法院采纳，故其真实性可以确认。原告自行制作的情况调查及证人证言的内容与8家医院出具的材料及其他在案证据能够相互印证，故本院予以采纳。2.被告提交的电子邮件打印件若干份，以证明原告与费存有业务往来等事实。原告以邮箱已停止使用且时间久远、无法核实为由，对该证据不予认可。本院认为，鉴于该邮件内容已无法登陆邮箱进行确认，原告亦不予认可，故其真实性难以查实，本院对该证据不予采纳。3.被告提交的原告及其代理商向费存的公司销售软件、硬件的合同及保修合同；NETFILM软件著作权登记证及商标信息。原告认为上述证据与本案无关，故不予认可。本院采纳原告的质证意见，对上述证据不予采纳。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：一、原告及涉案商标的基本情况原告系案外人富士胶片株式会社于2001年4月12日在我国设立的公司，经营范围包括从事二类、三类医疗器械、计算机软硬件和辅助设备等产品的批发、进出口、售后服务等。经我国商标局核准，富士胶片株式会社于2009年7月28日注册第5550079号“?”商标（指定颜色），核定使用商品为第9类计算机、计算机软件（已录制）等商品，经续展有效期至2029年7月27日。富士胶片株式会社以普通使用许可的形式授权原告在中国使用该商标，并授权原告采取起诉等维权措施，授权期限自2010年3月24日至2022年4月3日。二、第3651号刑事判决书认定的相应事实2011年3月至2015年7月间，被告徐晓磊在原告的医疗网络产品部工作，先后担任该部门产品开发GP经理兼技术支持GP经理、开发GP经理、软件产品GP经理，主要负责公司产品开发，包括产品开发的计划、项目、质量及相应技术支持体系、团队人员的管理等。2010年至2015年间，沧州市人民医院等8家医院先后通过费存控制的几个公司向原告及代理商采购PACS医学系统软硬件，采购时间分别为：沧州市人民医院于2011年至2013年间采购（该医院的采购款项由费存支付给原告代理商），沧县医院于2013年至2014年间采购，沧州市妇幼保健院于2014年采购，吴桥县人民医院于2011年至2014年间采购，东光县中医医院于2014年至2015年间采购，泊头市医院于2012年至2015年间采购，孟村回族自治县医院于2011年至2013年间采购，肃宁县人民医院于2011年至2014年间采购。徐晓磊代表原告在上述8家医院负责PACS系统的安装、调试及售后技术支持等工作。期间，徐晓磊擅自增加了大量工作站点并收取费用。按照原告的销售价格计算，徐晓磊扩增的工作站点总计金额410,300元。2015年7月，原告派员工刘天竹至上述8家医院就原告软件情况进行现场调查，7月28日根据调查情况作出“沧州地区客户端软件版本安装情况调查”并提交原告。该调查报告统计了8家医院声称从原告处购买的全部软件安装情况的统计表，并附有软件登录界面截图。调查报告显示，上述8家医院安装的原告产品数量远高于销售合同中约定的数量。为此，原告于2015年7月以徐晓磊涉嫌职务侵占等为由向上海市公安局浦东分局报案。上述8家医院向公安机关提供了医院软件安装情况统计表，内容包括工作站类型、版本、数量等，并统计了使用富士logo的工作站类型和数量，内容与前述调查报告相同。在该案件的侦查过程中，费存等人作为证人陈述：（1）费存陈述，其在中标沧州地区的医院软件采购后，以其控制的几个公司的名义与沧州的8家医院签署了PACS系统购置意向协议。徐晓磊称这些公司没有经营医疗器械的资质，故不能直接与原告签合同。大多是与原告的代理商签署采购协议，徐晓磊将合同快递到沧州，其盖章后给徐晓磊。其已支付全部费用，合同约定的钱款通过公司账户支付给原告及其代理商，其余钱款共计430多万元按照徐晓磊指定的账户打给了徐晓磊，这些钱款没有合同，徐晓磊答应后补，但一直未补。（2）盛万春陈述，徐晓磊想用其公司的超声、内镜、病理系统弥补原告产品在这方面的缺陷，并通过邮件将原告的登陆logo发给盛万春，要求其把软件改成原告的登陆界面，后来到前述8家医院安装超声、内镜、病理系统时就用上了原告的logo。其没有与徐晓磊签订合同，都是徐晓磊口头指示。徐晓磊共向其采购100多万元的货，大概有81个超声、内镜、病理系统，通过他的个人银行账户支付货款。2015年7月，徐晓磊说有人向原告投诉，让其赶快去更换掉原告的logo，其就安排公司员工曹伟到8家医院更换logo。（3）于嵩陈述，徐晓磊曾转入其个人账户130万元左右，是徐晓磊委托其购买电脑配件的钱款，其将电脑配件发送到了费存的公司和涉案的部分医院。（4）原告的员工庞鹏陈述，其系原告派驻沧州市的工程师，徐晓磊安排其到前述8家医院架设医疗设备，数量比派出单上多，徐晓磊称是医院要求增加，先架设再补合同。徐晓磊的银行卡汇给庞鹏的钱，一部分是采购配件的钱款，一部分是帮徐晓磊做公司派出单之外的“活”的费用。经公安机关委托，上海公信会计师事务所有限公司先后就徐晓磊的相关财务事实出具2份鉴定意见，内容显示：（1）2012年1月19日至2015年7月29日间，徐晓磊的账户收到费存以其个人账户、公司账户及妻子账户的汇款金额共计4,365,115元；原告收到徐晓磊不明原因转账汇款2280元。（2）2010年9月23日至2015年12月21日间，徐晓磊共支出430万余元，其中81万元左右的金额并无任何证据，有转账依据的金额为3,491,398.94元（包括转账给于嵩1,285,500元，网上采购软硬件设备354,980.94元，转账给北京久圣桓康科技有限公司总经理孙乐20万元，转账给姚月冬270,328元，转账给盛万春980,590元，转账给泰融公司的员工曹伟3万元，转账给蔡建凯113,300元、转账给黄金龙147,500元，无具体资金流向金额109,200元）。（3）在有证据支持的支出费用中，徐晓磊自述其向姚月冬转账的220,328元、向盛万春转账的950,590元、向曹伟转账的3万元及无具体资金流向的109,200元系用于第三方软件的采购及实施维护费、差旅费、工资等费用。法院经审理认为：徐晓磊身为原告工作人员，在前述8家医院增设工作站点并将相应钱款占为己有的行为构成利用职务上的便利非法占有原告财物的行为；对于鉴定意见中的收付款情况，法院认为费存汇给徐晓磊的430余万元中尚有100余万元的钱款被徐晓磊占为己有，但考虑到被告的销售模式、原告代理商的收付款情况不明及费存账款往来的具体情况，不宜将这100余万元全数认定为徐晓磊的犯罪金额；检方以原告销售价来认定差异站点的金额从而确定徐晓磊的犯罪数额并无不妥，但由于沧州市人民医院的货款均支付给了原告代理商，且徐晓磊已支付给原告2280元，应从犯罪金额中扣除。据此，法院认定扣除前述金额后的余款326,020元系徐晓磊的犯罪金额，以其行为构成职务侵占罪对其判处相应刑罚。徐晓磊提出上诉后，上海市第一中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。三、被控侵权行为相应事实沧州市人民医院等8家医院向公安机关出具的软件安装情况调查显示：（1）8家医院共安装了82个超声工作站、内窥镜工作站和病理工作站，其中部分工作站的登录界面为第三方logo，部分为富士logo“FUJIFILM”。（2）软件登录界面使用富士logo的共涉及6家医院，共计14个超声报告工作站、2个超声分诊登记叫号工作站、5个病理报告工作站、4个内窥镜报告工作站，包括沧州市人民医院的1个超声报告工作站、1个病理报告工作站、3个内窥镜报告工作站；吴桥县人民医院的4个超声报告工作站、1个超声分诊登记叫号工作站、2个病理报告工作站；东光县中医医院的1个病理报告工作站；泊头市医院的1个超声分诊登记叫号工作站；孟村回族自治县医院的3个超声报告工作站、1个病理报告工作站；肃宁县人民医院的6个超声报告工作站、1个内窥镜报告工作站。原告员工刘天竹所作的“沧州地区客户端软件版本安装情况调查”中，统计的软件安装情况与前述内容相同；截屏页面显示，软件登录界面使用的富士logo为“?”或“FUJIFILM”标识，部分标识中“F”较大。第3651号刑事判决书还认定：“本案所计算的站点差异数即是富士PACS系统软件，并未将冒充‘富士’标志的其他软件系统计入徐晓磊所涉及犯罪的站点数量”。另查明，费存向徐晓磊支付的款项中，有2笔款项共计10万元在银行电子回单中备注为“沧州市中心医院软件及光盘刻录机费用”，时间为2013年12月23日。2011年8月到2015年3月间，徐晓磊通过支付宝向庞鹏转账27,000元，银行卡转账9000元。2012年6月到2015年1月10日间，徐晓磊曾为费存及其妻子张红梅购买办公用品及个人用品共计33,850.10元。再查明，原告的报价中，超声软件报告工作站的报价为5800元，超声软件登记工作站的报价为3500元，内镜软件报告工作站的报价为5800元。本院认为，被控商标侵权行为发生于2011年到2015年间，且在起诉前已停止侵权，故本案应适用2014年5月1日起施行的《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）。根据该法第五十七条第一项的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，属侵犯注册商标专用权。本案中，第5550079号“?”商标（指定颜色）经我国商标局核准注册，且在注册有效期内，受我国《商标法》保护。原告经商标权人许可，有权在我国使用该商标并进行维权，有权提起本案诉讼。根据原告的指控，被控侵权行为系被告在向案外人销售第三方软件时，指使第三方软件提供方在软件登陆界面上使用原告商标。该行为若成立，属于《商标法》第五十七条第一项的侵权行为而非原告主张的该法第五十七条第三项的侵权行为。根据原、被告的意见，本案争议焦点在于：被告是否实施了被控行为；若是，如何确定被告应承担的赔偿金额。关于被告是否实施了被控行为。现有证据证明，沧州市人民医院等8家医院采购的第三方软件（即超声、内镜、病理软件）由被告向盛万春采购后销售给费存，再由费存销售给医院。因此，对被告称其未销售被控第三方软件的意见，本院不予采纳。根据盛万春的陈述，被告为前述8家医院共向其采购100多万元的超声、内镜、病理软件，大概有81个，并按被告的指示均使用了富士logo的登陆界面，2015年7月又根据被告指示安排员工去医院更换logo；根据8家医院出具的软件安装情况调查，8家医院共安装了82个超声、内窥、病理软件，其中6家医院的25个软件使用了富士logo“FUJIFILM”；生效的第3651号刑事判决书亦认定被告销售的软件包括“冒充‘富士’标志的其他软件”。根据以上事实，足以认定被告销售的第三方软件曾使用过富士logo。根据原告员工所作的调查报告，第三方软件使用的富士logo或为与原告商标完全相同的“?”，或为与该商标在字母“I”的拼写及颜色上略有差异的“FUJIFILM”，部分“FUJIFILM”的“F”字体较大，但整体视觉上与原告商标基本无差别，均属于与原告商标相同的商标。综上，被告未经原告许可，指使案外人在第三方软件上使用原告商标的行为，侵害了原告的商标权。被告提出的关于原告或费存的公司销售PACS系统系违法行为的意见，与对被告行为的认定无关，本院不予采纳。关于被告应承担的赔偿金额。根据原告的陈述，其并未开发过涉案第三方软件，但曾就部分同类第三方软件进行报价，并称系由案外人代工的不使用原告商标的软件。因此，原告未因被告侵权行为遭受直接经济损失。但被告未经许可在其销售的第三方软件上使用原告商标，会从中获利，并对原告的商标声誉造成损害，应承担原告因此而遭受的损失。根据《商标法》第六十三条及《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、该商标许可使用费的倍数及根据侵权行为情节酌情确定的顺序予以确定。本案中，根据查明的事实，被告在与费存就沧州地区医院进行交易期间，其账户收到费存通过多个账户的汇款共计430余万元，其中10万元系与前述8家医院无关的医院的款项，其余款项包括与8家医院有关的硬件费、PACS软件费、第三方软件费及其他费用。在被告支出的费用中，被告就其支付给庞鹏等人的款项虽未提交证据证明系为涉案8家医院而支出，但结合证人证言确有相应支出。因此，第3651号刑事判决书认定的支出并未囊括全部支出，原告主张的赔偿金额计算方法并不全面，且计算的金额并非仅针对涉案侵权软件，本院不予采纳。根据相应鉴定意见，被告曾向盛万春等人转账100余万元，被告称系第三方软件采购费及实施维护费、差旅费、工资等费用；同时，盛万春亦称其自被告处收到第三方软件销售款100多万元。因此，可以认定被告就8家医院的82个第三方软件共支出采购成本100余万元。由于上述收、支金额中涵盖了被告向8家医院销售82个第三方软件的销售金额和采购金额，而原告在本案中仅主张其中6家医院的25个第三方软件侵权，故涉及商标侵权的25个软件的销售金额、采购成本、获利均无法查实。鉴于原告因被侵权所受到的实际损失、被告因侵权所获得的利益等均难以确定，本院综合考虑原告注册商标的知名度、82个第三方软件的采购金额及其中侵权软件的数量、合理的利润率、被告的主观故意、原告部分同类软件的报价等因素酌情确定。综上，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第一项、第六十三条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款规定，判决如下：一、被告徐晓磊自本判决生效之日起十日内赔偿原告富士胶片（中国）投资有限公司经济损失5万元；二、驳回原告富士胶片（中国）投资有限公司的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费14,250元，由原告富士胶片（中国）投资有限公司负担6786元，被告徐晓磊负担7464元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。审 判 长  叶菊芬审 判 员  陆光怡人民陪审员  林新建二〇二〇年一月二十日书 记 员  钱丽莹附：相关法律条文一、《中华人民共和国商标法》第五十七条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；……第六十三条侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。……权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。二、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。……三、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。