北京市海淀区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0108民初13396号原告：北京潘娜托尼食品有限公司，住所地北京市北京经济开发区文化园西路8号院3号楼4层504。法定代表人：林泉，总经理。委托诉讼代理人：黄继保，北京市维诗律师事务所律师。被告：罗森（北京）有限公司，住所地北京市西城区。法定代表人：三宅示修，董事长。委托诉讼代理人：庞然，男，罗森（北京）有限公司员工。被告：北京超市发连锁股份有限公司，住所地北京市海淀区双榆树小区第一粮店（邮局东侧）（双榆树东里15号）2层201-223、3层301-323、4层401-423。法定代表人：李燕川，董事长。委托诉讼代理人：陈刚，男，北京超市发连锁股份有限公司员工。被告：北京谷香沁园食品有限公司，住所地北京市丰台区丰西南里甲26号段庄。法定代表人：董天赐，总经理。委托诉讼代理人：王大为，男，北京谷香沁园食品有限公司员工。原告北京潘娜托尼食品有限公司（以下简称潘娜公司）诉被告罗森（北京）有限公司（以下简称罗森公司）、北京超市发连锁股份有限公司（以下简称超市发公司）、北京谷香沁园食品有限公司（以下简称谷香公司）侵害商标权及不正当竞争纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告潘娜公司法定代表人林泉和委托诉讼代理人黄继保，被告罗森公司委托诉讼代理人庞然，被告超市发公司的委托诉讼代理人陈刚，被告谷香公司委托诉讼代理人王大为到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。潘娜公司向本院提出诉讼请求：1.三被告停止商标侵权及不正当竞争行为；2.三被告在《北京晚报》上刊登公告就其商标侵权行为及不正当竞争的行为澄清事实，消除影响；3.三被告连带赔偿原告经济损失20万元，维权合理开支2万元。事实和理由：潘娜公司成立于2013年04月24日，主要经营范围为销售食品、销售食品添加剂、食品加工等，是第16796245号注册商标（以下简称涉案商标）的商标专用权人。涉案商标于2017年11月28日获准注册，专用权期限为2017年11月28日至2027年11月27日，核定使用在第30类饼干、蛋糕、糖、面包、糕点、布丁、米糕、以谷物为主的零食小吃、以米为主的零食小吃、月饼等商品上。取得涉案商标后，潘娜公司以涉案商标为品牌而推出的潘娜托尼蛋糕（以下简称涉案产品），该蛋糕为纯手工制作，精选配料，采用自然发酵工艺，不添加香精色素防腐剂，具有口感松软、香气自然、保质期长等特点，该款产品的包装经过专业设计，已经使用多年，并通过展会、网络推广等方式对该产品进行了推广宣传。2018年以来，潘娜公司在众多实体店和京东、天猫等网上商城同时销售该款商品，深受消费者喜爱。涉案商标逐步积累了潘娜公司的商誉。现潘娜公司发现，涉案产品的品牌及包装、装潢为行业内商家模仿、抄袭。2018年12月24日，潘娜公司在北京市海淀区复兴路24号罗森便利店（超市发玉泉路店）购买一款“潘妮托尼”面包（以下简称被控侵权产品），其中“潘妮托尼”字形与涉案商标中“潘娜托尼”字样高度近似，且其商品整体包装、装潢与涉案产品的包装、装潢一模一样。潘娜公司认为，消费者会误认为该商品是潘娜公司销售的商品，导致消费者混淆，毁坏了潘娜公司的商誉，构成商标侵权和不正当竞争。由于购买小票显示销售方为罗森公司，而发票开具方为超市发公司，产品包装上显示生产者为谷香公司，故潘娜公司按照相关法律规定，将三被告诉至法院。罗森公司答辩称：1.关于商标侵权行为。因涉案产品上使用的“潘娜托尼”是通用名称，潘娜公司无权禁止他人使用，涉案商标中的“潘娜托尼”是意大利传统面包的通用名称。被控侵权商品中使用的“潘妮托尼”是对意大利商品通用名称的音译，属于正当使用，不构成侵权。此外，针对被控侵权产品罗森公司具有合理来源，被控侵权产品的销售时段仅限在圣诞节期间。因此，罗森公司不应承担任何赔偿责任。2.关于不正当竞争行为。潘娜公司主张的包装、装潢，不具有《反不正当竞争法》的所要求的显著特征，没有取得相关著作权。潘娜公司提交的证据不足以证明其商品是知名商品。潘娜公司对此应当另案主张。罗森公司已经提供了被控侵权产品的合法来源，相关法律法规要求销售者在进货及销售时对来源进行审查，并非对商品进行是否侵权的审查。潘娜公司主张的不正当竞争行为与罗森公司无关。3.关于潘娜公司主张的停止侵权，罗森公司早已经停止销售被控侵权产品。罗森公司不同意潘娜公司的诉讼请求。超市发公司同意罗森公司的答辩意见，并补充答辩称：1.超市发公司被告主体不适格。超市发公司不是被控侵权产品的销售商和生产商，罗森公司是被控侵权产品的销售方，超市发公司只是开具了发票不应作为被告。2.超市发公司与罗森公司存在合作，购买被控侵权产品的店铺是超市发公司的，该店铺经过罗森公司许可使用罗森公司的商标。超市发公司不同意潘娜公司的诉讼请求。谷香公司答辩称：1.“潘娜托尼”和“潘妮托尼”是一种意大利传统面包的通用中文译名，该产品有对应的外观和配料，与其相关的传说和工艺，流传有几百年历史，根据《商标法》第十一条规定，仅有本商品的通用名称图像型号的不得作为注册商标。因此，“潘娜托尼”属于商品通用名称，被控侵权产品中使用“潘妮托尼”不构成商标侵权。2.谷香公司生产的被控侵权产品的外包装也不构成不正当竞争行为。涉案产品知名度不高，销售渠道单一，产品也非潘娜公司特有，谷香公司生产的被控侵权产品与涉案产品的销售渠道不同，规格不同，并且被控侵权产品专门为圣诞节制作，在圣诞节过后自动下架，是一款季节性产品，且销售范围仅限于罗森门店。根据《反不正当竞争法》第六条规定，擅自使用知名商品特有名称包装装潢或使用与知名商品近似的名称包装装潢，造成和他人商品或者与他人存在特定联系的，构成不正当竞争行为。被告在被控侵权产品销售期间并没有接到顾客投诉，没有造成混淆或误认，没有误导消费，没有通过近似包装获取不正当利益，不存在与知名商品混淆的行为，因此不属于不正当竞争行为。潘娜公司也没有申请包装、装潢的著作权，所以不存在上述侵权和不正当竞争行为。谷香公司不同意潘娜公司的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方当事人进行了证据交换和质证，本院认定如下：2017年11月28日，潘娜公司经国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）核准，注册第16796245号商标即涉案商标，核定使用商品的类别为第30类，包含饼干、蛋糕、糖、面包、糕点、不定、米糕、以谷物为主的零售小吃、以米为主的零食小吃、月饼（截止），有效期至2027年11月27日。潘娜公司表示，其在涉案产品（其外包装详见本民事判决书附件1）中使用了涉案商标。关于潘娜公司宣传其产品的情况，潘娜公司提交了宣传单页、电梯屏幕广告照片以及其在2018年10月参加第二十二届国际食品、饮料、酒店设备、餐饮设备、烘焙及服务展览的展台合同以及参展照片。此外，潘娜公司还提交了4张照片打印件，并表示该照片展示的系2012年潘娜公司在山姆会员店促销的情况，但该照片中并未显示有时间。潘娜公司表示，其在京东网站中开设有潘娜托尼京东自营旗舰店，该店铺中销售涉案产品，销售页面中显示该商品的售价为198元，累计评价200+，页面介绍中提到有线下实体店（共计两家，亦庄店和崇文门店），页面还附有潘娜公司于2017年11月24日向京东世纪信息技术有限公司出具的《授权书》，授权该公司为潘娜公司全系列商品正式合作网络零售商，授权期限为2017年11月23日至2018年12月31日，商品评价栏目中有消费者评价“以前都在亦庄沃尔玛实体买，现在京东也可以买，好方便”“从石景山山姆店开始就吃这个潘娜托尼，一直吃到亦庄的山姆店，一如既往的好吃”，前述评价时间为2018年12月期间。(2019)京长安内经证字第12854号公证书对潘娜托尼京东自营旗舰店中记载的前述情况进行了公证，潘娜公司为此支付公证费1655元。三被告均主张，潘娜公司并未举证证明涉案产品具有较高的知名度，涉案产品不构成知名商品。2018年12月25日，经潘娜公司申请，北京市长安公证处对潘娜公司前往北京市海淀区罗森便利店（超市发玉泉路店）购买相关商品的行为进行公证，并出具（2018）京长安内经证字第61109号公证书。该公证书记载：潘娜公司在“LAWSON超市发罗森”店铺中花费12.9元购买一个“潘妮托尼”面包即被控侵权商品，该商标外包装（其外包装详见本民事判决书附件2）底部标注生产者为谷香公司，购买商品取得的小票上部有“LAWSON”“罗森（北京）有限公司超市发玉泉路”字样，购买商品取得的增值税普通发票的出具单位为超市发公司。为此，潘娜公司支付公证费5000元。三被告对被控侵权商品系由谷香公司生产，并在罗森便利店中进行销售均不持异议。关于前述公证购买的店铺，罗森公司和超市发公司均表示该店铺的工商登记主体为北京超市发连锁股份有限公司玉泉路分店，该分店为超市发公司的分支机构，相关权利义务由超市发公司对外承担。罗森公司还表示，罗森公司与超市发公司之间订立有授权合同，罗森公司授权超市发公司使用“罗森”品牌开设罗森便利店，店铺由超市发公司进行经营，销售的货物从罗森公司处采购，被控侵权商品系罗森公司从谷香公司出采购。超市发公司对其与罗森公司之间的关系认可罗森公司的意见。关于罗森公司与超市发公司之间的授权关系，二者均未提交相关证据。2018年12月25日，潘娜公司还在北京市西城区沙龙宴酒店1层罗森便利店通过公证方式花费12.9元购买被控侵权产品，并取得购物小票和发票。(2018)京长安内经证字第61110号公证书对该购买行为进行了公证。庭审中，潘娜公司主张被控侵权产品中使用“潘妮托尼”构成对涉案商标专用权的侵犯，且被控侵权产品的外包装与涉案产品的外包装高度相似，构成不正当竞争。对此，谷香公司主张“潘娜托尼”和“潘妮托尼”系一种面包产品的通用名称之一，谷香公司已针对涉案商标提出了无效宣告申请，且涉案产品的外包装亦非潘娜公司独创。为此，谷香公司提交了以下证据：1.通过百度搜索“潘娜托尼”的网页截图，搜索结果中有题为“流传500多年的潘娜托尼圣诞节大餐可不能缺了它”“潘娜托尼禾韵生活新浪博客”“FT-LAZAYA圣诞将至给你带来美丽又美味的潘娜托尼蛋糕（Panettone…”“潘娜托尼视频大全高清在线观看”“【预热圣诞节——潘娜托尼Panettone的做法步骤图】啊呜511下厨房”“潘娜托尼-生活-高清正版视频在线观看-爱奇艺”“潘娜托尼面包制作方法搜狐”的内容。2.阿里巴巴网页截图，页面中有名为《潘娜托尼PANETTONE的由来》的文章，该文创建时间为2014年10月13日。3.新浪博客网页截图，页面中有名为《潘娜托尼》博文，博文的发布时间为2011年12月26日，博文中提到“Panettone，中文译名为‘潘妮朵尼’或‘潘娜托尼’”等，始创于意大利北部的时装重镇米兰，是一款典型的圣诞节和新年的应节食品，它已经成为米兰这个城市的标志。”4.搜狐网站截图，页面中有名为《意大利圣诞面包——潘娜托尼（Panettone）》，文章的发布时间为2018年11月30日，该文中提到“Panettone-潘娜托尼，创始于意大利北部的时装重镇米兰，是一款典型的圣诞节和新年的应节食品，它已经成为米兰这个城市的标志。”5.网页截图，谷香公司表示该截图展示的产品与涉案产品外包装类似。6.商标评审申请受理通知书，其中记载谷香公司于2019年4月11日向国家知识产权局提出宣告涉案商标的无效申请。关于涉案商标的注册申请情况，潘娜公司表示其公司法定代表人于2010年之前曾前往意大利进行考察学习，意大利有一种名为panettone的传统美食，panettone为意大利文，panettone读音与涉案商标的中文读音并不相同，涉案商标中的“潘娜托尼”是潘娜公司独创，潘娜公司生产的涉案产品没有通用名称。此外，潘娜公司还表示其曾于2011年就针对“潘娜托尼”提出过商标注册申请，因当时存在在先商标，该次申请未获准注册，此后该在先商标因三年未使用被撤销，潘娜公司提出了涉案商标的申请并获核准注册。庭审中，潘娜公司表示其已收到国家知识产权局关于受理涉案商标无效宣告申请的相关通知，但国家知识产权局尚未就该无效宣告申请做出决定。关于被控侵权产品的生产和销售情况，谷香公司表示被控侵权产品的包装盒系从网络上采购的，其中的面包是谷香公司生产，该款产品的销售期间为2018年11月25日至同年12月24日。罗森公司表示，被控侵权产品系其从谷香公司采购，在采购过程中罗森公司对谷香公司的资质证照进行了审查。为此，罗森公司提交了：1.谷香公司的营业执照复印件和食品生产许可证复印件。2.罗森公司（买房、乙方）和谷香公司（卖方、甲方）签订的《商品买卖基本合同》及两份《商品买卖基本合同——之补充协议》，其中约定乙方决定采用本商品时，甲方应迅速向乙方提供本商品的质量检查证书、质量合格证、发明专利、实用新型专利、外观设计专利、著作权吉商标权等的登记证书和商品编码编成等乙方指定的文件；甲方保证拥有买卖本商品的合法权利，未侵害第三人的任何权利，第三人与乙方之间就本商品的所有权、知识产权和其他权利产生争议的，应由甲方以其责任和费用解决，对乙方或乙方的特许加盟者造成损害时，甲方应赔偿该损害；有效期1年；两份补充协议有效期分别为2018年7月1日-2018年12月31日，和2019年1月1日-2019年12月31日。3.产品名称为“潘妮托尼面包”的成品/原料检验报告单，其中标注生产日期为2018年12月23日。此外，罗森公司还提交了两张其向谷香公司出具的增值税专用发票，其中2018年12月10日出具的发票中显示“潘妮托尼面包130g”的数量为1093个，单价为7.5172413793元，金额为8216.34元；2019年1月12日出具的发票中显示“潘妮托尼面包130g”的数量为449个，单价为6.4122571231元，金额为2879.10元。罗森公司表示，其从谷香公司共采购被控侵权产品的数量为1542个，罗森便利店一共有80多家。以上事实，有原告提交的商标证、公证书、照片打印件、发票，罗森公司被告提交的资质证照复印件、合同、检验合格报告、发票，谷香公司提交的网页截图、商标评审申请受理通知书，及本院证据交换笔录、庭审笔录等在案佐证。本院认为，潘娜公司经核准注册涉案商标，现涉案商标仍属于有效状态，潘娜公司依法享有涉案商标的注册商标专用权，潘娜公司有权针对侵犯涉案商标注册商标专用权的行为提起诉讼。虽然谷香公司针对涉案商标提出无效宣告申请，但是其未提交充分的证据或者提出充分的理由否定涉案商标的效力，涉案商标在本案审理过程中仍属合法有效状态，潘娜公司的涉案商标专用权受法律保护。本案中双方的争议焦点有：第一，被控侵权商品中的“潘妮托尼”标识是否构成对涉案商标专用权的侵犯；第二，谷香公司在生产被控侵权商品过程中是否存在擅自使用与涉案产品有一定影响的包装、装潢等相同或近似的标识，引人误认为是涉案商品或者与潘娜公司存在特定联系，构成不正当竞争；第三，如前述商标侵权行为及不正当竞争行为成立，三被告应当承担何种法律责任。对此，本院做如下评述：第一，关于被控侵权商品中的“潘妮托尼”标识是否构成对涉案商标专用权侵犯的问题。根据《商标法》第五十七条第二项的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的,以及销售侵犯注册商标专用权的商品的，均属于侵犯注册商标专用权的行为。本案中，被控侵权商品为面包食品，其外包装的正面上部显著位置突出使用了“潘妮托尼”字样，在该字样下面以较小字体标注了“面包”字样，此外在该商标外包装的顶部以及左右两个侧面上部均使用了“潘妮托尼”字样。涉案商标由中文“潘娜托尼”和其汉语拼音构成，涉案商标中文部分“潘娜托尼”的字体样式经过艺术设计并非常用字体，涉案商标中的中文部分“潘娜托尼”系该商标中的主要识别部分。将涉案商标与被控侵权产品中的“潘妮托尼”标识相比，从文字构成上来看，“潘妮托尼”与涉案商标中的中文部分“潘娜托尼”仅有第二个字不同，其他部分文字一致。从字形上来看，二者均为艺术字体且字形基本一致。被控侵权产品为面包，涉案商标核定使用商品为第30类其中包含了蛋糕、面包、糕点等。由此，本院认为谷香公司未经许可在同一种商品上使用与涉案商标近似的标识，该种使用足以使相关公众的混淆和误认，谷香公司的该行为构成对涉案商标专用权的侵犯，谷香公司应当对此承担相应的侵权法律责任。虽然三被告主张“潘娜托尼”和“潘妮托尼”系通用名称，但并未提出充分有效的证据予以证明，三被告的相关辩称无事实和法律依据，本院不予采信。第二，关于被控侵权商品是否存在擅自使用与涉案产品有一定影响的包装、装潢等相同或近似的标识，引人误认为是涉案产品或者与潘娜公司存在特定联系，构成不正当竞争的问题。根据《反不正当竞争法》第六条第一项的规定，经营者不得擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或近似的标识，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。本案中，潘娜公司主张其生产的涉案产品具有一定的知名度，被控侵权产品的外包装与涉案产品的外包装高度相似，构成不正当竞争。综合潘娜公司提交的关于涉案产品知名度的现有证据中来看，关于涉案产品包装和装潢的最早使用的时间以及持续使用的时间均未有充分有效的证据予以证明。关于涉案产品投放的广告的证据中也没有显示投放时间以及投放地域。京东自营店铺中显示潘娜公司有两家线下实体店，涉案产品的累计评价数量为“200+”。潘娜公司提交的参加展会的相关合同仅有一份。现有证据无法证明涉案产品已经被相关公众所知悉，具有了一定的市场知名度和美誉度。由此，本院认为，在潘娜公司并未充分举证证明其生产的涉案产品已经被相关公众所知悉，具有了一定的市场知名度和美誉度的情况下，其关于本案所涉不正当竞争行为的主张与法无据，本院无法予以支持。第三，关于三被告法律责任的负担问题。如前所述，潘娜公司关于本案商标侵权行为的主张，具有事实和法律依据，本院予以支持，三被告应当根据其各自的行为依法承担相应的侵权法律责任。谷香公司作为被控侵权商品的生产者，应当承担停止侵权、赔偿损失的侵权法律责任。潘娜公司通过公证购买的方式从北京市海淀区罗森便利店（超市发玉泉路店）购买被控侵权商品。庭审中，罗森公司和超市发公司确认了该店铺工商登记主体、该登记主体的权利义务负担情况、罗森公司与超市发公司之间就“罗森”品牌的授权情况以及被控侵权商品的采购、供货情况，由此本院确认超市发公司应当对北京市海淀区罗森便利店（超市发玉泉路店）销售被控侵权商品的行为对外承担相应的法律责任。超市发公司关于其并未被控侵权商品的销售者的抗辩意见，无事实和法律依据，本院不予采信。罗森公司将采购于谷香公司的被控侵权产品商品向超市发公司供货，以供超市发公司在北京市海淀区罗森便利店（超市发玉泉路店）中销售，罗森公司亦应对其销售被控侵权产品的行为承当相应的法律责任。根据《商标法》第五十七条第三项以及第六十四条第二款的规定，销售侵犯注册商标专用权的商品的属于侵犯注册商标专用权的行为，销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。本案中，被控侵权商品由谷香公司生产，罗森公司采购后在罗森便利店中销售。关于被控侵权商品的来源罗森公司提交了相关的采购合同以及发票，谷香公司对此亦不持异议。罗森公司和超市发公司对被控侵权商品系侵犯他人商标专用权的商品并不知情，且具有合法来源，罗森公司和超市发公司应当承当停止侵权的法律责任，但不应当承担赔偿的法律责任。综上，三被告应当停止侵犯潘娜公司涉案商标专用权的行为，谷香公司应当就其侵权行为承担赔偿责任。关于赔偿损失的具体数额，鉴于双方均未能提交证据证明潘娜公司的实际损失或谷香公司的违法所得，本院综合考虑到谷香侵权行为的性质、情节、谷香公司的主观过错以及现有证据中查明的被控侵权商品的销售量等情况酌情确定赔偿损失数额为5万元。潘娜公司维权过程中的合理开支部分，亦应由谷香公司一并负担，根据潘娜公司提交的维权支出票据、本案所涉侵权行为的具体情况，维权合理开支酌情确定为1万元。原告主张的赔偿金额和维权合理开支金额过高，本院不再全额予以支持。关于潘娜公司要求三被告在《北京晚报》上刊登声明、消除影响的主张，因其未提交有效证据证明三被告的行为给其商誉等造成了影响，且通过责令三被告停止侵权、谷香公司赔偿损失的责任方式，已足以制止侵权行为，故对潘娜公司的该项所涉请求损失请求，本院不予支持。潘娜公司将本案所涉商标侵权与不正当竞争行为一并起诉至法院，法院在查明事实的基础上一并作出裁判。综上所述，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第二项、第三项、第六十三条、第六十四条第二款，《中华人民共和反不正当竞争法》第六条第一项，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、自本判决生效后，被告罗森（北京）有限公司、被告北京超市发连锁股份有限公司、被告北京谷香沁园食品有限公司立即停止本案所涉商标侵权行为；二、自本判决生效之日起十日内，被告北京谷香沁园食品有限公司赔偿原告北京潘娜托尼食品有限公司经济损失5万元及合理开支1万元；三、驳回原告北京潘娜托尼食品有限公司的其他诉讼请求。案件受理费4600元（原告已预交），由原告北京潘娜托尼食品有限公司负担1600元（已交纳），由被告北京谷香沁园食品有限公司负担3000元（于本判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数递交副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京知识产权法院。审判长  刘君婕审判员  尹 斐审判员  刘佳欣二〇二〇年一月二十二日书记员  韩乔亚书记员  任国振