北京知识产权法院行 政 判 决 书（2019）京73行初11516号原告：合立（香港）实业有限公司，住所地香港特别行政区。法定代表人：堀之内麗奈，董事。（未到庭）委托诉讼代理人：孔开翔，北京优肯律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：王建兵，北京优肯律师事务所律师。（到庭）被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：黄许丽，国家知识产权局审查员。（到庭）委托诉讼代理人：柴玲，国家知识产权局审查员。（未到庭）第三人：广州和之丽电子科技有限公司，住所地广东省广州市荔湾区新基路25号3层B3003铺。（未到庭）案由：商标无效宣告请求行政纠纷。被诉裁定：商评字[2019]第85319号关于第19413956号“HORI及图”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定。被诉裁定作出时间：2019年4月19日。本院受理时间：2019年9月20日。开庭审理时间：2019年12月16日。国家知识产权局认为诉争商标的申请注册未构成2014年施行的《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）第三十二条规定的侵害他人在先字号权、著作权的情形以及“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形，也未违反2014年商标法第十三条第三款、第四十四条第一款的规定，遂裁定诉争商标予以维持。原告诉称：1.原告提交的证据可以证明诉争商标侵害了原告的字号权，也构成了对其现有在先著作权的损害，同时也构成了“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形；2.原告的第7740791号“HORI及图”商标（简称引证商标一）、第7861670号图形商标（简称引证商标二）、第3936081号“HORI及图”商标（简称引证商标三）、第3936084号图形商标（简称引证商标四）经使用已具有很高知名度，构成驰名商标，诉争商标构成对原告驰名商标的恶意复制、摹仿、翻译，违反了2014年商标法第十三条第三款的规定；3.诉争商标是对原告知名商标的恶意抢注，第三人公司投资人、诉争商标原注册人洪泽辉注册诉争商标存在主观恶意，构成2014年商标法第四十四条第一款规定的情形。故，请求撤销被诉裁定，判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求判决驳回原告诉讼请求。第三人未陈述意见。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：原申请注册人为洪泽辉，后转让至本案第三人名下。2.注册号：19413956。3.申请日期：2016年3月24日。4.注册日期：2017年5月7日。5.标识：6.核定使用商品（第17类）：胶套、保护机器部件用橡胶套、电控透光塑料薄膜、合成橡胶、非包装用粘胶纤维纸、合成树脂（半成品）、接头用密封物、有机玻璃、非包装用塑料膜、胶壳。二、引证商标（一）引证商标一1.注册人：原告。2.注册号：7740791。3.申请日期：2009年10月9日。4.专用期限至：2023年1月13日。5.标识：6.核定使用商品（第9类）：测量仪器、光学器械和仪器、电源材料（电线、电缆）。（二）引证商标二1.注册人：原告。2.注册号：7861670。3.申请日期：2009年11月25日。4.专用期限至：2022年11月6日。5.标识：6.核定使用商品（第9类）：计算机周边设备、录音器具、与外接显示屏或监视器连用的游戏机、与外接显示屏或监视器连用的娱乐器具、摄像机、照相机（摄影）、测量仪器、光学器械和仪器、电源材料（电线、电缆）、电池。（三）引证商标三1.注册人：原告。2.注册号：3936081。3.申请日期：2004年3月2日。4.专用期限至：2027年8月13日。5.标识：6.核定使用商品（第28类）：非与电视机连用的游戏机、游戏机、非与电视机连用的电子游戏机、自动和投币启动的游戏机、玩具、玩具手枪、客厅游戏玩具、活动玩具、智能玩具、激光启动的玩具。（四）引证商标四1.注册人：原告。2.注册号：3936084。3.申请日期：2004年3月2日。4.专用期限至：2027年6月6日。5.标识：6.核定使用商品（第28类）：非与电视机连用的游戏机、游戏机、非与电视机连用的电子游戏机、自动和投币启动的游戏机、玩具、玩具手枪、客厅游戏玩具、活动玩具、智能玩具、激光启动的玩具。三、其他事实行政阶段，原告提交了以下主要证据：1.关于“HORI”商标含义的说明；2.“HORI”在淘宝网、百度等网络媒体搜索结果；3.原告关联公司HORI株式会社简介、注册信息及相关合同和授权证明；4.“HORI”日本官网、美国官网及日本官方商店网站一览；5.原告及其关联公司在世界各地申请注册“HORI”系列商标列表；6.网络媒体报道；7.“HORI”产品图片及销售资料；8.诉争商标原申请人洪泽辉及第三人的恶意证据。诉讼阶段，原告向本院补充提交了宣传手册、新浪微博查询结果、第三人他案提交证据、产品包装对比、第三人和广州悠果电子商务有限公司（简称悠果公司）工商登记信息及注册商标列表等证据，其中工商登记信息显示洪泽辉系第三人公司监事和悠果公司股东，两公司的法定代表人均为李海容，洪泽辉、第三人和悠果公司在第9类、17类、18类、28类、35类等多个类别的商品和服务上申请注册了本案诉争商标以及“GAMETECH”、“健拓GAMETECH”、“良值IINE”、“麦苞苞MBAOBAO”等多枚与他人商标高度近似的商标，上述证据用以证明原告最早于1994年开始使用“HORI及图”商标，第三人注册使用诉争商标存在主观恶意。此外，原告在庭审中明确表示其主张享有在先著作权的图形为引证商标三的商标标识。上述事实，有诉争商标和引证商标档案、当事人提交的证据以及当事人陈述等在案佐证。本院认为，鉴于诉争商标的核准注册、被诉裁定的作出均处于2014年商标法的施行期间，基于法律不溯及既往的基本原则，本案对于被诉裁定的审查适用2014年商标法。根据各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点如下：一、诉争商标的注册是否违反2014年商标法第三十二条的规定2014年商标法第三十二条前半段规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。商号是企业名称中用于区分不同市场主体的标志，如果商号在诉争商标申请注册之前经过使用，已在诉争商标指定使用的商品或者类似商品上产生了一定的知名度，则诉争商标的注册、使用可能引起相关公众对商品来源的混淆误认，从而导致在先商号权利人的利益受损。因此，具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的商号属于商标法第三十二条所保护的在先权利。本案中，原告提交的证据大多为其“HORI”商号在游戏机等商品上的使用证据，且部分为域外使用证据，并非中国大陆地区的使用证据，不足以证明其主张的“HORI”商号在诉争商标申请日前在中国大陆地区已在胶套等商品上或与之类似的其他商品上具有一定的市场知名度并为相关公众所知悉，故原告关于诉争商标的注册损害其在先商号权的主张缺乏事实依据，本院依法不予支持。此外，2014年商标法第三十二前半段规定的“在先权利”除上述商号权外，还包括著作权。认定诉争商标损害他人在先著作权的，应具备以下要件：该作品具有独创性，符合作品的构成要件；该作品的著作权归属于权利主张人；该作品完成日期在诉争商标申请日之前；诉争商标与该作品实质性相似，且诉争商标申请注册人具有接触该作品的可能性。首先，作品所要求的独创性应当体现作者个人选择、取舍和安排，这种选择、取舍和安排应当区别于公有领域的表达。本案原告主张享有著作权的“HORI及图”图形，由大写英文字母“HORI”和四个均匀排列于字体下方的黑色方块组成，其表现形式较为普通，无法与公有领域的表达相区别，未达到最低限度的创造性，不具有独创性，因此不属于著作权法所保护的作品。其次，原告提交的证据或为未经翻译和公证的域外证据，或未体现使用主体，尚不足以证明原告对“HORI及图”享有在先著作权。因此，原告关于诉争商标的注册损害其在先著作权的主张缺乏事实依据，本院依法不予支持。2014年商标法第三十二条后半段规定，不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该法律规定是基于诚实信用原则，旨在对已经使用并有一定影响的商标予以保护。该条款的适用一般应满足下列四个要件：（一）他人商标在诉争商标申请日之前已经使用并有一定影响；（二）诉争商标与他人商标相同或近似；（三）诉争商标指定使用的商品与他人商标所使用的商品相同或类似；（四）诉争商标申请人明知或者应知他人在先使用商标。本案中，如上文所述，在案证据不能证明其主张的“HORI及图”商标在诉争商标申请日前已在胶套等商品或与其类似的商品上在先使用并有一定影响，故原告关于诉争商标的注册构成2014年商标法第三十二条后半段规定情形的主张缺乏事实依据，本院依法不予支持。二、诉争商标的申请注册是否构成2014年商标法第十三条第三款规定之情形2014年商标法第十三条第三款规定，就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。根据该条款规定，在先驰名商标注册人有权在与核定使用商品或服务不同的类别上禁止在后商标的注册及使用需满足三个条件：1、在先注册商标在诉争商标申请之前在中国境内为其核定使用的商品或服务的相关公众广为知晓，构成驰名商标；2、诉争商标是对该在先驰名商标的复制、摹仿或者翻译；3、诉争商标的注册及使用会误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害。因此，本案中首先应判断在先注册的引证商标是否在诉争商标申请之前已经在中国境内为其核定使用的服务的相关公众广为知晓，构成驰名商标。本案中，原告提交的证据部分为未经翻译和公证的域外证据，亦非中国大陆地区的使用证据，其余证据未能全面反映各引证商标各项宣传工作的持续使用时间、销售收入、利税、销售区域、受保护记录等，不足以证明在诉争商标申请日前，各引证商标已为我国的相关公众广为知晓，在游戏机等商品上已达到驰名程度。因此，在案证据不足以证明诉争商标的申请注册已构成2014年商标法第十三条第三款规定之情形。四、诉争商标的申请注册是否违反2014年商标法第四十四条第一款的规定2014年商标法第四十四条第一款规定，已经注册的商标，是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十四条规定，以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的，人民法院可以认定其属于商标法第四十四条第一款规定的“其他不正当手段”。该项规定的立法精神在于贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册、管理秩序，营造良好的商标市场环境。本案中，诉争商标原申请人洪泽辉、第三人及其关联公司悠果公司在第9类、17类、18类、28类、35类等多个类别的商品和服务上申请注册了四十余件商标，其中包含本案诉争商标及多枚“HORI”商标，以及“GAMETECH”、“健拓GAMETECH”、“良值IINE”、“麦苞苞MBAOBAO”等多枚与他人知名商标高度近似的商标，洪泽辉、第三人及其关联公司的上述系列商标注册行为具有明显的复制、抄袭他人商标的主观故意，其囤积商标的行为，明显超出企业经营范围的正常需求，扰乱了正常的商标注册管理秩序和公平竞争的市场秩序，违反公序良俗原则，损害公共利益。因此诉争商标的申请注册已构成2014年商标法第四十四条第一款规定之情形。综上，被告作出的被诉裁定适用法律有误，原告起诉的理由成立，对其诉讼请求应予支持。本院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第二项之规定，判决如下：一、撤销国家知识产权局作出的商评字[2019]第85319号关于第19413956号“HORI及图”商标无效宣告请求裁定；二、国家知识产权局针对合立（香港）实业有限公司就第19413956号“HORI及图”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。案件受理费人民币一百元，由国家知识产权局负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，原告合立（香港）实业有限公司可在本判决书送达之日起三十日内，被告国家知识产权局、第三人广州和之丽电子科技有限公司可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长 何 暄人民陪审员 张 博人民陪审员 庄静兰二〇二〇年一月十日法官 助理 张凌博书 记 员 邢 芮