中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2018）京行终5653号上诉人（原审原告）：广州红谷供应链管理服务有限公司，住所地中华人民共和国广东省广州市经济技术开发区青年路沙湾二街。法定代表人：黄桂华，总经理。委托诉讼代理人：麻莉坤，河北王笑娟律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：吴彤，中华人民共和国国家知识产权局审查员。原审第三人：伊莱恩特纳设计有限责任公司，住所地美利坚合众国特拉华州19801威尔明顿奥兰治街特1209号。法定代表人：詹姆士??特纳，所有人及首席运营官。上诉人广州红谷供应链管理服务有限公司（简称广州红谷公司）因商标异议复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2015）京知行初字第1510号行政判决，向本院提起上诉。本院于2018年9月20日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：第9392912号“ELAINETURNER及图”商标（简称被异议商标，见本判决附件），由广州红谷公司于2011年4月26日向原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出注册申请，核定使用商品为国际分类第18类：仿皮；钱包；手提包；公文包；旅行包（箱）；兽皮；伞；手杖；马具配件；香肠肠衣（截止）。该商标专用期限自2012年6月7日起至2022年6月6日止。第9505242号“ELAINETURNER”商标（简称引证商标，见本判决附件），由伊莱恩特纳设计有限责任公司（简称伊莱恩特纳公司）于2011年5月24日向商标局提出注册申请，核定使用商品为国际分类第18类：皮制家具套；皮制带子（截止）。该商标专用期限自2014年6月14日起至2024年6月13日止。被异议商标经初审公告后，在法定异议期内，伊莱恩特纳公司向商标局提出商标异议申请。针对该异议申请，商标局作出（2013）商标异字第30864号《“ELAINETURNER及图”商标异议裁定书》（简称第30864号异议裁定），认为被异议商标指定使用在第18类“钱包”等商品上，引证商标申请日期晚于被异议商标的申请日期，因而引证商标未构成被异议商标获准注册的在先权利障碍。另，伊莱恩特纳公司提供的著作权登记证、宣传图样等不能证明在被异议商标申请注册前，其标识已在我国在先使用并具有较高知名度。故伊莱恩特纳公司称广州红谷公司违反2001年10月27日修改的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第十条、第三十一条的主张缺乏事实依据，不予支持。依照2001年商标法第三十三条的规定，商标局裁定：被异议商标予以核准注册。2013年11月19日，伊莱恩特纳公司向原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提出商标异议复审申请，其理由为：被异议商标是对伊莱恩特纳公司在先使用并具有较高知名度的引证商标的恶意抢注。被异议商标损害了伊莱恩特纳公司的在先著作权和在先商号权益。被异议商标的注册使用将会造成不良影响。综上，伊莱恩特纳公司请求依据2001年商标法第四条、第十条第一款第（八）项、第三十一条等规定，不予核准被异议商标注册。伊莱恩特纳公司向商标评审委员会提交了以下证据（均为复印件）：1、伊莱恩特纳公司的主体资格证据；2、伊莱恩特纳公司商标注册证据；3、伊莱恩特纳公司对被异议商标标识享有著作权的相关证据；4、美国杂志上伊莱恩特纳公司商标的使用证据；5、伊莱恩特纳公司委托东莞厂商生产其产品的证据；6、广州红谷公司恶意证据；7、在先案例及相关判决。广州红谷公司答辩的主要理由：伊莱恩特纳公司提交的异议复审程序材料存在诸多权利瑕疵，广州红谷公司对其主体资格问题存疑。伊莱恩特纳公司提交的证据并不足以证明被异议商标为其在先使用并具有知名度，被异议商标由广州红谷公司所独创，并未构成对伊莱恩特纳公司在先使用并具有一定影响的商标的恶意抢注。被异议商标产品已在国内大规模销售。被异议商标并未侵犯伊莱恩特纳公司的在先商号权益和在先著作权。被异议商标的注册未构成2001年商标法第十条第一款第（八）项所指情形。伊莱恩特纳公司的异议复审行为具有主观恶意。综上，广州红谷公司请求核准被异议商标的注册。广州红谷公司向商标评审委员会提交了以下主要证据：1、广州红谷公司主体资格证据；2、广州红谷公司商标信息；3、广州红谷公司商标使用许可合同、产品生产授权书、销售合同等商标使用证据。2014年12月31日，商标评审委员会作出商评字[2014]第116945号《关于第9392912号“ELAINETURNER及图”商标异议复审裁定书》（简称第116945号裁定），该裁定认定：2014年5月28日修订的《商标评审规则》（简称2014年商标评审规则）第五十七条第二款规定，对于当事人不服商标局作出的异议裁定在2014年5月1日以前向商标评审委员会提出复审申请，商标评审委员会于2014年5月1日以后审理的案件，当事人提出异议和复审的主体资格适用2001年商标法，其他程序问题和实体问题适用2013年8月30日修改的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）。据此，本案除主体资格问题外，其他程序问题和实体问题均适用2013年商标法。伊莱恩特纳公司请求依据2001年商标法第四条、第十条第一款第（八）项、第三十一条分别对应2013年商标法第四条、第十条第一款第（八）项、第三十二条。2001年商标法第四条系原则性规定，将适用2013年商标法的具体条款审理本案。一、依据2013年商标法第三十二条保护在先商号权益或者在先使用的未注册商标，应以该在先商号、商标在被异议商标申请之前已具有一定知名度，且双方使用的商品具有密切关联为条件。本案中，伊莱恩特纳公司提交的证据部分为域外证据，或未显示形成时间，综合考虑伊莱恩特纳公司提交的在案证据尚不足以证明在被异议商标申请日之前，伊莱恩特纳公司“ELAINETURNER”商号及商标已在中国大陆在与被异议商标指定的商品相同或类似商品上在先使用并已达到具有一定影响的程度，进而不能认定被异议商标的申请注册将会使消费者将之与伊莱恩特纳公司相联系，从而对商品来源产生混淆误认。因此，被异议商标未构成2013年商标法第三十二条所指损害他人在先商号权益以及以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标之情形。二、本案中，结合考虑伊莱恩特纳公司所提交的设计协议、著作权登记证书、相关标识在美国的商标注册证据以及在案使用证据等材料，在广州红谷公司未能提出相反证据的情况下，可以认定伊莱恩特纳公司“ELAINETURNER及图”美术作品在本案被异议商标申请注册之前已经完成创作并在先公开发表。被异议商标与伊莱恩特纳公司主张著作权的“ELAINETURNER及图”美术作品如出一辙，已构成实质性相似。同时，在案证据中励泰有限公司、东莞市厚街溪头励泰皮具制造厂出具的证明以及相关销售发票、出境载货清单等材料可以证明伊莱恩特纳公司“ELAINETURNER”手提包等产品在被异议商标申请注册之前常年在广东东莞进行代工生产，本案广州红谷公司与伊莱恩特纳公司上述代工厂商同处于广东省，结合考虑广州红谷公司大量注册与他人在先商标相同或近似商标以及广州红谷公司未能对本案被异议商标的设计创作来源作出合理解释说明的情况，可以推定广州红谷公司知晓伊莱恩特纳公司在先作品，被异议商标属于对伊莱恩特纳公司作品的复制、抄袭。综上，被异议商标的申请注册已经构成对伊莱恩特纳公司在先著作权的损害，属于2013年商标法第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”之情形。三、2013年商标法第十条第一款第（八）项所指的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响，一般不包括有关标志的注册仅损害特定民事权益或商标法已经另行规定了救济方式和相应程序的情形。本案被异议商标本身并没有任何消极或贬损的含义，且并无证据证明其对我国社会公共利益和公共秩序产生了消极、负面的影响。因此，被异议商标不属于2013年商标法第十条第一款第（八）项所指的情形。综上，伊莱恩特纳公司所提异议复审理由部分成立。依照2013年商标法第三十二条、第三十五条和2001年商标法第三十三条第一款的规定，商标评审委员会裁定：被异议商标不予核准注册。广州红谷公司不服第116945号裁定，向北京知识产权法院提起诉讼。原审诉讼中，广州红谷公司向法院提交了如下证据：1、广州红谷公司被异议商标的全系列申请明细；2、第116945号裁定；3、广州红谷公司与案外人签订的被异议商标品牌产品广州保利国际、广州国际采购中心自有展厅（包年）以及2010年至2016年每年春季广交会广告宣传合同材料；4、广州红谷公司被异议商标系列商标部分销售发票、部分使用合同等使用证明材料。商标评审委员会向法院提交了如下证据：1、被异议商标及引证商标档案，用以证明上述商标申请日期、商标图样、核使用商品等情况；2、当事人提交的申请书、答辩书、证据等，用以证明第116945号裁定是针对其申请的事实、理由和请求进行评审的；3、答辩通知书、证据交换通知书，用以证明第116945号裁定的作出程序合法。伊莱恩特纳公司向本院提交了如下证据：1、广州红谷公司恶意注册的商标清单；2、广州红谷公司的关联公司恶意注册的商标清单；3、本院（2017）京行终4116号行政判决书；4、关于论述作品独创性的相关判决书及文章；5、广州红谷公司及其关联公司的企业信息、注册商标信息；6、商标行政机关及法院作出的相关裁定或判决。北京知识产权法院认为：本案相关诉权和主体资格问题的审理应适用2001年商标法，本案其他问题的审理应适用2013年商标法。本案中，伊莱恩特纳公司主张享有在先著作权的“ELAINETURNER及图”作品融入了设计者的审美理念，具有艺术美感，符合《中华人民共和国著作权法》（简称著作权法）关于作品独创性的要求，已构成著作权法所保护的美术作品。伊莱恩特纳公司提交的著作权登记证书载明，经ELAINETURNERDESIGNS，INC转让，伊莱恩特纳公司于2007年2月15日取得美术作品《ELAINETURNER》在中国的著作权，申请人为伊莱恩特纳公司，登记日期为2012年11月16日。综合伊莱恩特纳公司在本案中提交的证据可以证明“ELAINETURNER及图”作品在被异议商标申请日之前已经创作完成并公开发表及使用，广州红谷公司具有接触该作品的可能。被异议商标标志由英文“ELAINETURNER”和上方的皇冠图形构成，其与伊莱恩特纳公司主张享有在先著作权的“ELAINETURNER及图”作品在构图、字体、图形上完全一致，已构成实质性相似。鉴于“ELAINETURNER及图”作品在被异议商标申请日之前已公开发表，在广州红谷公司未提供证据证明被异议商标标志具有合法来源的情况下，可以认定伊莱恩特纳公司是“ELAINETURNER及图”作品著作权的利害关系人，被异议商标的申请注册损害了“ELAINETURNER及图”作品的在先著作权，违反了2013年商标法第三十二条的规定。商标评审委员会认定正确，本院予以支持。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回广州红谷公司的诉讼请求。广州红谷公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和第116945号裁定，判令商标评审委员会重新作出异议复审裁定。其主要上诉理由是：1、伊莱恩特纳公司主张享有著作权的“ELAINETURNER及图”作品不具有独创性，不属于著作权法意义上的作品。2、伊莱恩特纳公司对“ELAINETURNER及图”作品不享有著作权，原审法院认定事实有误。3、伊莱恩特纳公司提交的证据不足以证明在被异议商标申请日之前，其主张享有著作权的“ELAINETURNER及图”作品已经公开发表，广州红谷公司不具有接触该作品的可能性。4、被异议商标有自己的创意来源，广州红谷公司已经对其广泛使用。本院（2017）京行终4116号行政判决书不应作为本案的裁判依据。商标评审委员会和伊莱恩特纳公司服从原审判决。经审理查明：原审法院查明事实属实，且有被异议商标和引证商标的商标档案、第30864号异议裁定、商标异议复审申请书、第116945号裁定、各方当事人在商标评审阶段和诉讼阶段提交的证据材料及当事人陈述等在案佐证，本院对此予以确认。本院另查，根据中央机构改革部署，商标局、商标评审委员会的相关职责由中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）统一行使。本院认为：本案相关诉权和主体资格问题应适用2001年商标法，其他问题应适用2013年商标法进行审理。2013年商标法第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十八条规定：“商标法第三十二条规定的在先权利，包括当事人在被异议商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。被异议商标核准注册时在先权利已不存在的，不影响被异议商标的注册。”第十九条规定：“当事人主张被异议商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及被异议商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。商标标志构成受著作权法保护的作品的，当事人提供的涉及商标标志的设计底稿、原件、取得权利的合同、被异议商标申请日之前的著作权登记证书等，均可以作为证明著作权归属的初步证据。商标公告、商标注册证等可以作为确定商标申请人为有权主张商标标志著作权的利害关系人的初步证据。”2013年商标法第三十二条所指“在先权利”是指除商标权之外的其他在先合法权利，包括著作权。本案中，伊莱恩特纳公司主张享有在先著作权的“ELAINETURNER及图”作品由英文“ELAINETURNER”及上方的皇冠图形构成，其中皇冠呈五角凸起状，角的顶端为水滴形，五角之间由弧形过渡连接，皇冠底部为凹进式设计。英文“ELAINETURNER”与皇冠图形的结合融入了设计者的一定审美理念，具有一定的艺术美感，整体外观具有一定的独创性，符合著作权法关于作品独创性的要求，已构成著作权法所保护的美术作品。广州红谷公司有关伊莱恩特纳公司主张享有著作权的“ELAINETURNER及图”作品不具有独创性、不属于著作权法意义上的作品的上诉理由不能成立，本院不予支持。伊莱恩特纳公司在本案中提交的证据能够证明，伊莱恩特纳公司的关联公司ELAINETURNERDESIGNSINC委托第三方设计公司TEALDESIGNS于2004年3月创作完成“ELAINETURNER及图”作品，伊莱恩特纳公司随后从该关联公司处受让取得该作品的著作权，有权主张相关著作权权利。中华人民共和国国家版权局著作权登记证书亦载明，经ELAINETURNERDESIGNS．INC转让，伊莱恩特纳公司于2007年2月15日取得美术作品《ELAINETURNER》在中国的著作权，申请对“ELAINETURNER及图”作品进行著作权登记。纵观全案证据，可以认定在被异议商标申请日之前，伊莱恩特纳公司已是“ELAINETURNER及图”作品的利害关系人，广州红谷公司有关伊莱恩特纳公司对“ELAINETURNER及图”作品不享有著作权的上诉理由不能成立，本院不予支持。伊莱恩特纳公司2009年6月1日向中华人民共和国海关出具的证明励泰皮具制造厂为该公司授权制造商的证明函上显示了“ELAINETURNER及图”作品。伊莱恩特纳公司与励泰有限公司、励泰皮具制造厂自2009年至2011年间的销售发票、所附产品照片及编号、内地海关及相关海关陆路出/进境载货清单等证据可以证明，伊莱恩特纳公司在被异议商标申请日之前已经委托中国大陆厂商生产载有“ELAINETURNER及图”作品的皮具。伊莱恩特纳公司提交的《marieclaire》《Latina》等杂志上的标有“ELAINETURNER及图”作品的产品照片可以证明“ELAINETURNER及图”作品在被异议商标申请日之前已经在中国境外公开发表，载有该作品的“ELAINETURNER”品牌产品已经在中国境外公开销售。综合伊莱恩特纳公司在本案中提交的证据可以证明“ELAINETURNER及图”作品在被异议商标申请日之前已经创作完成并公开发表及使用，广州红谷公司具有接触该作品的可能。广州红谷公司有关“ELAINETURNER及图”作品在被异议商标申请日之前并未公开发表、广州红谷公司不具有接触该作品的可能性的上诉理由不能成立，本院不予支持。被异议商标标志由英文“ELAINETURNER”和上方的皇冠图形构成，其与伊莱恩特纳公司主张享有在先著作权的“ELAINETURNER及图”作品在构图、字体、图形上完全一致，已构成实质性相似。鉴于“ELAINETURNER及图”作品在被异议商标申请日之前已公开发表，在两标志构成实质性相似且广州红谷公司未提供证据证明被异议商标标志具有合法来源的情况下，可以认定被异议商标的申请注册损害了“ELAINETURNER及图”作品的在先著作权，违反了2013年商标法第三十二条的规定，不应予以核准注册。原审判决对此认定正确，本院予以支持。广州红谷公司的相关上诉理由均不能成立，本院不予支持。经审查，广州红谷公司的其他上诉理由均不能成立，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。广州红谷公司的上诉请求及其理由均缺乏依据，本院对此不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一、二审案件受理费各人民币一百元，均由广州红谷供应链管理服务有限公司负担（均已交纳）。本判决为终审判决。审判长 周 波审判员 俞惠斌审判员 苏志甫二〇二〇年一月二十日书记员 刘 茜