中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终5755号上诉人（原审原告）：尚飞活力股份责任有限公司，住所地法兰西共和国。法定代表人：居伊·布鲁特苏，董事长。委托诉讼代理人：闫春德，北京市集佳律师事务所上海分所律师。委托诉讼代理人：黄莺，北京市集佳律师事务所上海分所律师。上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：赵焕菲，中华人民共和国国家知识产权局审查员。原审第三人：黄创利，男，1981年7月12日出生，汉族。上诉人尚飞活力股份责任有限公司（简称尚飞公司）、上诉人中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）因商标权无效宣告行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）作出的（2018）京73行初3859号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年7月22日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：一、诉争商标1.注册人：黄创利2.注册号：116419743.申请日期：2012年10月23日4.专用权期限至：2024年3月27日5.标志：6.核定使用商品（第11类）：灯；电炊具；电暖器；个人用电风扇；水管用混水龙头；水暖装置用管子水嘴等。二、引证商标（一）引证商标一1.注册人：尚飞公司2.注册号：G8502943.申请日期：2005年7月5日4.专用权期限至：2025年3月9日5.标志：6.核定使用商品（第9类）：计算机开发系统；通讯软件；互相联络设备等。（二）引证商标二1.注册人：尚飞公司2.注册号：G8188863.专用权期限至：2023年7月29日4.标志：5.核定使用商品（第9类）：计算机程序；记录仪；计算器等。（三）引证商标三1.注册人：尚飞公司2.注册号：G6048453.专用权期限至：2023年8月11日4.标志：5.核定使用商品（第7类）：电子马达；减速电机；百叶窗等。（四）引证商标四1.注册人：尚飞公司2.注册号：G6048453.专用权期限至：2023年8月11日4.标志：5.核定使用商品（第9类）：控制用仪器和设备；电子自动或非自动的电动机等。三、被诉裁定：商评字[2017]第147039号《关于第11641974号“somfy”商标无效宣告请求裁定书》。原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）认为：一、诉争商标与引证商标一至四核定使用的商品在商品的功能用途、销售场所、使用范围等方面存在一定差异，不属于同一种或类似商品。诉争商标与引证商标一至四未构成使用在相同或类似商品上的近似商标。二、综合尚飞公司的证据材料，不足以证明诉争商标注册使用易误导公众，致使尚飞公司利益可能受到损害，未损害尚飞公司主张的驰名商标权益。三、诉争商标的注册未损害2013年商标法第三十二条规定他人在先企业名称权。诉争商标的注册不构成2013年商标法第十条第一款第（七）项、第四十四条第一款的情形。综上，商标评审委员会裁定：诉争商标予以维持。四、其他事实商标评审阶段，尚飞公司提交了以下主要证据：1.尚飞公司的官网信息、部分报价手册、宣传册；2.“尚飞”在中国期刊全文数据库、惠科中文报纸数据库的检索结果及相关报道；3.尚飞公司的部分媒体推广报道；4.尚飞公司的部分广告协议、广告页、发票、付款单等；5.尚飞公司的部分参展合同、宣传材料、照片等；6.网络上关于尚飞公司智能体验中心的介绍；7.尚飞公司2014年的部分市场活动及相关媒体照片；8.尚飞公司的部分中国客户名单；9.尚飞公司的部分合作协议、销售合同；10.尚飞公司的部分销售合同；11.尚飞公司合作企业出具的业务证明；12.尚飞公司所获得的奖项；13.尚飞公司的公告；14.中国相关建设协会出具的证明文件；15.百度搜索引擎对“尚飞”“SOMFY”的搜索结果；16.“somfy”商标的演变介绍；17.网络搜索结果。原审诉讼阶段，尚飞公司提交了以下主要证据：1.2006年产品指导手册、2007年产品手册；2.“somfy”美术作品著作权转让协议及费用账单；3.“somfy”美术作品著作权转让协议及费用账单的翻译文本。诉讼阶段，黄创利提交了商标注册证书。北京知识产权法院认为，第一，诉争商标核定使用的“灯、电炊具、电暖器”等商品与引证商标一至四核定使用的商品分属不同类似群组，且在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面存在明显区别，不属于类似商品。诉争商标与引证商标一至四未构成2013年商标法第三十条所指的相同或类似商品上的近似商标。第二，诉争商标核定使用的商品与引证商标一至四核定使用的商品类别差异较大，且商品之间无密切联系。尚飞公司所提交的证据未充分证明各引证商标的持续使用、销售情况及销售区域、市场占有率、地域范围、行业排名等情况，且部分证据或未显示形成时间，或未显示“somfy”商标，或为自制证据，故无法证明各引证商标在诉争商标申请日之前已为相关公众所熟知，亦无法证明诉争商标的申请注册会造成公众的混淆误认或致使尚飞公司的利益受到损害。诉争商标的注册未构成2013年商标法第十三条第三款所指情形。第三，尚飞公司所提交的证据未涉及在诉争商标核定商品上的使用，无法证明其在诉争商标申请日之前，已在诉争商标核定使用的商品上具有一定的影响，因此诉争商标的申请注册不会使相关公众认为其商品来自于尚飞公司或者与尚飞公司之间具有密切的联系，从而损害尚飞公司的在先商号权。第四，尚飞公司并未提供证据证明诉争商标系黄创利采用欺骗手段或者其他不正当手段取得注册，且本案涉及特定主体的相对权益，在案证据亦无法证明诉争商标的注册存在扰乱商标注册秩序、损害公共利益等情形，故诉争商标的注册并不构成2013年商标法第四十四条第一款规定之情形。第五，根据尚飞公司向商标评审委员会提交的注册商标无效宣告申请书可知，其主张的无效理由包括2013年商标法第三十二条前半段之在先著作权，但被诉裁定对于尚飞公司的该项主张未予审查，属于漏审，构成程序违法。为避免当事人的审级利益损失，对于诉争商标的注册是否构成2013年商标法第三十二条前半段之在先著作权的情形不宜直接评述，商标评审委员会应当就此重新审理。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第第七十条第三项的规定，判决：撤销被诉裁定；商标评审委员会重新作出裁定。尚飞公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求在维持原审判决结论的情况下，纠正原审判决的部分事实认定及法律适用，依法改判、撤销或者变更。其主要理由为：一、诉争商标与引证商标一至四构成类似商品上的相同商标，应依据2013年商标法第三十条规定宣告诉争商标无效。二、引证商标一至四构成驰名商标，应在本案予以跨类保护，诉争商标的注册违反2013年商标法第十三条第三款的规定。三、“SOMFY”为尚飞公司在先使用的商号，诉争商标与该商号相同，其申请注册侵害了尚飞公司的在先商号权。四、诉争商标的注册、受让行为具有明显的恶意，其行为违反了2013年商标法第十条第一款第（七）项、第四十四条第一款的规定。商标评审委员会不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉裁定。其主要理由为：尚飞公司在评审阶段及原审诉讼阶段提交的证据均不足以证明尚飞公司对诉争商标的整体标志享有在先著作权。黄创利服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实属实，且有诉争商标和各引证商标的商标档案、各方当事人在商标评审阶段和诉讼阶段提交的证据材料及当事人陈述等在案佐证，本院对此予以确认。二审诉讼中，尚飞公司提交了法国尚飞公司（SOMFYSAS）与设计公司签订的设计合同、产品手册、上海青鹰实业股份有限公司等公司的声明及企业信息打印件、其他行政判决书、黄创利名下“DAVE”“SOMFY”“EXO”等11枚商标的网页打印件等。另查，根据中央机构改革部署，原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。本院认为，根据各方当事人的诉辩主张，本案二审的争议焦点在于：诉争商标的注册是否违反2013年商标法第三十条、第三十二条前半段、第十三条第三款、第十条第一款第（七）项、第四十四条第一款的规定。一、关于诉争商标的注册是否违反2013年商标法第三十条的规定2013年商标法第三十条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”根据商标法第三十条的规定，认定申请注册的商标是否具有可注册性，既要结合商标标志构成要素及其整体的近似程度考虑商标标志是否近似，也要结合相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素考虑是否存在混淆可能性，以申请注册的商标与引证商标在同一种或类似商品上并存，是否容易导致混淆作为判断标准。认定商品是否属于类似商品，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识为依据，考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性，《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考。本案中，诉争商标核定使用的“灯、电暖气”等商品属于《类似商品和服务区分表》第11类，引证商标一至四分别核定使用在《类似商品和服务区分表》第9类“通讯软件、计算器、控制用仪器和设备”及第7类“电子马达”等商品。诉争商标与引证商标一至四分属于不同的群组，且二者在商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面存在一定差距，不构成类似商品。因此，诉争商标与引证商标一至四不构成使用在类似商品上的近似商标，原审判决及被诉裁定对此认定正确，本院予以支持。二、关于诉争商标的注册是否违反2013年商标法第三十二条的规定2013年商标法第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”其中，“在先权利”包括商号权，将与他人在先登记、使用并有一定知名度的商号相同或基本相同的文字注册为商标，容易导致相关公众混淆，致使该权利人利益受到损害的，不应予以核准注册。外国公司在中国境内进行商业使用的企业名称在具有一定市场知名度、为相关公众所知悉时可以获得商号权的保护。本案中，尚飞公司主张商号权益的企业字号为“SOMFY”，其提交的证据显示，尚飞公司在我国大陆地区经营时多使用中文“尚飞”作为企业名称，而非英文“SOMFY”。诉争商标核定使用的“灯、电暖气”等商品与尚飞公司主要经营的电动窗帘等商品，在商品的用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面具有较大差异，不构成类似商品。依据现有证据，不足以认定诉争商标在“灯、电暖气”等商品上的注册，易导致相关公众对商品来源产生混淆，故原审法院认定诉争商标的注册未损害尚飞公司的在先商号权益，不属于违反2013年商标法第三十二条规定的情形，并无不当，本院予以确认。本案中，尚飞公司在无效宣告行政程序及原审诉讼程序中，明确将诉争商标侵害其在先著作权作为无效宣告的理由之一，并且该理由亦属于2013年商标法第三十二条规定的在先权利的范畴，故被诉裁定对此未予审理，属于程序违法。原审判决相关认定并无不当，本院予以支持。在原审判决对此未予认定的情况下，国家知识产权局关于在案证据不足以证明尚飞公司对诉争商标享有在先著作权的主张，不属于本院审理范围，本院对此不予评述。三、关于诉争商标的注册是否违反2013年商标法第十三条第三款的规定2013年商标法第十三条第三款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用”。2013年商标法第十四条规定，认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标被保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。本案中，尚飞公司主张引证商标一至四均构成驰名商标，但其提交的商业使用和宣传的证据均指向电动卷帘等商品，与引证商标一至四核定使用的商品存在一定差别，在案证据不足以证明引证商标一至四在诉争商标申请日之前已达到驰名程度。诉争商标核定使用的商品与引证商标一至四核定使用的商品存在较大差异，诉争商标的注册和使用不足以对公众产生误导。故诉争商标的注册未违反2013年商标法第十三条第三款的规定，尚飞公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。四、关于诉争商标的注册是否违反2013年商标法第十条第一款第七项的规定2013年商标法第十条第一款第七项规定，带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用。本案中，诉争商标“somfy”标志本身并不容易导致公众对商品的质量等或者产地产生误认。尚飞公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。五、关于诉争商标的注册是否违反2013年商标法第四十四条第一款的规定2013年商标法第四十四条第一款规定，以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。本案中，在案证据不能证明，诉争商标的注册属于扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等情形。尚飞公司的相关上诉请求缺乏事实及法律依据，本院不予支持。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。尚飞公司及国家知识产权局的上诉理由均不能成立，对其上诉请求，本院均不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家知识产权局负担（于本判决生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家知识产权局、尚飞活力股份责任有限公司各自负担人民币五十元（已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长 苏志甫审 判 员 俞惠斌审 判 员 陈 曦二〇二〇年一月十五日法官助理 孟 津书 记 员 金萌萌