中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2015）京知行初字第1644号原告德巴斯什·穆霍帕德黑，男，1948年1月16日生，住美利坚合众国加利福尼亚州，Pomona大街****号。委托代理人刘京莉，北京尚淳律师事务所律师。委托代理人李巍，北京尚诚知识产权代理有限公司专利代理人。被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会，住所地中华人民共和国北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12层。法定代表人葛树，副主任。委托代理人郭彦，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。委托代理人程强，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。第三人鲍宏伟，女，汉族，1976年10月20日生，住中华人民共和国北京市海淀区。委托代理人向勇，隆天知识产权代理有限公司专利代理人。委托代理人张永康，隆天知识产权代理有限公司专利代理人。原告德巴斯什·穆霍帕德黑因发明专利权无效宣告请求行政纠纷一案，不服被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2014年9月23日作出的第23963号无效宣告请求审查决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2015年3月27日受理后，依法组成合议庭，并通知与本案存在利害关系的鲍宏伟作为第三人参加诉讼，于2016年5月27日公开开庭进行了审理。原告德巴斯什·穆霍帕德黑的委托代理人刘京莉、李巍，被告专利复审委员会的委托代理人郭彦、程强，第三人鲍宏伟的委托代理人向勇、张永康到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系专利复审委员会针对鲍宏伟就名称为“高效率操作的反渗透方法和设备”的第97197289.3号发明专利（简称本专利）提出的无效宣告请求而作出，其中涉及到本专利是否符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第二款、第三款规定的问题。专利复审委员会经审查认为，本专利不具备新颖性和创造性，不符合专利法第二十二条第二款、第三款规定，故作出被诉决定,宣告专利权全部无效。原告德巴斯什·穆霍帕德黑不服被诉决定，在法定期限内向本院提起行政诉讼称：一、被诉决定程序有误，应予撤销：被告在作出被诉决定时未对原告于2012年11月27日提交的意见陈述书和其对本专利权利要求的修改进行审查。被诉决定在评价本专利权利要求17、18的创造性时引入对比文件8，超出了无效宣告请求的审查范围，违反了请求原则；二、本专利独立权利要求102、107以及其从属权利要求具备新颖性，符合《专利法》第二十二条第二款的规定；三、本专利独立权利要求37、84-85、95、98、102、103、104a、107、116-118以及其从属权利要求具备创造性，符合《专利法》第二十二条第三款的规定；四、被诉决定的结论矛盾：被诉决定第40页第3段明确认可权利要求78的创造性，而最终却认定本专利的全部权利要求不具备创造性，这两处明显矛盾。综上，原告请求依法撤销被诉决定。被告专利复审委员会辩称，被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，审查结论正确，请求依法驳回原告诉讼请求。第三人鲍宏伟述称，被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，审查结论正确，请求依法驳回原告诉讼请求。本院经审理查明：本专利名称为“高效率操作的反渗透方法和设备”，专利号为97197289.3，申请日为1997年8月12日，授权公告日为2004年6月2日，专利权人为德巴斯什·穆霍帕德黑。鲍宏伟于2011年5月19日向专利复审委员会提出无效宣告请求，于2011年6月20日、2011年9月19日向专利复审委员会提交了意见陈述书，并提交了如下对比文件作为证据：对比文件1：公开日为1987年12月21日，公开号为JP特开昭62-294484的日本专利文献和相关中文译文，共14页；对比文件2：公开日为1984年6月29日，公开号为JP特开昭59-112890的日本专利文献和相关中文译文，共14页；对比文件3：公开日为1986年3月4日、公开号为US4574049A的美国专利文献，共11页；对比文件4：公开日为1993年9月21日、公开号为US5246586A的美国专利文献，共11页；对比文件5：公开日为1993年10月19日、公开号为JP特开平5-269463的日本专利文献，共4页；对比文件6：公开日为1980年11月25日、公开号为US4235715A的美国专利文献，共6页；对比文件7：公开日为1990年2月14日、公开号为CN1039569A的中国发明专利申请公开说明书，共9页。对比文件1-6的附图及部分中文译文。对比文件8：公开日为1986年8月14日，公开号为JP特开昭61-181590的日本专利文献及相关中文译文，共8页；对比文件9：公开日为1994年7月26日，公开号为JP特开平6-206068的日本专利文献及相关中文译文，共12页。鲍宏伟在其于2011年6月20日提交的无效宣告请求书中，针对本专利权利要求13-20一并陈述了意见。根据该无效宣告请求书第42-44页的记载，鲍宏伟在列出了本专利权利要求13-20的内容之后，又分别列出了对比文件1、3、8的公开的部分内容，并随后明确阐述认为：“从属权利要求13、14、17、18相对于对比文件1、3的结合不具备创造性……从属权利要求15、16相对于对比文件1、3的结合不具备创造性……从属权利要求19、20相对于对比文件1、3、8和公知常识的结合不具备创造性……”德巴斯什·穆霍帕德黑针对上述鲍宏伟的无效宣告请求和意见陈述书于2011年7月18日提交了意见陈述书，并修改了权利要求书。于2011年8月19日提交了意见陈述书，再次修改了权利要求书。同时提交了如下证据：证据1：《TheNALCOWaterHandbook》，NalcoChemicalCompany，FrankN.Kemmered.,1979及其相关部分的中文译文，及国家图书馆出具的文献复制证明，共14页。证据2：公开日为1996年1月5日，公开号EP0709130A1的欧洲专利文献及其中国同族专利申请，公开日为1996年10月2日、公开号为CN1132108A的中国发明专利申请公开说明书，用作译文，共37页；证据3：鲍宏伟提交的对比文件3的部分中译文，共1页；证据4：鲍宏伟提交的对比文件4的部分中译文，共1页；证据5：鲍宏伟提交的对比文件6的部分中译文，共1页。德巴斯什·穆霍帕德黑于2012年11月12日提交了意见陈述书，并再次修改了权利要求书。专利复审委员会于2012年11月19日进行了口头审理，德巴斯什·穆霍帕德黑和鲍宏伟均参加了口头审理。口头审理记录表第29页第十二条注明：口头审理结束后，不再接受双方提交的意见陈述书和证据。口头审理结束后，德巴斯什·穆霍帕德黑于2012年11月27日向专利复审委员会提交了意见陈述书，并对权利要求书进行了删除式修改。德巴斯什·穆霍帕德黑称，本次修改包括：删除权利要求40、89和109，并以删除技术方案的方式修改权利要求86、90-91、93、96、99-100、104b、105-106、110-114、119-120。2014年9月23日，专利复审委员会以德巴斯什·穆霍帕德黑于2012年11月12日提交的权利要求书为审查基础，经审查作出被诉决定，宣布本专利全部无效。在本案庭审过程中，专利复审委员会认可德巴斯什·穆霍帕德黑于2012年11月27日提交的权利要求书是以删除权利要求及权利要求中的技术方案的方式进行的修改，但并没有将修改后的权利要求书交换给鲍宏伟，也没有以德巴斯什·穆霍帕德黑这次提交的权利要求书为审查基础对本专利是否符合专利法相关规定进行审查。同时，专利复审委员会认为，被诉决定以德巴斯什·穆霍帕德黑于2012年11月12日提交的权利要求书为审查基础不会损害德巴斯什·穆霍帕德黑的实体权利。另查，在被诉决定第40页第三段记载：“权利要求78是权利要求37的从属权利要求，其对除去所述溶解气体的步骤进行了进一步限定。请求人认为采用气体渗透膜阻挡层除去水中的溶解气体是本领域的公知常识。对此合议组认为，请求人并没有充分的理由说明或提供相关证据证明利用气体渗透阻挡层从水中去除溶解气体是本领域的公知常识，已被本领域技术人员熟知并广泛应用，因此请求人关于权利要求78不具备创造性的理由不能成立。”上述事实，有德巴斯什·穆霍帕德黑于2012年11月12日提交的本专利权利要求书、德巴斯什·穆霍帕德黑于2012年11月27日提交的本专利权利要求书、对比文件1-9、证据1-5、口审记录表以及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：一、有关被诉决定是否违反请求原则请求原则是指在无效宣告程序中，合议组通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查。本案中，德巴斯什·穆霍帕德黑诉称，被诉决定在评价本专利权利要求17、18的创造性时引入对比文件8，超出了无效宣告请求的审查范围，违反了请求原则。对此，本院认为，据鲍宏伟于2011年6月20日向专利复审委员会提交的意见陈述书相关记载，鲍宏伟在上述意见陈述书中，将其针对本专利权利要求13-20的创造性的相关意见集中在一起表达，并明确主张从属权利要求17、18相对于对比文件1、3的结合不具备创造性。根据请求原则，专利复审委员会理应针对鲍宏伟提交的无效宣告请求书中明确的对比文件结合的方式，对本专利权利要求17、18相对于对比文件1、3的结合是否具备创造性进行审查，而不应自行将对比文件8与对比文件1、3结合，进而评价本专利权利要求17、18的创造性。因此，被诉决定在评价本专利权利要求17、18的创造性时结合对比文件8，超出了鲍宏伟无效宣告请求的审查范围，违反了请求原则，本院依法予以纠正。二、关于被诉决定对本专利权利要求78的相关认定与被诉决定的最终结论是否矛盾根据本院查明的事实可知，被诉决定在评价本专利权利要求78的创造性时，明确指出：“请求人并没有充分的理由说明或提供相关证据证明利用气体渗透阻挡层从水中去除溶解气体是本领域的公知常识，已被本领域技术人员熟知并广泛应用，因此请求人关于权利要求78不具备创造性的理由不能成立。”也就是说，被诉决定已经认定本专利权利要求78具备创造性，理应被维持有效，这与被诉决定最终作出的宣告本专利全部无效的决定相悖。由于在评述这一问题时，被诉决定已经进行了较充分的说理，整个论证的逻辑是完备的，并非是因为个别字句的错误而导致结论有误，因此，专利复审委员会有关被诉决定这一部分属于笔误的主张不能成立。综上，被诉决定对本专利是否应该全部无效的结论有误，本院依法予以纠正。三、关于审查基础的确定是否正确根据本院查明的事实，德巴斯什·穆霍帕德黑在口头审理之后，于2012年11月27日向专利复审委员会提交了意见陈述书，并对权利要求书进行了删除式修改。德巴斯什·穆霍帕德黑称，本次修改包括：删除权利要求40、89和109，并以删除技术方案的方式修改权利要求86、90-91、93、96、99-100、104b、105-106、110-114、119-120。专利复审委员会收到上述意见陈述书以及修改后的权利要求书后，并未向鲍宏伟交换，亦未告知德巴斯什·穆霍帕德黑是否接受其对本专利权利要求书的上述修改，径行以德巴斯什·穆霍帕德黑于2012年11月12日提交的权利要求书为审查基础于2014年9月23日作出被诉决定。《审查指南》规定，在作出无效宣告请求审查决定之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。本案中，虽然专利复审委员会在口头审理记录表中注明，口头审理结束后，不再接受双方提交的意见陈述书和证据。但《审查指南》是专利复审委员会依法行政的依据和标准，口头审理记录表中向无效宣告请求人与专利权人告知的事项不能违反《审查指南》的相关规定，也不能剥夺《审查指南》赋予专利权人的权利。德巴斯什·穆霍帕德黑于口头审理之后对本专利权利要求书进行的修改远早于被诉决定作出的日期，因此，德巴斯什·穆霍帕德黑针对本专利权利要求书进行的修改符合《审查指南》有关无效宣告请求程序中对权利要求书修改的时间要求，专利复审委员会应予接受，并进一步审查其修改方式是否真如其所称，属于《审查指南》允许的删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案之情形。专利复审委员会未审查德巴斯什·穆霍帕德黑的上述修改，属于对审查基础的认定错误，也可能导致德巴斯什·穆霍帕德黑和鲍宏伟的实体权利受到损害，本院依法予以纠正。鉴于本案的审查基础有待专利复审委员会重新查清，本院若继续以被诉决定所针对的审查基础进行审理，也可能对各方当事人的实体权利造成损害，故有关本专利是否具备新颖性及创造性的问题，本院不再评述。综上，被诉决定违反法定程序，依法应当予以撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（三）项之规定，本院判决如下：一、撤销被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的第23963号无效宣告请求审查决定；二、被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会就鲍宏伟针对本专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。案件受理费人民币一百元，由被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会负担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，原告德巴斯什·穆霍帕德黑可在本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会、第三人鲍宏伟可在本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  赵明审 判 员  卓锐人民陪审员  周华二〇一七年四月十七日书 记 员  丁欣