江苏省高级人民法院民 事 判 决 书(2016)苏民终491号上诉人（原审原告）:昆山睿基新能源科技有限公司，住所地江苏省昆山开发区中小企业园章基路189号3号房。法定代表人：孙海涛，该公司总经理。委托诉讼代理人：蔡栋，江苏纵联律师事务所律师。委托诉讼代理人：王佩佩，江苏纵联律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：中信博新能源科技（苏州）有限公司，住所地江苏省昆山市陆家镇白杨路6号5号楼。法定代表人：蔡浩，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：刘志斌，上海市锦天城律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈扬，上海市锦天城律师事务所律师。上诉人昆山睿基新能源科技有限公司（以下简称睿基公司）因与被上诉人中信博新能源科技（苏州）有限公司（以下简称中信博公司）损害赔偿纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院(2014)苏中知民初字第00460号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年3月30日立案受理后，依法组成合议庭，于2016年5月16日公开开庭审理了本案。上诉人睿基公司的委托诉讼代理人蔡栋、王佩佩，被上诉人中信博公司的委托诉讼代理人刘志斌、陈扬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。睿基公司上诉请求：撤销一审判决，发回重审或改判支持其一审全部诉讼请求，并由中信博公司承担一、二审诉讼费。事实与理由：1、专利权人的变更应当以国家知识产权局的著录项目变更为准，并不以《专利申请权转让合同》被宣告无效而发生专利权人的变更，故涉案专利的专利权人仍应当是中信博公司，缴纳专利年费的义务应当由中信博公司承担。2、中信博公司是《专利申请权转让合同》被无效的过错方，负有维护专利权的有效性和完整性的义务，即在返还专利之前缴纳专利年费使专利不至于失效的义务。在国家知识产权局通知了中信博公司专利年费缴纳不足和专利权终止需要恢复等事项的情况下，中信博公司既不按照通知履行相关义务，又不将上述情况通知睿基公司，最终导致涉案专利因未缴纳年费而失效，存在明显的主观恶意。3、睿基公司对于涉案专利失效不存在任何过错。中信博公司辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。睿基公司向一审法院起诉请求：1、赔偿睿基公司专利价值及丧失专利所遭受的损失共计人民币500万元；2、承担本案的律师代理费人民币5万元。事实与理由：睿基公司于2012年8月2日向国家知识产权局申请了名称为“太阳双轴跟踪支架”的外观设计专利，专利申请号为201230360367.6。中信博公司于2012年11月8日向国家知识产权局提出著录项目变更请求，请求将涉案专利申请人变更为中信博公司。国家知识产权局于2012年11月19日正式发文将涉案专利申请人变更为中信博公司。2013年11月6日，江苏省昆山市人民法院以（2013）昆知民初字第0142号民事判决（以下简称142号判决）认定睿基公司和中信博公司之间签订的《专利申请权转让合同》系中信博公司法定代表人蔡浩违反其作为睿基公司高层法定义务所签订，依法认定为无效合同，该判决已生效。涉案专利在中信博公司名下期间，其明知专利权在不缴纳年费的情况下，会导致专利无效，却怠于履行缴纳专利年费的义务，导致专利无效且无法恢复，使睿基公司丧失了一个极具市场价值的专利，给睿基公司及整个太阳能新能源产业造成了巨大的损失。中信博公司一审辩称，1、中信博公司在签订和履行《专利申请权转让合同》中不存在违约或过错，该合同无效的责任应由睿基公司自行承担；2、合同无效后恢复原状应恢复的是专利申请权，而专利申请权没有丧失，故不存在睿基公司丧失专利所受损失；3、昆山法院确认《专利申请权转让合同》合同无效的判决于2013年12月31日生效，涉案专利权利状态和缴费情况亦属公开信息，睿基公司对专利费用是否缴纳是明知的，但其却在昆山法院判决生效后怠于向中信博公司主张返还或凭生效判决自行向国家知识产权局申请变更专利或交纳年费，导致涉案专利被终止，睿基公司应承担全部责任，不得就该扩大损失向中信博公司主张。请求法院依法驳回睿基公司的诉请。一审法院认定事实：睿基公司于2012年8月2日向国家知识产权局申请了第201230360367.6号、一项名称为“太阳双轴跟踪支架”的外观设计专利。2012年9月26日，睿基公司与中信博公司签订《专利申请权转让合同》，约定睿基公司将上述专利申请权无偿转让给中信博公司。在专利申请权人变更为中信博公司后，该专利于2013年4月10日获授权公告，专利号为第ZL201230360367.6号，专利权人为中信博公司。2013年8月13日，江苏省昆山市人民法院受理了睿基公司诉中信博公司专利申请权转让合同纠纷一案，该院于2013年11月6日作出142号判决，以蔡浩同时作为合同双方法定代表人签订《专利申请权转让合同》，违反公司高管忠诚义务为由，判决上述《专利申请权转让合同》无效。该判决已于2013年12月31日生效。2013年9月6日，国家知识产权局向中信博公司发出缴费通知书。2014年4月17日，国家知识产权局向中信博公司发出专利权终止通知书，明确：“专利权人未按缴费通知书中的规定缴纳或者缴足第2年度年费和滞纳金，根据专利法第44条的规定，该专利权于2013年8月2日终止。根据专利法实施细则第89条和第90条规定，上述终止事项在专利登记薄上登记，并将在专利公报上予以公告。”该专利权终止通知书中还提示：“当事人请求恢复权利的，应当提交恢复权利请求书，说明理由，并补缴或者补足应当缴纳的年费及当年全额年费25%的滞纳金。当事人因其他正当理由延误期限而请求恢复权利的，还应当缴纳恢复权利请求费1000元。”专利权终止通知书中一并附具了费用缴纳方式说明。涉案专利缴费信息显示中信博公司于2013年3月6日缴纳了600元第二年年费，案外人昆山康盛知识产权代理有限公司于2013年11月12日缴纳了270元第二年年费。上述专利权终止通知书及专利缴费信息公众均可在国家知识产权局网站上查询获悉。庭审中，睿基公司称其于2014年9月12日自行向国家知识产权局申请著录项目变更，请求将专利权人从中信博公司变更为睿基公司，才发现该专利权已被国家知识产权局以逾期未缴费为由终止。遂提起涉案之诉。一审案件审理过程中，案外人陶恩苗向国家专利复审委员会就涉案专利权提出了无效宣告请求，国家专利复审委员会于2015年8月31日作出了第26882号无效宣告请求审查决定，维持该专利权有效。涉案专利第二年年费应于2013年8月2日前缴纳，自该日起六个月，若补缴年费和滞纳金，涉案专利将不会终止，六个月届满后，在国家知识产权局发出专利权终止通知书之日起，仍有两个月时间恢复专利。一审法院认为：《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）第五十六条规定，无效的合同自始没有法律约束力。涉案《专利申请权转让合同》系中信博公司取得涉案专利权的原因行为，现该合同已被生效判决确认无效，据此应认定自始未发生涉案专利权转让的效果。涉案专利虽形式上在国家专利局登记的专利权人仍为中信博公司，但真实权利人自2013年12月31日昆山法院判决生效之日起即应确定为睿基公司。同时，专利作为无形财产，区别于传统的有形财产，无法进行有形的控制和占有，系通过在国家专利局登记公示的形式向社会公众明示，根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十四条规定，专利权因其他事由发生转移的，当事人应当凭有关证明文件或者法律文书向国务院专利行政部门办理专利权转移手续。睿基公司持142号判决可径行向国家专利局办理专利权人变更手续，而无需中信博公司的协助配合。现根据查明事实，142号判决生效时涉案专利尚在存续期间，但睿基公司却未及时提出变更，直至该专利因未足额缴费被终止后才于2014年9月12日自行向国家知识产权局提出专利权人变更。即便142号判决生效时涉案专利已处于催缴费用期间，但社会公众在国家知识产权局网站上均可查阅涉案专利的缴费信息、专利权终止通知书内容及外观设计专利年费、滞纳金缴纳标准等信息。综上，一审法院认为，自2013年12月31日昆山法院判决生效之日至2014年6月涉案专利存续最后期限这段期间，睿基公司提出专利权人变更及维持专利存续均不存在障碍，中信博公司亦未妨碍睿基公司上述行为，但睿基公司却始终不作为恢复其专利权，应认定涉案专利权的灭失系因睿基公司以不作为方式放弃所致，相应的后果亦应由其自行承担，其要求中信博公司赔偿专利价值、丧失专利损失及本案律师费的主张无事实和法律依据，不能成立。据此，依照《中华人民共和国民法通则》第四条、《中华人民共和国合同法》第五十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，一审法院判决：驳回睿基公司的诉讼请求。一审案件受理费47150元，由睿基公司负担。本院二审期间，睿基公司围绕上诉请求依法提交了下列两组证据。第一组证据：1.北控绿产（青海）新能源有限公司的网络查询信息打印件；2.正在使用的制造商为中信博公司的太阳能双轴跟踪系统产品照片六张。该组证据用于证明中信博公司已经在实施针对涉案专利的侵权行为。第二组证据：睿基公司在2013-2016年度对外销售太阳能双轴跟踪系统的销售合同，用于证明涉案外观设计专利的市场价值巨大。中信博公司质证意见：1.两组证据均是在一审判决作出前就已经存在的，因此不属于二审新证据。2.真实性无法核实、确认，且内容与本案没有关联性。尤其是第二组证据不能证明相关合同项下的产品外观与涉案外观设计专利有关。本院认证意见：1.因第一组证据中的公司信息及照片系睿基公司自行下载打印或拍摄，无其他证据予以佐证，故对该组证据的真实性及关联性不予认定。2.睿基公司提供的第二组证据系相关销售合同的原件，故可确认其真实性。一审法院认定的事实均有相关证据证明，本院予以确认。本院另查明：1．《专利审查指南》规定：授予专利权当年的年费应当在办理登记手续的同时缴纳，以后的年费应当在上一年度期满前缴纳。缴费期限届满日是申请日在该年的相应日。专利权人未按时缴纳年费（不包括授予专利权当年的年费）或者缴纳的数额不足的，可以在年费期届满之日起六个月内补缴，补缴时间超过规定时间一个月或以上的，缴纳按照下述计算方法算出相应数额的滞纳金。专利年费滞纳期满仍未缴纳或者缴足专利年费或者滞纳金的，自滞纳期满之日起两个月后审查员应当发出专利权终止通知书。专利权人未启动恢复程序或者恢复权利请求未被批准的，专利局应当在终止通知书发出四个月后，进行失效处理，并在专利公报上公告。专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。2.二审庭审中，双方当事人均确认2013年3月6日缴纳的600元应是涉案专利的第1年度年费，国家知识产权局网站上涉案专利缴费信息显示该笔缴款为第2年度年费系笔误。3.国家知识产权局网站上涉案专利缴费信息显示，2013年11月12日，昆山康盛知识产权代理有限公司缴纳了270元，“费用种类”显示为“外观设计专利第2年年费”。睿基公司对此分析认为：该270元是中信博公司缴纳的第2年年费，270元中的180元是按照减缓专利费后的第2年年费，90元是未及时缴纳第2年年费产生的滞纳金。但由于国家知识产权局并未同意涉案专利年费减缓，因此中信博公司实际上并未缴足第2年年费（600元）。4.睿基公司一审提交了江苏五星资产评估有限公司出具的含涉案专利在内的“价值咨询报告书”，作为证明涉案专利潜在价值的证据。但出具该“价值咨询报告书”的鉴定人员无正当理由未出庭接受质询，二审期间，睿基公司明确不再将该“价值咨询报告书”作为本案证据使用，而仅作为确定涉案专利价值的参考资料。本院认为，根据双方诉辩意见，本案二审争议焦点为：1.涉案专利因未按时缴纳年费而被终止的过错责任主体为哪一方；2.如过错责任主体为中信博公司，则其应承担何种民事责任。一、关于过错责任主体的确定问题。首先，合同法第五十八条规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。本案中，中信博公司于2012年9月26日与睿基公司签订《专利申请权转让合同》；在中信博公司成为新的专利申请权人后，2013年4月10日涉案专利被授权公告；2013年8月13日，江苏省昆山市人民法院受理了睿基公司诉中信博公司专利申请权转让合同纠纷一案，同年11月6日该院作出142号判决，宣告《专利申请权转让合同》无效，142号判决已于2013年12月31日生效。据此，根据上述法律规定，中信博公司基于《专利申请权转让合同》而取得的涉案专利权，在该合同已被人民法院判决无效后，应当返还给睿基公司。其次，在《专利申请权转让合同》已被人民法院生效判决宣告无效、涉案专利权应予返还的情形下，中信博公司应当遵循诚实信用原则，就与涉案专利权返还相关的事宜，承担相应的协助、通知义务，但中信博公司并未妥善处理合同被无效后的相关事宜，对涉案专利被提前终止存在过错，理由如下：1.根据专利法的相关规定，专利权系需要按年度缴纳维持费用的权利类型。如已登记在案的专利权人未按时缴纳或缴足专利维持费用，将会导致权利被终止。2.虽然142号判决的判项中并无中信博公司应向睿基公司返还涉案专利权的相应内容，但中信博公司应将涉案专利权予以返还，这作为合同无效的法律后果是可以预期的。此种情形下，在实际返还涉案专利权即变更登记权利人信息之前，中信博公司负有维持该专利有效的义务，也就是按时缴纳专利年费。3.中信博公司确认2013年3月6日缴纳的600元被登记为第2年度年费系笔误，且亦收到国家知识产权局催告其缴纳第2年度费用的催费通知，故中信博公司对于其并未按照规定缴足涉案专利第2年度的费用及后果是明知的，但中信博公司未缴足第2年度的费用。4.如中信博公司因涉案专利需要返还而不愿意继续支付相关维持费用，其至少也应履行将该相关通知事项向睿基公司进行转告的义务，以便于睿基公司采取相应举措，避免涉案专利被终止这一结果的发生。但中信博公司在收到相关催费通知后既不及时缴足费用，也未将相关事项转告睿基公司。最后，睿基公司在142号判决生效后10个月内向国家知识产权局申请变更专利权人不属于怠于行使权利的情形，不存在过错，理由如下：如前所述，在涉案专利权返还睿基公司前，中信博公司负有妥善维护涉案专利的善良义务。因此，睿基公司有合理理由相信中信博公司已按期足额缴纳了第2年度专利费用。在中信博公司已缴纳第2年度费用的前提下，睿基公司在2014年9月12日向国家知识产权局申请变更专利权人，虽超过了涉案专利第3年度的正常缴纳期限1个多月，但仍处于可以补缴的期限内，睿基公司仍有机会及时补缴年费以维持涉案专利权有效。因此，如中信博公司已缴纳第2年度费用，则睿基公司无论是在142号判决生效后立即向国家知识产权局申请变更专利权人，还是142号判决生效后9个多月后去办理相关手续，其最终效果均是相同的，即都不会引起涉案专利权提前失效。故应认定睿基公司在2014年9月12日内向国家知识产权局提出专利权人变更申请属于其在合理期间内行使权利，且不能由其来承担因中信博公司违反善良义务所导致的损害结果，因此，睿基公司对涉案专利因未缴足第2年度费用而失效的损失不应承担过错责任。二、关于中信博公司应承担的民事责任问题。首先，合同法第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务，应当承担赔偿损失的违约责任。本案中，本应返还睿基公司的涉案专利因中信博公司的过错，而导致睿基公司不可能再拥有该专利，故应视此为睿基公司的损失。中信博公司需为此承担向睿基公司赔偿损失的民事责任。其次，因涉案专利并未发生真实转让，故无相应的市场价格可以参照。此外，睿基公司还主张以其二审提交的销售合同以及照片作为确定损失赔偿额的依据，但因相关证据的真实性不能确认，且所涉太阳能双轴跟踪系统是否使用了涉案专利并无进一步证据予以证明，故难以反映涉案专利因竞争优势而带来的商业价值。有鉴于此，本院综合考虑涉案专利权的类型、灭失情况、中信博公司的过错程度、睿基公司为维护合法权益所支付的律师费用等因素，并适当参考“价值咨询报告书”中涉案专利的评估价值，酌情确定中信博公司应向睿基公司赔偿损失人民币50万元。综上所述，睿基公司的上诉请求成立，予以支持。一审判决认定事实清楚，但适用法律不当，应予纠正。依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、第九十二条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：一、撤销江苏省苏州市中级人民法院(2014)苏中知民初字第00460号民事判决；二、中信博新能源科技（苏州）有限公司于本判决生效之日起十五日内赔偿昆山睿基新能源科技有限公司人民币50万元。三、驳回昆山睿基新能源科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一、二审案件受理费各人民币47150元，由中信博新能源科技（苏州）有限公司各负担20000元，睿基新能源科技有限公司各负担27150元。本判决为终审判决。审 判 长  施国伟代理审判员  张晓阳代理审判员  顾正义二〇一七年四月十九日书 记 员  袁雨田