中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2017）京73行初1021号原告：本谢尔曼知识产权控股有限合伙（BENSHERMANIPHOLDINGSLP）,住所地美利坚合众国纽约州。法定代表人：斯蒂娜·内拉（ChristianNeira），授权代表。（未到庭）委托诉讼代理人：付同杰，北京市铸成律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：戴国琛，北京市铸成律师事务所律师。（未到庭）被告：中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区茶马南街**。法定代表人：赵刚，主任。（未到庭）委托诉讼代理人：郑婷，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。（到庭）第三人：梁志兴，男，1970年10月20日出生，汉族，住中华人民共和国广东省开平市。（未到庭）委托诉讼代理人：马腾，广东集之家律师事务所律师。（到庭）案由：商标无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字［2016］第77151号关于第5016286号“BenSherman”商标(以下简称诉争商标)无效宣告请求裁定本院受理时间：2017年2月15日开庭审理时间：2018年3月20日被诉裁定认定：诉争商标未违反修改前《中华人民共和国商标法》（以下简称2001年商标法）第十条第一款第七项、第八项，第十三条，第三十一条，第四十一条第一款之规定。同时，原告虽援引修改后《中华人民共和国商标法》（以下简称2014年商标法）第三十条、第三十一条，但并未明确相应事实理由，且在与诉争商标核定使用商品相同或类似的商品上无在先申请注册的或初步审定的商标，故对该项主张不予支持。综上，裁定对诉争商标予以维持。原告诉称：一、诉争商标与第1154544号“BENSHERMAN”商标（以下简称引证商标）构成2001年商标法第二十八条所规定之情形。二、诉争商标的申请注册侵犯了原告的在先著作权和在先商号权，违反了2001年商标法第三十一条之规定。综上，请求法院依法撤销被诉决定，并判令被告重新做出决定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。第三人述称：同意被告的答辩意见。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：第三人2.注册号：50162863.申请日期：2005年11月21日4.专用期限至：2018年10月27日5.标识：6.核定使用商品（第9类）：眼镜、眼镜盒、眼镜框、眼镜架、擦眼镜布、光学矫正透镜片（光）、太阳镜、隐形眼镜、夹鼻眼镜挂绳、眼镜玻璃。二、引证商标1.注册人：原告2.注册号：11545443.申请日期：1997年1月17日4.专用权期限至：2028年2月27日5.标识：6.核定使用商品（第25类）：衣物、鞋、袜、帽。三、其他事实在商标评审阶段，原告提交了以下主要证据：1、原告在中国及世界其他国家的商标注册资料；2、原告公司简介、登记证明；3、BenSherman先生护照档案；4、标有“BenSherman”商标的商品、吊牌照片；5、“BenSherman”品牌在中国投放的广告；6、原告的“BenSherman”品牌在国外杂志刊登的广告；7、原告公司网站的网页截图；8、互联网上介绍“BenSherman”的文章；9、媒体关于“BenSherman”品牌的报道；10、英国的商标异议裁定；11、“BenSherman”作品的著作权登记证书；12、互联网中关于“BenSherman”的搜索结果。第三人在商标评审阶段未予答辩。在本案审理期间，原告向本院补充提交了以下证据：中华人民共和国最高人民法院作出的（2012）行提字第10号行政判决书、中华人民共和国北京市高级人民法院作出的（2012）高行终字第1761号行政判决书，用以证明有在先判例认定眼镜与衣服构成类似商品。第三人向本院提交了以下证据：1、广州市越秀区永丰眼镜行营业执照、广州市亮眸贸易有限公司营业执照、粤江开结字010805170号结婚证，用以证明诉争商标经第三人及其配偶使用多年，已形成稳定的市场关系；2、粤眼（委托）字（2007）第2007086号检验报告、粤眼（委托）字（2011）第110808号检验报告、粤眼（委托）字（2017）第20170446号检验报告，用以证明第三人所经营的诉争商标产品经多次检验符合国家标准要求；3、第三人销售诉争商标品牌出货单、诉争商标品牌创建理念，用以证明诉争商标系第三人自主创设品牌且经长期使用已与第三人形成一一对应关系。另查，在原告与商标评审阶段向被告提交的商标无效宣告请求书中，原告在“法律请求”部分涉及引用2014年商标法第三十条、第三十一条的具体请求表述为：“申请人在国际分类第25类在先注册的第1154544号‘BENSHERMAN’商标。根据《商标法》第十四条的有关规定，应该被认定为驰名/知名商标。争议商标与申请人驰名/知名商标构成商标法上的相同商标，其注册和使用必将误导相关公众，损害消费者和申请人的利益。根据《商标法》第十三条、第十条第一款第七项、第八项、第三十条、第三十一条的有关规定，诉争商标不应当被核准注册”。以上事实，有商标档案、各方当事人在评审程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：一、关于本案的新旧法律适用问题由于诉争商标的核准注册、被诉决定的作出以及本案的审理跨越了2001年商标法和2014年商标法的施行期间，故本案涉及商标法修改前后的法律适用问题。具体来说，因诉争商标为2014年5月1日商标法修改决定施行前已经核准注册的商标，且本案涉及对诉争商标的申请注册是否符合商标注册实体条件的评价，故依据法律不溯及既往的基本原则，本案相关实体问题的审理适用2001年商标法。因原告向商标评审委员会申请商标无效宣告时2014年商标法已施行，故本案相关程序问题的审理适用2014年商标法。二、关于诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第二十八条之规定经查，原告在无效宣告申请书中法律依据部分明确主张了2014年商标法第三十条、第三十一条，并在理由部分有所提及，但阐述不够清晰明确。根据被诉裁定中评述意见，被告对于原告主张的2014年商标法第三十条、第三十一条关于商标近似的问题进行处理，认为原告在与诉争商标核定使用的商品相同或类似的商品上并无在先申请注册或获准初步申请的商标。本案庭审中，被告进一步明确认为诉争商标核定使用商品与引证商标核定使用商品不构成类似商品。根据本案的新旧法律适用，原告所主张的2014年商标法第三十条、第三十一条对应2001年商标法第二十八条、第二十九条。鉴于诉争商标申请时引证商标已核准注册，故本案不存在2001年商标法第二十九条规定之情形。根据2001年商标法第二十八条的规定，申请注册的商标同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的商标相同或者近似的，不应予以核准注册。商标近似是指商标文字的字形、读音、含义或者图形的外观近似，或者文字与图形组合的整体排列组合方式、外观近似，使用在相同或者类似商品上易使相关公众对商品的来源产生误认。本案中，诉争商标为英文手写体“BenSherman”，引证商标为英文印刷体“BENSHERMAN”，二者除字体差异外，文字内容完全相同，已构成近似标志。判断商品是否类似，应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性，是否容易使相关公众认为相关商品是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。本案在案证据显示，在诉争商标申请日之前，引证商标即已成为国内外具有一定知名度的服装时尚品牌。根据相关公众的通常认知，衣物、鞋、袜等服饰类商品与眼镜、眼镜架、太阳镜商品同属穿戴类时尚用品，尤其对于时尚类品牌而言，同一品牌下同时经营服装类和眼镜类商品已成为普遍现象。考虑到诉争商标核定使用商品的相关公众应当对引证商标的知名度有所认知，且诉争商标与原告实际使用的“BenSherman”商标在文字与字体方面完全相同，而第三人关于其独立创作诉争商标的解释明显牵强附会，因此本院认为第三人对引证商标应当明知，其申请注册争议商标缺乏正当性。因此，诉争商标核定使用的“眼镜、眼镜架、太阳镜”等商品与引证商标核定使用的“衣物、鞋、袜、帽”商品虽然在《类似商品和服务区分表》中分属不同类似群组，但二者在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面具有较大的关联度，综合考虑相关公众的辨别能力及市场实际，应当认定二者构成类似商品。进而，争议商标与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标，争议商标的申请注册违反了2001年商标法第二十八条的规定。被告对此认定错误，本院予以纠正。三、关于诉争商标的申请注册是否侵犯原告的在先字号权根据2001年商标法第三十一条前段之规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。该条所述的“在先权利”包含他人在先享有的字号权。判断诉争商标是否损害他人的在先字号权的基本步骤为：应当确定字号登记、使用日早于诉争商标的申请日；诉争商标使用了与字号相同或基本相同的文字，诉争商标指定使用的商品或服务与在先字号权利人的经营内容相同或类似；字号在中国相关公众中具有一定知名度；诉争商标的注册使用容易导致相关公众产生混淆，从而损害在先字号权利人的利益。本案中，原告提交的宣传使用证据主要体现为对其商标的使用，不能证明其字号“BenSherman”在诉争商标申请日之前已在中国大陆地区取得一定的知名度，故诉争商标的申请注册未侵犯原告的在先字号权。四、关于诉争商标的申请注册是否侵犯原告的在先著作权2001年商标法第三十一条前段规定中的“在先权利”亦包括在先著作权。认定诉争商标损害他人在先著作权的，应具备以下要件：该作品具有独创性，符合作品的构成要件；该作品的著作权归属于权利主张人；该作品完成日期在诉争商标申请日之前；诉争商标与该作品实质性相似，且诉争商标申请注册人具有接触该作品的可能性。本案中，原告提交的证据尚不足以其对与诉争商标标志实质性相似的标志在先享有著作权，故诉争商标的申请注册未侵犯原告的在先著作权。综上所述，被诉裁定作出程序合法，但认定事实不清，适用法律有误，应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第二项之规定，本院判决如下：一、撤销被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字［2016］第77151号关于第5016286号“BenSherman”商标无效宣告请求裁定；二、责令被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会针对原告本谢尔曼知识产权控股有限合伙就第5016286号“BenSherman”商标所提的无效宣告请求重新作出裁定。案件受理费人民币一百元，由被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，原告本谢尔曼知识产权控股有限合伙可于本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人梁志兴可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  宋 堃人民陪审员  张亚光人民陪审员  张艳萍二〇一八年七月二十七日法官 助理  李 适书 记 员  赵延冰