陕 西 省 高 级 人 民 法 院 民 事 判 决 书 (2021)陕民终402号 上诉人（一审被告）：陕西中材建设工程有限公司。住所地：陕西省西安市高新区。法定代表人：赵胜奇，该公司总经理。委托诉讼代理人：张培杰，陕西省合阳县148法律服务所法律工作者。被上诉人（一审原告）：成都中照照明科技有限公司。住所地：成都市武侯区。法定代表人：李**，该公司总经理。委托诉讼代理人：王莉，四川立地律师事务所律师。委托诉讼代理人：张新，成都天嘉专利事务所专利诉讼代理师。上诉人陕西中材建设工程有限公司（以下简称：中材建设公司）因与被上诉人成都中照照明科技有限公司（以下简称：中照公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服西安市中级人民法院（2020）陕01知民初1924号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。中材建设公司向本院上诉提出上诉请求：1.请求依法撤销西安市中级人民法院（2020）陕01知民初1924号民事判决第一项“陕西中材建设工程有限公司于本判决生效之日起十日内向成都中照照明科技有限公司赔偿经济损失20万元（含合理开支）”，依法改判驳回成都中照照明科技有限公司要求赔偿经济损失的诉讼请求；2.本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：一、被控侵权产品外观设计未落入中照公司外观设计专利权的保护范围，本案被控侵权产品与外观设计专利产品二者在整体视觉上具有明显差异，二者既不相同也不近似，中材建设公司并未侵害中照公司专利权，一审判决对此属认定事实错误，适用法律错误；二、中材建设公司不应承担民事赔偿责任。中材建设公司案涉路灯有合法来源，已支付合理对价。我国《专利法》第七十条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品有合法来源的，不承担赔偿责任”，一审判决对此属认定事实错误，适用法律错误，应予纠正。中照公司辩称，一、被控产品与涉案专利无实质差异，属于相同种类产品，落入专利权保护范围；二、一审法院认定事实正确，适用法律正确，被答辩人实施了制造、销售的侵权行为。（一）被答辩人实施了制造行为。被控产品虽未由被答辩人实际制造，但其授权指示第三人加工生产，将设计图纸交由第三人时是委托加工制造行为；（二）被答辩人实施了销售行为。被答辩人将其所订购的被控产品所有权有偿转让给发包人，从而获取利润，该行为具有营利性；（三）被答辩人合法来源抗辩错误。首先，被答辩人不是合法来源的抗辩适用主体，不适用合法来源抗辩。其次被答辩人不满足合法来源抗辩条件。中照公司向一审法院提出诉讼请求: 1.判令中材建设公司制造、销售的景观灯侵犯了中照公司专利号为ZL201630064079.4、名称为“路灯（吉祥如意）”的外观设计专利权，并判令中材建设公司停止以生产经营为目的的侵权行为，即制造、销售行为；2.判令中材建设公司赔偿中照公司的经济损失120万元；3.判令中材建设公司承担本案诉讼费以及调查取证费、差旅费及合理开支。中材建设公司辩称，按照《专利法》规定，构成外观设计侵权的主体应该是产品的制造者、设计者、许诺销售者、销售者。其经营范围包括市政公用工程、照明工程、房屋建筑工程、园林绿化工程等，主要是各类工程的建筑施工，不涉及产品设计、制造、销售，其不具备专利侵权的主体资格。吴起县迎宾大道路段照明工程的发包方是吴起县住房和城乡建设局，其仅是施工安装的承包方，双方签订有《路灯采购安装合同》。按照合同约定，发包方提供设计图纸，其按照图纸采购灯具，并按要求完成施工安装任务，其无任何过错。发包方提供图纸设计的路灯是否是注册的专利产品，其没有审查义务，也不得知。涉案被控侵权产品是否构成专利侵权与其无关。况且，中照公司注册的专利路灯为“吉祥如意”品牌，而吴起县迎宾大道路段安装的237盏路灯为“盛世吴起”品牌，虽为同类产品，但是不同品牌，且存在多处不同点。若涉案路灯在外观设计上构成专利侵权，其责任也应由设计者和提供图纸者承担，其不应承担任何法律责任。综上，其不是侵权主体，也没有侵害中照公司专利权之事实，中照公司诉其专利侵权没有依据。一审法院经审理查明，中照公司成立于2011年4月7日，经营范围：户外灯具、LED及太阳能路灯、钢制电杆、通讯杆、照明器材、道路交通设施的设计、研发、生产、安装、销售；城市及道路照明工程设计、施工等。中材建设公司成立于2014年9月11日，经营范围：建筑工程、水电安装工程、市政工程、公路工程、装饰装修、城市道路照明的设计与施工等。中照公司于2016年9月7日向国家知识产权局申请名称为路灯“吉祥如意”、专利号为ZL201630064079.4.9 的外观设计专利，该专利目前处于有效状态。授权公告日为2016年9月7日，专利年费缴纳至2020年度，该《外观设计专利证书》简要说明记载：本外观设计产品的用途是照明，设计要点在于形状、图案的结合,最能表明设计要点的图片或者照片为立体图。该专利外观设计特征如下：1.路灯由灯冠、灯柱及底座三部分组成。2.灯冠部分包括灯臂和灯罩，分为上、中、下三层结构，上层直立一灯臂、灯罩，中层有呈对称分布、从中部向外延展的4支灯臂和灯罩，下层有对称分布、从中部向外呈“    ”型曲线展开的4支灯臂和灯罩；中下层灯臂、灯杆与下层灯臂之间连接部分为S型曲线，整体构成封闭的祥云图案；所有灯罩均为方柱体，下有柱形灯托。3.灯柱与下层灯臂连接处有一倒喇叭形的棱台结构，其下有一八面柱体结构的与灯杆相连；灯柱由4根单体呈长方体的灯杆构成，整体呈空心结构，中部有一环形加强结构。4.底座整体呈棱台形状，上、下部分为喇叭口形状的八面棱台结构。2020年9月7日，中照公司向四川省成都市中大公证处申请产品证据保全。9月8日，公证人员及中照公司的委托代理人一同来到陕西省延安市吴起县“将军某某”的吴起将军雕像附近的迎宾大道，对该道路上安装的路灯外观进行查看；随后，又来到吴起县XX广场XX城XX路，对该路段上安装的路灯外观进行了查看。稍后，上述人员驱车从吴起县的宁塞大桥附近的人行天桥出发至“将军某某”的吴起将军雕像，对上述两地之间的迎宾大道上安装的路灯数量进行查看、统计，该XX道XX路灯237盏。公证人员在上述保全过程中对路灯外观进行了现场拍照，并对统计路灯数量的过程进行了现场摄像。公证处2020年9月14日出具了（2020）川中证字第5339号公证书，并附照片48张、光盘一张。公证书所附照片显示被控侵权产品的特征与中照公司的专利产品的特征基本一致。另查明，2020年6月18日，中材建设公司（承包方）与吴起县住房和城乡建设局（发包方）签订了《迎宾大道路灯采购安装合同》，约定由中材建设公司承接吴起县迎宾大道路灯采购安装工程，合同价款为15591912.09元。合同约定：工程承包范围为路灯等照明灯具的采购、调试与安装、移装，电缆电线敷设，灯座基础制作、安装及相配套的设施施工工程（具体详见施工图及工程清单）。该工程的施工图纸由发包方提供。同年6月13日，中材建设公司（甲方、需方）与西安大和照明科技有限公司（乙方、供方）签订了《供货合同》。合同约定：产品名称为“盛世吴起”景观灯，数量为237套，单价为19800元，合计4692600元；本合同约定的景观路灯参数及图片为甲方提供，涉及知识产权等问题由甲方负责，乙方仅为加工企业，根据甲方提供产品款型参数定制生产，涉及到知识产权等其他问题由甲方负责。上述事实，有中材建设公司的企业信息、外观设计专利证书、公证书、《迎宾大道路灯采购安装合同》、《供货合同》、质证意见及庭审笔录等在卷作证。一审法院经审理认为，中照公司拥有的“路灯（吉祥如意）”外观设计专利目前处于合法有效状态，应受法律保护。本案的争议焦点为：1.中材建设公司是否实施了侵犯中照公司外观设计专利权的行为；2.如中材建设公司实施了上述侵权行为，应如何承担侵权责任。关于中材建设公司是否实施了侵犯中照公司外观设计专利权的行为。根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定：“在与外观设计专利产品相同或者相近似种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。”判断被控侵权产品与授权外观设计专利产品是否构成相同或近似,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断,并以一般消费者的一般注意力衡量是否引起误认或混淆为标准,进行整体观察、综合判断。对公证书附图中的被控侵权产品与中照公司的外观设计专利进行对比，虽然产品名称不同，但被控侵权产品与涉案外观设计专利产品所保护的图片内容基本一致，在整体视觉效果上几乎无差异，且均用于景观照明装置，两者属于相同种类产品，故被控侵权产品落入中照公司外观设计专利权的保护范围。中材建设公司虽未直接制造涉案被控侵权产品，但其委托第三方加工生产，第三方系在其授权指示下进行的加工行为，双方构成共同侵权。中材建设公司以其按照发包方提供图纸采购灯具而不应承担责任为由进行抗辩，虽然被控侵权产品并非其设计，但其按照设计图实施委托加工制造行为，已完成了从设计至实物产品的转化。虽然发包方提供了图纸，但中材建设公司可以选择从专利权人或他人处购买所需灯具。因此，中材建设公司的抗辩理由不能成立，一审法院不予采信。中材建设公司未经中照公司许可，制造了落入本案专利权保护范围的被控侵权产品，构成对中照公司专利权的侵害，依法应当承担侵权责任。关于民事责任的承担。根据《中华人民共和国侵权责任法》第十五条规定：“承担侵权责任的方式主要有：停止侵害；赔偿损失；……”。由于中照公司并未举证证明中材建设公司在其承接工程范围以外还存在以生产经营为目制造、销售被控侵权产品的行为，且中材建设公司承接的工程已经施工完毕，中照公司要求中材建设公司停止制造、销售被控侵权产品的诉请无事实依据，故一审法院不予支持。但，中材建设公司仍应对其已实施的上述侵权行为承担赔偿损失之责。至于赔偿数额，根据《中华人民共和国专利法》第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”由于中照公司未提供因中材建设公司的侵权行为给其造成的具体损失、中材建设公司因侵权行为所获得的收益及其专利许可使用费的相关证据，虽然中照公司提交的招标文件中显示中材建设公司承接涉案路段工程的中标价为15591912.09元，但也应考虑到中材建设公司为此所支出的成本费用，即被控侵权产品的对价4692600元及多项工程的施工费用；况且，中材建设公司仅是为工程所需而制造被控侵权产品，并非以生产经营为目的持续制造、销售，其主观恶意较小。综上，一审法院酌情确定中材建设公司应向中照公司赔偿的经济损失为20万元，含中照公司为制止侵权行为所支出的合理开支。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《中华人民共和国侵权责任法》第十五条，《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款、第六十五条及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条之规定，判决如下：一、陕西中材建设工程有限公司于本判决生效之日起十日内向成都中照照明科技有限公司赔偿经济损失20万元（含合理开支）；二、驳回成都中照照明科技有限公司的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费15600元，成都中照照明科技有限公司已预交。该费用由成都中照照明科技有限公司负担12600元；陕西中材建设工程有限公司负担3000元，连同上述应付之款一并给付成都中照照明科技有限公司。本案二审中，双方没有提交新的证据。本院经审理查明，一审法院认定的事实清楚，本院予以确认。本院认为，本案的争议焦点为：一、中材建设公司是否实施了侵犯中照公司外观设计专利权的行为；二、如中材建设公司实施了上述侵权行为，一审判决的民事责任承担是否适当。关于中材建设公司是否实施了侵犯中照公司外观设计专利权行为的问题。根据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定：“在与外观设计专利相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入了专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。”《最高人民法院关于审理专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条规定：“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。”本案中，将中材建设公司被诉侵权产品与涉案专利相比，二者均为路灯，被控侵权产品与涉案外观设计专利产品所保护的图片内容基本一致，在整体视觉效果上几乎无差异，施以一般消费者的注意力易导致混淆或误认，两者属于相同种类产品，故中材建设公司被控侵权产品落入中照公司外观设计专利权的保护范围。关于中材建设公司提出其具有合法来源的问题。根据我国《专利法》第七十条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品有合法来源的，不承担赔偿责任”。根据《供货合同》，中材建设公司系委托第三方生产涉案侵权产品，该涉案产品设计图纸由中材建设公司提供，中材建设公司虽未直接制造生产涉案侵权产品，但第三方系在中材建设公司授权指示下进行加工生产行为，故中材建设公司应承担相应侵权责任，对此合法来源抗辩，本院不予支持。中材建设公司未经中照公司许可，制造了落入本案专利权保护范围的被控侵权产品，构成对中照公司专利权的侵害，依法应当承担侵权责任。一审法院判决并无不当，本院予以支持。  关于民事责任承担的问题。由于中照公司未对其实际损失及中材建设公司的获利情况进行举证，一审法院综合考虑各种因素，包括中材建设公司的主观恶性大小、侵权行为的性质、情节以及中照公司为维权确实支付的合理开支等因素，酌情确定赔偿中照公司经济损失（含为制止侵权行为所支付的合理开支）为200000元。经审查，一审判决酌定的赔偿数额并无不当，本院予以支持。综上所述，中材建设公司的上诉理由不能成立，其上诉请求应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一审案件受理费按一审判决执行。二审案件受理费15600元，由陕西中材建设工程有限公司负担。 本判决为终审判决。    审  判  长    常宝堂审  判  员    黄宸瑞审  判  员    吴  娜  二〇二一年六月八日 法 官 助 理    李 文   书  记  员   李怡然 1