广东省中山市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤20民终3367号上诉人(原审原告)：广州雄迈玻璃进出口有限公司，住所地广东省广州市。法定代表人：蔡高农，该公司总经理。委托诉讼代理人：黄晓琼，广东法全律师事务所律师。委托诉讼代理人：邓宇峰，广东法全律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）：江门市江龙贸易发展有限公司，住所地广东省江门市。法定代表人：洪晓欣，该公司经理。委托诉讼代理人：魏永才，广东凯行律师事务所律师。委托诉讼代理人：何惠怡，广东凯行律师事务所实习律师。上诉人广州雄迈玻璃进出口有限公司（以下简称雄迈公司）因与被上诉人江门市江龙贸易发展有限公司（以下简称江龙公司）侵害商标权纠纷一案，不服广东省中山市第一人民法院（2020）粤2071民初29138号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年4月23日立案后，依法组成合议庭，经过阅卷，询问，审查上诉意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。雄迈公司上诉请求：一、撤销一审判决；二、将本案发回重审；若不发回重审则判令江龙公司立即停止对雄迈公司在第7131118号、第7133292号“冠益华记”商标专用权的侵权行为，并赔偿雄迈公司经济损失及维权费用合计30万元；三、本案一、二审诉讼费用由江龙公司承担。事实和理由：一、一审程序遗漏了必须参加诉讼的当事人，存在程序错误。雄迈公司所诉侵权人为江龙公司。一审法院认定江龙公司受冠益华记厂的委托生产并出口，冠益华记厂与江龙公司是委托关系，冠益华记厂作为委托人，是权利的来源，属于必须参加诉讼的当事人。冠益华记厂与江龙公司是共同的侵权人，一审法院在委托人冠益华记厂没有参加一审诉讼的情况下迳行做出判决，存在程序错误，本案应当发回重审。二、一审法院基本事实认定错误。1.认定江龙公司受冠益华记厂的委托生产并出口，则应当重点审查该委托行为的合法性。但是，根据雄迈公司注册的商标类别，冠益华记厂根本无权委托中国境内的任何一家企业生产与雄迈公司注册商标类别相同的商品。雄迈公司于2010年取得第7131118号（“冠益华记”核定使用商品第16类纸箱、包装纸等类）、第7133292号（“冠益华记”核定使用商品第21类玻璃瓶容器等类）商标专用权。而冠益华记厂是香港企业，其取得的“冠益华记”商标专用权核定使用商品为第30类调味酱油、调味品等。所以冠益华记厂有权委托国内企业生产的商品商标类别应当是第30类而非第16类和21类。2.根据冠益华记厂于2020年6月1日出具的《生产及出口授权书》，该授权书本身就是侵权的证据。根据江龙公司提交的《生产及出口授权书》，其表述为：兹授权江龙贸易发展有限公司代我司生产及出口所有“冠益华记”食品包装物料，有效期由2020年6月1日至2023年5月31日。特此证明，时间为2020年6月1日。冠益华记厂无论是在香港特别行政区还是在中国境内，均没有“冠益华记”食品包装物料的商标专用权。显而易见，该授权书中表述的“冠益华记”食品包装物料，直接指向的就是雄迈公司在国内已经获得的“冠益华记”商标所核定使用的商品类别第16类和第21类。该授权行为本身就是侵权的证据，一审法院应当将其列入必要的共同被告参与诉讼。3.冠益华记厂作为酱油生产企业，其是在香港特别行政区成立的企业，企业名称在香港可以正常使用。但是，如果要跨区域在中国境内使用，应当且必须遵守中国法律法规。基于雄迈公司的注册商标“冠益华记”核定使用商品第16类和第21类，冠益华记厂只能在自己核定的商品类别（第30类）使用自己的企业名称，在雄迈公司已核定的商品类别上（第16类和21类）就不能使用冠益华记厂的企业名称。三、一审法院认定江龙公司与冠益华记厂双方属于定牌加工关系错误。冠益华记厂对涉案商标核定使用的商品类别是第30类调味酱油、调味品等，如果本案被海关查封扣押的是纸箱+内装有酱油的玻璃瓶，这种情况下被控侵权的商品是酱油，江龙公司若是受冠益华记厂在中国境内委托定向加工酱油则属于定牌加工关系。但本案被控侵权的产品是纸箱及玻璃瓶，在这种情况下侵权产品对应的是纸箱及玻璃瓶，并不是酱油。冠益华记厂并无该商品类别的基本授权，江龙公司生产的是雄迈公司核定的注册商标的商品类别，不属于定牌加工关系。另外，江龙公司是贸易企业，涉案被控侵权的纸箱及玻璃瓶，并不是江龙公司加工生产的，而是江龙公司通过向其他客户订购加工所得，已在国内进行了一道买卖的流通环节。一审法院在并无证据证明的情况下，直接认定江龙公司是定向加工、定向出口给冠益华记厂没有事实根据，是错误的。退一步说，如果本案确属涉外定牌加工，根据（2019）最高法民再138号再审民事判决，该定牌的“牌”指向的也是商标，说明本案是商标性使用，而不是企业名称使用，进一步印证了涉案被控侵权行为是商标性使用。四、一审法院遗漏本案重要事实。本案侵权是中山海关在日常的货物进出口行为中所进行的一般侵权行为排查，扣留到江龙公司的涉案货物。这一行为说明江龙公司的行为足以让海关以及一般消费者误认为冠益华记食品厂对“冠益华记”在纸箱及玻璃瓶具有商标专用权。另外，本案是海关主动查封扣押，随后雄迈公司于2020年7月24日应海关部门要求缴纳了20000元担保金，一审法院却故意只字不提。本案是因海关扣押涉嫌侵权产品而引起的诉讼。雄迈公司作为商标权利人，应当受到保护。五、本案是简单直接的侵权行为，应当适用商标法第57条关于侵权种类的第一种情形，无需以混淆误认作为标准。六、本案江龙公司的行为是商标性使用，而不是企业名称的使用。1.江龙公司在国内是无权使用与“冠益华记”相关的任何标识，其使用的权利来源来自（香港）冠益华记厂的授权。但是，根据香港冠益华记厂出具的《生产及出口授权书》，该表述中的“冠益华记”，显然不是公司名称冠益华记厂或者香港冠益华记食品厂的授权，而是指“冠益华记”这一商标的授权。一审法院认定涉案侵权行为是企业名称的使用没有事实依据，也是错误的。该授权书的表述就是商标性的使用。香港冠益华记厂于2020年5月4日出具给江龙公司的另一份文件《联络函》的表述相同，同样指向的也是商标性使用。另外，《联络函》出具的时间为2020年5月4日，文中表述的却是2020年6月1日的授权事宜，从时间节点来看，不符合常理，该两份文件存在造假的嫌疑。2.本案是中山海关主动扣押涉案侵权产品，后通知雄迈公司，雄迈公司才得知本案侵权行为的存在。无论从2020年7月31日海关向雄迈公司发出的《中华人民共和国共和国拱北海关扣留侵权嫌疑货物通知书》拱中港关知字【2020】8号法律文件，还是同日海关向江龙公司发出的《中华人民共和国共和国中山港海关扣留清单》来看，海关表述均为带有“冠益华记”的标识，说明海关作为专业的职务部门，也是将涉案侵权行为定性为商标性使用，而不是正常的企业名称使用。3.从涉案被控侵权产品的形式来看，上面的帆船是商标标识，下面的英文字母也是商标标识，中间的汉字，与上面的帆船下面的英文形成一个整体，必然也是商标标识。七、关于雄迈公司的侵权损失。1.雄迈公司收到中山海关的涉嫌侵权通知后，根据海关要求提交了担保金20000元；2.为主张本案侵权行为，雄迈公司聘请律师代理参与本案诉讼，前期支付律师费20000元，未包含差旅费，应计算合理的差旅费5000元，上述律师费及差旅费为合理支出的费用；3.一审中，雄迈公司请求法院向海关进行调查，关于江龙公司的多次侵权行为，后从海关调取得到相关资料，显示江龙公司于2020.7.17、2020.7.22、2020.7.31共3次使用并出口了涉案侵权产品，共26箱+110980个数量，价值约50万元，关于经营损失部分，请求法院根据实际情况予以酌情认定。江龙公司口头答辩称，一审判决认定其在纸箱上使用的了“冠益华记”并非商标性使用是正确的，请求二审维持一审判决，驳回雄迈公司的上诉请求。雄迈公司向一审法院起诉请求：1.判令江龙公司立即停止侵害雄迈公司第7131118号、第7133292号“冠益华记”的商标专用权的行为；2.判令江龙公司赔偿雄迈公司经济损失及维权费用合计30万元。一审法院认定事实：雄迈公司系第7131118号“”注册商标、第7133292号“”注册商标的注册人。其中第7131118号注册商标于2010年8月7日获注册，经续展有效期至2030年8月6日，核定使用的商品类别为第16类的纸箱、牛皮纸、货盘装运用可延伸塑料粘膜、垫货盘用可伸展塑料膜、包装纸、包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）、纸板盒或纸盒、纸板或纸制瓶封套、瓶用纸板或纸制包装物、包装用塑料膜；第7133292号注册商标于2010年11月14日获注册，经续展有效期至2030年11月13日，核定使用的商品类别为第21类的玻璃罐（坛）、玻璃瓶（容器）、玻璃烧瓶（容器）、广口玻璃瓶（酸坛）、小玻璃瓶（容器）。江龙公司于2020年7月22日向中华人民共和国拱北海关隶属中山港海关出口货物时，被海关扣留货物一批。随后，拱北海关向雄迈公司发出确认知识产权状况通知书【文号：拱关知通字（2020）135号】，要求雄迈公司确认是否需要对货物采取知识产权保护措施。接到通知后，雄迈公司提出了保护申请。拱北海关向雄迈公司发出扣留侵权嫌疑货物通知书【文号：拱中港关知字（2020）8号及拱关知通字（2020）135号】，告知已于2020年7月31日对江龙公司出口的带有“冠益華記”标识的酱油瓶外包装纸箱907个、胶盖10万个予以扣留。其中纸箱上印有“”图形标识，“香港”两字位于图形两侧，图形下方为“冠益華記食品厰”中文字样及“KOONYICKWAHKEEFOODSFACTORY”英文字样（详见附件一）。2020年8月25日，中山港海关向江龙公司发出解除扣留通知书【文号：拱中港关知字（2020）8号】，告知因江龙公司有充分证据证明有关货物未侵犯知识产权人的知识产权，该单位决定解除对带有“冠益華記”标识的胶盖10万个的扣押。2020年10月10日，雄迈公司向一审法院提起诉讼，主张前述实体权利。诉讼中，一审法院根据雄迈公司的申请，向中山港海关发出调查函，要求调取江龙公司于2020年7月31日前向香港冠益华记公司进出口相关货物的所有记录资料。中山港海关于2020年11月10日函复一审法院，经查，江龙公司于2020年7月31日前在中山片区海关进出口报关单记录为3票，并附报关单复印件。有关报关单显示，江龙公司于2020年7月进行出口货物报关，贸易地区及最终目的地区均为香港特别行政区，货物为不同容量的酱油瓶（储存食品用、无牌）及玻璃马赛克（建筑用、模制、无牌），包装为纸制或纤维板制盒/箱，境外收货人为江龙实业有限公司。为证明其在被控侵权包装上使用的是案外人的企业名称，江龙公司提交了冠益华记厂合伙人声明、合伙人书面决议、联络函、生产及出口授权书等材料。冠益华记厂出具生产及出口授权书、联络函，授权江龙公司代该厂生产及出口所有“冠益華記”食品包装物料、玻璃瓶及塑料瓶盖，有效期自2020年6月1日至2023年5月31日，并委托香港江龙实业有限公司接收前述产品、办理报关收货及转交等手续；冠益华记厂的合伙人谭惠强、苏碧云于2020年11月6日作出书面决议，确认上述生产及出口授权书、联络函系谭惠强代表该商号签署并加盖该商号的印章。为证明其为制止侵权支出的合理费用，雄迈公司提交了聘请律师代理民事案件合同书及律师费发票。上述材料反映，雄迈公司（甲方）与广东法全律师事务所（乙方）于2020年10月10日签订合同书，委托乙方的律师代理其与江龙公司商标权侵权纠纷一审、二审、执行程序，甲方应在本合同签订后五日内向乙方支付前期律师费2万元，并按甲方所有案件取得的赔偿金额扣除2万元及相应的办案费用后的30%支付风险代理费。同日，广东法全律师事务所向雄迈公司出具票据金额为2万元的律师费发票。另查，冠益华记厂于1966年6月1日在香港特别行政区登记设立，其登记的分行为香港冠益华记食品厂（英文名：KOONYICKWAHKEEFOODSFTY），经营范围为生产酱料，谭少华为该厂的原合伙人之一，现该厂的合伙人为谭惠强、苏碧云。又查，第19660632号“”香港注册商标的原注册人为冠益华记酱料制造有限公司，于1965年12月31日经香港特别行政区政府知识产权署商标注册处核准注册，经续展有效期至2024年12月31日，核定使用的商品类别为第30类酱料类，于2017年7月11日变更注册人为谭少华；谭少华去世后，谭惠强以继承人的身份于2020年11月23日向香港特别行政区政府知识产权署商标注册处申请将该商标转让给冠益华记厂。第6943533号注册商标“”、第6938718号注册商标“”的注册人为冠益华记厂，于2010年5月21日经国家工商行政管理总局商标局核准注册，经续展有效期至2030年5月20日，核定使用的商品类别为第30类的调味酱油、调味品、调味酱等。庭审时，江龙公司认为，冠益华记厂和香港冠益华记食品厂是同一主体；被控侵权商品整体上是标识委托方的公司全称，其中构成商标的标识为“一帆风顺”图形，而该图形主要是委托人在香港申请商标的主体部分，与雄迈公司的涉案商标截然不同；经比对，被控侵权标识与涉案商标也截然不同，同时，该公司名称字体、字号、排列方式都没有突出的显示，在中文名称下有相应的英文名称，这是标准的公司名称标识方式，不属于商标性使用；对于在纸箱上印制的公司名称，江龙公司的行为是在委托人的正当名称下的标示，已经尽到合理的审查义务。而香港冠益华记食品厂在雄迈公司申请有关商标之前曾多次委托雄迈公司生产加工相关玻璃瓶产品，雄迈公司是知道香港冠益华记食品厂的字号及其商标情况，雄迈公司是贸易公司，其在相关产品注册“冠益华记”商标的行为属于恶意抢注商标的行为，其目的是限制香港冠益华记食品厂向其他公司采购下单，这是明显恶意的行为。雄迈公司确认冠益华记厂出具的授权给江龙公司的相关资料的真实性，并确认香港冠益华记食品厂曾多次委托其生产有关产品，但其认为冠益华记厂并没有“冠益华记”商标在第16、21类的注册商标专用权，其没有权利委托江龙公司在上述商品类别上使用与雄迈公司注册商标相近似的字眼；香港公司的主体不合法，存在前后不一致的情况，江龙公司在没有经过雄迈公司授权的情况下，在所谓的委托人没有委托权限，而自身没有尽到合理审查义务的情况下，擅自在同类产品上使用了与雄迈公司注册商标相近似的字眼，侵害了雄迈公司的注册商标专用权；江龙公司的行为是在国内完成，然后出口的，已在国内有流通的手续，江龙公司的行为不属于涉外定牌加工；冠益华记厂在雄迈公司注册商标生效且合法持有12年后，擅自跨地域、超商品类别委托江龙公司在内地生产第16、21类商品，显然超出了基于字号的正当合理使用，这是扩大性使用。一审法院认为，本案为侵害商标权纠纷。雄迈公司经核准取得第7131118号注册商标、第7133292号注册商标的注册商标专用权，上述商标处于注册有效期内，其注册商标专用权受法律保护。本案中，江龙公司在涉案纸箱上使用的标识包含图形标识和中英文字标识，而被控侵权标识仅为其中的“冠益華記食品厰”标识。结合诉辩双方的意见，本案的争议焦点为江龙公司在涉案纸箱上使用“冠益華記食品厰”标识的行为是否构成对雄迈公司上述商标权的侵害。《中华人民共和国商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”商标是区别商品或者服务来源的标志，构成侵害商标权的基本行为是在商标意义上使用相同或近似商标的行为，也即将被控侵权标识作为区分商品或服务来源的商标来使用，从而构成商标性使用，因此，本案需先确定江龙公司在涉案纸箱上使用“冠益華記食品厰”标识的行为是否构成商标性使用。雄迈公司主张被控侵权行为构成商标性使用，且超出正常字号的合理使用范围，而江龙公司则认为是正常使用企业名称。对此，一审法院认为，当受保护的注册商标与企业名称发生冲突时，应当严格区分商标性使用与企业名称正常使用的行为，避免扩大商标权的保护边界，从而损害其他合法的民事权利。本案中，江龙公司在涉案纸箱上使用“冠益華記食品厰”标识，上方为“香港”中文字样，下方为香港冠益华记食品厂的英文名称“KOONYICKWAHKEEFOODSFACTORY”，从整体上看，“冠益華記食品厰”标识明确指向的是香港冠益华记食品厂的企业名称，属于对企业名称的正常使用，而且该标识与其他文字的字体大小、颜色、排列方式一致，没有突出使用“冠益華記”字样，不会使相关公众对被控侵权商品与雄迈公司生产的商品产生混淆。从江龙公司提交的证据来看，香港冠益华记食品厂实际是冠益华记厂的分行，经营范围均包含生产酱油，在具体商业活动中，存在混同的现象。被控侵权纸箱上除使用香港冠益华记食品厂的企业名称外，还有与冠益华记厂自有商标相似的图形标识。根据一审法院查明的事实，被控侵权的纸箱及酱油瓶系江龙公司受冠益华记厂的委托生产并出口至香港特别行政区，双方属于定牌加工关系。江龙公司在被控侵权纸箱上使用冠益华记厂的关联企业香港冠益华记食品厂的名称仅是标明定作人的企业名称，并无侵害雄迈公司注册商标权的故意。冠益华记厂作为酱油生产企业，委托他人在其酱油瓶外包装标明其下属的企业名称，亦无不当。因此，江龙公司在涉案纸箱上使用“冠益華記食品厰”标识的行为不构成商标性使用，且有关标识指向的均为委托人冠益华记厂（香港冠益华记食品厂），并不影响雄迈公司涉案注册商标在国内市场的正常识别功能，不会导致相关公众的混淆误认，故雄迈公司关于江龙公司侵犯其注册商标专用权的主张，缺乏事实和法律依据，不予支持。综上所述，一审法院依照《中华人民共和国商标法》第四十八条，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：驳回雄迈公司的诉讼请求。案件受理费5800元，诉讼保全申请费2020元，合计7820元（雄迈公司已预交），由雄迈公司负担。本院二审期间，双方均无新的证据提交。本院审理查明：一审法院查明的事实属实，本院予以确认。本院另查明，二审期间，雄迈公司进一步明确，其指控江龙公司的侵权形式是纸箱上标注的附件一所示内容。本院认为，综合诉辩双方的主张，本案的争议焦点：一是一审是否遗漏当事人冠益华记厂，存在程序违法的问题。二是江龙公司的行为是否构成商标侵权。关于争议焦点一，民事诉讼遵循不诉不理的基本原则。一审诉讼期间，江龙公司庭审时提交了其与冠益华记厂关系的证据，雄迈公司如果认为构成共同侵权，可以向法院申请追加当事人，但其在一审诉讼中从未提及该主张，且冠益华记厂并非是必须参加诉讼的当事人，故雄迈公司上诉称一审遗漏当事人，违反法定程序的上诉理由没有任何事实和法律依据，不予采纳。关于争议焦点二，雄迈公司指控的侵权标识是江龙公司出口的纸箱上标注了“香港冠益華記食品厰”字样，认为其中的“冠益華記”构成对其第7131118号“”、第7133292号“”注册商标专用权的侵害。围绕该争点，则首先需对江龙公司使用“香港冠益華記食品厰”是否属于商标性使用进行判断。依据《中华人民共和国商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”第一，江龙公司的使用源于冠益华记厂的授权。冠益华记厂在香港注册设立，“香港冠益華記食品厰”为其分行，是生产酱料企业。江龙公司在纸箱上完整使用了“香港冠益華記食品厰”，该使用源于冠益华记厂的生产及出口授权行为，是冠益华记厂委托江龙公司生产及出口冠益華記食品包装物料，涉案纸箱属于包装物料范围，冠益华记厂将之用于所生产产品的外包装，可见，江龙公司获得了冠益华记厂授权，其生产出口行为符合授权内容。第二，江龙公司并没有突出使用“冠益華記”字样。江龙公司在纸箱上标注“香港冠益華記食品厰”的行为属于对企业名称的规范使用，是用于表明纸箱内商品的生产商，而并非表明纸箱的品牌，故该使用方式不发挥识别商品来源的作用，不属于商标性使用。第三，对于雄迈公司还认为《生产及出口授权书》中表述为“冠益华记”以及海关表述均带有“冠益华记”字样，以此认为是商标性使用的理由，冠益华记厂出具的《生产及出口授权书》中表述为“冠益华记”食品包装物料，结合冠益华记厂的注册商标是“冠益华记”，核定使用的商品类别为第30类调味酱油等食品，该处的“冠益华记”是指其食品品牌，符合核定商品范围的使用，不能以此推定其外包装上对企业名称的使用构成商标性使用。对于海关表述的“冠益华记”，均是在涉嫌侵犯雄迈公司的“冠益华记”的标识时的表述，并不能以此认为海关已认定是商标性使用。由上可见，雄迈公司认为江龙公司在外包装上标注“香港冠益華記食品厰”的行为属于商标性使用的理由不成立，不予采纳。基于此，雄迈公司认为江龙公司构成商标侵权的依据不充分，不予支持。基于江龙公司不构成商标侵权，故对于雄迈公司主张的赔偿损失问题，本院不再予以评述。综上所述，雄迈公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费5800元（已由广州雄迈玻璃进出口有限公司预交），由上诉人广州雄迈玻璃进出口有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  杨贵平审判员  徐红妮审判员  赵 娟二〇二一年六月二十三日书记员  廖建锋附件一：