北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2021）京行终1024号上诉人（原审原告）：上海天诚通信技术股份有限公司，住所地上海市静安区。法定代表人：徐立平，董事长。委托诉讼代理人：余耀君，江苏盛望律师事务所律师。委托诉讼代理人：李彬强，江苏盛望律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：国家知识产权局，住所地北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：高亚晶，国家知识产权局审查员。原审第三人：上海柏诚网络科技有限公司，住所地上海市松江区。法定代表人：王佳佳，副总经理。委托诉讼代理人：梅叶，上海贤择律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘琛，上海首伦律师事务所律师。上诉人上海天诚通信技术股份有限公司（简称天诚通信公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2020）京73行初6213号行政判决，向本院提起上诉。本院于2021年3月11日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2021年4月12日，上诉人天诚通信公司的委托诉讼代理人李彬强，原审第三人上海柏诚网络科技有限公司（简称柏诚网络公司）的委托诉讼代理人梅叶、刘琛在线接受了本院的询问。本案现已审理终结。北京知识产权法院审理查明：一、争议商标1．注册人：柏诚网络公司。2．注册号：25811141。3．申请日期：2017年8月11日。4．专用期限至：2028年8月6日。6．核定使用商品（第9类，类似群0901-0902；0906－0908；0912；0914；0916；0920）：交互式触屏终端；验手纹机；人脸识别设备；信号灯；电子信号发射器；电子监控装置；电源材料（电线、电缆）；灭火设备；热调节装置；电锁。二、引证商标1．注册人：天诚通信公司。2．注册号：3355354。3．申请日期：2002年11月1日。4．注册公告日期：2007年3月21日。5．专用期限至：2027年3月20日。7．核定使用商品（第9类，类似群0913）：光学纤维（光导单纤维）。三、被诉裁定：商评字[2020]第40129号《关于第25811141号“TC”商标无效宣告裁定书》。被诉裁定作出时间：2020年3月14日。该裁定认定：鉴于争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2013年8月30日修改的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）。本案的相关程序问题仍适用2019年4月23日修改的《中华人民共和国商标法》（简称2019年商标法）。根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题可归纳为：一、争议商标的注册是否违反2013年商标法第三十二条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。二、争议商标的注册是否违反2013年商标法第十五条第二款的规定。关于焦点问题一。2013年商标法第三十二条所指“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定，是对在类似商品上已经使用并有一定影响的未注册商标的保护条款。天诚通信公司提交的证据多为网页宣传证据及企业所获荣誉证明，不足以证明在争议商标申请注册前，天诚通信公司在电锁等商品上使用与争议商标相同或近似的商标并已具有一定影响，故争议商标的注册并未违反2013年商标法第三十二条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。关于焦点问题二。天诚通信公司提交的证据6仅为内部刊物，属自制证据，天诚通信公司提交的获奖情况仅显示天诚通信公司、天诚集团、天诚线缆集团、天诚智能集团为“十大综合布线产品品牌”。天诚通信公司提交的在案证据显示其向消费者提供的商品和服务并非本案争议商标核定使用的交互式触屏终端等相同或类似商品，天诚通信公司的在案证据不足以证明在争议商标申请注册前，天诚通信公司在与争议商标核定使用的交互式触屏终端等相同或类似商品上拥有或已在先使用与争议商标相同或近似的商标，因此天诚通信公司关于争议商标违反2013年商标法第十五条第二款的主张，缺乏事实依据，不能成立。综上，天诚通信公司的无效宣告理由不成立。依照2019年商标法第四十五条第二款和第四十六条的规定，国家知识产权局裁定：争议商标予以维持。四、其他事实2019年4月16日，天诚通信公司针对争议商标向国家知识产权局提起无效宣告申请。在商标评审阶段，天诚通信公司向国家知识产权局提交了以下主要证据：1．争议商标信息；2．天诚通信公司营业执照、法定代表人身份证明、关联公司企业信用信息公示等主体资格证明文件；3．柏诚网络公司企业信息；4．天诚通信公司商标注册情况；5．天诚通信公司2007年、2008年、2013年、2015年所获荣誉；6．天诚通信公司宣传情况；7．柏诚网络公司股东为天诚通信公司关联企业员工的劳动合同证据；8．其他证据材料。柏诚网络公司向国家知识产权局提交了以下主要证据：1．著作权登记证书；2．销售合同、咨询服务合同；3．产品介绍、门店照片、产品发布会、产品包装盒照片；4．网络销售页面；5．其他相关证据材料。在原审诉讼阶段，天诚通信公司向原审法院提交了以下主要证据：1．商标注册证及商标续展注册证明；2．综合布线新锐品牌证书；3．最佳国产布线品牌证书；4．2013年、2015年中国综合布线十大品牌证书；5．天诚通信公司关联企业网站；6．天诚通信公司关联企业微信公众号截图；7．柏诚网络公司全国企业信用信息系统公示信息；8．金城与天诚通信公司关联企业签订的劳动合同等8份证据。柏诚网络公司向原审法院提交了以下主要证据：第一组设计来源、持续经营使用、宣传推广等9份证据；第二组荣誉及宣传1份证据。北京知识产权法院认为：争议商标获准注册日期在2014年5月1日至2019年11月1日期间，根据法不涉及既往的原则，实体问题应适用2013年商标法，本案的相关程序问题应适用2019年的商标法。根据各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点为争议商标的注册是否违反2013年商标法第十五条第二款、第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。本案中，天诚通信公司虽提供了柏诚网络公司股东金城为天诚通信公司关联企业员工的劳动合同，但在柏诚网络公司否认该合同履行的情况下，天诚通信公司并未能进一步提供劳动保险、工资发放凭证等证据，故对此不予采信。另，天诚通信公司提交的宣传情况证据仅为内部刊物，属自制证据，天诚通信公司提交的获奖情况仅显示天诚通信公司、天诚集团、天诚线缆集团、天诚智能集团为“十大综合布线产品品牌”。天诚通信公司提交的在案证据显示其向消费者提供的商品和服务并非本案争议商标核定使用的“交互式触屏终端”等相同或类似商品，天诚通信公司的在案证据不足以证明在争议商标申请注册前，天诚通信公司在与争议商标核定使用的交互式触屏终端等相同或类似商品上拥有或已在先使用与争议商标相同或近似的商标。综上，争议商标的申请注册未违反2013年商标法第十五条第二款之规定。如前所述，天诚通信公司提交的在案证据尚不足以证明其于争议商标申请注册前，在“交互式触屏终端”等商品上使用了与争议商标相同或近似的标志并具有一定影响。故争议商标的申请注册未违反2013年商标法第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回天诚通信公司的诉讼请求。天诚通信公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和被诉裁定。其主要上诉理由为：1．争议商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，争议商标的注册违反了2013年商标法第三十条的规定；2．柏诚网络公司股东（实际控制人）金城曾为天诚集团旗下企业从事销售工作的员工，期间其先后成立江苏新巢天诚智能技术有限公司、柏诚网络公司，利用上述两公司在短时间内申请注册二十余个与“TC”“天诚”等相似或相近的商标，金城具有抢注商标的主观恶意，侵害了天诚智能集团的合法利益。国家知识产权局和柏诚网络公司服从原审判决。经审理查明：原审法院查明事实属实，且有争议商标及引证商标的商标档案、注册商标无效宣告申请书、被诉裁定、各方当事人在商标评审阶段和原审诉讼阶段提交的证据材料及当事人陈述等证据在案佐证，本院对此予以确认。二审诉讼中，天诚通信公司向本院提交了补充提交了下列证据材料：天诚通信公司工资表、金城2016年7月至2019年2月公积金缴存明细、员工福利及工资发放表、解除劳动合同协议书。二审庭审中，天诚通信公司明确主张争议商标的注册违反了2013年商标法第十五条第二款、第三十条、第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。本院另查，天诚通信公司向国家知识产权局提交的《注册商标无效宣告申请书》载明，天诚通信公司依据2013年商标法第第十五条第二款、第三十二条、2019年商标法第四十五条请求争议商标宣告无效。此外，柏诚网络公司在原审庭审中对天诚通信公司提交的《全日制劳动合同书》的真实性没有提出异议。以上事实，有天诚通信公司在二审诉讼中提交的证据材料等、《注册商标无效宣告申请书》、当事人陈述等在案佐证。本院认为：本案实体问题应适用2013年商标法，程序问题应适用2019年商标法进行审理。2013年商标法第十五条第二款规定：“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”本案中，天诚通信公司提交的柏诚网络公司《企业信用报告》显示该公司股东为王佳佳、金城。江苏天诚智能集团有限公司《企业信用信息公示报告》《企业集团登记证》《关于企业集团名称变更的函》显示江苏天诚智能集团有限公司系天诚通信公司的母公司。金城与上海天诚线缆销售有限公司于2013年1月1日签订了《全日制劳动合同书》《销售人员岗位责任协议书》，金城2013年期间担任该公司销售经理。金城与江苏天诚智能集团有限公司于2014年1月1日签订了《全日制劳动合同书》《销售人员岗位责任协议书》，金城2014年期间从事产品销售技术支持工作。金城与江苏天诚智能集团有限公司于2015年1月1日、2016年1月1日、2017年1月1日、2018年1月1日分别签订了《全日制劳动合同书》《销售人员岗位责任协议书》，显示金城2015年至2018年期间从事江苏天诚智能集团有限公司以及天诚智能集团各成员公司（上海天诚线缆销售有限公司、上海天诚通信技术有限公司、成都中衡网络有限公司等单位）产品销售服务工作。柏诚网络公司在原审庭审中对天诚通信公司提交的上述《全日制劳动合同书》的真实性没有提出异议。金城与江苏天诚智能集团有限公司于2019年6月21日签订的《协议书》显示协议双方因故于2018年12月14日终止合作关系，双方一致确认双方劳动关系已于2018年12月14日解除，双方无任何劳动争议及纠纷。综合上述证据并结合天诚通信公司提交的《上海天诚通信技术有限公司工资表》、缴纳公积金《直联业务回执单》、2016年7月至2019年2月缴纳员工公积金明细等证据，可以认定金城与江苏天诚智能集团有限公司签订的《全日制劳动合同书》已经履行、柏诚网络公司股东金城与江苏天诚智能集团有限公司、天诚通信公司曾存在劳动关系。天诚通信公司提交的《天诚人》内部刊物系自制证据。“TC天诚线缆集团”获最佳国产布线品牌奖证书，天诚通信公司“TC天诚智能集团”“天诚（TC）”获十大综合布线产品品牌的证书，均未显示与争议商标核定使用的“交互式触屏终端；电锁”等商品相同或类似的商品。天诚通信公司提交的在案证据不能证明在争议商标申请日之前，天诚通信公司在与争议商标核定使用的商品相同或类似商品上实际使用了“TC”标志。因此，争议商标的申请注册未违反2013年商标法第十五条第二款之规定。被诉裁定及原审判决对此认定正确。天诚通信公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。2013年商标法第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十三条规定：“在先使用人主张商标申请人以不正当手段抢先注册其在先使用并有一定影响的商标的，如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成‘以不正当手段抢先注册’。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响。在先使用人主张商标申请人在与其不相类似的商品上申请注册其在先使用并有一定影响的商标，违反商标法第三十二条规定的，人民法院不予支持。”如前所述，天诚通信公司提交的在案证据均不足以证明在争议商标申请日之前，天诚通信公司已在与争议商标核定使用的“交互式触屏终端；电锁”等商品相同或类似的商品上在我国使用“TC”商标标志并具有一定知名度。因此，争议商标的注册未构成2013年商标法第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。被诉裁定及原审判决对此认定正确。天诚通信公司的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。《中华人民共和国行政诉讼法》（简称行政诉讼法）第六条规定：“人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。”人民法院对行政行为合法性的审查，既包括行政行为程序合法的审查，也包括行政行为实体合法的审查，人民法院在进行审查时不应超出行政行为的审查范围。本案中，天诚通信公司并未在《注册商标无效宣告申请书》中主张争议商标违反了2013年商标法第三十条的规定这一无效宣告理由，故天诚通信公司的该项上诉主张不属于被诉裁定的审查范围，亦不属于本案审理范围，本院对此不予评述。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。天诚通信公司的上诉理由不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一、二审案件受理费各一百元，均由上海天诚通信技术股份有限公司负担（均已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长  潘 伟审 判 员  俞惠斌审 判 员  王晓颖二〇二一年六月九日法官助理  黄 涛书 记 员  刘 妍