北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2021）京行终981号上诉人（原审被告）：国家知识产权局，住所地北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：牛敏，审查员。被上诉人（原审原告）：上海拓臻生物科技有限公司，住所地中国（上海）自由贸易试验区。法定代表人：钟伟东，总裁兼首席执行官。委托代理人：王军，北京市汉坤律师事务所上海分所律师。委托代理人：陈容，北京市汉坤律师事务所律师。原审第三人：中信戴卡股份有限公司，住所地河北省秦皇岛市经济技术开发区。法定代表人：武汉琦，总经理。委托诉讼代理人：王大东，男，汉族，1981年5月22日出生，中信戴卡股份有限公司员工，住河北省秦皇岛市海港区。上诉人国家知识产权局因与被上诉人上海拓臻生物科技有限公司（简称上海拓臻公司）及原审第三人中信戴卡股份有限公司（简称中信戴卡公司）注册商标无效宣告行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2020）京73行初128号行政判决，向本院提起上诉。本院于2021年3月11日受理后，依法组成合议庭审理了本案。2021年4月15日，上诉人国家知识产权局的委托诉讼代理人牛敏，原审第三人中信戴卡公司的委托诉讼代理人王大东到庭接受了询问，被上诉人上海拓臻公司经本院合法传唤无正当理由未到庭接受询问。本案现已审理终结。原审法院查明：一、诉争商标1．注册人：中信戴卡公司。2．注册号：17421910。3．申请日期：2015年7月14日。4．专用期限至：2026年11月20日。5．标志：燕鸥。6．核定使用服务（第42类）：替他人研究和开发新产品；质量控制；车辆性能检测；科学研究；工业品外观设计；室内装饰设计；服装设计；计算机软件。二、证据情况2018年12月17日，上海拓臻公司请求宣告诉争商标无效，并提交了以下主要证据（复印件）:1．上海拓臻公司官网介绍；2．TERNS获得融资、入选最值得关注创新药公司、发表专题研究等报道；3．中信戴卡公司注册商标信息及关于恶意注册相关判决。三、被诉裁定被诉裁定：商评字[2019]第251204号《关于第17421910号“燕鸥”商标无效宣告请求裁定书》。被诉裁定作出时间：2019年10月23日。被诉裁定认定:一、上海拓臻公司提交的证据或为自制证据或晚于诉争商标申请日，不足以证明其已在诉争商标申请注册前将“TERNS”作为商号或商标，在与诉争商标核定使用的科学研究等相同或类似服务上在先使用并具有一定影响，且在案证据亦不足以证明“TERNS”经上海拓臻公司使用已与“燕鸥”形成一一对应关系，故不能认定诉争商标损害其在先商号权，或构成2013年起修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。二、诉争商标申请注册未构成2013年商标法第十五条第二款所规定之情形。三、诉争商标未构成2013年商标法第十条第一款第七项所指情形。四、本案尚无证据证明诉争商标存在2013年商标法第四十四条第一款规定的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册行为之情形。此外，上海拓臻公司依据2013年商标法第四条所提主张等缺乏充分的事实依据。综上，裁定：诉争商标予以维持。上海拓臻公司不服被诉裁定并提起诉讼，请求撤销被诉裁定。原审法院认为：诉争商标未构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标情形，中信戴卡公司在多个商品、服务类别上申请注册上千枚商标，其行为已超出其正常生产经营需要，构成2013年商标法第四十四条第一款所述“其他不正当手段取得注册的”情形。在案证据不足以证明诉争商标的申请注册违反2013年商标法第十条第一款第七项规定之情形，上海拓臻公司提出的2013年商标法第四条属于总则性条款，其立法精神已体现在其他条款的具体规定中，不再单独评述。被诉裁定认定部分事实及结论有误，应予撤销。原审法院判决：一、撤销被诉裁定；二、国家知识产权局重新作出裁定。国家知识产权局不服原审判决并提起上诉，请求撤销原审判决并维持被诉裁定。国家知识产权局的主要上诉理由是：中信戴卡公司系中国中信集团公司组建的铝合金制造企业，从其经营范围和所属行业来看，虽然在多个类别的商品和服务上申请注册大量商标，但其主要从事汽车底盘零件制造行业，并且中信戴卡公司根据企业发展需求将其创作名称作为商标注册申请，符合行业特点及正常经营活动需要，中信戴卡公司申请注册诉争商标具有合理使用意图，且在一定数量范围内的商标储备，不同于没有使用意图的囤积转卖牟利等其他不正当行为，未构成2013年商标法第四十四条第一款规定应予宣告无效的情形。因此，诉争商标应维持有效注册。中信戴卡公司同意国家知识产权局的上诉主张。上海拓臻公司服从原审判决。本院经审理查明，中信戴卡公司的委托诉讼代理人在接受本院询问时表示，中信戴卡公司主要从事汽车铝制件制造及相关研发，系全球最大的汽车底盘铝制件制造企业，占据全球近三分之一的市场和国内一半以上的市场，中信戴卡公司目前已注册上千枚商标，诉争商标在核定服务上尚未实际使用，但中信戴卡公司已有使用诉争商标的计划且即将实际使用。此外，原审法院已查明的其他事实基本属实，且有诉争商标档案、被诉裁定、当事人陈述及笔录等证据在案佐证，本院对此予以确认。本院认为：根据《中华人民共和国立法法》第九十三条的规定，本案实体问题应适用2013年商标法进行审理，程序问题的审理应适用2019年修正的《中华人民共和国商标法》。2013年商标法第四十四条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”该项规定在于树立公序良俗原则，维护健康的商标注册和管理秩序，营造良好的社会主义市场环境。一般认为，所谓“其他不正当手段”是指欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者牟取不正当利益的手段；“以其他不正当手段取得注册”规制的是除商标法第十条、第十一条、第十二条及欺骗手段之外，其他以扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者牟取不正当利益的手段取得商标注册的行为。商标注册原则上应当以使用为目的，超出使用需求之外囤积商标、以销售或转让为目的注册商标，不仅影响有正当注册需求的市场主体依法注册商标，增加其注册商标的成本，亦会对商标注册秩序产生冲击。非以使用为主要目的，没有正当理由大量注册或囤积商标，特别是具有以牟利为目的转让或者意图转让其注册或囤积商标的情节的，通常可认定为“其他不正当手段”。如果商标注册行为仅仅损害特定民事权益，一般不属于该条款调整范围，但如果商标注册行为不仅损害特定民事权益，亦损害商标注册秩序和社会公共利益，则可以由本条款加以调整。针对大规模注册商标行为适用2013年商标法第四十四条第一款规定时，应当注意与我国商标法规定的先申请制相协调。自1982年制定的《中华人民共和国商标法》第十八条规定商标注册的先申请制原则以来，虽然我国商标法屡经修正，但先申请制作为商标注册的一个基本原则至今仍为商标法所保留和坚持。在坚持先申请原则的前提下，抢注商标本身不仅不为商标法所禁止，甚至在很大程度上为先申请原则所鼓励。商标法反对和制止的是以不正当手段实施的抢注或是恶意抢注商标的行为，而不是单纯的抢注行为本身。随着改革开放的不断深入和社会经济的持续发展，一段时间以来商标注册出现了一些非正常现象，如以有偿转让注册商标为直接目的的注册行为，针对名人、名著和社会热点事件的注册行为，规模性注册商标的行为等，2013年商标法第四十四条第一款的规定成为规制非正常注册商标特别是非使用目的规模性注册商标行为的有力武器。但是，2013年商标法第四十四条第一款规定的适用是有边界的，对非正常注册商标行为的规制应当具有整体性和逻辑性，2013年商标法第四十四条第一款的规定并不能也无力承担规制非正常注册商标行为的全部职责或兜底职责。适用2013年商标法第四十四条第一款规定规制大规模注册商标的行为时，被规制的行为至少应具备“规模性”“抢注”和“不正当手段”三要件，这里特别要强调的是“不正当手段”，因为如果不具备“不正当手段”这一要件，则规模性抢注商标的行为则很有可能是先申请原则所容许的，或者即使要对不具备“不正当手段”的规模性抢注商标的行为进行规制可能也不是2013年商标法第四十四条第一款规定的职责。因此，在先申请制仍为商标注册基本原则的前提下，适用2013年商标法第四十四条第一款规定规制非正常注册商标行为时不宜过度冲击甚至危害先申请制原则。至少，注册商标未违反商标法明确规定的禁止注册条款，且注册人具有使用注册商标的意图和条件时，一般不宜因为仅有申请人申请注册一定数量商标的事实就依据2013年商标法第四十四条第一款规定宣告其已注册商标无效。特别需要指出的是，大规模注册商标行为是否适用2013年商标法第四十四条第一款规定进行规制时，申请注册商标的数量只是一个考察因素但绝不是最重要的因素，当然也不是唯一的考察因素，而且客观上也无法设置一个固定数值来判断是否构成大规模注册。事实上不同行业的企业、不同规模的企业、不同发展阶段的企业，其对注册商标的需求往往是不同的。大规模注册商标行为如果要被认定为2013年商标法第四十四条第一款规定的以“其他不正当手段”取得商标注册的行为，其注册手段至少应与“欺骗”手段具有同等或者更严重的不当性。单纯的大规模注册行为如果不辅以注册手段的不当性等其他考察因素，往往无法判断其是否属于2013年商标法第四十四条第一款规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形，也就无从适用2013年商标法第四十四条第一款规定规制这种注册行为。而这些应当考察的因素可以包括是否实际使用或具备实际使用的意图、是否具有明显不当的因素。这里所谓明显不当的因素可能包括但不限于如下情形：无正当理由时针对社会热点事件的注册、针对他人已经使用并具有一定知名度的未注册商标或其他标志的注册、针对他人在其他类别上已经注册并具有一定知名度的商标的注册等。本案中，中信戴卡公司虽然在多个商品、服务类别上申请注册了上千枚商标，但在案证据不能证明中信戴卡公司申请注册的包括诉争商标在内的商标具有抢注或其他违法申请注册的情形。同时，中信戴卡公司作为全球最大的汽车底盘制造企业，合法申请并储备一定的商标并无不当。特别是考虑到中信戴卡公司实际从事了诉争商标核定使用的第42类替他人研究和开发新产品、质量控制、车辆性能检测、科学研究、工业品外观设计等服务，具有将诉争商标实际使用于核定服务的主观需求和客观条件。在此基础上，中信戴卡公司申请注册诉争商标并不构成2013年商标法第四十四条第一款规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”的情形。因此，原审法院认定中信戴卡公司申请注册诉争商标构成2013年商标法第四十四条第一款所述“其他不正当手段取得注册的”情形依据不足，本院依法予以纠正，国家知识产权局有关诉争商标应维持有效注册的上诉理由成立，本院依法予以支持。综上，国家知识产权局的上诉主张具有事实及法律依据，其上诉请求本院予以支持。原审判决认定事实基本清楚，但适用法律及判决结论不当，本院依法予以纠正。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项之规定，判决如下：一、撤销北京知识产权法院（2020）京73行初128号行政判决；二、驳回上海拓臻生物科技有限公司的诉讼请求。一审案件受理费一百元，由上海拓臻生物科技有限公司负担（已交纳）；二审案件受理费一百元，由上海拓臻生物科技有限公司负担（于本判决生效后七日内已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长 刘晓军审 判 员 王晓颖审 判 员 宋 川二〇二一年六月九日法官助理 施青云书 记 员 苗 兰