北京知识产权法院行 政 判 决 书（2015）京知行初字第3793号原告青岛海一魂鞋业有限公司，住所地山东省青岛市黄岛区铁橛山路。法定代表人王业琴，总经理。委托代理人田菲，北京市银奥律师事务所律师。被告国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区茶马南街1号。法定代表人赵刚，主任。委托代理人冯洪玲，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。第三人青岛海之魂鞋业有限公司，住所地山东省青岛市黄岛区泰山路376号。法定代表人毛雷，董事长。委托代理人孙玉华，北京恒都律师事务所律师。委托代理人孟爱华，北京恒都律师事务所实习律师。原告青岛海一魂鞋业有限公司（简称“海一魂公司”）因商标无效宣告请求行政纠纷一案，不服被告国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称“商标评审委员会”）于2015年4月28日作出的商评字[2015]第32127号《关于第4373931号“HAIZHIHUN”商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2015年6月18日受理后，依法组成合议庭，并通知被诉裁定的利害关系人青岛海之魂鞋业有限公司（简称“海之魂公司”）作为本案第三人参加诉讼。本院于2015年11月13日公开开庭对本案进行了审理。原告海一魂公司的委托代理人田菲，被告商标评审委员会的委托代理人冯洪玲，第三人海之魂公司的委托代理人孙玉华、孟爱华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。2015年4月28日，商标评审委员会针对海一魂公司就海之魂公司的第4373931号“HAIZHIHUN”商标（简称诉争商标）所提无效宣告申请作出被诉裁定，认为：根据《商标评审规则》，对于已经注册的商标，当事人在2014年5月1日以前向商标评审委员会提出争议和撤销复审申请，商标评审委员会于2014年5月1日以后审理的案件，相关程序问题适用修改后的《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》），实体问题适用修改前《商标法》。修改前的《商标法》第九条关于在先权利的规定系总括性条款，一般不得作为商标评审申请的直接依据。鉴于海一魂公司根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条、《中华人民共和国民法通则》第四条的相关法律规定的具体情形已体现于《商标法》其他条款的规定之中，根据当事人提出的事实和理由，商标评审委员会认为，本案焦点可归纳为：一、诉争商标与引证商标是否构成修改前《商标法》第二十八条所指使用在类似商品上的近似商标。二、诉争商标的申请注册是否构成修改前的《商标法》第三十一条所指的“损害他人现有的在先权利”、“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响力的商标之情形”。三、诉争商标的申请注册是否构成修改前《商标法》第十条第一款第（八）项所指情形。关于焦点问题一，诉争商标为“Haizhihun”，与第2006481号“海魂HIPHOON”及图形（简称引证商标）在构成、整体视觉效果、设计风格等方面存在区别，相关公众不会对商品来源来源产生混淆，故诉争商标与引证商标未构成修改前《商标法》第二十八条所指使用在类似商品上的近似商品。关于焦点问题二，修改前《商标法》第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定保护的是在系争商标申请注册之前已经取得的，除商标权之外的其他权利，如商号权、外观设计权等。商标与商号的权利性质不同，在商业活动中发挥的功能也不同，因此在认定系争商标是否侵犯他人的在先商号权时，通常要求诉争商标与他人在先商号相同或基本相同。本案中诉争商标“Haizhihun”与海一魂公司企业字号“海一魂”未构成相同或基本相同，且海一魂公司称其与青岛海魂鞋业有限公司为关联公司的主张缺乏事实和法律依据，故海一魂公司称诉争商标“Haizhihun”注册申请侵犯了其与关联公司青岛海魂鞋业有限公司的企业字号权的主张，商标评审委员会均不予支持。海一魂公司虽称诉争商标的申请注册侵犯其在先享有的外观设计专利权，但海一魂公司仅提交了专利无效申请受理文件，在没有其他证据可以证明其享有外观设计专利权的情形下，不能认定诉争商标的申请注册已侵犯了海一魂公司在先享有的外观设计专利权。故商标评审委员会对海一魂公司的该项主张不予支持。修改前《商标法》第三十一条“申请商标注册……不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定保护的是在诉争商标申请注册前已在相同或类似商品上使用并具有一定影响的未注册商标。本案中，在诉争商标申请注册前海一魂公司已在相同或类似商品上注册了引证商标，因此本案不适用修改前《商标法》第三十一条的上述规定。关于焦点问题三，修改前《商标法》第十条第一款第（八）款所指的“有害社会主义道德风尚或者有其他不良影响”是指商标本身的图形、文字或者其他构成要素可能对我国社会主义公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。鉴于并无证据证明诉争商标的申请注册存在上述情形，海一魂公司援引该条请求据此撤销诉争商标注册缺乏相关事实依据，该主张商标评审委员会不予支持。此外，海之魂公司与青岛海魂鞋业有限公司存在特定历史关系，海之魂公司提交的证据可以证明其在特定时间段使用引证商标是合法的，海之魂公司与海一魂公司在同一地址营业亦属正常，综合海一魂公司提交的在案证据不足以证明海之魂公司具有恶意。修改前《商标法》第四十一条第一款规定中“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形涉及的是撤销商标注册的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或公共利益，或是妨碍商标注册管理秩序的行为。诉争商标不属于本款所指情形，海一魂公司的该项撤销理由不能成立。综上，商标评审委员会依照修改前《中华人民共和国商标法》第四十五条第二款和第四十六条的规定，商标评审委员会决定：诉争商标予以维持。原告海一魂公司不服被诉裁定，向本院提起诉讼，其诉称：一、海之魂公司曾恶意注册了注册号为4419504“Haihun”以及注册号为5229767“琴岛海魂”两枚商标。原告已经一并向商标评审委员会提出无效宣告请求，商标评审委员会经过审查，作出裁定对海之魂公司4419504号“Haihun”及5229767号“琴岛海魂”予以撤销，保护了原告的合法权益。二、诉争商标与引证商标构成同类商品上的近似商标，极大地造成了混淆与误认，侵犯了原告的在先商标权利。三、第三人恶意明显，侵犯原告的商标权利和消费者的合法权益。四、原告的在先“海魂”商标已被使用多年，被广泛地使用和宣传，在青岛乃至全国有了一定知名度和影响力。原告和海之魂公司同处一地，甚至在一个办公楼办公，且与原告同样经营服饰行业，且海之魂公司曾对原告的商标存在侵权行为，海之魂公司也自认知晓及了解原告自主品牌“海魂品牌”及其知名度和受欢迎程度，并了解“海魂”品牌的正常转让程序。海之魂公司的恶意注册行为有违商业道德，造成消费者严重的混淆和误认，已经构成不正当竞争，更损害了原告的合法权益。综上，海一魂公司请求依法撤销被诉裁定，判令商标评审委员会对诉争商标的无效宣告申请进行重新审查。被告商标评审委员会辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法，请求法院维持被诉裁定。第三人未提交书面陈述意见，其在庭审中述称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法，请求法院维持被诉裁定。本院经审理查明:诉争商标为第4373931号“Haizhihun”商标（见本判决附图），申请日为2004年11月22日，于2008年8月21日获准注册，核定使用在第25类：鞋、凉鞋、拖鞋、运动鞋、靴、运动靴、足球鞋、爬山鞋、服装、体操服商品上。商标专用权人为青岛海之魂鞋业有限公司，专用期限至2018年8月20日。引证商标为第2006481号“HIPHOON海魂”商标（见本判决附图），由青岛海魂鞋业有限公司（简称海魂公司）于2001年7月30日提出注册申请，2002年10月21日获准注册。核定使用在第25类鞋（脚上的穿着物）商品上。2006年1月7日，海魂公司将该商标转让给乐陵市融泰鞋业有限公司，后者又于2009年9月14日将商标转让给海一魂公司。现商标专用权人为海一魂公司，专用期限至2022年10月20日。2004年7月，海魂公司停产后，根据市政府工作组对海魂公司改制意见，组建了民营企业海之魂公司，其成立时间为2004年9月28日。在改制期间，海魂公司与海之魂公司曾于2004年7月1日签订商标使用协议，授权海之魂公司使用引证商标。2004年12月7日，海一魂公司成立。2013年7月24日，海一魂公司对诉争商标提出了撤销注册申请。海一魂公司的主要理由：“海魂”品牌创始人——青岛皮鞋四厂创建于1976年，并于1987年4月22日申请第304910号“海魂牌”商标，海一魂公司于2009年受让获得“海魂牌”注册商标专用权。海一魂公司在先的“海魂”商标已经使用多年，经过广泛地使用和宣传，在青岛和全国具有一定的知名度和影响力。海之魂公司恶意注册行为，使得公众对商品来源产生误认混淆，极大侵犯了海一魂公司的合法权益。诉争商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，诉争商标严重侵犯了海一魂公司的在先商标权利。“海魂”为海一魂公司及其关联企业——青岛海魂鞋业有限公司的知名字号，享有广泛声誉，诉争商标完全复制和摹仿了海一魂公司的企业字号，侵犯了海一魂公司的企业字号权。海之魂公司侵犯了海一魂公司的外观设计的行为，海一魂公司已对其侵权行为提出了专利无效申请。海一魂公司及其“海魂”品牌在青岛及山东省已具有一定知名度，包括海之魂公司在内的众多公司恶意假冒，以次充好，侵犯了海一魂公司的合法权利，造成相关公众混淆。海之魂公司与海一魂公司同处一地，同样经营服饰行业，且曾经存在对海一魂公司的侵权行为，必然了解海一魂公司自主“海魂”品牌的知名度和受欢迎程度。海之魂公司恶意注册行为侵犯了海一魂公司合法权益，有违商业道德，造成消费者的混淆误认，构成不正当竞争行为。海之魂公司申请注册诉争商标的行为属于以不正当手段抢先注册、恶意贴靠模仿海一魂公司在先使用并具有一定影响力的商标，其主观恶意明显。海之魂公司除了申请注册诉争商标外，还申请注册第4419504号“Haihun”商标以及第5229767号“琴岛海魂”商标，海之魂公司不正当竞争的目的明显。综上，请求依据修改前的《商标法》第九条、第二十八条、第三十一条、第四十一条、第四十五条等规定，以及《反不正当竞争法》第二条、《民法通则》第四条规定，撤销诉争商标的注册。海一魂公司向商标评审委员会提交了以下证据：1.海一魂公司及其关联公司青岛海魂鞋业有限公司营业执照复印件，青岛皮鞋四厂相关改制文件；2.“海魂”品牌相关荣誉证书；3.“海魂”销售代理协议、发货单、发票、付款通知单、检验报告资料；4.“海魂”品牌的宣传资料（包括宣传册、品牌外包装、广告形象、推广手册等）；5.“海魂”品牌经销商出具的相关证人证言；6.“海魂”经营店及其产品陈列照片；7.有关海之魂公司专利无效申请受理文件；8.青岛胶南市、莒南县工商行政管理局的相关处罚决定；9.相关消费者关于“海魂“皮鞋的网上提问页面；10.海之魂公司侵犯的相关实物照片及网站打印件；11.商场店面关于“海魂”、“琴岛海魂”等非海魂品牌的混淆宣传及产品的陈列。海之魂公司答辩的主要理由：诉争商标与引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。第5229767号“琴岛海魂”商标与本案无关，引证商标不具有高知名度，海一魂公司申请撤销诉争商标主观恶意明显。海之魂公司与青岛海魂鞋业有限公司存在特定的历史关系，海之魂公司使用“海魂”商标合理合法。海之魂公司不存在侵犯海一魂公司商号权的行为。海一魂公司通过转让获得引证商标和第304910号“海魂牌”商标，其享有的商号权和第304910号“海魂牌”商标的商标专用权晚于海之魂公司享有的在先商号权和在先使用“海魂”商标的时间。海一魂公司与青岛海魂鞋业有限公司不是关联公司，也无利害关系。海一魂公司案外申请的专利无效与本案无关，且不能证明海之魂公司具有主观恶意。海之魂公司不存在恶意假冒。海之魂公司对海一魂公司提交的其他证据的真实性、关联性不予认可。海之魂公司向商标评审委员会提交了以下证据：1、关于青岛海魂鞋业有限公司有关问题的处理意见以及相关的通知和协议；2、胶南市企业发展局关于海之魂公司使用“海魂”商标情况的函；3、青岛海魂鞋业有限公司与海之魂公司签订的商标使用协议；4、胶南市经济发展局关于海魂商标转让中有关问题的函；5、海之魂公司与莱芜金孚包装印刷有限公司、青岛海魂鞋业有限公司签订的三方协议及汇款声明；6、引证商标与第304910号“海魂牌”商标转让的公告文件；7、诉争商标指定使用商品的宣传、销售及业务往来情况的证据；8、海之魂公司地址变更证明文件。针对海之魂公司的答辩理由，海一魂公司质证称：海之魂公司答辩中有关的商业租赁行为与本案无关。海之魂公司的注册行为存在恶意的不正当目的，有违商业道德，严重造成消费者混淆和误认。海之魂公司关于诉争商标具有极高知名度的主张欠缺真实性和关联证据。海一魂公司向商标评审委员会补充提交了以下证据：商评字[2014]第30557号《关于第4419505号“Haihun”商标争议裁定书》。2015年4月28日，商标评审委员会作出被诉裁定。在诉讼阶段，原告向本院补充提交了1份证据：商评字[2015]第20522号《关于第5229767号“琴岛海魂”商标无效宣告请求裁定书》。第三人向本院补充提交了1份证据：诉争商标指定使用的商品在2015年5月至2015年6月期间的部分销售发票。本院庭审中，原告明确表示其仅主张诉争商标违反了修改前《商标法》第二十八条、第三十一条前半句以及后半句的规定，被诉决定对此认定有误。上述事实，有诉争商标及引证商标档案、被诉裁定，当事人在商标评审程序中提交的证据材料及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：关于本案的法律适用鉴于本案诉争商标为修改后《商标法》施行前已经核准注册的商标，根据法不溯及既往的原则，本案程序问题的审理应适用修改后的《商标法》，而本案实体问题的审理应适用修改前的《商标法》。二、关于诉争商标与引证商标是否构成相同或类似商品上的近似商标本案中引证商标为“海魂HIPHOON”汉字、英文字母组合及图形，诉争商标为“Haizhihun”拼音字母组合，二者在读音、构成要素、整体结构、视觉效果等方面均存在较大差别。诉争商标仅由拼音字母的组合构成，尽管其中包含了“海魂”二字的拼音，但从引证商标的整体结构来看，“海魂”二字字体较小，未构成引证商标的显著部分，其显著部分在于英文字母“HIPHOON”及图形部分。诉争商标与引证商标的显著部分差异较大，相关公众施以一般注意力足以对二者加以区分，诉争商标在“鞋、服装”等商品上核准注册不会造成相关公众的混淆与误认。因此，诉争商标与引证商标未构成相同或类似商品上的近似商标。对于原告所主张的其他商标被宣告无效的事实，由于商标无效宣告审查遵循个案原则，因此其他商标被宣告无效的情况与诉争商标是否应当被宣告无效并无直接关联。被告对此认定正确，本院予以支持。三、关于诉争商标的注册是否违反了修改前《商标法》第三十一条“损害他人现有的在先权利”的规定修改前《商标法》第三十一条所指的“在先权利”包括在先的除商标权外的其他知识产权以及其他民事权利，本案中涉及的在先权利有商号权和外观设计专利权。首先，关于诉争商标的注册是否侵犯了原告在先的商号权。认定诉争商标是否侵犯在先商号权，应以诉争商标与企业商号相同或基本相同为前提。本案中，海一魂公司的企业字号为“海一魂”，诉争商标“Haizhihun”与原告企业字号从文字和读音上来看，均未构成相同或基本相同，且“Haizhihun”确为第三人海之魂公司的企业字号的组成部分，因此诉争商标的注册未侵犯原告在先的商号权。其次，关于诉争商标的注册是否侵犯了原告在先的外观设计专利权。原告在诉讼中称诉争商标的注册侵犯了其在先的外观设计专利权，但其提交的能够证明专利权属的证据只有一份专利无效宣告请求受理文件，并无其他证据予以佐证，不能证明原告为相关外观设计专利权的权利人，因此原告该项主张不能成立。四、关于诉争商标的注册是否违反了修改前《商标法》第三十一条“申请注册商标……不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响力的商标”之规定上述条文的目的是对诉争商标申请注册前已在相同或类似商品上使用并具有一定影响的未注册商标提供保护。本案中，诉争商标的申请日为2004年11月22日，原告在本案中主张被抢注的商标即为本案的引证商标于2002年10月21日就已获准注册，不属于“未注册商标”，且本院已经对诉争商标与引证商标是否构成修改前《商标法》第二十八条之情形予以评述，因此不再适用修改前《商标法》第三十一条“申请注册商标不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响力的商标”的规定。综上所述，被诉裁定审查程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，原告的诉讼请求缺乏事实或法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告青岛海一魂鞋业有限公司的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告青岛海一魂鞋业有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状及副本，交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长  穆 颖审 判 员  刘炫孜人民陪审员  郭艳芹二〇一六年九月二十九日书 记 员  邢 芮附图：诉争商标引证商标