中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2017）京73行初7099号原告：广东哈士奇制冷设备有限公司，住所地中华人民共和国广东省佛山市顺德区大良五沙沙坑工业区**地块**厂房。法定代表人：王卫，经理。委托诉讼代理人：孟午君，广东三环汇华律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘孟斌，广东三环汇华律师事务所律师。被告：中华人民共和国国家知识产权局，，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路**法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：侯文健，中华人民共和国国家知识产权局审查员。第三人：木星工业有限公司（JupiterIndustriesLimited），，住所地大不列颠及北爱尔兰联合王国LE174AP莱斯特郡，拉特沃思，车站路37号。法定代表人：赛尔吉·罗伯特·盖伊·克雷默（SergeRobertGuyKremer），首席执行官。委托诉讼代理人：赵天娟，北京市金阙律师事务所律师。委托诉讼代理人：孟霆，北京市金阙律师事务所律师。原告广东哈士奇制冷设备有限公司（以下简称广东哈士奇公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）于2017年7月31日作出的商评字[2017]第94405号关于第9332936号“哈士奇及图”商标无效宣告请求裁定（以下简称被诉裁定），在法定期限内向本院提起行政诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，并通知被诉裁定的利害关系人木星工业有限公司（以下简称木星公司）作为本案第三人参加诉讼。2018年2月5日，本院依法公开开庭进行了审理。原告广东哈士奇公司的委托诉讼代理人孟午君，被告中华人民共和国国家知识产权局（以下简称国家知识产权局）的委托诉讼代理人侯文健，第三人木星公司的委托诉讼代理人赵天娟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉裁定系商标评审委员会就木星公司针对第9332936号“哈士奇及图”商标（以下简称诉争商标）提出的无效宣告请求作出。商标评审委员会在该裁定中认定：诉争商标核定使用的冰箱等商品与国际注册第924870号“HUSKYTheOriginalCoolIdeasCo.及图”商标（以下简称引证商标）核定使用的冷藏展示橱柜等商品属于同一种或者类似商品。“HUSKY”是西伯利亚雪撬犬的英文名称，常见别名为“哈士奇”，诉争商标中的“哈士奇”与引证商标中的“HUSKY”在呼叫、含义等方面相近，构成近似标识。木星公司证据表明，其曾为广东哈士奇公司股东，木星公司及其关联公司曾许可广东哈士奇公司生产“HUSKY”牌冷藏柜、制冷设备及冰箱。广东哈士奇公司在未经授权的情况下，以自己名义申请注册诉争商标的行为难言善意。诉争商标与引证商标共存于市场易导致相关公众混淆，构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标。木星公司所提其他无效宣告理由均因依据不足，不能成立。综上，依照修改前《中华人民共和国商标法》（以下简称2001年商标法）第二十八条、现行《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，商标评审委员会裁定：诉争商标予以无效宣告。原告广东哈士奇公司不服，向本院起诉称：被诉裁定关于诉争商标与引证商标构成近似商标的认定错误。首先，诉争商标与引证商标标识本身未构成近似。引证商标除含有“HUSKY”外，另含有字母组合“TheOriginalCoolIdeasCo.”。诉争商标与之在整体外观、呼叫、含义等方面区别明显，标识本身即可区分。其次，广东哈士奇公司成立在先，木星公司入股在后。在木星公司入股前，广东哈士奇公司已实际使用“哈士奇”商标，故被诉裁定关于广东哈士奇公司申请诉争商标“难言善意”的认定有误。再次，引证商标并未在中国实际使用，不会导致相关公众将该商标所标示的商品来源与诉争商标所标示的商品来源产生混淆。最后，广东哈士奇公司为宣传推广诉争商标付出巨大心血，木星公司因合作破裂而无效诉争商标违反诚实信用原则。综上，广东哈士奇公司请求法院判决撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告国家知识产权局答辩称：被诉裁定关于诉争商标与引证商标构成近似商标的认定正确，请求法院判决驳回原告诉讼请求。第三人木星公司陈述意见称：同意被诉裁定关于诉争商标与引证商标构成近似商标的认定。首先，诉争商标与引证商标呼叫、含义对应，构成近似标识。其次，广东哈士奇公司系木星公司基于在中国设立“HUSKY”产品生产基地的考量而成立，木星公司系广东哈士奇公司成立之初的实际出资人之一。广东哈士奇公司对外宣传过程中一直将诉争商标与木星公司“HUSKY”系列商标共同使用，两者指向的商品来源同一。再次，广东哈士奇公司明知引证商标处于持续使用状态，却以连续三年停止使用为由申请撤销该商标，其攫取木星公司“HUSKY”商标的意图明显。最后，广东哈士奇公司申请诉争商标未获木星公司许可，木星公司为维护在先商标权益而申请宣告诉争商标无效，于法有据。综上，木星公司请求法院判决驳回原告诉讼请求。本院经审理查明：一、诉争商标申请、注册情况诉争商标为第9332936号“哈士奇及图”商标（商标图样附后），该商标由佛山市哈士奇制冷设备有限公司于2011年4月13日向原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）申请注册，并于2012年4月28日获准注册，核定使用在第11类冰箱等商品上。2013年12月23日，该商标注册人名义经商标局核准变更为广东哈士奇公司。二、引证商标申请、注册情况及本院审理时状态引证商标为国际注册第924870号“HUSKYTheOriginalCoolIdeasCo.及图”商标（商标图样附后），该商标于2008年3月14日申请领土延伸保护至中国，2011年11月7日经驳回复审程序予以初步审定，后核准注册在第11类冷藏展示橱柜等商品上。现商标注册人为木星公司。2016年9月18日，广东顺德哈士奇冰箱制造有限公司以该商标连续三年停止使用为由向商标局提出撤销申请。木星公司于商标局指定期限内提交了使用证据。2017年6月15日，商标局作出商标撤三字[2017]第Y006391号决定，驳回广东顺德哈士奇冰箱制造有限公司的撤销申请。广东顺德哈士奇冰箱制造有限公司未申请复审，前述决定生效。本院审理过程中，引证商标为有效注册商标。三、广东哈士奇公司基本情况广东哈士奇公司原名称为佛山市哈士奇制冷设备有限公司。2009年3月4日，佛山市哈士奇制冷设备有限公司成立，法定代表人为王卫，工商档案显示出资人为佛山市顺德区哈世奇电器贸易有限公司。另查，佛山市顺德区哈世奇电器贸易有限公司系于2009年1月4日成立，法定代表人为王卫。2010年12月10日，佛山市顺德区哈世奇电器贸易有限公司与木星公司签署《中外合作经营佛山市哈士奇制冷设备有限公司合同》。该合同载明，合作企业名称为佛山市哈士奇制冷设备有限公司，投资总额与注册资本均为176万元人民币，佛山市顺德区哈世奇电器贸易有限公司出资86.24万元人民币（占注册资本的49%），木星公司出资89.76万元人民币（占注册资本的51%），王卫任合作企业法定代表人。2011年３月14日，中华人民共和国广东省对外贸易经济合作厅作出粤外经贸资字〔2011〕84号《关于股权并购设立合作企业佛山市哈士奇制冷设备有限公司的批复》，同意佛山市顺德区哈世奇电器贸易有限公司将其持有的51%的股权作价32,963元人民币（等值外汇）转让给木星公司，并同意佛山市顺德区哈世奇电器贸易有限公司与木星公司于2010年12月10日签订的前述合作企业合同及章程。2013年1月，中华人民共和国广东省佛山市顺德区经济和科技促进局作出顺经外资[2013]006号《关于佛山市哈士奇制冷设备有限公司合作条件转让的批复》，同意木星公司将其持有的佛山市哈士奇制冷设备有限公司合作条件按32,963元人民币的价格全部转让给在中华人民共和国香港特别行政区注册的HUSKYREFRIGERATORS(HK)LIMITED并退出公司。2013年1月23日，中华人民共和国广东省佛山市顺德区市场安全监管局作出顺监核变通外字[2013]第1300004003号《核准变更登记通知书》，该通知书显示，佛山市哈士奇制冷设备有限公司股东由佛山市顺德区哈士奇电器贸易有限公司、木星公司，变更为佛山市哈士奇投资有限公司、HUSKYREFRIGERATORS(HK)LIMITED，其中，佛山市哈士奇投资有限公司出资86.24万元人民币，持股比例为49%，HUSKYREFRIGERATORS(HK)LIMITED出资89.76万元人民币，持股比例为51%。2013年8月30日，中华人民共和国广东省佛山市顺德区市场安全监管局作出顺监核变通外字[2013]第1300114822号《核准变更登记通知书》，该通知书显示，佛山市哈士奇制冷设备有限公司企业名称变更为广东哈士奇公司。2015年１月14日，中华人民共和国广东省佛山市顺德区经济和科技促进局作出顺经外资[2015]24号《关于广东哈士奇制冷设备有限公司变更企业类型的批复》，同意HUSKYREFRIGERATORS(HK)LIMITED将其持有公司51%的股权以89.76万元人民币全部转让给佛山市哈士奇投资有限公司并退出公司。四、木星公司提交的用以证明其为广东哈士奇公司设立之初实际出资人的相关证据1.从英国公司注册处调取的木星公司2008年、2009年年度申报表及中文译文，显示杰弗里·托马森（GeofferyThomasson）与阿拉斯泰尔·卡梅隆·大卫（AlastairCameronDavid）均为该公司董事。2.2008年8月至2009年2月期间木星公司董事杰弗里·托马森、阿拉斯泰尔·卡梅隆·大卫与王卫（即广东哈士奇公司法定代表人）就在中国设立“HUSKY”产品制造工厂进行沟通的相关邮件及中文译文，其中包括：①2008年8月19日，王卫发送给杰弗里·托马森的邮件，内容包含：“杰弗你好，在你来后，我对我们的中国工厂有了一个新计划，尤其是关于你认为应该从开始就节约成本的问题……”；②2008年8月20日，王卫发送给杰弗里·托马森的邮件，内容包含：“我之所以让你先往中国打一些资金是希望共同承担风险……工厂是每方50%的，并不是100%属于我的……只有公司注册以后，海外投资者才可以转入资金……”；③2009年1月22日，王卫发送给杰弗里·托马森、阿拉斯泰尔·卡梅隆·大卫的邮件，内容包含：“我已经计算了总成本，到今天为止大约为580,000元人民币，我从你方已经收到293,082元人民币……二月份，我们将需要进行以下投资……请您在2月前将120,000元人民币汇到我的账户”。3.中华人民共和国北京市方正公证处（2016）京方正内经证字第8471号公证书（以下简称第8471号公证书），该公证书是对相关网页进行的证据保全公证，其中经公证的广东哈士奇公司网站页面显示，广东哈士奇公司在其官网上刊登有企业组织结构图表，顶端为木星公司董事杰弗里·托马森，分支部分显示王卫为中国制造商负责人。五、木星公司提交的用以证明其为“HUSKY”系列商标权利人及广东哈士奇公司注册诉争商标违背其意志的相关证据1.木星公司“HUSKY”商标在英国、欧盟、印度、澳大利亚等国家与地区的商标注册信息及中文译文。其中，英国商标注册信息显示，木星公司在英国注册有申请号为UK00001586905的“HUSKY”商标，该商标申请日为1994年10月1日，注册日为1995年8月11日，现为有效状态，核定使用商品为第11类冰箱等。2.木星公司董事杰弗里·托马森、阿拉斯泰尔·卡梅隆·大卫与王卫（即广东哈士奇公司法定代表人）之间就在中国注册商标进行沟通的相关邮件及中文译文，其中包括：①2009年2月17日，阿拉斯泰尔·卡梅隆·大卫发送给杰弗里·托马森的邮件，内容包含：“在中国注册的商标为：图形化的‘HUSKYTHECOOLIDEASLOGO’。然而，你们可以使用这个商标来防止单独使用‘HUSKY’这个词，因为这两个商标将被认为是近似商标。如果你们还是希望注册这个词语商标，我们也可以做的，但是从商标法的角度来说这并不会给你们扩大太多的保护范围……”；②2009年2月17日，杰弗里·托马森发送给王卫的邮件，内容包含：“请查收附件，在中国注册这个商标需要花多少钱”；③2009年2月18日，王卫发送给杰弗里·托马森、阿拉斯泰尔·卡梅隆·大卫的邮件，内容包含：“在中国注册一个商标很便宜，大约2000元人民币……请您将商标设计通过邮件发送给我”。3.木星公司于2016年9月29日向广东哈士奇公司发送的题为《关于贵司侵犯HUSKY商标等知识产权及供货协议违约事宜》的律师函，在该律师函中，木星公司要求广东哈士奇公司“停止于任何网站上使用HUSKY英国公司的字号和链接、停止宣传其为HUSKY集团或HUSKY英国的代表；停止将合资公司与HUSKY英国关联；停止明示或暗示合资公司为实际HUSKY商标持有人；停止使用HUSKY集团的标识……”。六、木星公司提交的用以证明诉争商标与引证商标易造成相关公众混淆的相关证据1.通过在线翻译软件分别将“哈士奇”翻译为英文，并将“HUSKY”翻译成中文所得结果页面，显示“哈士奇”与“HUSKY”含义对应。2.第8471号公证书，该公证书所附网页截屏图片显示广东哈士奇公司在其官网及天猫、京东、苏宁易购等网络销售平台上同时使用诉争商标与引证商标。七、广东哈士奇公司提交的用以证明诉争商标与引证商标标识本身不近似的相关证据1.《朗文当代高级英语辞典》中对“HUSKY”的释义，显示该词作为名词时，含义为“爱斯基摩犬”。2.木星公司申请的第20501892号“赫斯基”商标信息，欲证明“HUSKY”可音译为“赫斯基”，与“哈士奇”并非唯一对应。八、本案庭审过程中各方当事人均无争议的事实1.诉争商标核定使用的冰箱等全部商品与引证商标核定使用的冷藏展示橱柜等商品属于同一种或者类似商品。2.广东哈士奇公司申请注册诉争商标时，木星公司为该公司股东。木星公司退出广东哈士奇公司时，双方并未就诉争商标如何处置进行约定。另查，在本院审理过程中，商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。以上事实，有诉争商标、引证商标档案，当事人在行政阶段和诉讼阶段提交的证据，以及当事人陈述等在案佐证。本院认为：一、关于本案法律适用本案诉争商标系于2001年商标法施行期间核准注册，根据法不溯及既往的原则，本案相关实体问题的审理适用2001年商标法。2001年商标法第二十八条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”该法第二十九条规定：“两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标。”在确定适用2001年商标法第二十八条还是适用该法第二十九条时，应以引证商标于诉争商标申请日时的法律状态予以确定，如果引证商标已经初步审定或者核准注册，应适用2001年商标法第二十八条；如果引证商标申请在先，但尚未初步审定，则应适用2001年商标法第二十九条。本案中，根据本院查明事实，引证商标申请领土延伸保护至中国的日期早于诉争商标申请日，属于申请在先，但该商标在中国获准初步审定的日期晚于诉争商标申请日，在此情况下，本案对于诉争商标与引证商标是否构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标的审理，应当适用2001年商标法第二十九条的规定，而非被诉裁定所适用的2001年商标法第二十八条。但是，考虑到2001年商标法第二十八条、第二十九条均是关于在后申请的商标不得与在先申请商标相冲突的规定，故被诉裁定适用2001年商标法第二十八条虽有不当，但尚不足以否定其结论。二、诉争商标与引证商标是否构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标根据2001年商标法第二十九条的规定，在后申请的商标如果与在先申请的商标构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标，应不予注册。鉴于本案各方当事人对于诉争商标核定使用的商品与引证商标核定使用的商品属于同一种或者类似商品均无异议，本院经审查予以确认，故判断诉争商标的注册是否违反2001年商标法第二十九条规定的关键在于，该商标与引证商标是否构成近似商标。判断商标近似，应考虑标识本身是否近似，并以是否容易导致相关公众混淆作为判断标准。具体到本案，首先就标识本身而言，引证商标由居中心位置的英文“HUSKY”及位于“HUSKY”下方采用较小字号的“TheOriginalCoolIdeasCo.”，以及位于“HUSKY”右上方的圆圈图形构成。诉争商标由汉字“哈士奇”及位于“哈士奇”右上方的圆圈图形构成。两者一为英文商标，一为中文商标，外形方面的确存在一定差异。但是，考虑到中国相关公众存在将英文商标转换为读音相近或含义相近的中文来进行呼叫的识读习惯，而诉争商标的显著部分“哈士奇”与引证商标的显著部分“HUSKY”呼叫、含义具有较强的对应性，故标识本身存在一定的近似性。其次，就诉争商标与引证商标使用情况而言，木星公司提交的第8471号公证书显示，广东哈士奇公司在其官网及天猫、京东、苏宁易购等网络销售平台上均将诉争商标与引证商标配合使用，该使用方式客观上容易使相关公众形成诉争商标与引证商标同一来源的印象。基于对诉争商标与引证商标标识本身及实际使用情况的考量，本院认为，诉争商标与引证商标使用在同一种或者类似商品上容易使相关公众认为两者所标示的商品来源于同一市场主体或者提供者之间存在特定联系，从而产生混淆。鉴此，被诉裁定关于诉争商标与引证商标构成近似商标的认定正确，本院予以确认。广东哈士奇公司关于诉争商标与引证商标未构成近似商标的主张不能成立，本院不予支持。此外，本院注意到，广东哈士奇公司在起诉理由中强调其为宣传推广诉争商标付出巨大心血，木星公司因合作破裂而无效诉争商标违反诚实信用原则。对此，本院认为，诚实信用原则是商标法的基本原则，无论是在先商标权利人，还是在后商标申请人均应遵循。本案根据查明事实，广东哈士奇公司申请诉争商标之时，木星公司为该公司股东。倘若广东哈士奇公司能够证明其申请诉争商标系经木星公司同意，则从维护诚信和增进信赖的角度出发，不宜简单认定诉争商标的注册损害木星公司在先商标权利，否则对于广东哈士奇公司而言有失公允。但是，根据在案证据尚难以认定前述事实存在，且木星公司对此明确予以否认。在此情况下，广东哈士奇公司认为木星公司无效诉争商标违反诚实信用原则缺乏事实依据，难以成立。综上，广东哈士奇公司的起诉理由依据不足，对其诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告广东哈士奇制冷设备有限公司的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告广东哈士奇制冷设备有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，原告广东哈士奇制冷设备有限公司、被告中华人民共和国国家知识产权局可于本判决书送达之日起十五日内，第三人木星工业有限公司可于本判决书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  宋鱼水人民陪审员  张立伟人民陪审员  燕 云二〇一九年十月二十三日法官 助理  楼三丹书 记 员  梁 雪书 记 员  聂 菲附图：诉争商标引证商标