北京知识产权法院行 政 判 决 书（2017）京73行初6729号原告：李永安，男，汉族，1948年2月20日出生，住湖北省武汉市江夏区。（到庭）被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**。法定代表人：申长雨，局长。(未到庭)委托诉讼代理人：韦江利，国家知识产权局审查员。（到庭）委托诉讼代理人：隋璐，国家知识产权局审查员。（到庭）案由：发明专利申请驳回复审行政纠纷。被诉决定：第125161号复审请求审查决定。被诉决定作出时间：2017年6月12日。本院受理时间：2017年9月6日。开庭审理时间：2019年7月22日。被诉决定系原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称原专利复审委员会）针对李永安就申请号为201210111128.6的发明专利申请（以下简称本申请）所提复审请求而作出。原专利复审委员会在该决定中认为：被诉决定针对的审查文本超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第三十三条的规定，据此，维持国家知识产权局于2016年2月15日对本申请作出的驳回决定。李永安诉称：一、被诉决定认定事实错误。2016年8月19日提交的修改后的说明书中，“剖开龟体后发现的体内已成熟的新鲜龟蛋”，就是“龟”的“鲜蛋”；“孵化几天后挑选出来的无精龟蛋”，就是“龟”的“孵化蛋”；“龟肉片、龟甲片”，就是“龟”的“成体”，权利要求书和说明书中均有明确记载，且将上述三种技术特征组合在一起的技术方案，在原说明书实施例九、实施例五中均有相同性质的组合记载。将各种已知的可单独作虫草培养基的材料进行不同方式的相互搭配，培养出不同特色的虫草，是本领域技术人员的常规手段，因此将上述三种材料按不同比例搭配来培养虫草也是现有技术。故修改后的内容未超出原说明书和权利要求书记载的范围。二、被诉决定适用法律错误。首先，因事实认定错误，导致法律适用错误；其次，根据《专利审查指南》的规定，修改后的实施例一是“将原申请文件中的几个分离特征改变成一种新的组合”，且原申请文件中“明确提及这些分离的特征彼此间的关联”，即原权利要求书和说明书中明确记载的这些“分离的特征”都可“为培养基，接上虫草菌种，进行培养管理，使其长出虫草菌丝体或虫草子实体。”，上述修改不是“不允许的修改”，并没有不符合《专利法》第三十三条的规定。三、程序违法。根据《专利审查指南》第二部分第八章、第四部分第二章4.2节的规定，对于复审阶段的申请文件修改，只有接受、不接受的规定，没有“不允许的修改”的规定，更没有将复审程序中的修改当作维持驳回决定的理由的规定。综上所述，被诉决定缺乏事实及法律依据，应当依法予以撤销。国家知识产权局辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，审查结论正确，法院应当判决驳回李永安诉讼请求。本院经审理查明：一、本申请（一）申请人：李永安。（二）发明创造名称：蛋苗虫草。（三）申请号：201210111128.6。（四）最早优先权日：2011年4月14日。（五）申请日：2012年4月7日。（六）公开日：2012年10月17日。（七）本申请修改后的权利要求“1.一种蛋苗虫草，通过准备培养基、消毒灭菌，接上虫草菌种，进行发菌、转色、出草管理，获得各种虫草菌丝体或虫草子实体，其特征是：以卵生动物中原料易得的龟、鳖、蛇的鲜蛋、龟、鳖、蛇、鸡、鸭等品种的孵化蛋及其已出壳的稚苗、幼苗、成体，鱼、鳝等的成体为培养基，接上虫草菌种，进行培养管理，使其长出虫草菌丝体或虫草子实体，即得各种蛋、苗及其成体虫草，简称蛋苗虫草。”二、其他相关事实驳回决定所针对的权利要求书如下：“1.一种蛋苗虫草，通过准备培养基、消毒灭菌，接上虫草菌种，进行发菌、转色、出草管理，获得各种虫草菌丝体或虫草子实体，其特征是：以卵生动物中原料易得的龟、鳖、蛇的鲜蛋、龟、鳖、蛇、鸡、鸭等品种的孵化蛋及其已出壳的稚苗、幼苗、成体，鱼、鳝等的成体为培养基，接上虫草菌种，或者在上述培养基中加配其它营养物质，如富硒大米、小麦、玉米、葡萄糖、蚕蛹粉、中药材和维生素及磷、钾、钙、镁等矿质元素等等，组成混合培养基，接上虫草菌种，进行培养管理，使其长出虫草菌丝体或虫草子实体，即得各种蛋、苗及其成体虫草，简称蛋苗虫草。”2016年5月17日，李永安向原专利复审委员会申请复审，并提交了经修改的权利要求书和说明书。2016年8月4日，原专利复审委员会向李永安发出复审通知书，指出：（1）权利要求1中关于培养基的限定，本领域技术人员难以从说明书的相关记载中知晓，也难以预料其能否解决本申请所要解决的技术问题，因此权利要求1得不到说明书的支持，没有以说明书为依据，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定；（2）若将权利要求1关于培养基的特征修改为使用蛋、苗、成体中的一种作为培养基，则其中使用蛋培养基制造蛋虫草的技术方案相对于对比文件1和常规技术手段的结合不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。2016年8月19日，李永安提交了意见陈述书及经修改的说明书第1-2页。2016年12月12日，原专利复审委员会再次向李永安发出复审通知书，指出：（1）李永安在2016年8月19日提交的修改文本中，对说明书第11段的实施例1进行了修改，修改后的内容既没有明确记载在原说明书和权利要求书中，本领域技术人员也无法从原说明书和权利要求书所记载的内容中直接地、毫无疑义地确定，上述修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合《专利法》第三十三条的规定；（2）权利要求1得不到说明书的支持，没有以说明书为依据，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定；（3）若将权利要求1中关于培养基的特征修改为使用蛋、苗、成体中的一种作为培养基，则其中使用蛋培养基制造蛋虫草的技术方案相对于对比文件1和常规技术手段的结合不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。2017年1月3日，李永安提交了意见陈述书，没有修改申请文件。另查，根据中央机构改革部署，原专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。上述事实，有被诉决定、本申请公开文本、原申请文本、复审通知书以及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：一、关于本申请专利申请文件的修改是否符合《专利法》第三十三条的规定《专利法》第三十三条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。具体来说，原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。如果修改后的权利要求书或说明书的内容在原说明书和权利要求书中没有文字记载，本领域技术人员也不能根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定，那么该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合《专利法》第三十三条的规定。本案中，李永安将说明书实施例一由“将在30度左右温度下孵化了约50天尚未出苗的正常受精乌龟蛋，放入玻璃瓶中，采用现有人工培养虫草技术，接上虫草菌种，培养管理，待长出成熟的虫草子实体后，进行采收，所得即龟蛋虫草，既有龟蛋的原型，又有从其中长出的虫草子实体原型，破壳后还可以看到龟苗的原型”修改为“将剖开龟体后发现的体内已成熟的新鲜龟蛋与孵化几天后挑选出来的无精龟蛋，带壳拌碎，拌入龟肉片、龟甲片制成虫草培养基，用现有培养虫草技术培养出龟虫草”，此种修改已属于重新撰写式的修改，修改后的的内容既没有记载在原申请文件中，也无法从原申请文件中所记载的内容直接地、毫无疑义地确定，被诉决定认定上述修改不符合《专利法》第三十三条，并无不当。二、关于本案程序问题李永安主张，原专利复审委员会直接以《专利法》第三十三条为由作出被诉决定系程序违法。对此本院认为，由《专利审查指南》第四部分第二章“引言”部分的记载可知，复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，同时也是专利审批程序的延续。由《专利审查指南》第四部分第二章第4.2节“修改文本的审查”部分的记载可知，在提出复审请求、答复复审通知书时，复审请求人可以对申请文件进行修改。但是，所作修改应当符合《专利法》第三十三条和《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《专利法实施细则》）第六十一条第一款的规定。《专利法实施细则》第六十一条第一款规定，请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件；但是，修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷；第六十三条第一款规定，专利复审委员会进行复审后，认为复审请求不符合专利法和本细则有关规定的，应当通知复审请求人，要求其在指定期限内陈述意见。经陈述意见或者进行修改后，专利复审委员会认为仍不符合专利法和本细则有关规定的，应当作出维持原驳回决定的复审决定。由此可见，复审程序作为专利审批程序的延续，允许申请人针对驳回决定或者复审通知书指出的缺陷对申请文件进行修改，申请人的复审请求有可能在修改文本的基础上成立，亦有可能因修改不符合《专利法》及《专利法实施细则》的规定或未能克服缺陷而不被支持。无论能否得到支持，此种修改均系申请人对权利的一种自行处分，申请人均应对其修改承担相应后果。李永安关于原专利复审委员会在修改不符合《专利法》第三十三条的情况下应按照原申请文本进行审查的主张，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。综上，原专利复审委员会作出被诉决定审查程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。李永安的诉讼请求及理由，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告李永安的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告李永安负担（已交纳）。如不服本判决，双方当事人可于本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于最高人民法院。审 判 长  宋 晖人民陪审员  蒋莉莉人民陪审员  郭振强二〇一九年十月二十三日法官 助理  王 倩书 记 员  谢馨蕊