上海知识产权法院民 事 判 决 书（2019）沪73知民初336号原告：上海久鼎绿化混凝土有限公司，住所地上海市虹口区。法定代表人：李仁，董事长。委托诉讼代理人：胡命勤，上海国年律师事务所律师。委托诉讼代理人：卞兴玉，上海国年律师事务所律师。被告：上海朗天环境科技有限公司，住所地上海市浦东新区。法定代表人：徐春英，总经理。被告：徐春英，女，1982年1月12日生，汉族，住湖北省武汉市。第三人：上海顺巧建筑安装工程有限公司，住所地上海市崇明区城桥镇秀山路XXX号XXX幢XXX层XXX区XXX室。法定代表人：黄汉仁，总经理。原告上海久鼎绿化混凝土有限公司(以下简称久鼎公司)与被告上海朗天环境科技有限公司(以下简称朗天公司)、被告徐春英、第三人上海顺巧建筑安装工程有限公司(以下简称顺巧公司)侵害实用新型专利权纠纷一案，本院于2019年4月29日立案后，依法适用普通程序组成合议庭公开开庭进行了审理。原告久鼎公司委托代理人胡命勤，被告朗天公司法定代表人徐春英，第三人顺巧公司法定代表人黄汉仁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告久鼎公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告停止使用涉案侵权专利；2.请求判令被告赔偿原告经济损失人民币300,000元;3.判令被告赔偿原告维权支出的律师费及其他取证等合理支出费用共计20,000元。事实与理由：原告系专利号ZLXXXXXXXXXXXX.4、名称为“一种绿化混凝土整平打孔装置”的实用新型专利(以下称“涉案专利”)的专利权人。被告徐春英于2016年5月8日入职久鼎公司,担任副总经理,负责原告对外工程业务宣传、联络、洽谈及合同签署,另还负责原告专利申请工作。其先后代表原告与多家客户签订工程合同,在此过程中,对于原告所拥有的发明专利、实用新型专利、外观设计专利以及相应的工艺流程、合作单位,均非常清楚。徐春英在原告任职期间,于2018年5月23日私自设立朗天公司,从事与原告相雷同的业务。2018年4月份前后,被告徐春英代表原告与中铁十五局集团有限公司就坐落于崇明区的明珠湖区域南横引河河道整治工程进行商谈。原告事后得知,徐春英于2018年7-8月份之间,私自用其自己设立的朗天公司与中铁十五局签订工程承包合同,后于2018年8月28日与第三人签订工程施工合同。现该工程已施工完毕。原告经现场核实,被告实施该工程所使用的现浇绿化混凝土施工方法侵犯了原告的实用新型专利。由于徐春英曾是原告的副总经理,第三人误以为该工程是原告承接的,故第三人使用原告的绿化混凝土整形机完成涉案工程,原告对于第三人因被蒙蔽从而实施了侵犯专利权的行为表示谅解,并不予追究其责任。二被告的上述行为已严重侵害了原告的专利权,并给原告造成了巨大的经济损失及商誉影响。望法院依法查明事实,判如诉请。被告朗天公司、被告徐春英共同辩称，不同意原告的诉请。请求驳回原告的所有诉讼请求。1.原告的证据和理由与原告主张的权利关联性不大，原告主张的是机器设备的实用新型专利权，被告转包工程项目给第三人，第三人使用何种设备进行施工与其无关。2.第三人使用的机器设备与涉案专利不相同，并未落入涉案实用新型专利权保护范围。第三人辩称，1.第三人是原告的专业施工队，徐春英原是原告的副总经理，基于对徐春英的信任而承接了项目。2.与被告朗天公司的合同系在工程过程中补签的。3.确认涉案项目施工过程中使用了原告的机器设备，因第三人只做原告的工程，原告并未明确告知第三人不能用于其他的工程。原告为证明其主张，向本院提交如下证据：证据1.(2019)通启证经内字第5号公证书；证据2.中铁十五局集团第一工程有限公司与朗天公司签订的专业分包合同及附件、施工图纸；证据3.专利权人为江苏大学的“一种植生型生态混凝土用的外加剂及其复配方法”专利检索报告；证据4.朗天公司与顺巧公司签订的生态混凝土施工合同；证据5.朗天公司网站上的“振捣成型”图片，原告明确使用朗天公司网站图片(振捣成型)的行为不在本案中指控；证据6.涉案项目崇明明珠湖区域南横引河河道整治工程现场施工图、视频(视频以光盘形式提交)；证据7.工程现场使用的混凝土整形机图片；证据8.南横引河河道整治工程半完工后现场图片；证据9.专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.4、专利名称为“一种绿化混凝土整平打孔装置”实用新型专利证书；证据10.徐春英在久鼎公司的劳动合同和社保记录；证据11.徐春英与久鼎公司合同纠纷案件(2018)沪0115民初77200号民事判决书；证据12.朗天公司营业执照；证据13.徐春英相关工作内容；证据14.徐春英与久鼎公司法定代表人李仁之间的微信记录；证据15.360百科绿化混凝土介绍网页截图；证据16.申请人为久鼎公司、名称为“一种现浇绿化混凝土施工方法”发明专利申请检索报告；证据17.第三人为久鼎公司施工及在崇明明珠湖南横引河工程施工图片；证据18.律师费2万元的银行回单及发票；证据19.(2019)通启证民内字第1275号公证书；证据20.案外人与久鼎公司签订的建设工程施工分包合同。庭审中，原告撤回证据1。被告朗天公司、被告徐春英、第三人顺巧公司未提交证据。顺巧公司对原告提交的证据真实性均予以确认。被告朗天公司、被告徐春英确认原告提交的证据3、4、5、8、9、10、11、12、13、14、17、18的真实性，本院予以确认。被告不确认其他证据的真实性，本院认为，证据2为被告所持有，被告未提供反证，本院推定证据2与原件一致；证据6、7第三人予以确认且与证据5网站上的振捣成型的图片可以对应；证据15、16网上可以核实，且被告并未提出反证；证据19银行回单与发票能相互印证；证据20有原件可以核对。故本院对原告提交的上述证据的真实性予以认可。证据21与本案无关。本院经审理查明与本案有关的事实：涉案实用新型专利名称为一种绿化混凝土整平打孔装置，专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.4，专利权人为久鼎公司，申请日为2018年2月7日，授权公告日为2019年1月4日，至今有效。涉案专利权利要求包括：1.一种绿化混凝土整平打孔装置，其特征在于：包括整平底板(1)与振动电机(2)，所述振动电机(2)固定连接于所述整平底板(1)上表面，所述整平底板(1)下表面设置有若干根振动传导杆(3)，每根所述振动传导杆(3)与所述整平底板(1)呈垂直关系。2.根据权利要求1所述的一种绿化混凝土整平打孔装置，其特征在于：所述整平底板(1)两侧翻折形成钝角折边(4)。3.根据权利要求1所述的一种绿化混凝土整平打孔装置，其特征在于：所示振动传导杆(3)为每平方米80-100根，且等间距均匀分布于所述整平底板(1)下表面。4.根据权利要求1所述的一种绿化混凝土整平打孔装置，其特征在于：所述振动传导杆(3)采用钢材质制成，且每根所述振动传导杆(3)与所述整平底板(1)采用焊接固定。5.根据权利要求1所述的一种绿化混凝土整平打孔装置，其特征在于：整平底板(1)两侧设置有手柄(5)，所述手柄(5)上包裹有防滑套(6)。2018年9月28日，中铁十五局集团第一工程有限公司与朗天公司签订专业分包合同，约定将“崇明明珠湖区域南横引河河道整治工程”绿化混凝土施工项目分包给朗天公司，开始工作日期为2018年8月30日，竣工交付日期为2018年10月20日。工程数量8,000平方米，单价85元/平米。朗天公司(甲方)与顺巧公司(乙方)签订生态绿化混凝土施工合同，工程名称为“崇明明珠湖区域南横引河河道整治工程”，工程内容为生态绿化混凝土护坡浇筑，单价为72元/平米。双方约定甲方承诺在本项目中如发生专利侵权及资质不符等原因而造成工程无法验收，工程款不及时到位等，所有经济与法律责任，损失由甲方自行承担、与乙方无关。乙方按照甲方要求或者图纸施工由此产生的侵权责任由甲方承担。关于该合同的签订时间，合同上记载为2018年8月28日，第三人顺巧公司认为该合同系涉案项目施工后补签。2016年5月8日，久鼎公司与徐春英签订劳动合同，合同期限为2016年5月8日至2017年5月7日，岗位为总经理。2018年6月11日上海市社会保险事业管理中心出具徐春英的基本养老保险缴费情况，证明自2016年7月至2018年5月，徐春英的养老保险缴费单位为久鼎公司。2019年4月11日，上海市浦东新区人民法院作出(2018)沪0115民初77200号民事判决书，确认久鼎公司于2018年7月4日与徐春英解除劳动关系。2019年3月15日，申请人久鼎公司的法定代表人李仁向江苏省启东市公证处申请保全证据。2019年3月18日上午，在公证员宋建花与公证人员施宏亮及李仁在启东市公证处1号办公室，公证员根据李仁提供的操作流程在公证员宋建花使用的计算机上打开电脑，通过360安全浏览器输入www.langtiansh.com，页面转至朗天公司网站首页，点击“经典案例”，显示有案例“上海崇明南横引河生态绿化混凝土护坡”相关图片。江苏省启东市公证处对上述过程作出(2019)通启证民内字第1275号公证书。朗天公司官网显示有“振捣成型”图片，顺巧公司确认该图片系涉案工程现场施工图片，并认为该图片中显示使用的机器即为原告的绿化混凝土整形机。庭审中，原告确认第三人是原告的长期合作施工队，专利产品系原告交予第三人顺巧公司保管。顺巧公司确认因其只做原告的项目，故原告并未明确告知其不能将原告的绿化混凝土整形机用于其他工程。各方当事人均确认2018年8月11日涉案项目已经在施工中，原告进一步认为2018年8月11日涉案工程已完工。2019年6月4日，上海国年律师事务所向久鼎公司开具金额为2万元的律师费发票，备注为实用新型专利权侵权案件律师费。本院认为，本案系侵害实用新型专利权纠纷。原告为涉案专利的发明人，涉案专利至今有效，根据我国专利法的规定，发明或者实用新型专利经授权后，未经专利权人许可，任何人都不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品。本案中，原告对在涉案专利授权日之前的被控侵权行为提起侵害专利权之诉，不在专利权的禁止范围内，诉请的请求权基础不正确。原告指控被告诱导第三人使用被控侵权产品构成帮助侵权，被告承担法律责任应同时满足如下条件：第一，直接使用被控侵权产品的第三人侵犯了原告享有的涉案专利权；第二，被告对第三人的直接侵权行为存在教唆、诱导的主观过错；第三，被告对第三人实施侵权行为提供了实质性帮助。首先，根据谁主张、谁举证的民事诉讼证据规则，原告未能提供被控侵权产品进行比对，在案证据无法查明被控侵权产品的结构，因而无法判断被控侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围，原告应承担举证不力的法律后果。其次，被告与第三人之间系建筑工程施工分包合同关系，双方并未明确约定第三人在施工过程中所使用的工程器械，原告的举证不足以证明被告对第三人进行了诱导。最后，被控侵权的施工工程机械由第三人自行提供，被告对第三人使用被控侵权产品未提供实质性帮助。综上，原告的诉讼请求不成立，本院予以驳回。据此，依据《中华人民共和国专利法》第十一条第一款规定，判决如下：驳回原告上海久鼎绿化混凝土有限公司的全部诉讼请求。案件受理费人民币6,100元，由原告上海久鼎绿化混凝土有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。审 判 长  商建刚审 判 员  杜灵燕人民陪审员  杨智勇二〇一九年十月二十二日书 记 员  钱 琼附：相关法律条文《中华人民共和国专利法》第十一条发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。……