中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2017）京73行初3560号原告太阳制药国际公司，住所地阿拉伯联合酋长国沙迦,沙迦机场国际自由区Y街区43号。法定代表人拉杰什·K·沙，总监。（未到庭）委托代理人隋晓平，北京市中咨律师事务所律师。（到庭）委托代理人贾士聪，北京市中咨律师事务所律师。（到庭）被告中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人申长雨，局长。委托代理人陈俊霞，中华人民共和国国家知识产权局审查员。（到庭）委托代理人刘亚，中华人民共和国国家知识产权局审查员。（到庭）被诉决定作出时间：2016年11月27日本院受理时间：2017年5月16日开庭审理时间：2018年11月27日被诉决定系被告针对诺华股份有限公司（简称诺华公司）申请的申请号为201210244325.5、名称“作为HEDGEHOG途径调节剂的化合物和组合物”的发明专利申请（简称本申请）提出的驳回复审请求而作出。被告在该决定中认定：对于发明声称的技术问题，如果说明书没有提供任何实验证据证实请求保护的发明能够解决该技术问题，而且本领域技术人员基于现有技术也不能确信该发明能够解决该技术问题，则可以认为该请求保护的发明不能实际解决其声称的技术问题，发明没有对现有技术做出贡献、不具有有益的技术效果，因此发明不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款的规定。本申请说明书中虽然记载了“优选实施方案的描述”（参见本申请说明书第5页第10行至第11页第10行），但是其中涉及了各种范围不同的优选实施方案，且并未明确指出到底是何种范围的优选实施方案中的化合物均能够具有EC50小于500nM的活性。此外，本申请说明书中并未定义任何的更优选化合物。可见，本领域技术人员从上述试验结果的描述中不能确定出哪些化合物具有所描述的效果范围，更无法确定权利要求1的化合物具有怎样的活性效果，因此，本申请说明书中并未提供任何足以证明本申请化合物的性质及能够实现所述用途的定性或定量实验数据。本申请权利要求1的化合物与对比文件1的通式化合物非常接近，特别是对比文件1的上述通式中Y为CH，R1为H，R6为H，R10为6-((2R，6S)-2，6-二甲基吗啉代)吡啶-3-基Z结构为、、、、（X为卤素）、和的化合物。权利要求1中对应于Z位置的基团为4-CF3O苯基，而对比文件1的Z的结构选取范围内不包含4-CF3O苯基，因此，本申请权利要求1的化合物不落入对比文件1的通式I范围中，对比文件1并未给出获得本申请权利要求1的直接教导。对比文件1公开的化合物的结构与本申请权利要求1的化合物的结构具有明显差别，本领域技术人员由对比文件1的相关技术内容无法确定当Z结构替换为4-CF3O苯基结构后的对比文件1的所述式I化合物是否能解决相同的治疗癌症的用途。对比文件1图1均未给出相关化合物的肿瘤测试的活性结果；并且，对比文件1图1化合物中没有在含Y的环上有2-甲基取代的结构。可见，对比文件1中绝大多数具体化合物中含Y的环（苯基）基本都具有在酰胺基对位的Cl取代（6-Cl），以及少数非6-Cl的化合物也未取得较好的活性测试结果，由此可见，从对比文件1公开的技术内容中，本领域技术人员能获得的教导是苯甲酰胺结构中苯基的6-Cl对该类结构化合物的效果具有重要影响。因此，对比文件1中并未教导将上述苯基中6-Cl取代基替换为2-甲基后所得化合物仍能具有治疗癌症的用途。根据对比文件1公开的内容，本领域技术人员不能确定在对比文件1所公开的932化合物CP5018932的基础上，通过将苯甲酰胺结构中苯基的6-Cl替换为2-甲基以及将3-联苯基替换为3-（4-CF3O）苯基后，所获得的本申请权利要求1的化合物仍能具有治疗癌症的用途。综上，对于本申请声称的技术问题，本领域技术人员基于现有技术不能确信该发明能够解决该技术问题，说明书也没有提供任何实验证据证实请求保护的发明能够解决该技术问题，因此，可以认为本申请权利要求1的技术方案不能解决其声称的技术问题，权利要求1没有对现有技术做出贡献，因此，权利要求1不具有突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。权利要求2-3仍要求保护权利要求1的化合物，基于相同的理由，权利要求2-3也不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第二十二条第三款的规定。权利要求4-7分别请求保护该化合物的药物组合、制药用途。基于相同的理由，权利要求4-7也不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第二十二条第三款的规定。决定维持国家知识产权局于2016年1月19日对本申请作出的驳回决定。原告不服被诉决定，诉称：一、被诉决定认定事实错误。首先，通过阅读本申请，本领域技术人员可以毫无疑义地确定本申请的化合物的活性——作为hedgehog信号传导途径的抑制剂用于治疗癌症。其次，本领域技术人员也可以毫无疑义地理解，在活性测定试验中测试的必然是已经合成的实施例化合物1-153，而非通式I涵盖的未具体合成的化合物。相应地，实验结果“式I化合物优选EC50小于500nM，更优选小于200nM”是对实施例化合物所产生的测试结果的概括表达。本申请的实验结果显然表明：所测试的实施例化合物1-153中均具有活性，其中活性较高的化合物EC50小于500nM，活性更高的化合物EC50小于200nM。因此，基于所述实验结果，本领域技术人员能够确认，尽管本申请实施例化合物的活性高低不同，但是它们均具有hedgehog信号传导途径抑制活性，所以本申请中公开的实验结果“式I化合物优选EC50小于500nM，更优选小于200nM”是定性实验数据，而不是被告所声称的“筛选条件”。综上，本申请已经公开了定性实验数据，根据本申请的公开内容，本领域技术人员能确定本申请的化合物具有hedgehog信号传导途径抑制活性，可用于治疗癌症，因此本申请提供了新的抗癌化合物，对现有技术做出了贡献。二、本申请具备创造性。一方面，被告在被诉决定中已经承认，本申请权利要求1请求保护的技术方案与对比文件1公开的化合物CP5018932存在两个区别技术特征。同时，对于该两个区别技术特征，被告确认对比文件1中并没有给出教导。换言之，被告承认本申请权利要求1要求保护的技术方案相对于对比文件1是非显而易见的。具有突出的实质性特点。另一方面，如上所述，本申请已经证明权利要求1的化合物是hedgehog信号传导途径的抑制剂，可以用于治疗癌症，具有有益的技术效果，因此具有显著的进步。故权利要求1具备创造性，符合专利法第二十二条第三款的规定。基于相同的理由，权利要求2-7也具备创造性，符合专利法第二十二条第三款的规定。综上，被诉决定认定事实不清，适用法律错误。原告请求法院判决撤销被诉决定，并判令被告重新作出决定。被告辩称：坚持被诉决定意见，被诉决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，审查结论正确，原告的诉讼理由不能成立。请求法院判决驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：一、本申请（一）申请人：诺华公司（二）发明创造名称：作为HEDGEHOG途径调节剂的化合物和组合物（三）申请日：2007年5月4日（四）申请号：201210244325.5（五）被诉决定针对的权利要求为：“1.下式化合物或其可药用盐或立体异构体：2.下式化合物或其可药用盐：3.下式化合物：4.药物组合物，该药物组合物包含下式化合物或其可药用盐以及至少一种可药用载体或稀释剂：5.药物组合，该药物组合包含治疗有效量的下式化合物或其可药用盐，以及另外的一种或多种治疗剂：6.权利要求5的药物组合，其中另外的治疗剂选自免疫调节剂、抗炎物质或其它抗肿瘤治疗剂。7.下式化合物或其可药用盐在制备用于治疗胰腺癌、前列腺癌、成神经管细胞瘤、基底细胞癌和小细胞肺癌的药物中的用途：”（六）本申请其他事实2017年5月12日，经公告，本申请的申请人由诺华公司变更为原告。（八）其他事实本申请为分案申请，其母案的申请号为200780016150.X，名称为“作为HEDGEHOG途径调节剂的化合物和组合物”。母案于2011年4月25日被国家知识产权局审查部门以发明不符合专利法第二十六条第三款的规定为由驳回。针对诺华公司于2012年7月13日分案递交日提交的权利要求第1-7项、说明书第1-44页及其摘要，国家知识产权局原审查部门在2013年8月14日发出的第一次审查意见通知书中指出本申请的说明书公开不充分，不符合专利法二十六条第三款的规定,其中未引用对比文件。诺华公司于2014年2月28日在答复第一次审查意见通知书时，为证明本申请的说明书公开充分，提供了证据1-9（即附件1-9）共九份证据。国家知识产权局原审查部门在2014年7月2日发出的第二次审查意见通知书指出权利要求1-7不具备创造性，其中引用了对比文件1（WO2006/044975A2，公开日：2006年4月27日）。诺华公司于2014年11月14日在答复第二次审查意见通知书时，在意见陈述书中提交了本申请化合物87、97、88、4、6等多个化合物的IC50数据。国家知识产权局原审查部门在2015年3月23日发出的第三次审查意见通知书中再次指出权利要求1-7不具备创造性，其中未引用新的对比文件。诺华公司于2015年10月10日在答复第三次审查意见通知书的意见陈述中，提供了Hh途径抑制的Gli-Luc报道基因试验的试验方法和由此测定的本申请要求保护的化合物与对比文件1最接近的化合物CP5018932的hedgehog途径抑制活性和细胞毒性的对比试验数据。国家知识产权局原审查部门于2016年1月19日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：权利要求1-7不具备创造性。驳回决定所依据的文本为2012年7月13日分案递交日提交的权利要求第1-7项、说明书第1-44页及其摘要。驳回决定认为：（1）权利要求1请求保护的技术方案与对比文件1公开的化合物CP5018932（参见Figure1-A21，即“932”化合物）的区别在于：①权利要求1请求保护的化合物的吗啉环上有两个甲基取代基，并限定了构型，对比文件1吗啉环上均为氢；②苯甲酰胺苯环上的取代基不同，权利要求1为邻位取代的甲基和间位取代的4-三氟甲氧基苯基，对比文件1为对位取代的氯和间位取代的4-苯基苯基。基于上述区别技术特征，权利要求1请求保护的技术方案实际解决的技术问题是提供可替代的治疗癌症的化合物。对于区别技术特征①，对比文件1公开了其通式I的化合物，给出了吗啉环上可以具有甲基取代基的启示，且具体取代位置以及具体构型的选择属于本领域的常规选择；对于区别技术特征②，氯和甲基属于本领域常规的取代基团，它们的替换以及取代位置的选择属于本领域技术人员的常规选择，对比文件1还给出了苯甲酰胺苯环上的取代基可以为例如三氟甲基、卤素取代的苯基的技术启示，而三氟甲基、三氟甲氧基、卤素均是本领域常规的取代基团，它们的选择替换属于本领域的常规选择。因此，权利要求1的化合物是显而易见的，不具备创造性。化合物的盐以及化合物的立体异构体与化合物一般具有相似的性质，在化合物不具备创造性的条件下，容易想到制备化合物的盐和立体异构体。因此，化合物的盐和异构体的技术方案也不具备创造性。基于相同的理由，权利要求2-3也不具备创造性。（2）对比文件1公开了包含权利要求1-55任一项的化合物和药学上可接受的载体的药物组合物。因此，权利要求4也不具备创造性。（3）为了实现联合给药，制备包含两种或多种活性成分的药物组合物属于本领域的常规选择。因此，权利要求5也不具备创造性。权利要求6进一步限定另外的治疗剂属于本领域常规的治疗剂，因此，权利要求6也不具备创造性。（4）对比文件1公开了其化合物可用于治疗肿瘤，并列举了成神经细胞瘤、癌症如肺癌等（参见对比文件1说明书第1页）。由此可见，权利要求7限定的成神经细胞瘤已被对比文件1公开，并且在对比文件1公开了可以治疗肿瘤、癌症的条件下，本领域技术人员容易想到用于治疗其它例如权利要求7例举的癌症。因此，权利要求7也不具备创造性。（5）对于诺华公司的意见陈述，驳回决定认为：（i）本申请和对比文件1均涉及治疗癌症的化合物，属于相同的技术领域，治疗机理仅仅是化合物通过何种途径发挥其药理学作用的一种发现，治疗机理的不同不会成为本领域技术人员为了寻求一种替代的治疗癌症的化合物基于对比文件1得到本申请请求保护的技术方案的障碍；（ii）本申请说明书中仅记载了Hh途径抑制的Gli-Luc报道基因实验中，式I化合物优选EC50小于500nM，更优选小于200nM。因此，即使将本申请的实施例化合物理解为式I化合物的优选化合物，基于本申请说明书的记载，本领域技术人员至多仅能得出，本申请请求保护的化合物（其为本申请记载的实施例化合物之一）Hh途径抑制的Gli-Luc报道基因实验中具有小于500nM的EC50，而该抑制活性（例如500nM）与诺华公司在意见陈述中验证的对比文件1“932”化合物的抑制活性（1200nM）是相当的，并没有取得预料不到的技术效果，因此本申请请求保护的技术方案不具备创造性。虽然意见陈述中还提交了本申请请求保护的化合物的补充实验数据，但该效果是本领域技术人员从原申请文件记载的信息无法得出的，该效果无法支持本申请在申请日时的创造性。（iii）中国专利申请的审查依据是中国专利法以及中国专利法实施细则，如前所述，本领域技术人员基于对比文件1得到本申请请求保护的技术方案是显而易见的，也没有证据表明请求保护的技术方案相对于最接近的现有技术取得了预料不到的技术效果，因此本申请不具备创造性。诺华公司对上述驳回决定不服,于2016年4月1日向被告提出了复审请求，同时提交了证据10：诺华公司对本申请的化合物的测试结果的原始记录本的部分复印件（共10页）；并在意见陈述书中再次提交了本申请要求保护的化合物与对比文件1的最接近的“932”化合物的hedgehog途径抑制活性和细胞毒性的对比试验数据。但未对申请文件进行修改。诺华公司认为：（1）本申请的化合物是hedgehog信号传导途径的抑制剂，而对比文件1的化合物具有抗拓扑异构酶活性，将具有抗拓扑异构酶活性的化合物进行结构改造得到本申请的hedgehog信号传导途径抑制剂对于本领域技术人员而言是非显而易见的；（2）本申请的权利要求中所要求保护的化合物具有预料不到的技术效果，所述对比试验数据证明权利要求1的化合物的hedgehog途径抑制活性是对比文件1化合物“932”的约170倍；（3）证据10证明在本申请的优先权日之前诺华公司已经测定了该化合物的试验数据。经形式审查合格，被告于2016年4月15日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中认为：（1）本申请说明书中并没有就其实验结果对应的式I化合物的结构进行任何说明，仅是给出式I结构优选的实验数值范围，本申请包括具体实施例化合物在内存在诸多可能的对应优选的结构范围，因此，该优选的实验数值范围对应的结构是不确定的。跟据该实验结果描述，本领域技术人员仅能明确式I结构中存在相应效果范围内的具体化合物，但是无法确定这些具体化合物的结构，即说明书并未公开权利要求1请求保护的具体化合物的定性/定量数据；（2）诺华公司提交的测试结果记录证据并未记载在原申请文件中，也不属于现有技术；（3）在药物领域，化合物体现肿瘤抑制作用的IC50值为500nM和1200nM差距并不大，属于相近的活性效果；因而坚持驳回决定。被告于2016年9月1日向诺华公司发出复审通知书，指出：（1）权利要求1请求保护的技术方案与对比文件1公开的“932”化合物的区别在于：①权利要求1请求保护的化合物的吗啉环上有两个甲基取代基，并限定了构型，对比文件1中所述化合物的吗啉环上的取代基均为氢；②苯甲酰胺苯环上的取代基不同，权利要求1为邻位取代的甲基和间位取代的4-三氟甲氧基苯基，对比文件1为对位取代的氯和间位取代的联苯基。本申请说明书对测试化合物用途的试验方法，没有描述使用了何种具体试验样品；对于实验结果，仅记载了上述试验中“式I化合物优选EC50小于500nM，更优选小于200nM”,且对“优选实施方案的描述”涉及各种范围不同的优选实施方案，也未定义任何的更优选化合物；因此，本申请说明书中并未提供任何足以证明本申请化合物的性质及能够实现所述用途的定性或定量实验数据。根据对比文件1公开的内容，本领域技术人员不能确定在对比文件1所公开“932”化合物的基础上，通过将苯甲酰胺结构中苯基的6-Cl替换为2-甲基以及将3-联苯基替换为3-（4-CF3O）苯基后，所获得的本申请权利要求1的化合物仍能具有治疗癌症的用途。对比文件1没有公开所述化合物具有调节Hedgehog信号传导途径活性的内容，因此本领域技术人员根据对比文件1的内容更不可能确定本申请的化合物具有调节Hedgehog信号传导途径的活性。因此，对于本申请声称的技术问题，本领域技术人员基于现有技术不能确信该发明能够解决该技术问题，说明书也没有提供任何实验证据证实请求保护的发明能够解决该技术问题，因此，可认为本申请权利要求1的技术方案不能解决其声称的技术问题，权利要求1没有对现有技术做出贡献，因此，权利要求1不具有创造性。（2）基于相同的理由，请求保护该化合物的权利要求2-3，分别请求保护该化合物的药物组合物、制药用途的权利要求4-7也不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第22条第3款的规定。（3）对于诺华公司的意见陈述，被告认为：（i）由于对比文件1没有公开所述化合物具有hedgehog信号传导途径的调节活性，因此，本领域技术人员根据对比文件1的内容不能确定本申请的化合物能解决其具有调节hedgehog信号传导途径的活性；（ii）诺华公司在答复第三次审查意见通知书和提交复审请求时的意见陈述书中两次提交了本申请要求保护的化合物与对比文件1的最接近的“932”化合物的对比试验数据，由于本申请原申请文件中没有记载权利要求1的化合物的药效数据，上述数据也不属于现有技术，上述实验数据无法用于证明本申请权利要求1-7具备创造性；（3）诺华公司提交的测定化合物试验数据的原始记录本的部分复印件，所述内容既在原申请文件中没有记载，也不属于现有技术，因此，无法用于证明本申请权利要求1-7具备创造性。针对上述复审通知书，诺华公司于2016年10月13日提交了意见陈述书，其中再次提交了本申请权利要求1的化合物与对比文件1所述“932”化合物的对比试验数据，但未修改申请文件。诺华公司认为：（1）将对比文件1的具有抗拓扑异构酶活性的化合物进行结构改造得到本申请的hedgehog信号传导途径抑制剂对于本领域技术人员而言是非显而易见的；（2）本申请权利要求要求保护的化合物具有预料不到的技术效果：之前提交了证据1-9，所提交的对比试验数据显示本申请权利要求1的化合物的hedgehog途径抑制活性是对比文件1化合物CP5018932的约170倍，取得了预料不到的技术效果；本申请说明书中已经公开了Hh途径抑制的Gli－Luc报道基因试验及其实验结果，由所述数据可以明确得知本申请的化合物具有Hedgehog途径抑制作用和细胞毒性作用这样的技术效果；（3）提交原始实验记录本的部分复印件以证明本申请权利要求1化合物的抑制活性是申请日前已经完成的，本申请的说明书中所公开的范围数据应当被认定为是半定量数据。2016年12月14日，被告作出被诉决定。上述事实，有本申请权利要求书和说明书、对比文件及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：《中华人民共和国行政诉讼法》第六条规定，人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。被诉决定认定“对于本申请声称的技术问题，本领域技术人员基于现有技术不能确信该发明能够解决该技术问题，说明书也没有提供任何实验证据证实请求保护的发明能够解决该技术问题，因此，可以认为本申请权利要求1的技术方案不能解决其声称的技术问题，权利要求1没有对现有技术做出贡献，因此，权利要求1不具有突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定。”对此，本院认为，专利法第二十二条第三款规定，创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。一般而言，一项发明具备创造性，则其必然能够解决某种技术问题，且其技术方案同现有技术相比具备突出的实质特点和显著的进步；一项发明不具备创造性，其技术方案仍能够解决某种技术问题，只不过其所解决的技术问题已经被现有技术予以解决，或者在现有技术或现有技术及公知常识的基础上，本领域技术人员无需付出创造性的劳动就能够得到其技术方案，因此其所要解决的技术问题属于容易实现。另外，解决同样的技术问题可以采取不同的技术方案来实现。同时，在判断创造性时，根据一项专利与对比文件之间的区别技术特征重新确定的其实际解决的技术问题很可能与其所声称要解决的技术问题不同。因此，一项专利能否解决其所声称的要解决的技术问题不宜作为判断该专利是否具备创造性的标准。专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。该规定中所述的“所属技术领域的技术人员能够实现”是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。由此可见，被诉决定关于“本申请权利要求1的技术方案不能解决其声称的技术问题”涉及本申请说明书公开是否充分的问题，属于专利法第二十六条第三款规范的范围。专利法第二十六条第三款规范的范围与专利法第二十二条第三款规范的范围不同，二者不存在重合之处。专利法第二十六条第三款并不涉及与对比文件进行对比的问题。通观被诉决定内容，一方面，虽然被告认定了本申请权利要求1与对比文件1之间存在两个区别技术特征，但被诉决定认定本申请权利要求1不具备创造性的理由为权利要求1的技术方案不能解决其声称的技术问题。若权利要求1的技术方案不能解决其声称的技术问题，则无需对比文件就应当认定本申请不符合专利法第二十六条第三款的规定，而不应当适用专利法第二十二条第三款的规定。另一方面，从被诉决定关于“本申请权利要求1的化合物与对比文件1的通式化合物非常接近”，“本申请权利要求1的化合物不落入对比文件1的通式I范围中，对比文件1并未给出获得本申请权利要求1的直接教导”，“对比文件1公开的化合物的结构与本申请权利要求1的化合物的结构具有明显差别”等论述来看，难以得出本申请是否符合专利法第二十二条第三款规定的结论。被诉决定之所以出现上述情况，原因在于将本申请权利要求1不能解决其声称的技术问题作为认定不符合创造性的标准。综上，由于被诉决定在认定事实及适用法律方面存在错误，本院不再对本申请是否具备创造性进行审查。综上所述，被告作出的被诉决定认定事实不清、适用法律错误，依法应当予以撤销，被告应当重新作出决定。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项之规定，本院判决如下：一、撤销被告中华人民共和国国家知识产权局作出的第117168号复审请求审查决定。二、被告中华人民共和国国家知识产权局就原告太阳制药国际公司针对申请号为201210244325.5、名称为“作为HEDGEHOG途径调节剂的化合物和组合物”的发明专利申请提出的复审请求重新作出决定。案件受理费人民币一百元，由被告中华人民共和国国家知识产权局负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。审 判 长  江建中人民陪审员  芮玉奎人民陪审员  贠桂玲二〇一九年十月十五日法官 助理  王仲阳书 记 员  雷 洋