中华人民共和国广州知识产权法院民 事 判 决 书(2018)粤73民终4425号上诉人（原审被告）：广州市卫斯理化工科技有限公司，住所地中华人民共和国广东省广州市增城。法定代表人：肖福，总经理。委托诉讼代理人：吕海山，北京市中伦（广州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：赖斐然，北京市中伦（广州）律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：WD-40制造公司（WD-40ManufacturingCompany），住所地美国加利福利亚州。法定代表人：RichardT.Clampitt，董事会秘书。委托诉讼代理人：张旭、张照龙，均为上海鸿孚律师事务所律师。上诉人广州市卫斯理化工科技有限公司（以下简称卫斯理公司）因与被上诉人WD-40制造公司（以下简称WD-40公司）侵害商标权纠纷一案，不服中华人民共和国广东省广州市黄埔区人民法院（2018）粤0112民初1389号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。卫斯理公司上诉请求：1.撤销一审判决，改判驳回WD-40公司全部诉讼请求；2.一、二审诉讼费由WD-40公司承担。事实和理由：1.VD-60是我方的产品型号，其中V代表VESLEE（卫斯理），D-60代表防锈润滑剂中的成分D60（脱臭煤油）。故被诉产品上的VD-60不构成商标性使用，而是描述性使用。另外，对于中国消费者而言，字母加数字也一般被认为是产品型号，而不是商标。2.根据整体比对原则，被诉标识与WD-40公司涉案注册商标存在明显差异，不构成近似商标。3.一审判决认定我方有实际生产销售被诉产品，没有事实和法律依据。且WD-40公司就同一被诉产品，分别主张商标侵权、著作权侵权和不正当竞争，并分别主张赔偿。故一审判赔30万过高，违反填平原则。WD-40公司答辩称：1.即便VD-60是被诉产品型号，卫斯理公司在使用时也应当正当合理善意使用。但事实上VD-60标识被孤立使用，且没有任何关于型号的文字说明。故被诉产品上的VD-60不构成描述性使用，而是商标性使用。2.根据整体比对原则，被诉标识与我方涉案注册商标构成近似。3.我方证据已经证实被诉产品在国内市场流通。卫斯理公司在2015年被行政查处后又实施同一商标侵权行为，构成重复侵权，理应受到严惩。故一审判赔30万合理。WD-40公司向一审法院起诉请求：1.卫斯理公司立即停止侵害我方注册商标专用权；2.卫斯理公司赔偿我方经济损失120万元及为制止侵权所支付的律师费和其他合理费用15万元；3.卫斯理公司在其官网（××）、微信公众号以及《中国消费者报》刊登公开声明以消除对我方造成的不良影响并承担相关费用；4.本案诉讼费用由卫斯理公司承担。一审法院认定事实：一、涉案商标的情况WD-40公司的商标在国家工商行政管理总局商标局注册，注册号为761842，有效期自2015年8月21日至2025年8月20日。核定使用商品为第2类：保特金属表面光泽和防锈制剂。WD-40公司的商标在国家工商行政管理总局商标局注册，注册号为761843，有效期自2005年8月21日至2015年8月20日，经续展，注册有效期至2025年8月20日。核定使用商品为：保特金属表面光泽和防锈制剂。WD-40公司的商标在国家工商行政管理总局商标局注册，注册号为12177157，有效期自2014年8月7日至2024年8月6日。核定使用商品为第2类：金属用防锈制剂；金属防锈制剂；油漆稀释剂；金属用保护制剂；防锈制剂；着色制剂；染料；印刷油墨；漆。WD-40公司的“WD-40”产品于1993年进入中国销售，经过广泛的销售和持续的宣传，WD-40公司产品在行业内具有相当的知名度及美誉度。二、被控侵权行为的情况2017年10月18日，上海鸿方知识产权咨询事务所的委托代理人林雅接受WD-40制造公司的委托，前往广州市广州公证处申请公证。该处公证员与林雅一同来到位于广州市海珠区琶洲国际会展中心A区2.1展厅2.1D39-D40展位（展位展示墙上标有“VESLEE”字样）。公证员对该展位的相关展品及现场的相关情况进行了拍照取证，并在该展位取得了所涉产品两罐、产品介绍册两本附名片（该产品、产品介绍册及名片经公证处拍照后封存交由申请人自行保管）。经当庭拆封，封存袋内有产品2件，包含型号为VD-60和VSL-60各一件。卫斯理公司确认该公证书所封存的实物为其在展销会上所展示的产品，但未进入生产和销售。2018年4月18日，上海鸿方知识产权咨询事务所的委托代理人何芳琳，前往上海市徐汇公证处申请公证。该处公证员与何芳琳来到位于浙江省义乌市义乌国际商贸城四区二楼十九街门牌号码××”的店铺内，何芳琳对该店铺的相关信息进行了拍照，并现场取得名叫叶志龙的“名片”一张，拍照封存后交由何芳琳带回留存。照片显示“34697”的店铺内的货架上有产品。卫斯理公司认为叶志龙与其公司无关，且不能确认照片上的产品究竟是空罐还是实物。2015年5月14日，广州市工商行政管理局增城分局作出《行政处罚决定书》（穗工商增分处字[2015]41号），查明卫斯理公司未经WD-40公司的许可，分别于2014年5月及2015年1月接受JKJ公司委托生产标有“W-40”“VD-60”“AD-60”标识的防腐剂，上述标识的防锈剂空罐由委托客户提供。至2015年4月2日，卫斯理公司生产了标有“VD-60”标识的防锈剂空罐3800个（220ml/个）等等。广州市工商行政管理局增城分局认定卫斯理公司的行为侵犯了WD-40公司的注册商标专用权，决定没收侵权商品，并处罚款23000元。三、关于商标比对情况关于WD-40公司主张的注册商标、和，WD-40公司陈述主要由英文字母WD和40组成，W代表水，D代表消除，40的含义是第40次配方实验的时候才成功，显著性体现在英文字母与数字的搭配，第12177157号使用了黄色为背景色。经比对，卫斯理公司的VD-60产品中的同样采用了英文字母与数字的搭配，亦使用了黄色作为背景色。卫斯理公司抗辩VD-60是防锈润滑剂的配方编号，其中的V代表VESLEE（卫斯理），D-60是取自防锈润滑剂里的一个主要成分D60（脱臭煤油）,虽然其产品包装、装潢也有很小一部分是黄色的，但形状是扁椭圆形，不仅仅是形状完全不一样，而且黄色面积也远远小于WD-40公司相应商标的黄色面积。四、其他事实卫斯理公司成立于2010年7月4日，经营范围：专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）；货物出口（专营专控商品除外）。卫斯理公司注册了“VESLEE”商标，核定使用商品为第2类油漆稀释剂、防锈油等。WD-40公司为维权支付了公证费、调查费和律师费，但只提交了550元的公证费发票原件。一审法院认为，WD-40公司系美国公司，本案系发生在我国的侵害商标权纠纷，卫斯理公司的住所地在本院辖区内，一审法院对本案具有管辖权，根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第五十条的规定，本案适用中华人民共和国的法律。本案的争议焦点为：一、卫斯理公司的行为是否构成侵犯WD-40公司的注册商标专用权；二、若构成侵权，卫斯理公司需承担的侵权责任。一、卫斯理公司的行为是否构成侵权《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第三条第一款规定：“经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。”WD-40公司为尚在保护期限内的第761843号、761842号及第12177157号系列注册商标权利人，享有上述商标在使用商品范围内的商品上的商标专用权，应受到我国法律保护。商标法第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。该法第五十七条规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，或销售侵犯注册商标专用权的商品的，均属于侵犯商标注册专用权的行为。卫斯理公司销售的金属防锈剂产品与WD-40公司的注册商标核定使用商品同属一个类别，且产品的外包装标签上突出使用了，起到识别商品来源的效果，属于商标性使用，故判断卫斯理公司的涉案行为是否侵犯WD-40公司的商标权的关键在于涉案产品上使用的是否与WD-40公司所请求保护的商标构成近似，容易引起相关公众的混淆。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定，商标近似是指被控侵权的商标与WD-40公司的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与WD-40公司注册商标的商品有特定的联系。认定商标相同或近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。卫斯理公司抗辩中的“VESLEE”属于其注册商标，VD-60有其特定含义，但经比对，首先，在商标中，相较于“VESLEE”注册商标，“VD-60”所占区域面积和比例明显偏大，属于突出使用，更容易吸引消费者注意力；其次，VD与WD的字母构成、书写和整体外观相近似，40和60均属数字，容易被理解为同一产品的不同型号，“VD-60”与WD-40公司的文字商标构成近似；第三，尽管中的“VD-60”的背景图形为椭圆形，非为盾形，但相对于图形来说，颜色在注意力的吸引上更明显，故黄色椭圆形上加“VD-60”的标识与WD-40公司的图形、颜色和文字组合商标构成近似。综上，卫斯理公司未经WD-40公司的许可，在同一种商品上使用与WD-40公司注册商标近似的商标，容易导致混淆的，侵犯了WD-40公司享有的第761842号和第12177157号注册商标专用权。WD-40公司的属于图形和文字的组合商标，该商标的字体、图形与均不相同，不构成近似，也不易产生混淆，故卫斯理公司使用标识的行为未侵犯WD-40公司的注册商标专用权。二、关于卫斯理公司需承担的侵权责任关于停止侵权。根据《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条的规定，承担民事责任的方式包括停止侵害、赔偿损失等，且可以合并适用。据此，WD-40公司有权要求卫斯理公司停止销售涉案的侵害WD-40公司商标专用权的产品，故WD-40公司的该项诉讼请求有事实与法律依据，一审法院予以支持。关于赔偿责任，根据商标法第六十三条的规定,侵权赔偿数额应按照权利人因侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益或注册商标许可费的倍数而确定，上述因素难以确定的，由人民法院根据侵权行为情节给以三百万元以下的赔偿。本案中，WD-40公司未能举证证明其所受到的实际损失、卫斯理公司的侵权获利或注册商标许可费。又根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定，人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。一审法院参考以下因素酌定赔偿数额：1.涉案商标的知名度。WD-40公司的“WD-40”产品于1993年进入中国销售，经过广泛的销售和持续的宣传，WD-40公司产品在行业内具有相当的知名度及美誉度。2.卫斯理公司的主观恶意。卫斯理公司在2015年5月曾因生产同样的产品侵犯WD-40公司的注册商标专用权，而被广州市工商行政管理局增城分局作出行政处罚，但在2018年的展销会中又继续展出，有持续侵权的故意；3.侵权的客观后果。卫斯理公司抗辩其只是展览会上展出，没有生产和销售，但其在2015年被行政处罚时查获的“VD-60”防锈剂空罐为3800个，WD-40公司在浙江省义乌市义乌国际商贸城又发现有“VD-60”的产品出售，因此在卫斯理公司无其他证据佐证的情况下，一审法院认定卫斯理公司有对侵权产品的生产和销售；4.WD-40公司维权的合理开支。WD-40公司为打击假冒产品确有进行前期调查并进行公证，也确有委托律师进行诉讼活动，期间产生的相关费用属于WD-40公司为维权所支出的合理费用。综合上述因素，一审法院酌定卫斯理公司因侵害商标权行为需赔偿WD-40公司30万元（含合理费用）。因WD-40公司无证据证明卫斯理公司的侵权行为对其造成不良影响，故对其要求卫斯理公司消除影响的请求，一审法院不予支持。综上所述，一审法院依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条、《中华人民共和国商标法》第五十七条第（三）项、第六十三条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款、第十条、第十一条、第十六条、第十七条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条、《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第五十条之规定，判决：一、卫斯理公司于判决发生法律效力之日立即停止生产、销售侵害WD-40公司第761842号和第12177157号注册商标专用权的商品；二、卫斯理公司于判决发生法律效力之日起十日内向WD-40公司赔偿经济损失（含合理费用）共计30万元；三、驳回WD-40公司其他诉讼请求。案件受理费16950元，由WD-40公司负担13183元，由卫斯理公司负担3767元。本院经审理查明，一审法院认定的事实基本清楚，本院予以确认。二审中，卫斯理公司为证明其上诉主张，补充提交：1.市面上同类型除锈润滑剂的外包装及型号样式、部分除锈润滑剂的外包装对比图，拟证明以字母加数字形式命名产品型号，以黄色和蓝色搭配作为产品外包装，是除锈润滑剂行业内的通行做法。该证据中显示的产品包括VVO-4D万能除锈剂、凯迪森牌KDS-60防锈润滑剂、RP-60防锈润滑剂、AB牌TW-50防锈润滑剂、格绿牌KRE-60除锈防滑剂、贵阁牌D-80除锈防滑剂等。该证据还显示上述VVO-4D万能除锈剂和RP-60防锈润滑剂的品牌分别为“VVO-4D”和“RP-60”。2.北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第752号行政判决书、第5963013号商标档案，拟证明生效判决认定第5963013号商标容易被消费者误认为除锈防滑剂的产品型号，缺乏显著性，不得作为商标注册。其中，第5963013号商标是WD-40除锈防滑剂产品包装瓶的立体商标，申请人是WD-40公司。WD-40公司认为，其涉案注册商标具有高知名度，证据1中的产品都是仿冒其涉案注册商标的产品，不能证明卫斯理公司主张；证据2中的商标是立体商标，与本案无关。另查明，WD-40公司在一审法院起诉本案同时，针对同一被诉产品承载的不同知识产权，还提起了著作权侵权纠纷案和不正当竞争纠纷案，案号分别为（2018）粤0112民初1388号和1390号。其中，著作权纠纷案中，WD-40公司诉请被驳回。不正当竞争纠纷案中，WD-40公司获赔3万元。该两案均已生效。本院认为，二审双方争议的焦点为：被诉产品使用VD-60是否构成对产品型号的正当使用；被诉标识与WD-40公司涉案注册商标是否构成近似，卫斯理公司是否构成商标侵权；一审判决赔偿30万元是否适当。关于第一个争议焦点。根据商标法第五十八条，注册商标直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。由此可见，产品型号的正当使用抗辩必须满足两个要件，一是注册商标直接表示产品型号，二是对产品型号进行正当使用。所谓正当使用，要求使用人主观上应当善意，客观上应当合理，不会导致相关公众误认是商标使用。所以，假设卫斯理公司关于VD-60是产品型号的解释属实，其主张正当使用抗辩，还必须证明其对VD-60的使用是善意合理的。首先，VD-60字体是被诉产品上所有文字或数字中最大的，在整体蓝色瓶身背景下，VD-60与黄色椭圆图案组合使用，营造出极为醒目的效果。被诉产品上虽然也标注卫斯理公司自有商标，但该商标无论字体还是底色，均无法与VD-60的醒目程度匹敌。据此，卫斯理公司想在产品上突显VD-60的意图不难判断。对于一个诚信市场主体而言，无不希望自己的商标足够醒目，最好第一时间吸引消费者目光。卫斯理公司却把所谓的产品型号设计得比自己的商标还醒目，有违常理。其次，被诉产品上并未对VD-60是产品型号进行任何文字说明。再者，卫斯理公司曾在2014-2015年间接受他人委托生产“VD-60”标识产品，产品罐体由委托人提供。但在本案中卫斯理公司却主张VD-60是其产品型号，该说法与行政查处认定的事实矛盾。最后，卫斯理公司虽然主张字母加数字命名产品型号是业内通行做法，但其补充证据1中有两款产品的品牌就是“VVO-4D”和“RP-60”。综上，卫斯理公司主张被诉产品使用VD-60是对产品型号的正当使用，依据不足，本院不予支持。一审判决认定VD-60已经发挥识别商品来源的作用构成商标性使用正确，本院予以维持。关于第二个争议焦点。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条，认定商标近似的标准必须最终落脚到两者是否容易导致相关公众对商品的来源产生误认或认为两者来源有特定联系。根据第十条，认定商标近似的原则包括：以相关公众一般注意力为标准；既要整体比对，也要要部比对，且应在隔离状态下分别进行；要考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。在司法实践中，主张权利的商标知名度远高于被诉商标的，如果两者要部近似，可以认定两者构成近似商标。另外，在司法实践中，认定商标近似还可以考虑被诉商标使用人的恶意。本案中，关于第761842号和第12177157号注册商标的知名度。根据查明事实，WD-40公司的“WD-40”产品早在1993年就进入中国市场，经过广泛销售和持续宣传，该产品在业内具有较高知名度和美誉度。据此本院认定第761842号和第12177157号商标知名度远高于被诉标识。关于整体比对和要部比对。显然，被诉标识要部是VD-60，第761842号和第12177157号商标要部是WD-40。将被诉标识与第761842号商标比对，两者要部近似。将被诉标识与第12177157号商标比对，两者要部、颜色和整体结构都构成近似。关于卫斯理公司的恶意。如上所述，卫斯理公司在有自己注册商标的情况下仍将VD-60设计成被诉产品最醒目的标识，具有模仿WD-40公司涉案注册商标的故意。另外，卫斯理公司曾因使用被诉标识侵害WD-40公司商标权受到行政查处，其继续使用被诉标识侵权恶意明显。综合考虑上述因素，在隔离状态下以相关公众一般注意力为标准进行判断，本院认定卫斯理公司使用被诉标识容易导致相关公众误认其产品来源于WD-40公司。一审判决认定被诉标识与第761842号和第12177157号商标构成近似，卫斯理公司构成侵权，并无不当，本院予以维持。关于第三个争议焦点。WD-40公司分别在广州琶洲国际会展中心和义乌国际商贸城发现有被诉产品在销售，在卫斯理公司对此未提交任何相反证明的情况下，本院认定其在行政查处后继续实施了生产销售侵权产品的行为。卫斯理公司的行为构成重复侵权，理应受到法律严惩，法院可以对其处以惩罚性赔偿。卫斯理公司上诉片面强调填平原则，依据不足，本院不予支持。一审法院着重考虑此因素，同时结合考虑WD-40公司涉案注册商标知名度、合理维权费用等因素，酌定判赔30万元，并无不当，本院予以维持。另外，根据二审查明的关联案件情况，一审法院在酌定本案赔偿数额时显然已经考虑了关联案件的判赔。综上所述，卫斯理公司的上诉理由均不能成立，其上诉请求应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费5800元，由上诉人广州市卫斯理化工科技有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  龚麒天审判员  刘小鹏审判员  朱文彬二〇一九年十月三十一日法官助理杨春莲书记员陈燕娜