江苏省高级人民法院民 事 判 决 书（2019）苏民终1174号上诉人（原审原告）：浙江宝归来车业有限公司，住所地浙江省金华市婺城区西关乐业路1号2幢。法定代表人：杨群宝，该公司总经理。委托诉讼代理人：黄晶晶，常州市权航专利代理有限公司专利代理人。被上诉人（原审被告）：常州斯柏恩进出口有限公司，住所地江苏省常州市武进区高新技术开发区天安数码城16栋602-1室。法定代表人：张文，该公司总经理。委托诉讼代理人：李青尘，安徽知问律师事务所律师。上诉人浙江宝归来车业有限公司（以下简称宝归来公司）因与被上诉人常州斯柏恩进出口有限公司（以下简称斯柏恩公司）专利权权属纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院（2018）苏05民初1042号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。宝归来公司上诉请求：撤销一审判决，发回重审或改判支持其诉讼请求；一、二审案件诉讼费用由斯柏恩公司承担。事实和理由：1.一审判决对双方之间协议“特别条款”的认定超出了应有之义。专利法第十一条第一款规定专利权人享有的权利是禁止他人实施的权利，“特别条款”实际上是宝归来公司放弃了自行实施的权利，并不意味着宝归来公司放弃了禁止他人实施的权利，而禁止他人实施的权利恰恰是专利权的本质与核心。一审判决对“特别条款”的认定是错误理解了专利权的含义，认定不当。2.一审判决对涉案专利“实质性贡献”的认定有误。诉争专利的设计人，即斯柏恩公司的法定代表人朱占宇要求宝归来公司为其设计一款新型的车架，提出了设计需求，这些需求大部分是比较模糊的，宝归来公司根据朱占宇的需求进行设计并绘制出了CAD图纸，实际上宝归来公司与斯柏恩公司之间签订的是一个委托设计并制造的协议，设计和制造完全由宝归来公司完成。即便如一审判决认定，斯柏恩公司对诉争车架外观设计也有实质性贡献，那么宝归来公司更应当对诉争车架外观设计的形成具有实质性贡献，诉争车架外观设计至少应当是由宝归来公司与斯柏恩公司共有。斯柏恩公司二审答辩称：斯柏恩公司提出了创意和设计理念，找到宝归来公司做车架，拿到车架实物后申请外观设计专利权，这在特别条款中有明确约定，特别条款本质上是对专利权的描述，完全符合专利法第十一条的规定。一审判决作出认定不仅是依据协议中的特别条款，还结合了双方沟通的聊天记录等相关证据。一审查明事实清楚，适用法律正确，请求驳回宝归来公司上诉，维持原判。宝归来公司向一审法院起诉，请求：1.确认ＺＬ20153040××××.5号“车架”外观设计专利权归宝归来公司所有；2.判令诉讼费用由斯柏恩公司承担。一审法院查明：宝归来公司成立于2010年9月6日，注册资本1385万元，登记经营范围包括电动自行车、自行车、滑板车、全地形车、汽车摩托车配件（除发动机）、金属制品等的制造。斯柏恩公司成立于2014年12月10日，注册资本100万元，登记经营范围包括机械设备及配件、五金产品、汽车摩托车配件、塑料制品、摩托车、电动车、自行车等的批发和零售，以及自营和代理各类商品及技术的进出口业务。2015年8月17日，斯柏恩公司（甲方）与宝归来公司（乙方）签订《协议》一份。协议约定：甲方委托乙方生产锂电池雪地车相关产品，双方在平等互利、共同协商的原则下达成如下协议：1.甲方委托乙方生产雪地车车架样品车架，正常生产品质依据为生产前甲乙双方共同界定的品质实物样品与书面的流程，甲方在乙方的生产过程中，如要改动原有设计或样本时，要重新给予乙方核定相关设计成本和生产价格，有甲乙双方不可控的外界条件影响下，要改变相关的费用和质量，由甲乙双方共同协商为准，并出具书面的协议附后。2.两款锂雪地车样品具体事项为：A.26寸雪地车，类似目前乙方生产款式，进行部分修改即可生产，数量1台，费用1000元整，在后续该车种量产满100台时进行扣减。该车种批量报价198元/台，含17%增值税。B.新26寸雪地车，目前确定电池盒为天宫3号，依据甲方要求进行修改图面，数量1台，费用2000元整，在后续该车种量产满100台时进行扣减。该车种批量报价365元/台，含17%增值税。该车种正常生产模具费用为6000元整，对甲方所支付模具费用的产品，乙方必须给予产品保密，未经甲方许可授权，乙方不得宣传、生产、销售等相关产品，如违约，甲方保留索赔及诉讼的权利。3.样品状态：样品状态为全坯皮膜，如需要进行喷涂，费用45元/台，仅限YS-7涂料，LOGO费用另计。4.付款方式：A.样品费用采用预付款方式，协议签订后付款生效，含税不含运费；B.模具费用6000元将在批量生产时支付，生产样品时，不存在模具费用，不含税；C.批量产品产品付款总金额30%，货款70%尾款在产品检验合格后发货前兑付。5.生产周期：A.样品图面确认预付款兑付15天，正常订单交期为确认预付款后30-40天；B.异常延后须与甲方进行及时沟通，恶意延后须承担相应责任。6、未尽事宜由甲乙双方共同协商，并以书面方式附后。（一审审理中，双方均未提交任何该协议的附件。）上述协议签订前后，宝归来公司方曹芳瑞与斯柏恩公司方朱占宇通过QQ方式进行往来，就车架的设计形成如下聊天记录：2015年8月2日，朱占宇向曹芳瑞发出两张图片，问：“车架的用材类似这样的感觉，可以吗？”次日，曹芳瑞回复：“这种管材可以找相似的。”朱占宇：“我就是问一下，像那种材质和烤漆都没有问题吧，要那种比较好的烤漆。”曹芳瑞：“烤漆都是一样的。”朱占宇：“好。那我要把尺寸都告诉你吗？我要很宽的车架，第一把电池放在车架里面，第二上面的横管和后面的管材都要粗一些。两者协调，加上前面安装前叉的地方也要粗一些，大气一些的。”“轮胎用26，4.0和4.5寸的胎。”“前叉高度我不懂，但要使用哪种减震前叉的规格。”曹芳瑞：“电机是后驱？”朱占宇：“电机后驱，或者做中置电机，八方二代的。”曹芳瑞：“中置要先定电机才有电机架子。”朱占宇：“如果做中置电机的力道不大，先做后置的吧。”朱占宇向曹芳瑞发出一张图片：“前叉的样式可以和后三角的型材一致，或者做成类似这种的。”朱占宇随即又发出一张图片：“这个地方要粗。”曹芳瑞：“我看看”。朱占宇又发出两张图片：“类似这种前叉”。8月15日，朱占宇又向曹芳瑞发出一张图片：“如果这个电池盒能装48V11.6ah的，就这个定下来，就用这个，控制器也能在里面吧？”8月16日，朱占宇又向曹芳瑞发出一张图片：“这个图片是第一个车架的参考，请接收。”8月17日，曹芳瑞向朱占宇发出两张图片：“还有一个上管这个造型，电池盒与这个是一样的。”朱占宇：“好的。那就好，不突出来就行。”曹芳瑞：“上管形状你确认一下。”朱占宇：“就是中间是空的吗？可以的。”曹芳瑞：“是空的！”关于双方协议条款的磋商，2015年8月17日，曹芳瑞收到朱占宇发出的“合作协议”文档后回复：“基本同意，但涉及具体金额我这边可能不好接受，因为我们也有职业操守，我建议改为：如违约，甲方保留索赔及诉讼权利，替代甲方将有权向乙方索赔人民币20万元。”朱占宇答复：“可以，曹部长。咱们就是为了有约束力，我相信你也不会做出这样的事。”一审庭审中，双方均认可斯柏恩公司委托宝归来公司定制了100台车架，但后续未再委托生产。关于未继续委托生产的原因，宝归来公司认为，系因斯柏恩公司已经另行委托他人。斯柏恩公司认为，先是因宝归来公司严重迟延交货，后是斯柏恩公司发现宝归来公司已经违约向他人提供车架。2015年10月13日，斯柏恩公司向国家知识产权局申请了名称为“车架”的外观设计专利，于2016年2月24日获得授权，专利号为ＺＬ20153040××××.5，即本案诉争专利。在一审庭审中，双方一致确认该外观设计专利对应2015年8月17日《协议》第2条约定的B款新26寸雪地车的车架。斯柏恩公司认为案外人常州斯蒂砪智能科技有限公司（以下简称斯蒂砪公司）存在侵害其上述ＺＬ20153040××××.5号外观设计专利行为，向常州市知识产权局申请行政处理。宝归来公司向常州市知识产权局出具证明，称：斯蒂砪公司的车架系其销售。而斯柏恩公司的外观设计专利系其公司的设计方案。2017年3月27日，斯柏恩公司的朱占宇乘其不备，将上述车架模具偷走，其已经报警，且有QQ聊天记录印证。宝归来公司向常州市知识产权局提交的其法定代表人杨群宝与斯柏恩公司朱占宇的聊天记录如下：朱占宇：“这是我们的三个模，有错吗？”杨群宝：“你到我们公司抢了就逃能逃多久，不要等抓进去再后悔！”朱占宇：“说话不要太苛刻！哪些是你的？哪来的抢！我们开模，你给别人做车架就是合理？你说的契约精神呐？你说的职业操守哪？我用不着逃，这个东西我要了也没有用，因为我已经有一套！阻止你继续侵犯我们的权利，才去取回我们的磨具！不然一年前我早就取回了！”杨群宝：“回来赔礼道歉或许还能有机会不追究你的抢夺行为，要不然进去了追悔莫及！这可是刑事案件。”2018年3月23日，常州知识产权局执法人员到宝归来公司调查。对宝归来公司技术人员杨欢作了一份询问笔录。杨欢称：当时宝归来公司做了几款车架的设计方案，客户（斯柏恩公司）确认了一款，宝归来公司就根据设计的要求安排开模，时间大概是2015年8月，由其通过U盘拷贝到开模单位的电脑，该单位还存有其设计方案内容。随后杨欢应执法人员要求，将执法人员带到开模单位“缙云模具材料”。宝归来公司提供的照片显示该单位电脑内存有涉案车架的设计图纸。一审法院认为：根据《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条以及《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第一条规定，诉讼时效制度适用于债权请求权。本案系专利权权属纠纷，系支配权请求权争议，不适用诉讼时效之规定。故斯柏恩公司提出的超诉讼时效抗辩，不予采纳。关于本案外观设计专利权权属争议，《中华人民共和国专利法》第八条规定，两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人。《中华人民共和国合同法》第三百三十九条规定，委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人。上述法律规定表明，发明创造的专利申请权，在有协议约定的情况下，应当依据协议约定确定权属。故本案专利权权属争议，关键在于双方的《协议》是否对专利申请权作出了约定。根据双方协议内容，针对诉争外观设计所涉的“新26寸雪地车”，协议特别约定了宝归来公司对该车架产品负有保密义务，且未经斯柏恩公司许可授权，宝归来公司不得宣传、生产、销售等相关产品。该特别条款实际已经对“新26寸雪地车”产品的技术成果归属作出了约定，即归属于斯柏恩公司，否则该特别约定条款不具有存在的意义。协议还特别约定了宝归来公司对该款产品的保密义务，也表明了斯柏恩公司已经做好了将该产品外观设计进行专利申请的准备。从宝归来公司曹芳瑞与斯柏恩公司朱占宇2015年8月17日的聊天记录中可以看出，斯柏恩公司对于上述保密条款以及宝归来公司未经许可不得生产、销售、宣传的条款十分重视，双方还就此进行了特别磋商。因此，双方协议实质上已经约定了诉争外观设计的专利申请权归属于斯柏恩公司。另一方面，尽管审理查明的事实表明，涉案外观设计的设计图纸由宝归来公司完成，但从曹芳瑞与朱占宇的聊天记录中可以看到，朱占宇对电池盒、管材、车架的粗细和宽度、前叉、电机位置等影响车架外观设计的要素均向曹芳瑞进行指定，并向曹芳瑞提供了样图。故对于诉争车架外观设计的形成，斯柏恩公司也有实质性贡献，宝归来公司主张为其独立设计不符合客观事实。据此，诉争外观设计专利权归属应依据双方协议体现的精神，认定归斯柏恩公司所有，宝归来公司诉请不成立。综上，依照《中华人民共和国专利法》第八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，一审法院判决：驳回浙江宝归来车业有限公司的诉讼请求。一审案件受理费800元，由浙江宝归来车业有限公司负担。一审法院查明的事实均有证据证实，本院予以确认。双方当事人二审均未提交新证据。本案二审争议焦点为：诉争外观设计专利权是否归宝归来公司所有。本院认为：本案中，涉案协议约定斯柏恩公司委托宝归来公司生产雪地车车架，同时就诉争外观设计所涉“新26寸雪地车”车架约定依据斯柏恩公司的要求进行修改图面。结合整个协议的约定可见，涉案协议约定的仅是宝归来公司接受斯柏恩公司的委托生产车架，并不包括设计车架。因此，本案合同并不属于委托设计合同，诉争外观设计专利权的归属不应按照委托完成的发明创造，除协议另有约定外，专利权归属完成的单位或个人所有的原则认定，而应当根据双方当事人对实际履行协议的举证情况，判归对外观设计方案作出创造性贡献的一方。首先，根据斯柏恩公司与宝归来公司在签订协议前后的QQ聊天记录可知，斯柏恩公司的朱占宇对车架的用材、粗细和尺寸，电池的设置位置及与之配合的管材粗细程度，前叉、电池盒的具体样式等设计要素均向宝归来公司的曹芳瑞提出了要求，同时还发送了能体现相关部件形状的图片。曹芳瑞对于个别部件的造型样式也会向朱占宇发送图片，要求其确认。本案外观设计专利涉及的主要是车架的形状，聊天记录恰恰反映了对车架外观形状产生影响的主要设计方案是由斯柏恩公司提出并确定的，应认定其对诉争车架外观设计的形成作出了创造性贡献。宝归来公司就个别零部件的造型提出建议，但最终由斯柏恩公司进行确认，故不能以此认定宝归来公司是整个车架外观设计方案的主要完成者，其仅起到辅助性作用。其次，宝归来公司认为诉争外观设计车架的设计与制造完全由其完成，但对此仅提供了CAD图。CAD图主要是利用计算机及其图形设备将设计草图变成工作图，作为计算机辅助设计图，能够完整准确展现产品内部构造、外部形状，并标注了尺寸，是生产加工依据的图纸。宝归来公司作为诉争外观设计车架的生产者，在其未能提供设计草图或其他证明诉争车架的外观形状由其设计完成等方面证据的情况下，仅凭CAD图不足以认定其是诉争车架外观的设计者。综上所述，一审判决认定诉争外观设计专利权归属斯柏恩公司所有并无不当。至于涉案协议约定的有关对车架产品保密的条款，虽然不能认定是对诉争车架的技术成果归属作出的约定，但从一个侧面反映出双方签订协议时对于宝归来公司生产、销售诉争车架产品需经斯柏恩公司的许可授权是明确的。如果认定宝归来公司系诉争外观设计专利的权利人，其作为专利权人，生产、销售专利产品还需取得非专利权人的许可，显然不符合常理。综上，宝归来公司的上诉理由不能成立，上诉请求应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费800元，由浙江宝归来车业有限公司负担。本判决为终审判决。审 判 长  袁 滔审 判 员  曹美娟审 判 员  施国伟法官助理  李 馨二〇一九年十月二十八日书 记 员  杨 蕾