中华人民共和国最高人民法院 行 政 裁 定 书 （2018）最高法行申4734号 再审申请人（一审原告、二审上诉人）：ABBVIE公司（ABBVIEINC.）。住所地：美利坚合众国伊利诺伊州北芝加哥北沃基根路1号(1NorthWaukeganRoad,NorthChicago,Illinois,USA)。 代表人：乔安娜M.科宾(JohannaM.Corbin)，该公司知识产权和战略部副总裁。 委托诉讼代理人：柯珂,男，1981年10月28日出生，汉族，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人，住中华人民共和国北京市朝阳区。 委托诉讼代理人：周齐宏,男，1979年1月5日出生，汉族，中国专利代理（香港）有限公司专利代理人，住中华人民共和国北京市西城区。 被申请人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局。住所地：中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。 法定代表人：申长雨，该局局长。 委托诉讼代理人：张婷，该局审查员。 委托诉讼代理人：刘新蕾，该局审查员。 再审申请人ABBVIE公司因与被申请人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院(2017)京行终413号行政判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。 ABBVIE公司申请再审称，（一）第68936号复审请求审查决定（以下简称被诉决定）适用法律错误。名称为“多晶型药物”、申请号为201010166967.9的发明专利申请（以下简称本申请）系申请号为99808927.3的中国专利申请的分案申请。根据《中华人民共和国立法法》（以下简称立法法）第九十三条关于法律溯及力的规定，本案应当适用1992年修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）和1993年《专利审查指南》。被诉决定认定“权利要求1的技术方案既未明确记载在原申请的说明书和权利要求书中，也不能由原申请的说明书和权利要求书记载的内容直接、毫无疑义地确定得出”，这与2010年或2006年《专利审查指南》的相关规定一致。可见，国家知识产权局在本案中实际上适用了2010年或2006年《专利审查指南》，违反了立法法第九十三条的规定，法律适用错误。（二）本申请权利要求1的修改没有超范围，符合专利法第三十三条的规定。根据我国司法实践，应当允许对原权利要求书和说明书的内容进行合理概括。将修改后的本申请权利要求1与母案说明书的记载相比，区别仅在于将“溶于合适的溶剂”修改为“溶解在溶剂中”，权利要求1相对于母案申请的记载是显而易见的，这样的概括是合理的。而且，本申请的发明人发现了II型利托那韦晶体，保护II型利托那韦晶体的母案申请（CN1310715B）已经得到授权，如何溶解II型利托那韦晶体完全在本领域技术人员的能力范围之内。本领域技术人员能够实施的权利要求1的技术方案，不应对此提出修改超范围的反对意见。因此，本申请权利要求1的修改没有超范围，在此基础上，其从属权利要求2-5亦未超范围，权利要求1-5均符合专利法第三十三条的规定。综上，请求本院撤销一、二审判决和被诉决定，并责令国家知识产权局重新作出审查决定。 国家知识产权局提交意见称，二审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，请求驳回ABBVIE公司的再审申请。 本院审查查明，根据中央机构改革部署，原国家知识产权局专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。 本院认为，本案在再审审查阶段的争议焦点问题是：被诉决定是否存在适用法律错误的情形；本申请权利要求1的修改是否超范围。 （一）被诉决定是否存在适用法律错误的情形 ABBVIE公司申请再审称，被诉决定适用2006年或2010年《专利审查指南》,违反了立法法的规定，属于适用法律错误。对此，本院认为，首先，立法法第九十三条规定：“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”因此，本案应适用1992年修正的专利法及相应的《专利审查指南》。其次，被诉决定中驳回ABBVIE公司的复审请求适用的是专利法第三十三条的规定。经查，专利法第三十三条的规定在1992年以来的历次修订过程中均未发生变化。因此，被诉决定驳回ABBVIE公司的复审请求时，无论适用哪一时期的专利法，修改超范围的法律标准均未发生变化。最后，由于1992年以来不同时期的专利法对第三十三条的规定均未作修改，没有证据表明不同版本《专利审查指南》关于专利申请文件修改超范围的判断标准的表述差异导致了法律标准的重大变化，并对被诉决定的结果产生了实质性影响。因此，即便被诉决定在审查修改超范围时实际上援引2006年或2010年《专利审查指南》规定的相应内容有所不妥，但是尚不足以仅因此认定其适用法律存在错误。本院将在实质审查被诉决定关于本申请的修改超范围这一实体结论是否正确的基础上，对被诉决定是否存在适用法律错误作出判定。 （二）关于本申请权利要求1的修改是否超范围 专利法第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”1992年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》第四十三条第一款规定：“依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请公开的范围。”本案系分案申请，且修改仅涉及权利要求，判断分案申请的权利要求的修改是否超范围，应该以原申请公开的范围为准。对于原申请公开的范围，应该从所属领域普通技术人员角度出发，以原申请的说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容：一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容；二是所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容。与上述内容相比，如果修改后的专利申请文件引入新的技术内容，则可认定对该专利申请文件的修改超范围。当修改仅涉及权利要求时，判断该修改是否超范围的标准与判断该修改能否得到说明书支持的标准具有内在一致性。权利要求修改是否超范围以及修改后的权利要求能否得到说明书支持，均以说明书公开的内容为基础。在此基础上，本领域普通技术人员能够“直接、明确推导出的内容”决定了可以修改的范围，能够“得出或者概括得出的内容”决定了权利要求得到说明书支持的范围。本领域普通技术人员能够从说明书公开的内容中合理概括得出的内容属于申请人或者专利权人已经做出的技术贡献，申请人或者专利权人理应可以主张与其技术贡献相适应的权利范围，其可以在此范围内撰写权利要求书，确定其要求的保护范围，划定和公示其与他人及公共领域的边界。 本案中，ABBVIE公司主张，本申请权利要求1与母案申请记载相比，区别仅在于将“溶于合适的溶剂”修改为“溶解在溶剂中”，本申请的修改没有超范围。对此，本院认为：首先，关于原母案申请公开的范围。经审查，本申请的母案申请说明书记载，通过在加热条件下，以约1公斤利托那韦/4升溶剂（优选乙酸乙酯）的浓度，将II型利托那韦或者II型与I型利托那韦的混合物溶于合适的溶剂（例如乙酸乙酯或乙酸异丙酯等；优选乙酸乙酯）中，可以将II型利托那韦或者II型与I型利托那韦的混合物转化为基本上纯的I型利托那韦。结合原母案申请权利要求书和说明书可知，其公开的是一种制备得到“基本上纯的II型利托那韦结晶”的方法，同时还限定了与之匹配的诸多条件，如溶剂浓度、种类等。其次，关于修改后的权利要求。ABBVIE公司修改后的权利要求1为:一种方法，所述方法包括将利托那韦II型结晶溶解在溶剂中，其中所述利托那韦II型结晶具有下列粉末X-射线衍射图谱特征峰2θ值……。可见，本申请权利要求1请求保护的是一种方法，但是该方法仅限定了“将利托那韦II型结晶溶解在溶剂中”以及结晶的特征谱峰。再次，关于原母案申请公开的范围与修改后权利要求的对比。依照原母案说明书和权利要求书的记载可知，说明书中记载有将II型利托那韦溶于溶剂的步骤，但该步骤并非单独的技术方案，还附加了诸多条件与之匹配，如溶剂浓度、种类等。本申请修改后的权利要求1并未对上述条件进行限定，仅记载了一个单独步骤“将利托那韦II型结晶溶解在溶剂中”和结晶的特征谱峰。这一技术方案并非原母案申请直接公开的内容，亦无法由原母案申请公开的内容中概括得出。因此，应当认为，修改后的权利要求引入了新的技术内容，该权利要求的修改超范围。最后，还应说明的是，本领域普通技术人员能否实施权利要求的技术方案与权利要求的修改是否超范围是不同的两个法律问题。前者取决于说明书是否充分公开，后者取决于在说明书公开内容的基础上，修改后权利要求是否引入了新的技术内容。ABBVIE公司关于只要本领域普通技术人员能够实施权利要求1的技术方案即不应认为修改超范围的主张，缺乏法律依据，不予支持。因此,国家知识产权局关于本申请权利要求1超出了原说明书和权利要求书记载的范围、不符合专利法第三十三条的认定，并无不当。在此基础上，直接或间接引用权利要求1的从属权利要求2-5同样不符合专利法第三十三条的规定。ABBVIE公司关于被诉决定存在适用法律错误、本申请权利要求的修改并未超范围等申请再审理由均不能成立，不予支持。 综上，ABBVIE公司的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第九十一条规定的情形。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百一十六条第二款之规定，裁定如下： 驳回ABBVIE公司的再审申请。 审判长 朱 理 审判员 佟 姝 审判员 毛立华 二〇二〇年五月二十日 法官助理张博 书记员刘方方