北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终3324号上诉人（原审原告）：飞天诚信科技股份有限公司，住所地北京市海淀区。法定代表人：黄煜，董事长。委托诉讼代理人：马佑平，北京博遵律师事务所律师。委托诉讼代理人：郭少晶，女，北京博雅睿泉专利代理事务所（特殊普通合伙）专利代理人，住黑龙江省尚志市。被上诉人（原审被告）：国家知识产权局，住所地北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：易红春，国家知识产权局审查员。委托诉讼代理人：袁丽颖，国家知识产权局审查员。原审第三人：北京信安世纪科技股份有限公司，住所地北京市海淀区。法定代表人：李伟，董事长。委托诉讼代理人：赵烨，北京市竞天公诚事务所律师。委托诉讼代理人：陈果，北京市竞天公诚事务所律师。上诉人飞天诚信科技股份有限公司（简称飞天诚信公司）因发明专利权无效行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2016）京73行初2707号行政判决，向本院提起上诉。本院2019年4月15日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：涉案专利是专利号为200610114238.2、名称为“提高智能密钥设备易用性的方法及其设备”的发明专利（简称本专利），其申请日为2006年11月2日，授权公告日为2009年6月17日。专利权人原为北京飞天诚信科技有限公司，后变更为飞天诚信公司。本专利授权公告时的权利要求书如下：“1.一种提高智能密钥设备易用性的方法，其特征在于，具体包括以下步骤：步骤A：智能密钥设备所需软件的安装程序和AutoRun文件预先存储在所述智能密钥设备的存储区中；步骤B：所述智能密钥设备连接到主机后，向所述主机报告其类别为CDROM；步骤C：所述主机执行所述AutoRun文件，由所述AutoRun文件指定的所述预先存储在所述智能密钥设备的存储区中的所述安装程序，判断所述主机上是否安装了所述软件，如果没有安装，则所述AutoRun文件在所述主机上安装所述软件；·步骤D：所述智能密钥设备通过特定的SCSI命令或扩展的SCSI命令与所述主机进行通讯。2.根据权利要求1所述的提高智能密钥设备易用性的方法，其特征在于，运行所述智能密钥设备所需的软件包括运行所述智能密钥设备所需的驱动程序、中间件、服务和插件中的一种或几种。3.根据权利要求1所述的提高智能密钥设备易用性的方法，其特征在于，运行所述智能密钥设备所需软件的安装程序及所述AutoRun文件均存储在从所述智能密钥设备的存储器划分出来的一块存储区内。4.根据权利要求1所述的提高智能密钥设备易用性的方法，其特征在于，所述步骤C中AutoRun文件不产生界面，通过后台监控的方式安装所述软件。5.根据权利要求1所述的提高智能密钥设备易用性的方法，其特征在于，所述特定的SCSI命令为包含特殊的域或位的SCSI包。6.根据权利要求5所述的提高智能密钥设备易用性的方法，其特征在于，所述特殊的域包括TargetId或LUN。7.根据权利要求5所述的提高智能密钥设备易用性的方法，其特征在于，所述特殊的位包括TargetId、LUN或Flag中的特殊的位。8.一种智能密钥设备，其特征在于，所述智能密钥设备包括：通讯接口模块，用于使所述智能密钥设备与主机进行通讯；存储模块，用于在所述智能密钥设备的存储区内存储运行所述智能密钥设备所需软件的安装程序和AutoRun文件；枚举初始化模块，用于在所述智能密钥设备接收到所述主机发来的枚举命令时，向所述主机报告所述智能密钥设备的类别为CDROM；AutoRun模块，用于在所述主机上运行所述AutoRun文件，并由所述AutoRun文件指定的所述预先存储在所述智能密钥设备的存储区中的所述安装程序，判断所述主机上是否安装了所述软件，如果没有安装，则在所述主机上安装所述软件；SCSI命令解析和执行模块，用于在所述智能密钥设备接收到所述主机发来的特定的SCSI命令或扩展的SCSI命令后，解析并执行所述SCSI命令。”本专利说明书记载如下内容：“步骤112：主机向智能密钥设备发送命令；为了实现智能密钥设备的功能，主机与智能密钥设备之间通过特定的SCSI命令或扩展的SCSI命令进行通讯；步骤113：智能密钥设备执行特定的SCSI命令或扩展的SCSI命令；如果主机内的应用程序需要智能密钥设备响应智能密钥设备功能的命令，需要向智能密钥设备发送特定的SCSI命令或扩展的SCSI命令；……其中扩展的SCSI命令为SCSI协议里规定给厂商自定义的命令，即在实现CDROM时不需要使用的命令”。（参见本专利说明书第4页）针对本专利，北京信安世纪科技股份有限公司（简称信安世纪公司）于2015年6月9日、2015年9月30日两次向原国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）提出无效宣告请求。其中，2015年9月30日提出无效宣告请求的理由为本专利权利要求1-8不具备2000年修正的《中华人民共和国专利法》（简称2000年专利法）第二十二条第三款规定的创造性，并提交了12份附件作为证据，其中附件1-3、5如下：附件1：公开号为WO2004/093149A2的PCT国际发明专利申请公开说明书，其公开日为2004年10月28日。其公开了一种可连接到主机计算设备的集成电路存储设备和方法，并具体公开了以下内容：本发明向任何IC存储设备（诸如USB外围设备）提供自动运行功能，所述IC存储设备具有与计算机设备接口微控制器相接的存储器组件。本发明在没有基于中间硬件的自动运行特征的情况下，提供了从具有与计算设备的接口的存储器组件自动运行一个或多个可执行程序或应用程序安装程序。（参见附件1说明书第1页最后一段、第2页第1段）当对于主机计算设备150激活IC存储设备100时，自动运行固件130使在存储器组件110中存储的应用程序或可执行程序自动安装或运行。（参见附件1说明书第3页第3段）在步骤330，USB外围设备中的自动运行固件用设备接口描述通告自身。例如，设备接口描述例如可以包括大容量存储器类、SCSI透明命令集、对应于CD-ROM的仅批量传输。在步骤350，自动运行固件通知主机存在要执行的自动运行的可执行文件，并且向所述主机提供所述文件。例如，所述文件可以被命名为“Autorun.inf”，所述文件可以被存储在USB外围设备的存储器组件上。所述主机执行自动运行的可执行文件以便提供自动运行功能。（参见附件1说明书第5页第1、3段、附图5）在步骤390，自动运行固件被配置为并不重新列举自身，并且继续作为实现MMC-2规范的虚拟CD-ROM类型的设备。步骤390根据用于实现SCSI命令集和MMC-2规范的存储器组件来提供虚拟大容量存储设备的实施。图5是具有多种功能的USB外围设备500的框图，USB外围设备500能够作为无线（例如，蓝牙）联网设备或“软件狗”以及作为USB闪速驱动器来操作，这两者都是可利用自动运行功能来访问的。（参见附件1说明书第6页第2、3、6段、附图5）权利要求13中，所述设备接口描述依照与CD-ROM驱动器相似的方式来标识所述集成电路存储设备。（参见附件1权利要求13）可以存在来自这些外围设备中每个或某些外围设备的自动运行固件的多个执行。从而自动运行固件允许软件（例如设备驱动程序，同步软件等）的分发，所述软件可以与任何USB外围设备一起自动运行。（参见附件1说明书第7页第4段）附件2：公开号为CN1421786A的中国发明专利申请公开说明书，其公开日为2003年6月4日。其公开了一种对移动外存的内容进行加密的方法，并具体公开了以下内容：运行加密程序之步骤是通过在移动外存的根目录下设置一个可读不可写的AUTORUN.INF文件实现的，当该移动外存连接计算机后，计算机的操作系统根据该文件自动调用该加密程序。该AUTORUN.INF文件是当移动外存插接在计算机的USB接口上时由计算机自动执行的一个文件，其作用及格式是本技术领域公知的。（参见附件2说明书第3页第3段）当插入移动外存时，操作系统将检测到自动运行程序，并开始按照AUTORUN.INF的要求去判断是否已经安装加密程序，如果已经安装加密程序，将不安装加密程序，如果没有安装加密程序，将自动安装加密程序。（参见附件2说明书实施例2，第6页第5段）在点击安装加密程序时，安装程序会去判断是否已经安装加密程序，如果已经安装加密程序，将不安装加密程序，如果没有安装加密程序，将开始安装加密程序。（参见附件2说明书实施例3，第7页第2段）附件3：公开号为CN101208657A的中国发明专利申请公开说明书，公开日为2008年6月25日，为附件1进入中国国家阶段后公布的同族文献。信安世纪公司表示将附件3用作附件1的中文译文。其中记载如下内容：USB外围设备500能够作为无线（例如，蓝牙）联网设备或“软件狗”以及作为USB闪速驱动器来操作，这两者都是可利用自动运行功能来访问的。（参见附件3说明书第6页最后三行）其中，“软件狗”在附件1说明书0037段中对应的是“dongle”。附件5：《电脑爱好者》2004年第13期第14-17页中“别了“NEXT”，软件安装提速大行动”、以及首页、目录、版权信息页，公开日为2004年7月。其中记载如下内容：对于采用MicrosoftWindowsInstaller技术制作的安装程序，通常可以使用“/qb或/qn”参数进行自动安装，使用“/qb”参数时会显示出一个基本的安装进度条窗口，而使用“/qn”参数则不会显示任何窗口，直接在后台自动完成安装。（参见附件5第15页右栏最后一段至第16页左栏第一段）2016年1月12日，专利复审委员会举行口头审理。2016年2月19日，专利复审委员会作出第28304号无效宣告请求审查决定（简称被诉决定），认定：1.权利要求1不具备创造性权利要求1请求保护一种提高智能密钥设备易用性的方法，附件1公开了一种可连接到主机计算设备的集成电路存储设备和方法。将权利要求1的技术方案与附件1的技术方案相比可知，附件1中USB外围设备500能够作为软件狗来运行，可利用自动运行功能来访问，相当于权利要求1中提高智能密钥设备易用性的方法；附件1中自动运行固件130使在存储器组件110中存储的应用程序或可执行程序自动安装或运行，即公开了软件的安装程序存储在存储器组件中，附件1中“AutoRun.inf”也存储在USB外围设备的存储器组件中，相当于权利要求1步骤A中智能密钥设备所需软件的安装程序和AutoRun文件预先存储在所述智能密钥设备的存储区中；附件1中所述设备接口描述依照与CD-ROM驱动器相似的方式来标识所述集成电路存储设备，相当于权利要求1步骤B中所述智能密钥设备连接到主机后，向所述主机报告其类别为CDROM；附件1中所述主机执行自动运行的可执行文件以便提供自动运行功能，并且根据上述公开内容可以确定，所述AutoRun.inf文件指定了需要自动运行的应用程序或安装程序，相当于权利要求1步骤C中所述主机执行所述AutoRun文件，所述AutoRun文件指定了所述预先存储在所述智能密钥设备的存储区中的所述安装程序；附件1中设备接口描述包括SCSI透明命令集，并且步骤390根据用于实现SCSI命令集和MMC-2规范的存储器组件来提供虚拟大容量存储设备的实施，相当于权利要求1中步骤D，所述智能密钥设备通过特定的SCSI命令或扩展的SCSI命令与所述主机进行通讯。由此可知，权利要求1请求保护的技术方案与附件1公开的技术方案相比，区别技术特征仅在于：权利要求1中由所述安装程序，判断所述主机上是否安装了所述软件，如果没有安装，则所述AutoRun文件在所述主机上安装所述软件。基于上述区别技术特征，权利要求1请求保护的技术方案实际解决的技术问题是：如何避免软件的重复安装。附件2公开了一种对移动外存的内容进行加密的方法，并具体公开了以下内容（参见附件2说明书第3页第3段，第7页第2段）：运行加密程序之步骤是通过在移动外存的根目录下设置一个可读不可写的AUTORUN.INF文件实现的，当该移动外存连接计算机后，计算机的操作系统根据该文件自动调用该加密程序。该AUTORUN.INF文件是当移动外存插接在计算机的USB接口上时由计算机自动执行的一个文件，其作用及格式是本技术领域公知的。在点击安装加密程序时，安装程序会去判断是否已经安装加密程序，如果已经安装加密程序，将不安装加密程序，如果没有安装加密程序，将开始安装加密程序。也就是说，附件2已经公开了上述区别技术特征，并且作用相同，都是用于避免软件的重复安装。综上，对于本领域的普通技术人员而言，在附件1公开的可连接到主机计算设备的集成电路存储设备和方法的基础上，结合附件2公开的安装判断步骤，以获得权利要求1请求保护的提高智能密钥设备易用性的方法是显而易见的。因此，权利要求1相对于附件1和附件2的结合不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备2000年专利法第二十二条第三款规定的创造性。2.权利要求2不具备创造性附件1公开了以下技术特征（参见附件1说明书第41段）：自动运行固件允许软件（例如设备驱动程序，同步软件等）的分发，所述软件可以与任何USB外围设备一起自动运行，相当于权利要求2中运行所述智能密钥设备所需的软件包括运行所述智能密钥设备所需的驱动程序。并且对于本领域普通技术人员而言，运行智能密钥设备所需的中间件、服务和插件等都是本领域的公知常识。因此，在引用的权利要求1不具备创造性的情况下，权利要求2也不具备创造性。3.权利要求3不具备创造性附件1公开了权利要求3的附加技术特征（参见附件1说明书第29、46段）：自动运行的可执行文件可命名为“Autorun.inf”，该文件可以被存储在USB外围设备的存储器组件上；经由存储器组件分发的可安装或可执行软件可以被存储在所述存储器组件的保护区域中。因此，在引用的权利要求1不具备创造性的情况下，权利要求3也不具备创造性。4.权利要求4不具备创造性附件5公开了权利要求4的附加技术特征（参见附件5第15页右栏最后一段至第16页左栏第一段）：对于采用MicrosoftWindowsInstaller技术制作的安装程序，通常可以使用“/qb或/qn”参数进行自动安装，使用“/qb”参数时会显示出一个基本的安装进度条窗口，而使用“/qn”参数则不会显示任何窗口，直接在后台自动完成安装。因此，在引用的权利要求1不具备创造性的情况下，权利要求4也不具备创造性。5.权利要求5-7不具备创造性附件6是《SCSI程序员指南》，其中第62页表7-5公开了以下内容：SRB_Target是目标器设备的SCSIID，这个字段指出了该命令访问的设备的SCSIID；SRB_LUN是目标器设备的逻辑单元号，这个字段指出了该命令访问的设备的LUN逻辑单元号，某些SCSI外围设备在一个SCSIID上有几个单独的设备单元，这些子单元由他们的LUN标识，并且这个字段是可以选择的；SRB_Flags这个字段包含一套标志，它们控制SRB的执行。因此，根据附件6，特定的SCSI命令为包含特殊的域或位的SCSI包，所述特殊的域包括TargetID或LUN，所述特殊的位包括TargetID、LUN或Flag中的特殊位属于本领域的公知常识。因此，在引用的权利要求不具备创造性的情况下，权利要求5-7也不具备创造性。6.权利要求8不具备创造性权利要求8请求保护一种智能密钥设备，附件1公开了一种可自动运行的软件狗。同前述针对权利要求1的评述理由，对于本领域的普通技术人员而言，在附件1公开的可自动运行的软件狗的基础上，结合附件2公开的安装判断步骤，以获得权利要求8请求保护的智能密钥设备是显而易见的。因此，权利要求8相对于附件1和附件2的结合不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性。综上所述，本专利权利要求1-8均不符合2000年专利法第二十二条第三款的规定，鉴于已经得出如上结论，专利复审委员会对信安世纪公司的其它无效理由和证据不再予以评述。据此，专利复审委员会决定，宣告本专利无效。飞天诚信公司不服，在法定期限内向北京知识产权法院提起行政诉讼。另查，附件3为附件1进入中国国家阶段后公开的同族文献，其说明书中与“dongle”对应的中文为“软件狗”。此外，飞天诚信公司在无效宣告程序中向专利复审委员会提交的《复审、无效宣告程序意见陈述书》中亦将“dongle”译为“软件狗”。《口头审理记录》正文第5页第16、17行记载如下内容：“请求人：证据2说明书第7页第2段公开了安装程序判断是否安装。专利权人：认为与自动安装是不同的实施例。”北京知识产权法院认为，飞天诚信公司有关本专利权利要求1相对于附件1与附件2实施例3的结合具备创造性的理由均不能成立，相应地，其据此认为权利要求1具备创造性的主张亦不能成立，不予支持。同时，鉴于本专利权利要求1不具备创造性，故飞天诚信公司有关因权利要求1具备创造性，进而权利要求2—7亦具备创造性的主张不能成立。而且，关于本专利权利要求8不具备创造性的理由与权利要求1相同。在口审理中，信安世纪公司认为附件2的实施例3应作为对比文件使用，被诉决定中对实施例3的评述并未超出信安世纪公司的请求范围，未违反请求原则。然而实施例3与实施例2属于不同技术方案，在专利复审委员会并未明确要求飞天诚信公司就实施例3发表意见的情况下，即以此为基础作出被诉决定，违反了听证原则。因飞天诚信公司、专利复审委员会和信安世纪公司就附件2中实施例3在原审诉讼中已经充分发表意见，在此基础上已经得出本专利不具备创造性的结论，为实质性解决争议，对被诉决定不予撤销。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决：驳回飞天诚信公司的诉讼请求。飞天诚信公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决及被诉决定，由国家知识产权局重新作出审查决定。其主要上诉理由为：1、原审判决关于附件1中“dongle”的事实认定错误；2、原审判决关于附件2中实施例3的事实认定错误；3、原审判决在事实认定错误的基础上，适用法律亦存在错误，同时将附件1、2进行组合，存在“事后诸葛亮”的判断方式，而且“上、下位概念”的认定亦存在错误；4、原审判决未予纠正被诉决定违背请求原则和听证原则的情形，存在程序违法。因此，附件1、2的结合并未公开本专利要求保护的技术方案，本专利权利要求1—8具备创造性。国家知识产权局及信安世纪公司均服从原审判决。经审理查明：原审判决查明的事实清楚，证据采信得当，且有被诉决定、本专利授权公告文本、附件1—3、5、《专利权无效宣告请求书》、《复审、无效宣告程序意见陈述书》、以及各方当事人陈述等证据在案佐证，本院予以确认。二审诉讼中，飞天诚信公司的专家辅助人朱鹏飞、信安世纪公司的专家辅助人胡进就涉案相关技术问题进行了陈述。另查，根据中央机构改革部署，原专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。上述事实有各方当事人陈述在案佐证。本院认为：本案实体问题应当适用2000年专利法。2000年专利法第二十二条第三款规定，创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。专利创造性判断应当遵守综合原则。所谓专利创造性判断的综合原则是指，在判断发明和实用新型是否具备创造性时，不仅要考虑技术方案本身，而且要考虑所要解决的技术问题和所产生的技术效果，将其作为一个综合体来看待。按照专利创造性判断综合原则，发明创造的技术问题、技术方案或者技术效果中只要有一项是非显而易见，技术方案整体上就可能是非显而易见的。如果要解决的技术问题是本领域技术人员容易想到的，解决该技术问题所采用的技术手段也是本领域技术人员容易想到的，而且没有取得意料不到的技术效果，则技术方案在整体上则是显而易见的，不具备创造性。其中关于技术效果的认定，可以依据诉争专利说明书所明确记载的内容并结合当事人的陈述，以本领域普通技术人员的视角，对相关技术效果是否具有可行性予以初步判断后，进行相应认知，避免将不可能实现的技术效果通过虚构、夸大、杜撰的形式，影响创造性的判断。本案中，关于附件1中“dongle”的中文译文的理解，可以结合附件1说明书的内容以及参考其同族专利文献的相关内容，以本领域技术人员的视角，作出符合其技术方案所需的客观认知。附件1说明书0037段中对“dongle”进行了记载，而附件3为附件1进入中国国家阶段后公布的同族文献，其中将“dongle”译为“软件狗”，因此可以印证“软件狗”是经过附件1专利权人确定的中文译文。同时，飞天诚信公司对“dongle”译为“软件狗”在无效宣告程序以及原审起诉状中均未提出异议，其在原审庭审中在未能充分说明或者举证证明的情况下，关于“dongle”不应译为“软件狗”，而应译为“适配器”的上诉主张缺乏事实依据，本院不予支持。同时，附件2实施例3公开了如下内容：在插入移动外存时，操作系统会提示用户安装加密程序；在点击安装加密程序时，安装程序会去判断是否已经安装加密程序，如果已经安装加密程序，将不安装加密程序，如果没有安装加密程序，将开始安装加密程序。原告对于上述内容的文字记载并无异议，但认为其中的“安装程序”并非本专利所指安装程序，而是本专利的所述软件，亦即被安装的程序，相当于附件1的加密程序。在附件2上述内容中已明确指出系由“安装程序”进行判断，且飞天诚信公司并无相反证据，因此显然无法将其理解为加密程序。不仅如此，依据本领域公知常识，附件1中的加密程序作为被安装的程序，其不可能用该程序去判断其本身是否已被安装，尤其是在其未被安装时，其更不可能具有这一功能。在此基础上，虽然附件2实施例3并非自动安装，但对于本领域技术人员而言，在附件1所公开的自动运行程序与安装程序的基础上，容易想到将实施例3中的手动点击安装改为自动安装，从而解决重复安装的问题。因此，原审判决及被诉决定关于本专利权利要求1相对于附件1与附件2实施例3的结合不具备创造性的认定并无不当。飞天诚信公司关于原审判决及被诉决定就创造性的认定存在错误的上诉主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持。因飞天诚信公司并未就本专利权利要求2—8具备创造性提出具体的上诉理由，在本专利权利要求1不具备创造性的情况下，原审判决及被诉决定关于本专利权利要求2—8不具备创造性的认定经审查并无不当，本院予以确认。根据信安世纪公司在无效宣告程序中的《专利权无效宣告请求书》以及口头审理记录等证据，虽然其系在口头审理过程中将附件2中实施例3所公开的技术方案作为对比文件使用，但是考虑到附件2中实施例2与实施例3所公开的技术方案本身内容均涉及“安装程序判断是否安装”的技术特征，故信安世纪公司在口头审理中将附件2中实施例3作为对比文件进行引用，专利复审委员会对此予以接受，并未违反请求原则。然而，专利复审委员会应当在口头审理中就是否接受附件2中的实施例3明确告知飞天诚信公司，从而使飞天诚信公司在明知本专利创造性所引用的对比文件发生改变的情况下，进一步作出实质性的答辩意见，故专利复审委员会在未明确告知，且飞天诚信公司亦未实质性进行答辩的情况下，范围听证原则。考虑到附件2中实施例3所公开的技术方案内容，以及飞天诚信公司在一、二审诉讼中均充分发表意见的情况，为避免程序振荡，从节约诉讼成本，实质性解决纠纷的视角，原审判决对此并未认定程序违法，进而撤销被诉决定并无不当，本院予以确认。综上，飞天诚信公司所提出的上诉理由不能支持其上诉请求，本院对其上诉请求不予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一、二审案件受理费各一百元，均由飞天诚信科技股份有限公司负担（均已交纳）。本判决为终审判决。审判长 陶 钧审判员 孙柱永审判员 樊 雪二〇二〇年五月十八日书记员 张梦娇