中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2016）京73行初224号原告东方智权有限公司（EastIPInc.），住所地大不列颠及北爱尔兰联合王国开曼群岛大开曼岛乔治镇玛丽大街***号西风大厦邮政信箱709。法定代表人黄陈咏月，董事长。委托代理人高翠平，北京市鑫诺律师事务所律师。被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。法定代表人赵刚，主任。委托代理人韦萍，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。委托代理人高海静，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。第三人谭丁强，男，1987年8月18日出生，住中华人民共和国湖南省长沙市。委托代理人吴新华，北京市炜衡律师事务所律师。原告东方智权有限公司（以下简称东方智权公司）不服被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）于2015年8月27日作出的商评字[2015]58656号关于第3436521号“东方亿思”商标撤销复审决定（以下简称被诉决定），在法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2016年1月14日受理本案后，依法组成合议庭，并通知谭丁强作为第三人参加本案诉讼，于2017年4月19日公开开庭审理了本案。原告东方智权公司的委托代理人高翠平、被告商标评审委员会的委托代理人韦萍、第三人谭丁强的委托代理人吴新华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系商标评审委员会针对东方智权公司就第3436521号“东方亿思”商标（以下简称诉争商标）提出的撤销复审申请而作出的。商标评审委员会在该决定中认为：东方智权公司提交了其与北京东宜至权知识产权代理有限责任公司（以下简称东宜至权公司）签订的商标许可与场地使用协议，显示东宜至权公司的签署人为其法定代表人吴湘文，但是谭丁强提交了吴湘文关于其未曾与东方智权公司签订过上述协议的声明公证件，考虑到谭丁强提交的公证件在证据效力上胜于东方智权公司提交的商标许可与场地使用协议，故对该协议的真实性不予认可。东方智权公司关于吴湘文声明乃是出于其与北京东方亿思知识产权代理有限责任公司（以下简称东方亿思公司）控制人高卢麟曾经的上下级关系，可信度不高等抗辩理由，缺乏充分的事实依据，不予采信。同时，东方智权公司提交的黄绅嘉的身份介绍资料及北京大学请款单仅显示了东方智权公司商号，与待证的诉争商标在核定使用服务项目上的实际使用事实并无特定关联性；东方智权公司提交的东宜至权公司向东方智权公司请款的证据不能证明东宜至权公司对诉争商标的实际使用；东方智权公司提交的关于专利代理的证据仅有书信，在缺乏其他证据佐证的情况下，既无法确定其实际交易情况，亦无法确定是东宜至权公司对诉争商标的实际使用，且谭丁强提交的东宜至权公司工商登记资料显示，该公司并无专利代理资格；东方智权公司提交的商标查询证据虽然能证明东宜至权公司向台湾公司提供了商标查询服务，但是该证据中仅有东方智权公司自行打印的信头显示了诉争商标，在无其他佐证的情况下，难以证明东宜至权公司在提供服务过程中实际使用了诉争商标；东方智权公司提交的终止使用函及律师委托书系东方智权公司的单方文件，不能证明诉争商标的实际使用；东方智权公司在质证过程中提交的各项证据均不能证明东方智权公司或者东宜至权公司已在其面向消费对象的市场实际交易活动中将复审商标使用在其核定服务项目上。此外，关于东方亿思公司使用“东方亿思”商标的证据，由于东方智权公司并无证据证明其与东方亿思公司之间就诉争商标存在许可使用关系，且东方亿思公司具有其使用不归属于东方智权公司及诉争商标的明确意思表示，因此不论东方亿思公司的使用是否属于合法使用，均难以直接认定其使用是对东方智权公司商标的使用。综合考虑上述商标许可使用关系及商标实际使用的两方面证据，东方智权公司提交的在案证据不足以证明诉争商标在指定期间内进行了商标法意义上的实际使用。依照2001年实施的《中华人民共和国商标法》（以下简称2001年商标法）第四十四条第（四）项、2014年实施的《中华人民共和国商标法》（以下简称2014年商标法）第五十四条、第五十五条的规定，决定诉争商标予以撤销。原告东方智权公司诉称：一、东方智权公司与经其许可的全资子公司东宜至权公司及合作方在指定期间一直在使用诉争商标。在案证据足以证明在指定期间内，东方智权公司通过自己拥有的网站方持续不断地宣传并提供知识产权咨询与服务，并赞助北京大学互联网中心及重要国际知识产权研讨会展示诉争商标等。二、东方亿思公司与东方智权公司曾有密切合作及投资关系。东方智权公司是一家外国企业，在中国设立的东宜至权公司可以在中国使用诉争商标合法提供知识产权服务与咨询，但按中国法律无法处理具体的专利代理工作，故出资成立东方亿思公司，作为进军中国市场的合作伙伴，并持续许可和资助东方亿思公司使用诉争商标。2012年10月，东方亿思公司单方面终止与东方智权公司的合作，因而终止对该公司诉争商标的使用许可，东方亿思公司及其控制人高卢麟以谭丁强的名义恶意提起撤销请求，系意图将诉争商标据为己有。三、吴湘文与东方亿思公司及其控股股东高卢麟关系密切，并作出过损害东方智权公司的行为，因此商标评审委员会不应采信其声明。商标评审委员会仅依据吴湘文提供的声明公证件就不认可东方智权公司与东宜至权公司的许可安排协议与事实上的公开合法使用，违反了商标法的规定。被诉决定遗漏主要证据，认定事实不清，结论错误，故请求法院依法撤销被诉决定，判令被告重新作出决定。被告商标评审委员会辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律、法规正确，审理程序合法，原告的诉讼请求和理由不能成立，故请求法院依法驳回原告的诉讼请求。第三人谭丁强述称：一、诉争商标是东方亿思公司长期使用的字号和商标，与东方亿思公司具有唯一对应性，东方亿思公司是诉争商标真正的使用者和权利人。二、东方智权公司不具备在中国从事法律业务和知识产权代理业务的资质，未在中国使用诉争商标提供相关服务，原告所称其拥有的网站www.eastip.com实际上的使用主体为东方亿思公司，东方智权公司提供的证据不能证明其所称为东方亿思公司提供资助并许可东方亿思公司使用诉争商标。三、东方智权公司提交的证据不能证明其在指定期间对诉争商标进行了真实、合法、有效的使用，且东方智权公司提交的证据中，相关服务提供者均指向了东方亿思公司。综上，被告认定事实清楚，适用法律、法规正确，故请求法院依法驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：诉争商标于2003年1月15日申请注册，于2004年11月28日被中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）核准注册，核定使用在第42类“法律服务、知识产权许可、知识产权咨询、法律研究、知识产权监督、版权管理、工业品外观设计、专利代理、商标代理、通过互联网络提供法律服务、通过互联网络提供知识产权咨询”服务上，注册人为东方智权公司。经续展，专用期限至2024年11月27日。2012年10月30日，商标局受理了谭丁强以连续三年停止使用为由请求撤销诉争商标在核定服务上的注册的申请，并要求东方智权公司提交2009年10月30日至2012年10月29日期间使用诉争商标的证据。东方智权公司在规定期限内提交了使用诉争商标的证据材料。商标局于2014年2月13日作出撤201207263号关于第3436521号“东方亿思”商标注册商标连续三年停止使用撤销申请的决定（以下简称撤201207263号决定），认定谭丁强的撤销理由成立，裁定诉争商标予以撤销。东方智权公司不服撤201207263号决定，于2014年3月19日向商标评审委员会申请复审，主要理由为东方智权公司与其许可的子公司东宜至权公司具备资格在中国大陆合法使用诉争商标。东宜至权公司合法使用了诉争商标。东方智权公司已在期限内提交了有效商标使用证据，足以证明诉争商标的使用是公开、真实、合法的。故请求对诉争商标予以维持。东方智权公司向商标评审委员会提交了如下证据：证据1-3：《aisalawLEADINGLAWYERS》杂志复印件及东方智权公司与杂志出版方的往来邮件和付款证明。证据4：东方智权公司与东宜至权公司签订的商标许可与场地使用协议及东宜至权公司的营业执照，该协议上有吴湘文代表东宜至权公司的签章，协议的内容包括东方智权公司授权东宜至权公司自2008年5月28日至2018年5月27日使用诉争商标，东方智权公司派驻雇员到东宜至权公司工作，并使用东宜至权的场地开展业务。证据5：中国工商出版社出版的《中华人民共和国商标法释义》第166-167页。证据6：兴华、马雪莲等人的名片，标有“EASTIP”的信封，英派尔彩印（北京）有限公司向东宜至权公司开具的发票，兴华关于其使用“EASTIP”名片等事项的声明。证据7：《iam》杂志复印件及东方智权公司向杂志出版方的往来邮件的付款证明。证据8：北京大学互联网法律中心的人员名单，其中显示黄绅嘉（EASTIP东方亿思/东方智权执行董事）为共同主任；北京大学向东方智权公司出具的请款函及银行出具的付款证明。证据9：东方智权公司出具的信件，内容为东方智权公司已指示许可合作的代理事务所东方亿思公司为上海航星机械（集团）有限公司（简称航星公司）申请的“下悬浮式全自动洗涤脱水机”办理授权登记手续等事项。证据10：东宜至权公司向东方智权公司请款的请款单及银行出具的东方智权公司付款的证明，请款单上标明的项目为截止至2010年2月8日的知识产权咨询费。证据11：东宜至权公司向北京英特图技术有限责任公司、北京掌上明珠信息技术有限公司、旅游族中国有限公司等出具的有关专利、商标等服务费的账单，美国相关律师事务所向“EASTIP”及黄绅嘉出具的有关专利等服务费的账单及信封。证据12：东宜至权公司就台湾地区的东方亿思有限公司进行的商标查询工作要求提供发票的的往来信件及发票复印件。证据13：（2013）京方圆内经证字第6949号公证书，内容为对eastip.com进行whois查询，显示注册人为东方智权公司。证据14-18：有关“互联网存档”及其提供的相关信息的网页截图、（2013）京方圆内经证字第6948号公证书，显示2012年6月23日www.eastip.com对应的网站中有“EASTIP”标识，有关于高卢麟和黄绅嘉共同参加活动的报道。证据19：互联网上获取的《SHANGHAIBUSINESSREVIEW》杂志及关于获取过程的（2013）京方圆内经证字第6951号公证书。证据20：东宜至权公司出具的函及处理相关纠纷的律师委托书，内容为终止高卢麟及东方亿思公司使用诉争商标。证据21-24：有关黄绅嘉发表言论的互联网报道及保全网页的（2013）京方圆内经证字第6950号公证书，黄绅嘉演讲的视频光盘，黄绅嘉的名片。证据25：WHOIS查询结果，显示eastip.cn、eastip.com.cn的注册人均为东宜至权公司。证据26-27：马雪莲、任兵出具的关于其使用“EASTIP”名片的声明。证据28：丰田汽车公司向黄绅嘉发送的函件。证据29-30：美国相关律师事务所向“EASTIP”及黄绅嘉出具的账单及信封。证据31：《网络法律评论》封面，其中显示黄绅嘉为主编之一。证据32：东宜至权公司与员工签订的劳动合同。证据33：东宜至权公司与北京东方广场有限公司于2009年5月13日签订的租赁协议，承租地点为北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东二办公楼十六层1室，代表东宜至权公司签订该协议的为法定代表人吴湘文。证据34-35：吴湘文于2012年11月6日出具的声明、辞职信及其公证认证文件，声明称其系在误认为高卢麟仍是东宜至权公司的合作方，在不知情的情况下签署关于租赁协议的授权，东宜至权公司及其母公司EastVentureLimited从未意图转让北京东方广场的租赁协议给东方亿思公司。证据36-37：关于亿思创公司设立北京亿思智权信息咨询有限公司（简称亿思智权公司）的相关文件，亿思智权公司的法定代表人为高卢麟，亿思创公司出具的委派书载明其委派高卢麟担任董事长，委派黄绅嘉担任董事。证据38：承租场所的装修报价单，接收报价人为黄绅嘉。证据39：航星公司出具的声明及账单，内容为航星公司系委托东方智权公司提供知识产权咨询与服务、证据:40：东方智权公司等2001、2002年向高卢麟支付工资的证明。证据41：东宜至权公司员工出具的声明，内容为其一直以“EASTIP”和“东方亿思”为东方智权公司处理知识产权相关工作，工作地点与东方亿思公司的工作地点相邻。证据42：www.beijingeastip.com中的网页截屏，内容为2012年10月29日标有“BEIJINGEASTIPLTD”的工作场所的照片谭丁强答辩的主要理由：东方智权公司不具备在中国大陆提供知识产权法律服务的资质，其提供的证据无法证明是对诉争商标合法有效的使用。东宜至权公司并未在中国大陆使用诉争商标。东方亿思公司是中国大陆唯一使用“EASTIP”和“东方亿思”商标的主体。东方智权公司未能提供真实、合法有效的证据证明其在中国对诉争商标进行了商业使用。综上，请求对诉争商标予以撤销。谭丁强向商标评审委员会提交了如下证据：证据1’：《实务（2013）第005号法律意见书》。证据2’：东宜至权公司工商登记信息，显示东宜至权公司因未按规定参加年检，于2013年10月9日被吊销营业执照。证据3’：吴湘文于2014年1月28日出具的声明及其公证书，内容为吴湘文从未代表东宜至权公司与东方智权公司签署过任何有关“EASTIP”、“东方亿思”商标的许可协议。证据4’：东方亿思公司使用“EASTIP”、“东方亿思”商标提供知识产权服务的证据。证据5’：对www.eastip.com进行ICP查询的结果及对查询过程进行保全的（2012）京方圆内经证字第31613号公证书，查询结果显示www.eastip.com的主办单位为东方亿思公司，备案的网站名称为东方亿思公司主页。证据6’：东方亿思公司于2010年至2013年就号码为85189318的电话支付电话费的部分发票。2015年8月27日，商标评审委员会作出被诉决定。在本案诉讼过程中，东方智权公司提交了以下新证据：新证1：（2016）京正阳内民证字第6421号公证书，内容为2009年9月召开的《专利法》研讨会在互联网上的介绍，其中显示高卢麟和黄绅嘉均为参会嘉宾，黄绅嘉的身份之一为东方亿思公司董事总经理。新证2：（2016）京正阳内民证字第6422号公证书，内容为2016年8月4日在北京企业信用网上查询东方亿思公司企业信息的结果，显示吴湘文为东方亿思公司的监事。新证3：（2004）一中民初字第406号民事裁定书，显示吴湘文曾作为东方亿思公司的员工代理知识产权案件。新证4：（2016）京正阳内民证字第6423号公证书，内容为www.beijingeastip.com网站上显示为2012年10月27日的信息。相关内容为外文文字，东方智权公司未提交翻译文件。东方智权公司提交该证据用以证明因EASTIP域名为东方智权公司持有和控制，故东方亿思公司在与东方智权公司关系破裂后被迫通知客户其域名和邮箱后缀变更为BEIJINGEASTIP。新证5：（2014）二中民终字第1483号民事判决书，该判决认定北京易信雅达翻译有限责任公司提交的证据不能证明其关于东方亿思公司、高卢麟实际占有其公章的主张。新证6：任兵出具的关于东方智权公司、东宜至权公司、东方亿思公司相关情况的声明。在本案诉讼过程中，谭丁强提交了以下新证据：新证1’-3’：东方亿思公司的工商登记信息，用以证明东方智权公司与东方亿思公司不存在投资关系。新证4’：北京东方广场东二办公楼十六层平面图，用以证明东方智权公司提交的名片等材料上显示的信息与东方亿思公司的办公场所混同，不能据以识别为东方智权公司的办公地点。新证5’：申请号为201110418647.2专利申请受理通知书、专利公告及第6162624号“乐园”、第6351641号“旅游族”、第6351642号“旅游族”、第6162628号“武林擂”商标注册信息，其上显示的代理机构均为东方亿思公司。新证6’：亚洲域名争议解决中心作出的案件编号为HK-1300481的行政专家组裁决，该裁决驳回了东方智权公司就beijingeastip.com向东方亿思公司提出的投诉。新证7’：刘丽丽出具的声明，内容为东方智权公司提交的证据41中以刘丽丽为见证人的声明系在其本人未全面、细致阅读全文的情况下受他人强迫、诱惑签字，非出自本人意愿。上述事实，有商标档案、撤销注册商标复审申请书、撤201207263号决定、各方当事人向商标评审委员会及本院提交的证据材料及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：一、关于本案的法律适用问题2014年商标法已于2014年5月1日施行。鉴于本案诉争商标的核准注册时间处于2001年商标法施行期间，而被诉决定的作出时间以及本案的审理时间处于2014年商标法施行期间，故本案涉及2001年商标法与2014年商标法的法律适用问题。《中华人民共和国立法法》第九十三条规定:“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”根据该条规定和“程序从新、实体从旧”的原则，在对于已经注册的商标审查其应否被撤销时，应当适用行为时法判定。鉴于本案系连续三年不使用撤销复审行政纠纷，诉争的三年期间处于2014年商标法修改决定施行前，故本案程序问题的审理应适用2014年商标法，而本案实体问题的审理应适用2001年商标法。二、诉争商标是否构成2001年商标法第四十四条第（四）项规定之情形2001年商标法第四十四条第（四）项规定，连续三年停止使用注册商标的，由商标局撤销其注册商标。商标的使用是指商标的商业使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告、展览以及其他商业活动中。商标的使用不仅要公开、真实、合法，还应该与特定商品、服务相联系并且必须发生在商业活动中，以使商标起到区分商品、服务来源的作用。结合各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点在于诉争商标在2009年10月30日至2012年10月29日期间是否在核定使用的服务上进行了公开、真实、合法的商业性使用。关于用以证明东方智权公司、东宜至权公司使用诉争商标的证据，证据1-3、证据7、证据19并非中国大陆的公开出版物，不能证明诉争商标在中国大陆进行了商业性使用。证据4仅有许可使用合同，缺乏实际履行的证明，仅凭许可使用合同亦无法证明商标的实际使用。证据6、证据26-27中名片上的使用不能认定为诉争商标的使用，且名片与发票的对应性不能确认，仅凭员工的陈述无法确认名片上的实际内容和使用时间。证据8、证据31中对黄绅嘉身份的介绍中出现“EASTIP”字样不属于诉争商标在核定服务上的使用，东方智权公司向北京大学付款的事实亦不能说明诉争商标在核定服务上进行了使用。证据9、证据39只有两公司各自单方出具的陈述，缺乏东方智权公司实际提供知识产权服务的客观证明。证据10仅涉及东方智权公司及其全资子公司东宜至权公司之间的往来，不能说明诉争商标进行了公开的商业性使用。证据11、证据28、证据29-30中，在第三人谭丁强提交的新证3’能够证明相关知识产权服务的实际提供者为东方亿思公司的情况下，仅凭东宜至权公司单方出具的账单不能证明东宜至权公司与相关知识产权服务之间的关系；美国相关律师事务所出具的账单不能证明东方智权公司和东宜至权公司在中国大陆提供了知识产权服务；丰田汽车公司向黄绅嘉个人发送的函件不能证明东方智权公司和东宜至权公司在核定服务上使用了诉争商标。证据12系发生在台湾地区的商标查询费用的发票，不能证明诉争商标在中国大陆的使用。证据13中的查询结果虽然显示网址为eastip.com的网站注册人为东方智权公司，但第三人谭丁强提交的证据5’说明该网站的主办单位为东方亿思公司，备案的网站名称为东方亿思公司主页，即网站的内容提供商是东方亿思公司，故不能说明网站上对诉争商标的使用行为是东方智权公司的行为。证据21-24仅能体现黄绅嘉个人的行为，不能证明东方智权公司或东宜至权公司使用了诉争商标，且原告东方智权公司提交的新证1亦说明黄绅嘉还具有东方亿思公司管理人员的身份。证据25仅涉及网站的注册人，但在案并无证据表明在该网站上对诉争商标进行了实际使用。证据32只能说明东宜至权公司聘用了员工，不能说明其在核定服务上使用了诉争商标。此外，原告东方智权公司提交的关于办公场所的证据亦不能说明知识产权服务的实际提供者，由于第三人谭丁强已提交证据证明相关服务的提供者为东方亿思公司，故原告东方智权公司提交的证据不能形成证据链证明东方智权公司或东宜至权公司在核定服务上对诉争商标进行了商业性使用。商标法上的使用应当是商标权人控制之下的使用。本案中，原告东方智权公司提交的用以直接证明其授权许可东方亿思公司使用诉争商标的证据仅有证据20，即其单方出具的解约函及相关授权委托书，但该单方出具的函件不能证明两公司之间就诉争商标的使用确有授权许可关系。原告东方智权公司提交的其他有关其与东方亿思公司之间关系的证据均仅涉及两公司高层管理人员、办公场地之间的关联，而这种关联并不意味着针对某一特定商标建立了授权许可使用的关系，亦不意味着商标使用主体的使用行为系基于商标注册人的意图。相反，在案证据表明，相关公众通过知识产权服务与诉争商标建立联系的为东方亿思公司，原告东方智权公司并无将自己与诉争商标建立联系的使用意图。在东方亿思公司与东方智权公司不存在直接的隶属关系，在案无证据证明东方智权公司曾授权东方亿思公司使用诉争商标，且东方亿思公司否认其使用行为系基于东方智权公司使用意图的情况下，不能因东方智权公司的事后单方追认，而将东方亿思公司的商标使用行为认定为东方智权公司对诉争商标的合法使用。至于东方亿思公司对诉争商标的具体使用情况以及该使用行为是否合法，并非本案审理的范围。综上，在案证据均无法证明原告东方智权公司在指定期间对诉争商标进行了公开、真实、合法的商业性使用。因此，诉争商标的注册构成2001年商标法第四十四条第（四）项规定的连续三年停止使用的情形，应予撤销。被告在被诉决定中虽未对证据逐一评述，但综合考虑全案证据作出结论，并无不当。因此，原告的相关主张，本院不予支持。综上所述，被告商标评审委员会作出的被诉决定主要证据充分，适用法律正确，审查程序合法，结论正确。原告东方智权公司的诉讼请求及理由缺乏事实及法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告东方智权有限公司的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告东方智权有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、谭丁强可于本判决书送达之日起十五日内，东方智权有限公司可于本判决书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，预交上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  崔 宁人民陪审员  李来军人民陪审员  周 华二〇一七年十月三十一日法官 助理  范晓玉书 记 员  隗傲雪书 记 员  陈 璐