中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书(2018)京73行初2088号原告普瑞米亚达有限公司，住所地意大利共和国米兰弗留利区64号。法定代表人斯蒂扎安娜·葛拉齐亚，董事。委托诉讼代理人王永亮，上海恒峰律师事务所律师。委托诉讼代理人艾可颂，上海恒峰律师事务所律师。原告马札·格拉齐亚诺，男，1960年6月10日出生，意大利共和国国籍，住意大利共和国波尔托圣焦尔焦市。委托诉讼代理人王永亮，上海恒峰律师事务所律师。委托诉讼代理人艾可颂，上海恒峰律师事务所律师。被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。法定代表人赵刚，主任。委托诉讼代理人王钒，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。第三人张春桥，男，1973年3月8日出生，汉族，住中华人民共和国浙江省瑞安市。委托诉讼代理人乔磊磊，北京骅之韬律师事务所律师。委托诉讼代理人谭君祥，北京骅之韬律师事务所律师。原告普瑞米亚达有限公司、马札·格拉齐亚诺（简称两原告）因商标无效宣告请求行政纠纷一案，不服被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）作出的商评字[2017]第0000112662号关于第3257231号“PREMIATA”商标无效宣告请求裁定（简称被诉裁定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院受理后依法组成合议庭，并通知张春桥作为第三人参加本案诉讼。本院于2018年6月22日公开开庭进行了审理。两原告的委托诉讼代理人王永亮、艾可颂，被告商标评审委员会的委托诉讼代理人王钒，第三人张春桥的委托诉讼代理人乔磊磊、谭君祥到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉裁定为商标评审委员会针对两原告就张春桥获准注册的第3257231号“PREMIATA”商标（简称诉争商标）所提无效宣告请求而作出的。该裁定认定:诉争商标核准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，相关程序问题适用2014年《中华人民共和国商标法》（简称2014年《商标法》）。实体问题适用2001年《中华人民共和国商标法》（简称2001年《商标法》）。《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第七条系总则性规定，其立法精神已体现在《商标法》具体条款中，商标评审委员会将依据两原告陈述的事实理由及《商标法》的相关规定进行审理。两原告主张其对“PREMIATA及图”及“PREMIATAWHIE及图”标志享有在先著作权，但并未提交相关证据佐证其主张，故商标评审委员会对两原告的上述主张不予支持。普瑞米亚达有限公司主张诉争商标的注册使用损害了其对“PREMIATA”商号享有的在先商号权，但两原告提交的证据大多形成于中国大陆地区之外，仅凭其提交的《检索报告》不足以证明在诉争商标申请注册日前，其“PREMIATA”商号已经在中国大陆地区已经取得一定知名度，故商标评审委员会对于两原告的上述主张亦不予支持。2001年《商标法》第四十一条第一款主要解决的是以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的行为。本案中，两原告并未提交诉争商标在申请注册过程中存在扰乱商标注册管理秩序，损害公共利益或恶意损害他人合法权益行为的证据，故对于两原告的该项主张，商标评审委员会不予支持。此外，两原告称诉争商标的注册申请违反了《商标法》第四条的规定，对该项主张商标评审委员会认为，在诉争商标注册申请阶段，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）已对其所有人主体资格进行了必要的审查，且两原告在本案中并未提交相关证据证明其上述主张，因此对两原告的上述主张商标评审委员会不予支持。综上，两原告无效宣告理由不成立。依照《商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，商标评审委员会裁定：诉争商标予以维持。本案中，诉争商标注册日为2004年2月28日，因注册商标有效期限为十年，于2014年2月28日续展，本案申请日为2002年7月29日，虽诉争商标注册日距本案申请日已经超过五年时限。但2001年《商标法》第四十一条第二款规定“已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年时间限制”。根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题可归纳为如下：首先，诉争商标的注册是否构成2001年《商标法》第十三条第一款所指复制、摹仿他人驰名商标之情形。驰名商标的认定需要综合考虑相关公众对该商标的知晓程度、该商标使用的持续时间、该商标的任何宣传工作的持续时间、程度及地理范围、该商标作为驰名商标受保护的记录等因素。在非类似商品上扩大对已注册驰名商标的保护应以存在混淆、误导的可能性为前提。本案中，原告普瑞米亚达有限公司提交的证据大部分形成于中国大陆地区以外，并未提交在中国大陆地区相关公众对“PREMIATA”商标的知晓程度，该商标持续使用的时间，该商标任何宣传公作的持续时间、程度和地理范围等相关证据，不足以证明在诉争商标申请注册日期之前其“PREMIATA”商标已经达到驰名的程度。综合在案证据尚不足以认定诉争商标的注册已构成2001年《商标法》第十三条第一款所指情形。其次，诉争商标的注册是否构成2001年《商标法》第四十一条第一款所指情形。2001年《商标法》第四十一条第一款所指的“不正当手段”系指扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。本案诉争商标不存在上述情形，未违反上述条款规定。商标评审委员会依照2014年《商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，裁定诉争商标予以维持。两原告不服被诉裁定，于法定期限内向本院提起行政诉讼，其诉称：一、诉争商标构成对两原告在先未注册驰名商标的抄袭、复制和摹仿，违反了《商标法》第十三条的规定。二、诉争商标构成对原告在先字号权和著作权的侵犯。三、第三人恶意抢注诉争商标违背诚实信用原则，主观恶意明显，违反《商标法》第四十一条第一款的规定。综上，请求法院依法撤销被诉裁定，并责令被告重新作出裁定。被告商标评审委员会辩称，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，原告的诉讼请求和理由不能成立，请求法院依法判决驳回原告的诉讼请求。第三人张春桥述称：原告屡次对其享有的第3257231号“PREMIATA”商标提出注册商标三年不使用撤销申请或无效申请，但最终被商标评审委员会予以维持，原告存在主观恶意性，造成资源浪费，理应予以制止。综上，请求法院依法判决驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：诉争商标为第3257231号“PREMIATA”商标（见附图），其申请日为2002年7月29日，于2014年2月28日续展，注册商标专用权期限为2014年2月28日至2024年2月27日。核定使用商品为第25类：服装；鞋（脚上的穿着物）；袜；领带；皮带（服饰用）；乳罩；婴儿全套衣；足球鞋。注册商标专用权人为张春桥。两原告于2017年1月26日针对诉争商标向商标评审委员会提出无效宣告请求。主要理由为：普瑞米亚达有限公司系一家享有百年盛誉的制鞋公司；在意大利成立于1995年11月20日。马札·那兹瑞诺先生系普瑞米亚达有限公司的创始人，马札·格拉齐亚诺为马札·那兹瑞诺先生的后代，于1987年接管了家族企业。普瑞米亚达有限公司在包括中国台湾、香港与澳门等地区在内的全球范围内生产、宣传和销售“PREMIATA”及“木”图形系列品牌的鞋类产品及相关的周边产品，并在相关公众中享有极高的知名度。张春桥注册使用诉争商标的行为系以不正当手段取得注册的行为，违背了诚实信用原则。“PREMIATA”系普瑞米亚达有限公司长期使用的字号，在诉争商标申请注册日前即在全球范围内进行了广泛宣传，享有较高的知名度，诉争商标的注册使用损害了普瑞米亚达有限公司的在先字号权。诉争商标的注册使用损害了普瑞米亚达有限公司对“PREMIATA及图”及“PREMIATAWHIE及图”标志享有的在先著作权。综上所述，两原告依照请求2001年《商标法》第四条、第七条、第二款、第三十一条以及第四十一条第一款的规定，对诉争商标予以宣告无效。两原告向商标评审委员会提交了以下主要证据：1、普瑞米亚达有限公司的官网截屏文件及中文摘要翻译、产品名录、视频宣传文件以及1996-2014期间杂志广告及中文摘要翻译；2、韩国宣传活动现场照片及简要说明、普瑞米亚达有限公司在香港及澳门的产品销售照片及简要介绍、普瑞米亚达有限公司与越南合作伙伴东营鞋业股份公司之间的发货单及中文摘要翻译、《MF》时尚杂志刊登的获奖文章及中文摘要翻译；3、“PREMIATA”系列商标在全球的商标注册信息；4、国家图书馆科技查新中心出具的检索报告；5、张春桥的企业信息、商标注册信息、在先决定书、裁定书及判决书。张春桥的答辩理由为：张春桥是瑞安市盛祥服饰有限公司的经营者，该公司于1998年5月8日注册，位于瑞安市锦湖街道芦浦村，从事服装、鞋、袜等产品的生产和销售。张春桥的第3257231号“PREMIATA”商标于2002年7月29日在第25类商品上申请注册，并于2004年2月28日获准注册。张春桥对“PREMIATA”商标享有合法的在先权利，且该商标经过张春桥多年的使用和宣传已经具有一定知名度，相关消费者已经能够将“PREMIATA”商标与张春桥之间建立唯一对应关系。原告屡次对张春桥的第3257231号“PREMIATA”商标提出撤三申请，可见其主观恶意，其行为构成了不正当竞争行为，造成资源浪费，理应被予以制止。张春桥自成立以来，遵纪守法、诚信经营，且其提供的证据材料均来自海外，其产品在国外销售，在中国大陆地区并无实体店。原告所称的张春桥具有抄袭国外知名品牌一贯恶意的主张不合理、不合法。综上所述，请求维持诉争商标的注册。张春桥向商标评审委员会提交了以下主要证据：1、第3257231号“PREMIATA”商标的商标信息及相关撤销复审决定书；2、服装图片、《销售合同》、销售发票广告承揽合同、广告合同书、产品检验报告及荣誉证书等使用证据；3、瑞安市盛祥服饰有限公司的营业执照。在上述事实基础上，商标评审委员会于2017年9月12日作出被诉裁定，对诉争商标予以维持。本案诉讼中，两原告向法庭提交了三组共计23份新证据：第一组证据为第三人及其关联公司申请注册的商标信息及相关品牌介绍列表，用以证明第三人具有恶意抄袭、摹仿在先知名品牌的一贯恶意；第二组证据为商标注册信息，用以证明原告是“PREMIATA”商标在全球范围内的在先权利人；第三组证据为知名度证据，证明原告的“PREMIATA”商标包括中国在内的世界范围内具有极高的知名度。上述事实有被诉裁定、诉争商标档案、当事人提交的证据及庭审笔录等在案佐证。本院认为：关于本案的法律适用问题2014年《商标法》已于2014年5月1日施行。鉴于本案诉争商标的核准注册时间处于2001年《商标法》施行期间，而被诉裁定的作出时间以及本案的审理时间处于2014年《商标法》施行期间，故本案涉及2001年《商标法》与2014年《商标法》的法律适用问题。《中华人民共和国立法法》第九十三条规定：“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”本案诉争商标的核准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，本案实体问题适用2001年《商标法》，程序问题适用2014年《商标法》进行审理。根据各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点为：诉争商标是否违反2001年《商标法》第十三条第一款、第三十一条及第四十一条第一款的规定。一、诉争商标的注册申请是否违反了2001年《商标法》第十三条第一款的规定。2001年《商标法》第十三条第一款规定：“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。”驰名商标的认定应当遵循个案认定、被动认定和按需认定的原则。同时结合在案证据，对确属中国境内为相关公众广为知晓的商标给予相应的保护，并且在考虑《商标法》第十四条规定的各项因素时应当综合予以认定。根据2001年《商标法》第十四条的规定，认定驰名商标，应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。本案中，两原告提交的证据大部分形成于中国大陆地区以外，不足以证明在诉争商标申请注册日期之前两原告的“PREMIATA”商标在鞋等商品上在中国大陆地区具有较高知名度，并已经达到驰名的程度。故两原告关于诉争商标的注册违反2001年《商标法》第十三条第一款的主张，缺乏事实依据，本院不予支持。二、诉争商标是否违反了2001年《商标法》第三十一条的规定。2001年《商标法》第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”首先，2001年《商标法》第三十一条中规定的“在先权利”应当理解为包括商号权，但只有在先形成并使用的商号在诉争商标申请注册前已经具有一定的知名度，诉争商标的注册使用可能引起相关公众的混淆误认，从而导致在先字号的权利人利益受损的情况下，其才能成为诉争商标注册的障碍。本案中，原告普瑞米亚达有限公司主张诉争商标损害其在先商号权，但其提交的证据主要为其“PREMIATA”商号在外国的使用情况，不足以证明原告在诉争商标申请日前将“PREMIATA”作为商号在中国进行广泛使用，并已具有一定知名度。故原告普瑞米亚达有限公司关于诉争商标侵犯其在先商号权的主张，缺乏事实依据，本院不予支持。其次，关于著作权。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条第一款规定：“当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对所主张的客体是否构成作品、当事人是否为著作权人或者其他有权主张著作权的利害关系人以及诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。”本案中，两原告主张其享有字母组合“PREMIATA”、字母组合“WHIE”及汉字“木”组合图形在先著作权。但“PREMIATA”印刷体英文字母排列而成，整体未能体现其独特的表达并具有一定审美效果，不具有独创性，不构成著作权法保护的作品，而字母组合“WHIE”及汉字“木”组合图形与诉争商标差异明显。故两原告关于诉争商标的注册损害其在先著作权的主张缺乏依据，本院不予支持。三、诉争商标是否违反了2001年《商标法》第四十一条第一款的规定。2001年《商标法》第四十一条第一款规定：已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。中华人民共和国北京市高级人民法院（简称北京高院）于2017年7月14日作出的（2016）京行终5374号菲丝博克公司诉中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、刘亚南商标异议复审行政纠纷一案判决书中认定：《商标法》第四十四条第一款规定中就“其他不正当手段”的理解，应当是限于以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益情形的规制。虽然在具体案件中系对诉争商标申请注册的情形予以规制，但实则是对申请注册人就诉争商标的申请注册行为予以的制止，特别是对于申请注册人通过囤积他人大量具有较高知名度的商标，主观上并无合理事由，客观上亦无实际使用意图，通过牟取不正当利益的相关申请注册行为，均是在具体案件中予以是否属于“其他不正当手段”情形进行了评述，将直接对该申请注册人的相关注册行为所指向的商标产生影响。因此，在认定上述情形时，应当采取审慎原则，一方面对确属是以囤积商标进而通过转让等方式牟取商业利益为目的，大量申请注册他人具有较高知名度的商标，明显违背商标内在价值，并会对商标注册秩序产生消极影响，有碍于社会主义市场经济诚实守信经营秩序建立的行为，应当予以有效规制；另一方面也应当考虑中国采取商标注册制度，对商标本身的保护更多的考量商品或者服务来源的稳定性和对应性，而非相关主体对特定标志的垄断，故允许在不相类似的商品或服务上出现相同或近似的标志，这也是中国商标基本制度所决定的。故此，在对法律所规定的特定情形予以认定时，不能以动摇商标基本注册制度为代价，否则所产生的社会收益将远大于所付出的社会成本，更应当予以严格认定。上述北京高院判例确立的“其他不正当手段”的认定标准中，注册商标数量并非决定性因素，而应着重分析商标注册人是否具有使用商标的意图，以及是否属于通过转让注册商标等明显违背商标内在价值的方式牟利。本案中，第三人张春桥虽然申请注册了一定数量的商标，但其对诉争商标具有一定的使用意图，且并无在案证据证明其曾经通过转让等方式牟取商业利益，或具有通过转让等明显违背商标内在价值方式牟利的意图。鉴于北京高院在前述判例中强调我国商标注册制度允许在不相类似的商品或服务上出现相同或近似的标志，以及应谨慎适用《商标法》第四十四条第一款的精神，结合第三人张春桥具有使用诉争商标的能力和意图，且并无通过转让诉争商标牟利的事实和意图，本院综合考量认为不应认定诉争商标不属于以“其他不正当手段”取得注册的情形。被告商标评审委员会对此认定并无不当，对于两原告的相关主张本院不予支持。综上，两原告的诉讼理由均不能成立，对其诉讼请求本院不予支持。被诉决定认定事实清楚，适用法律正确。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告普瑞米亚达有限公司、原告马札·格拉齐亚诺的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告普瑞米亚达有限公司、原告马札·格拉齐亚诺共同负担（已交纳）。如不服本判决，原告普瑞米亚达有限公司、原告马札·格拉齐亚诺可在本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人张春桥可在本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  宁 勃审 判 员  杨 钊人民陪审员  郭灵东二〇一八年十一月二十九日法官 助理  郝 倩书 记 员  高荣荣附图诉争商标