贵州省高级人民法院民 事 判 决 书（2017）黔民终985号上诉人（原审被告）：贵州遵义天狼保安服务有限公司。住所地：贵州省遵义市红花岗区海尔大道阳光华庭B1-1-2。法定代表人：冷廷国，系公司执行董事兼总经理。被上诉人（原审原告）：遵义霸威鸿科技服务有限公司。住所地：贵州省遵义市红花岗区沙河路沙河医院内。法定代表人：王文彩，系公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：敖霖，贵州谋道律师事务所律师。上诉人贵州遵义天狼保安服务有限公司因与被上诉人遵义霸威鸿科技有限公司专利权纠纷一案，不服贵州省遵义市中级人民法院（2016）黔03民初530号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年10月30日立案后，依法组成合议庭进行了审理，本案现已审理终结。上诉人上诉请求：撤销贵州省遵义市中级人民法院（2017）黔03民初530号民事判决，发回重审或依法改判。事实和理由：1．上诉人一审证据确实充分，不存在证据不足的问题。2014年1月5日，上诉人与綦江区墨语广告经营部签订设计协议，委托该广告经营部设计天狼报案亿狼防盗监控系统悬挂警示牌。2014年1月10日，该广告经营部根据上诉人的设计方案，作出了实物样品以及在遵义市炫彩光电广告有限公司、遵义百诺广告有限责任公司等大量制作广范使用亿狼防盗监控系统悬挂警示牌的实实在在证据。在一审中，上诉人举出了该设计协议等作为证据，以及提供了上诉人与天宏五金建材经营部签订的遵义市联网报警系统服务协议书，能够证明上诉人在实际经营中已经对外使用了该标识牌，从而证明上诉人使用在先，不存在侵犯专利权的问题。一审判决认为上诉人所举证据不足是错误的认定。2．被上诉人违反了同行竞业的规定，一审判决只字不提。上诉人在一审答辩中提出，被上诉人违反了同行竞业的规定，被上诉人的法定代表人王文彩原系上诉人公司员工，其在离职未满两年的情况下与被上诉人签订《劳动合同》，成为被上诉人公司员工。王文彩利用其掌握的资料，仿制了被上诉人的警示牌，该行为违反同行竞业规定，违背诚实信用原则。但一审法院在裁判中，并未对该事实作出认定。上诉人认为，该事实直接影响到了上诉人是否侵犯被上诉人专利权的问题，因此，该事实是必须要查明的。一审法院对该事实缺少评价，直接影响到对本案的裁判。被上诉人辩称，1、上诉核心理由是2014年1月5日上诉人与綦江区墨语广告经营部签订设计协议，委托该广告经营部设计防盗监控悬挂警示牌，该广告经营部在2014年1月10日出具设计方案和实物样品，后又分别委托遵义市炫彩光电广告有限公司、遵义百诺广告有限责任公司大量制作诉争外观设计专利悬挂警示牌，对诉争外观设计专利享有使用在先的权利。但被上诉人于2016年11月4日向国家知识产权局专利复审委员会提出申请专利宣告无效的异议程序中提交前述证据设计协议和设计图作为证据三支持其异议，专利复审委员会根据上诉人的全部证据审查合议组合议后，作出维持决定。上诉人收到该审查决定书后没有在法定期限之内向北京知识产权法院起诉。因此，上诉人一、二审以其伪造证据抗辩不仅不应被采信，而且还应该追究刑事责任。二、关于竞业禁止问题，被上诉人在开庭时即抗辩本案诉争是专利外观设计侵权纠纷，而竞业禁止问题属于劳动关系问题。两者法律关系不一，被上诉人法定代表人即使存在竞业禁止问题，上诉人也需另案主张权利。遵义霸威鸿科技公司在一审法院的起诉请求为：1、判决被告立即停止对原告外观设计专利的侵权行为，并赔偿原告侵权损失人民币100,000元；2、判决被告支付原告为维权支付的律师费9,000元；3、判决被告承担本案诉讼费用。一审法院认定如下事实：遵义霸威鸿科技公司于2014年5月21日成立，其法定代表人为王文彩。贵州遵义天狼保安公司于2012年10月11日成立。2012年5月18日，王文彩与贵州遵义天狼保安公司签订劳动合同，约定工作期限为2012年5月18日至2015年5月18日。2015年12月16日，中华人民共和国国家知识产权局颁发了第3514211号外观设计专利证书，载明设计名称为指示牌，设计人为洪贻庆，申请日为2015年8月3日，专利权人为遵义霸威鸿科技公司。2016年11月4日，贵州遵义天狼保安公司向中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会针对前述专利权提出无效宣告请求。2017年3月15日，专利复审委员会作出决定，维持专利权有效。2014年1月5日，贵州遵义天狼保安有限公司与綦江区墨语广告经营部签订设计协议，约定由綦江区墨语广告经营部为被告设计安装防盗报警设备时用在商户口悬挂的警示牌。2014年12月20日零时起，贵阳、遵义、安顺共用电信区号，固定电话由7位数升为8位数。(图一、原告享有专利权的外观设计)（图二、被告制作的警示牌）（图三、被告制作的警示牌）2014年12月20日前，被告贵州遵义天狼保安有限公司制作并在其服务的客户门店悬挂了前述图三样式的警示牌。2017年4月10日，原告与贵州谋道律师事务所签订委托代理协议，原告委托贵州谋道律师事务所就其外观设计专利权侵权纠纷进行维权，原告支付代理费9000元。一审法院审理认为，双方当事人对于本案原告的外观设计专利权被告制作前述图二、图三样式的警示牌以及图二样式警示牌的设计与原告享有专利权的外观设计基本一致没有异议，被告提出的抗辩仅是其享有在先使用权。故本案的争议焦点是被告对原告享有的外观设计专利是否是在先权利人并享有在先使用权；如被告不享有在先使用权，其应如何承担本案民事责任。本案原告享有专利权的外观设计的申请日是2015年8月3日，根据《中华人民共和国专利法》第六十九条第二项“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权……（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”之规定，被告抗辩其享有在先使用权，应承担举证责任证明其在2015年8月3日前已经符合前述专利法法条规定的情形。本案中，被告虽然提供了其于2014年1月与其委托人綦江区墨语广告经营部签订的设计协议及其签字认可的设计样图，但一审法院认为，1、被告认可原告提供的第五张照片（前述图三）是其制作使用的警示牌，对比该警示牌的设计与原告享有专利权的外观设计，原告外观设计的左右视图均是直线，下部视图中部弧线凸出明显，被告外观设计的左右视图均是弧线，下部视图中部弧线凸出不明显，两者之间存在明显区别；2、被告提供的相应服务协议，即便客观真实，但该协议中并未体现本案争议的外观设计。所以，被告所举证据不足以证明其在原告申请日前就已经在制作与原告享有专利权的外观设计。根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”的规定，被告应承担举证不能的不利后果，一审法院对其关于享有在先使用权的主张不予支持。据此，一审法院根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”的规定，被告应停止其侵权行为。关于原告主张被告承担赔偿损失100000元及合理费用9000元的诉讼请求，根据《中华人民共和国专利法》第六十五条“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”的规定，结合本案专利权是外观设计，且是指示牌，以及被告的侵权行为性质和情节等因素，确定由被告赔偿原告损失15000元。根据该条的规定，被告还应赔偿原告为制止侵权所支付的合理费用，原告支出的律师费9000元为合理费用，被告应予以赔偿。根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第六十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决：一、被告贵州遵义天狼保安服务有限公司立即停止对原告遵义霸威鸿科技服务有限公司享有专利权（专利证书号第3514211号）的外观设计的侵权。二、由被告贵州遵义天狼保安服务有限公司在本判决生效后十日内赔偿原告遵义霸威鸿科技服务有限公司人民币24000元（包含原告为调查和制止被告侵权所花费的合理费用）。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费2480元，由贵州遵义天狼保安服务有限公司承担。二审在一审查明事实的基础上另查明，被上诉人遵义霸威鸿服务有限公司于2015年8月3日向国家知识产权局申请霸威鸿视频防盗监控系统指示牌外观设计专利，用来指示道路及地点的信息，同年12月16日取得国家知识产权局授予的为期十年的外观设计专利证书并作为其服务标识。据专利证书载明外观设计的设计要点是形状，最能表明设计要点的图片或者照片是立体图。上诉人贵州遵义天狼保安服务有限公司于2016年11月4日向国家知识产权局专利复审委员会申请宣告本案外观设计专利无效。在贵州遵义天狼保安服务有限公司请求专利权无效宣告时其向专利复审委员会提出了三份证据，第一份和第二份均为中国专利文献，该文献记载的专利公告日均早于涉案专利的申请日，贵州遵义天狼保安服务有限公司将其作为本案指示牌对比设计用于证明涉案外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比没有明显区别。第三份证据是贵州遵义天狼保安服务有限公司委托綦江区墨语广告经营部设计警示牌的协议书和设计图，复审委员会合议组核实，证据三原件中文字部分内容以及公司印章的大小及位置均与贵州遵义天狼保安服务有限公司2016年11月4日提交的复印件不相符，对其真实性不予认可，而且认为在没有其他证据佐证的情况下，仅凭证据三所出示的协议书内容，无法证明设计图或者产品在涉案专利申请日前已经公开，对贵州遵义天狼保安服务有限公司主张设计图作为现有设计使用的意见不予支持。本院认为，被上诉人持有的第3514211号外观设计专利在有效期内,应受法律保护,他人未经许可不得使用该专利产品。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定：“判断侵犯外观设计专利权的法律基准为在与外观设计专利产品相同，或相近种类产品上，采用与授权外观设计相同、或者近似的外观设计的，人民法院应当认定落入专利权的保护范范围。”该解释第十条规定，人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者，的知识和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。本案被诉侵权产品（图二）与涉案专利产品(图一）的在外观设计上，二者形状均上部呈长方形下部为弧形挂牌，在用途和功能相同均为客户门口的防盗监控系统悬挂警示牌，除了颜色不同，整体视觉效果上无实质性差异，属于近似外观设计，落入涉案专利权的保护范围。归纳上诉人提出的上诉焦点，一是上诉人使用警示牌在先，不存在侵犯专利权的问题。二是被上诉人违反了同行竞业的规定，一审判决并未对该事实作出认定直接影响到对本案的裁判。关于上诉人使用警示牌在先不构成侵权的上诉理由，上诉人提供了委托设计协议和与客户服务协议等证据，只能证明其从事了相关业务并使用了警示牌，不等于其在先使用了与本案专利产品外观设计相同的警示牌。其认可的在涉案专利权取得之前悬挂的警示牌的照片，与涉案专利产品明显不同,其使用外观设计的专利产品先用权抗辩不能成立。关于上诉人主张王文彩违反了同业竞争的规定影响本案的处理结果，对此本院认为，虽然被上诉人的法定代表人与上诉人之间虽然有过劳动合同关系与本案属于另外一法律关系，不属于本案审理范畴。上诉人并没有提出王文彩利用其掌握的资料，仿制其警示牌的证据，其上诉理由不能成立。综上所述，贵州遵义天狼保安服务有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费人民币400元，由贵州遵义天狼保安服务有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  朱进审判员  秦娟审判员  黄新二〇一八年十一月二十二日法官助理白帆书记员张玥