北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初2324号原告：河南大有丰食品有限公司，住所地河南省郑州市金水区东风路**附****楼****。法定代表人:宋哲远，总经理。（未到庭）委托诉讼代理人：向泽文，河南德晟律师事务所律师。（到庭）被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地，住所地北京市西城区茶马南街**iv>法定代表人：赵刚，主任。（未到庭）委托诉讼代理人：姚晓东，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。（到庭）第三人：商丘市雎阳区信鑫中小企业投资担保有限公司，住所地，住所地河南省商丘市雎阳区张巡路中段财政局院内）。法定代表人：祁宪治，董事长。（未到庭）委托诉讼代理人：文萁，北京恒都(深圳)律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：何月红，北京恒都(天津)律师事务所律师。（到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷。被诉裁定：商评字[2017]第110341号关于第11876100号“大有厚及图”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定。本院受理时间：2018年3月8日。开庭审理时间：2018年6月21日。被诉裁定认定：诉争商标违反《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，诉争商标予以无效宣告。河南大有丰食品有限公司（简称大有丰公司）诉称：请求法院依法撤销被诉裁定，判令国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）重新作出裁定。事实和理由：一、诉争商标在酱油、醋、调味品、酱菜（调味品）商品上与引证商标三不构成使用在相同或类似商品上的近似商标。二、商丘市雎阳区信鑫中小企业投资担保有限公司（简称信鑫公司）仅为引证商标的所有人，其系因债权债务关系而从河南商丘大有丰酱园（简称大有丰酱园）受让了各引证商标，“大有丰”商号的使用主体仍为大有丰酱园，与信鑫公司无关，其无权以自己名义主张他人的在先商号权。三、就侵犯在先商号权的构成要件而言亦未完全符合。首先，字号知名度的问题，信鑫公司提交的证据仅为大有丰酱园之前的证明，而在先商号权的知名度是一个动态的发展过程，需要结合诉争商标无效期间和本案审理期间的变化综合考虑；大有丰酱园因无力偿还债务而将引证商标转让给信鑫公司，说明其经营状况十分恶劣；信鑫公司获得引证商标后，以每年8000元的价格授权大有丰酱园使用，说明大有丰酱园的经营效益十分有限；大有丰酱园于2013年申请破产，2016年被宣告破产还债，证明其商号的知名度和影响力已不被市场和消费者认可。其次，关于混淆可能性的问题，大有丰酱园的“大有丰”商号使用在酱腌菜等产品行业，与诉争商标核定使用的馒头、酱油等商品在功能用途、销售渠道、消费对象等方面完全不同，不存在关联性，不会造成消费者混淆误认。最后，关于诉争商标与“大有丰”商号的近似程度问题，本案诉争商标为“大有厚”，与“大有丰”商号存在差异，不易造成混淆。四、诉争商标的申请注册不构成“以其他不正当手段取得注册”的情形，我方与大有丰酱园于2008年曾签订《项目合作协议书》，我方申请注册诉争商标系依据协议进行的保护性、防御性注册，是为了主动保护“大有丰”这一品牌，没有与公共利益相违背。商标评审委员会辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回大有丰公司的诉讼请求。信鑫公司述称：同意被诉裁定，请求驳回大有丰公司的诉讼请求。本院经审理查明:一、诉争商标1.注册人：大有丰公司。2.注册号：11876100。3.申请日期：2012年12月11日。4.专用权期限至：2024年5月20日。5.标识：6.核定使用商品（第30类）：茶；糖；蜂蜜；糕点；麻花；月饼；馒头；谷类制品；面条；以谷物为主的零食小吃；粉丝（条）；冰淇淋；酱油；醋；调味品；酱菜（调味品）；饺子。二、引证商标（一）引证商标一1.注册人：信鑫公司。2.注册号：651437。3.申请日期：1992年7月24日。4.专用权期限至：2023年7月27日。5.标识：6.核定使用商品（第29类）：酱腌菜。（二）引证商标二1.注册人：信鑫公司。2.注册号：3391150。3.申请日期：2002年12月3日。4.专用权期限至：2023年11月6日。5.标识：6.核定使用商品（第29类）：腐乳；泡菜；腌制蔬菜；番茄汁；大头菜；蔬菜罐头；果酱；食用油脂；豆腐制品；腐竹。（三）引证商标三1.注册人：信鑫公司。2.注册号：3868863。3.申请日期：2003年12月30日。4.专用权期限至：2025年12月6日。5.标识：6.核定使用商品（第30类）：调味品；醋；酱油；调味酱；豆豉；酱菜(调味品)；辣椒油；五香粉；蒜汁。三、其他事实行政阶段，信鑫公司向商标评审委员会提交了如下主要证据：1.证明引证商标转让情况的相关证据：（2007）商雎区民初字第312号民事调解书、参加诉讼申请书、债权转让协议书、商标转让及许可使用协议书和补充协议书。该组证据显示2008年8月22日大有丰酱园与信鑫公司、商丘市雎阳区财政局签订协议约定将各引证商标转让至信鑫公司，同时约定大有丰酱园通过支付每年8000元的使用费继续使用各引证商标。2.证明引证商标知名度的相关证据：大有丰酱园工商档案、《商丘市雎阳区志》等资料对“大有丰”“归德大有丰”老字号的介绍、国家图书馆检索“大有丰”的检索报告、荣誉证书（包括1993年大有丰酱园被认定为中华老字号、1997年核定使用在酱腌菜上的“归德大有丰”被认定为河南省著名商标、2006年“归德大有丰”被认定为中华老字号等）。该组证据记载“大有丰酱菜源于清末。由李大有、字丰年者所首创，故名”，自1991年“大有丰”便作为企业字号获准注册。3.证明引证商标使用情况的证据：大有丰酱园与商丘市教育电视台签订的广告合同及发票和照片、大有丰酱园与商丘市安奇华联商贸有限公司等签订的购销合同及发票、商丘市丰禾食品有限公司等出具的销售大有丰牌产品的证明及发票、部分大有丰产品销售店铺照片、产品包装印制合同、包装瓶盖供应合同、包装玻璃瓶供应合同及发票照片等。其中，销售发票的时间主要在2011-2013年期间。4.证明大有丰公司存在恶意的证据：大有丰公司企业信息、网站上的企业介绍、商标申请注册统计表及部分商标档案。显示大有丰公司在多类商品上申请注册了“大有丰”“归德大有丰”等商标。诉讼阶段，大有丰公司向本院提交了以下主要证据：1.大有丰公司与大有丰酱园于2008年12月18日签订的《项目合作协议书》，协议约定大有丰酱园投入本案三枚引证商标及相关知识产权，大有丰公司出资人民币850万元，双方合作组建新的食品公司，大有丰公司所占股权为85%，大有丰酱园所占股权为15%。项目合作协议书加盖有大有丰酱园的公章及宋杰的签章。2.大有丰酱园的企业信用信息公示报告，显示宋杰原为大有丰酱园的法定代表人。3.大有丰酱园的破产公告，公告显示河南省商丘市雎阳区人民法院于2016年7月8日作出裁定宣告大有丰酱园破产还债。信鑫公司在诉讼阶段补充提交了以下证据：1.百度百科关于“归德府”的介绍，证明归德是商丘的古称，属于地名，故各引证商标的显著识别部分为“大有丰”。2.信鑫公司对大有丰公司商标提起无效宣告且获得支持的部分裁定。3.最高人民法院针对引证商标一、二、三分别作出的（2017）最高法行申8627、8630、8592号行政裁定书，裁定书中认定本案信鑫公司经受让依法成为引证商标一、二、三的商标专用权人，当然可以继续享有其所承载的美誉；同时大有丰酱园及各引证商标在相关商品上已经享有了较高的知名度。大有丰公司在庭审中称其与大有丰酱园签订的《项目合作协议书》后因各引证商标转让至信鑫公司故未实际履行。以上事实，有商标档案、各方当事人在行政程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：本案的争议焦点为：一、诉争商标的申请注册是否违反商标法第三十条的规定；二、诉争商标的申请注册是否违反商标法第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”的规定；三、诉争商标的申请注册是否违反商标法第四十四条第一款的规定。一、诉争商标的申请注册是否违反商标法第三十条的规定商标法第三十条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。认定商标是否近似，既要考虑商标标识构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。本案中，诉争商标由汉字“大有厚”及对应汉语拼音“DAYOUHOU”构成，而各引证商标中的汉字部分为“归德大有丰”“大有丰”，其中“归德”系商丘市的古称，“大有丰”属于臆造词汇，本身的显著性较高，且“丰”与“厚”在含义上存在交叉重合，故诉争商标与各引证商标构成近似标识。而诉争商标指定使用的酱油、醋、调味品、酱菜（调味品）商品被引证商标三核定使用的商品完全覆盖，构成相同或类似商品。相关公众在隔离状态下施以一般注意力，易对商品来源产生混淆误认，因此诉争商标与引证商标三构成使用在相同或类似商品上的近似商标，诉争商标的申请注册违反商标法第三十条的规定。二、诉争商标的申请注册是否违反商标法第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”的规定商标法第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。根据商标法第四十五条第一款的规定，在先权利人或者利害关系人均可以依据在先权利请求宣告注册商标无效。本案中，信鑫公司主张的在先权利为商号权，但大有丰公司认为“大有丰”系大有丰酱园的商号，信鑫公司并非利害关系人，其无权主张在先商号权。对此本院认为，“利害关系人”不仅包括相关权利的被许可使用人、合法继承人，对于其他有证据证明与案件有利害关系的主体也可以认定为利害关系人，也可以主张在先商号权。本案中，信鑫公司通过受让成为引证商标的权利人后，又通过许可使用的方式授权大有丰酱园继续使用引证商标，故引证商标获得的商誉源自于大有丰酱园的实际使用行为，而大有丰酱园的商号与引证商标的显著识别部分均为“大有丰”，二者在实际使用过程中紧密相连，其形成的商誉相互作用、难以割裂，对大有丰酱园商号权的侵犯，也会导致信鑫公司通过引证商标使用积累的商誉流失，故信鑫公司属于与“大有丰”商号权存在利害关系的主体，其有权以自身名义主张在先商号权。在判断商标的注册是否构成对他人在先商号权的损害时，须考虑如下要件：第一，所主张的商号先于诉争商标注册并使用；第二，诉争商标与所主张商号的标志相同或基本相同；第三，该商号应在诉争商标申请注册前通过使用取得一定知名度，且为诉争商标申请人知道或应当知道；第四，该商号通过使用并据以获得知名度的商品与诉争商标指定使用的商品构成相同或类似商品，或具有较强的关联性。上述四个要件须同时具备方能确认在后商标的注册构成对他人现有在先商号权的损害。本案中，首先，自1991年“大有丰”便作为大有丰酱园的企业字号获准注册，远早于诉争商标的申请日期。其次，如前所述，诉争商标由汉字“大有厚”及对应汉语拼音“DAYOUHOU”构成，“大有丰”属于臆造词汇，本身的显著性较高，且“丰”与“厚”在含义上存在交叉重合，故可以认定诉争商标与在先商号构成相似标识。再次，根据信鑫公司提交的证据，在诉争商标申请日前，大有丰酱园曾多次被认定为中华老字号，且进行了持续的生产经营与宣传，在酱菜等商品上具备了一定的知名度，大有丰公司与大有丰酱园同为河南省企业，理应知晓在先商号的存在。最后，诉争商标核定使用的商品为馒头、酱油等商品，大有丰酱园主要生产酱菜类产品，在实际商业环境中，上述商品在功能用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面具有较大关联性与同一性，同时考虑到在先商号的知名度及独创性，可以认定构成类似商品。综上，诉争商标的申请注册构成对信鑫公司在先商号权的损害，违反商标法第三十二条的规定。大有丰公司主张大有丰酱园经营状况恶劣，其商号不具有知名度和影响力。对此本院认为，破产清算属于市场主体正常的市场活动之一，不能因其已经破产清算而否认其之前的生产经营活动。大有丰酱园虽现已破产还债，但在诉争商标申请日之前，大有丰酱园主体资格尚未消亡，其生产经营活动依然合法有效，因此在其“大有丰”商号上累积的知名度也是合法有效的。至于大有丰酱园以将三枚引证商标转让至信鑫公司的方式清偿与信鑫公司之间的债务，此种清偿债务的方式并不能必然说明大有丰酱园的经营状况恶劣，因为市场主体有权根据其经营及市场状况做出行为选择。故本院对大有丰公司的该项主张不予支持。三、诉争商标的申请注册是否违反商标法第四十四条第一款的规定商标法第四十四条第一款中关于“其他不正当手段”的规定属于具有兜底性质的条款，应当是在其他具体条款无法适用时才可选择适用的条款，本案在已经能够适用商标法第三十条及第三十二条的规定的情况下，不应当再适用商标法第四十四条第一款的规定，故本院对大有丰公司主张其并未违反商标法第四十四条第一款规定的主张不再进行评述。至于大有丰公司提出的其申请注册诉争商标是基于与大有丰酱园签订的《项目合作协议书》的主张，本院认为，因该协议并未实际履行，因此无法作为其申请诉争商标的合法依据，故本院对该项主张不予支持。综上，被诉裁定并无不当，本院予以维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告河南大有丰食品有限公司的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告河南大有丰食品有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长  吴园妹人民陪审员  丁 敏人民陪审员  窦玉莲二〇一八年十一月十二日法官 助理  唐 蕾书 记 员  田羽洁