北京知识产权法院行 政 判 决 书(2018)京73行初1466号原告赵凿元，男。被告国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区北四环西路**银谷大厦。法定代表人葛树，副主任。委托代理人徐建锋，国家知识产权局专利复审委员会审查员。委托代理人程强，国家知识产权局专利复审委员会审查员。原告赵凿元不服被告国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2017年12月28日作出的第136557号复审请求审查决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2018年2月6日受理后，依法组成合议庭对本案公开开庭进行了审理。原告赵凿元，被告专利复审委员会的委托代理人徐建锋、程强到庭参加了诉讼。技术调查官林冠出席庭审。本案现已审理终结。被诉决定系被告专利复审委员会针对原告赵凿元申请的名称为“一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法”的第201410277004．4号发明专利（简称本申请）作出的复审决定，以本申请不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十九条第二款条规定的优先权，以及不符合专利法第二十二条第二款规定的新颖性为由，维持了国家知识产权局于2016年12月12日对本申请作出的驳回决定。该决定理由为：1、审查文本的认定被诉决定所针对的文本同驳回决定以及复审通知书所针对的文本相同，即：原告赵凿元于2017年1月12日提交的权利要求书和说明书，以及于2014年9月25日提交的说明书摘要。2、关于专利法第二十九条第二款专利法第二十九条第二款规定：申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。专利法第二十九条所述的“相同主题的发明或者实用新型”是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型，其含义与专利法第二十二条第二款所述的“同样的发明或者实用新型”的含义不同。本申请要求以相同申请人在中国国家知识产权局提交的201410013134．7号专利申请（下称在先申请）的申请日2014年1月13日为优先权日。然而，本申请权利要求2中限定了“含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需降温至20℃～70℃”，而在先申请中仅记载了“硫酸钠加入之前或明矾加入之后需将铝酸钠溶液温度降至20℃～70℃”和“将种分母液蒸发到Na2Ok180g/l～280g/l，降温至20℃～70℃”，可见权利要求2中没有限定降温前的工序；同时权利要求3中限定的“控制Na2Ok浓度在170g/l～280g/l之间”、权利要求4中限定的“析出过程搅拌反应100～210分钟”均未记载在在先申请中，从而导致在先申请没有记载与本申请权利要求2—4相同主题的技术方案。因此，根据专利法第二十九条第二款的规定，本申请权利要求2—4不能享有在先申请的优先权，即不能以该在先申请的申请日2014年1月13日作为本申请的优先权日。3、关于专利法第二十二条第二款专利法第二十二条第二款规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。如果要求保护的技术方案与现有技术实质相同，且两者的技术领域、解决的技术问题和预期效果相同，则该权利要求不具备新颖性。本申请权利要求2—4要求保护一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，分别对降温温度、Na2Ok浓度范围和搅拌反应时间进行了限定。对比文件1公开了一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，并具体公开了（参见其权利要求1—5，说明书第0007段）：用硫酸钠(或明矾石、明矾、硫酸铝等使反应生成硫酸钠)作为沉析剂，从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾；硫酸钠加入之前或明矾石加入之后需将铝酸钠溶液温度降至20℃～70℃；加入硫酸钠后，含钾铝酸钠溶液浓度在Na2Ok180g/L～280g/L之间；溶液中氧化钾的析出过程需搅拌反应120-210分钟。由此可见，对比文件1公开了权利要求2—4的技术方案，且两者适用于相同的技术领域、解决的技术问题和预期效果相同，权利要求2—4的技术方案相对于对比文件1不具备新颖性。4、关于赵凿元的意见4．1针对赵凿元的意见陈述专利复审委员会认为：（1）审查指南第二部分第三章第4．1．2中明确规定“专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型”。而新颖性审查原则中“同样的发明或者实用新型”是指其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同。可见上述两项法律中的审查基准不同，例如在具体审查过程中，如果对比文件公开的数值或者数值范围落在要求保护的发明中限定的技术特征的数值范围内，将破坏要求的保护的发明或者实用新型的新颖性，却并不构成“相同主题的发明或者实用新型”。具体到本申请，由于权利要求2-4不能享有在先申请的优先权，而在先申请的公开日早于本申请的申请日，构成本申请的现有技术，因此可以使用该在先申请评述权利要求2-4的新颖性，二者并不矛盾。（2）享有优先权或部分优先权均是针对技术方案而言的，而不能认为一个完整的技术方案中的部分内容可以享有部分优先权。权利要求2-4限定的均为完整的技术方案，并不存在并列的技术方案，不能因为其中的部分限定内容在在先申请中有记载而给予部分优先权。因此，请求人认为可以给予权利要求2-4部分优先权的主张不能成立。（3）根据专利法第二十二条第一款规定，授予专利权的发明或者实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。因此对于权利要求书中要求保护的每一项权利要求的新颖性和创造性都应当进行审查，并非如赵凿元所述只要独立权利要求具备新颖性和创造性，从属权利要求的新颖性和创造性则无需审查。只是一般情况下，独立权利要求和从属权利要求的优先权日或申请日完全相同，如果独立权利要求相对于现有技术具备新颖性和创造性，从属权利要求要求保护的是对独立权利要求作出进一步限定之后的更小范围，通常也具备新颖性和创造性。但是本申请不同于上述一般情形，独立权利要求1可以享有优先权，而权利要求2-4不能享有优先权，申请日为2014年6月11日，由此公开日为2014年5月28日的对比文件1可以作为其现有技术评价其新颖性和创造性。根据以上事实和理由，专利复审委员会作出被诉决定。原告赵凿元不服被诉决定，于法定期间内向本院起诉称：1、被诉决定“在先申请没有记载与本申请权利要求2-4相同主题的技术方案”的事实认定错误。2、“权利要求2-4不符合专利法第二十九条第二款”的认定违反审查指南中部分优先权的核实规定。3、权利要求2-4“不能享有优先权”的理由与“不具备新颖性”的理由互相矛盾，无法共存。4、“权利要求2-4不具备新颖性，不符合专利法第二十二条第二款规定”的认定超越了审查职权。综上，被诉决定认定事实不清，适用法律有误，故请求法院撤销被诉决定。被告专利复审委员会辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律法规正确，作出程序合法。原告赵凿元的诉讼请求和理由不能成立，请求法院驳回原告赵凿元的诉讼请求，依法维持被诉决定。本院经审理查明：本申请为申请号为201410277004．4，名称为“一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法”的发明专利申请，申请人为赵凿元。本申请的申请日为2014年6月11日，优先权日为2014年1月13日，公开日为2014年9月3日。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2016年12月12日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：权利要求1和说明书的修改超范围，不符合专利法第三十三条的规定；权利要求1—5不符合专利法第二十九条的规定；权利要求5相对于对比文件1(CN103818935A，公开日2014年5月28日)不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。驳回决定所针对的权利要求书如下：“1．一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：用硫酸钠、硫酸铝(碱式硫酸铝)、明矾、明矾石(矿)中的一种或几种混合物作为沉析剂，从含钾铝酸钠溶液中分离K2O，沉析剂加入量为加入沉析剂后母液中全部K2O反应生成钾芒硝(3K2SO4·Na2SO4)理论量的0．1～1．2倍。2．根据权利要求1所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需降温至20℃～70℃。3．根据权利要求1所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程控制Na2Ok浓度在170g/l～280g/l之间。4．根据权利要求1所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需搅拌反应100～210分钟。5．一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于需排除分离氧化钾后溶液中残留的硫酸钠时，可将正常生产补充的液体氢氧化钠加入分离母液中，使浓度达到Na2Ok280g/l，再加0．5g/l～1g/lNa2SO4晶种，搅拌120～210分钟使硫酸钠析出滤掉。”赵凿元对上述驳回决定不服，于2017年1月12日向专利复审委员会提出复审请求，同时修改了权利要求书和说明书1-3页，新修改的权利要求书如下：“1．一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：用硫酸钠、硫酸铝、明矾石矿中的一种或几种混合物作为沉析剂，从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾。2．根据权利要求1所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需降温至20℃～70℃。3．根据权利要求1所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程控制Na2Ok浓度在170g/l～280g/l之间。4．根据权利要求1所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需搅拌反应100～210分钟。”经形式审查合格，专利复审委员会于2017年2月23日依法受理了该复审请求，并将案卷转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中认为，赵凿元提交的新修改的权利要求书和说明书已克服权利要求1和说明书修改超范围的缺陷，但权利要求2—4仍不符合专利法第二十九条和专利法第二十二条第二款的规定，因而坚持驳回决定。专利复审委员会于2017年8月4日向赵凿元发出复审通知书，指出：权利要求2-4不符合专利法第二十九条第二款和专利法第二十二条第二款的规定。赵凿元于2017年9月1日提交了意见陈述书，但未修改申请文件。赵凿元认为：1）复审通知书中一方面指出权利要求2—4不能享有在先申请的优先权，另一方面，又用该在先申请评述权利要求2—4的新颖性，二者相矛盾；2）应该给予权利要求2—4部分优先权；3）独立权利要求具备新颖性和创造性时，一般不需要审查从属权利要求的新颖性和创造性，本案违法了该规则。在上述程序的基础上，专利复审委员会认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定，并于2017年12月28日作出被诉决定：维持国家知识产权局于2016年12月12日对本申请作出的驳回决定。上述事实，有本申请文本、双方当事人提交的证据及本院庭审笔录等证据在案佐证。本院认为：根据本案已查明的事实，结合双方当事人的诉辩称，本案争议焦点在于：1、本申请是否符合专利法第二十九条第二款；2、本申请是否符合专利法第二十二条第二款。一、关于本申请是否符合专利法第二十九条第二款专利法第二十九条第二款规定：申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。在后申请与在先申请属于相同主题的发明是在后申请可以享有优先权的前提。所谓相同主题是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同，但并不意味着前后申请文件记载的内容必须完全一致，只要在先申请文件清楚的记载了在后申请权利要求所述的技术方案，就应当认定在先申请与在后申请涉及相同的主题。实践上，申请人经过一段时间后再次提出申请时会发现在先申请存在的一些不足，故通过在后申请对在先申请进行修改完善亦属合理。但是，在后申请中修改的内容不能超出在先申请文件记载的范围，如果允许在后申请的新增加内容的权利要求也享受优先权，则相当于在超出首次申请披露范围的情况下仍然以首次申请的申请日作为其申请日，显然违反了对专利申请文件的修改不能超出原申请文件记载范围的原则。换言之，如果在先申请对在后申请权利要求所述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细描述，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接、毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。本案中，本申请的权利要求2限定的是“含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需降温至20℃～70℃”，权利要求3限定的是“含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程控制Na2Ok浓度在170g/l～280g/l之间”，权利要求4限定的是“含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需搅拌反应100～210分钟”，而在先申请所记载的从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾工艺中的降温工序、Na2Ok浓度范围以及搅拌反应时间等内容与权利要求2-4的限定并不一致，权利要求2-4也无法从在先申请文件所记载的技术方案中直接、毫无疑义地得出。因此，本申请权利要求2-4所限定的技术方案与在先申请文件并未构成相同主题的发明，依法不能享有优先权。关于原告所述部分优先权的问题。部分优先权指的是在后申请存在多个完整且独立的技术方案，其中有几个完整独立的技术方案记载于在先申请，这几个的技术方案可以享有在先申请的优先权。但在本案中，权利要求2-4限定的技术方案均是一个完整的技术方案，每个权利要求中并不存在多个相互独立的技术方案。因此。不能将权利要求2-4分别记载的单个完整的技术方案拆分为多个技术方案，并据此认为可以享有部分优先权。关于权利要求2-4的优先权判定与新颖性的认定存在矛盾的问题。优先权判断和新颖性认定的标准并不相同。专利法第二十九条第二款规定了专利申请享受优先权的条件，主要看专利申请与在先申请的技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果是否相同；专利法第二十二条第二款规定了评价专利申请是否具有新颖性的认定标准，是要判断该发明是否属于现有技术或抵触申请。在新颖性判断中存在多种与优先权判断不同的情况，具体而言，如果现有技术公开了具体概念会使一般概念限定的发明不具有新颖性，以及现有技术公开的数值范围与请求保护的技术方案中的数值范围部分重叠会使其丧失新颖性，这两种情形并不属于优先权判定中“相同主题”的概念。因此，本案的优先权判断并不存在与新颖性的认定相矛盾之处。综上，被告专利复审委员会对此认定正确，本院予以确认。原告赵凿元就此的主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持。二、关于本申请是否符合专利法第二十二条第二款专利法第二十二条第二款规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。如果要求保护的技术方案与现有技术实质相同，且两者的技术领域、解决的技术问题和预期效果相同，则该权利要求不具备新颖性。本案中，本申请权利要求2-4要求保护一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，分别对降温温度、Na2Ok浓度范围和搅拌反应时间进行了限定。对比文件1公开了一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，并具体公开了（参见其权利要求1-5，说明书第0007段）：用硫酸钠(或明矾石、明矾、硫酸铝等使反应生成硫酸钠)作为沉析剂，从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾；硫酸钠加入之前或明矾石加入之后需将铝酸钠溶液温度降至20℃～70℃；加入硫酸钠后，含钾铝酸钠溶液浓度在Na2Ok180g/L～280g/L之间；溶液中氧化钾的析出过程需搅拌反应120-210分钟。可见，对比文件1公开了权利要求2-4的技术方案，且两者的技术领域、解决的技术问题和预期效果相同。因此，权利要求2-4的技术方案相对于对比文件1不具备新颖性。关于原告主张“权利要求2-4不具备新颖性，不符合专利法第二十二条第二款规定”的认定超越了审查职权的问题。《专利法》第二十二条第一款规定，授予专利权的发明或者实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。这表明发明专利要被授予专利权，应审查每项权利要求的新颖性。本申请中，由于权利要求1享有在先中国专利申请201410013134．7的优先权，其优先权日为2014年1月13日，而从属权利要求2-4不享有在先中国专利申请201410013134．7的优先权，其申请日为2014年6月11日，故用于评判权利要求1与权利要求2-4新颖性的现有技术时间界限是不同的，有部分技术内容会因为公开时间原因无法作为独立权利要求1的现有技术，而可以作为从属权利要求2-4的现有技术。因此，被诉决定使用公开日为2014年5月28日的对比文件1来评述权利要求2-4的新颖性符合相关法律规定，并未超越审查职权。被告专利复审委员会对此认定正确，本院予以确认。原告赵凿元的主张缺乏事实及法律依据，本院不予支持。综上所述，被告专利复审委员会作出的被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，符合法定程序，本院予以维持。原告赵凿元的诉讼理由缺乏事实基础及法律依据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告赵凿元的诉讼请求。案件受理费一百元，由原告赵凿元负担（已交纳）。如不服本判决，双方当事人可于本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长  邓 卓审 判 员  宋 鹏人民陪审员  张立伟二〇一八年十一月二日法官 助理  田 芬书 记 员  孙冬冬书 记 员  任 燕