中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2017）京73行初4886号原告：斑马株式会社，住所地日本国东京都新宿区东五轩町11。法定代表人：石川真一，代表取缔役社长。委托诉讼代理人：王福萍，女，1981年4月4日出生，汉族，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所商标代理人，住中华人民共和国北京市海淀区。委托诉讼代理人：胡刚，男，1973年4月22日出生，汉族，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所商标代理人，住中华人民共和国北京市西城区。被告：中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街**。法定代表人：赵刚，主任。委托诉讼代理人：徐永垒，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。第三人：吕国才，男，1980年9月29日出生，住中华人民共和国广东省汕头市。原告斑马株式会社因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）作出的商评字[2017]第9130号关于第10688056号“择笔发ZEBIFA”商标无效宣告请求裁定（简称被诉裁定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2017年7月5日受理后，依法组成合议庭，并通知与被诉裁定具有利害关系的吕国才作为第三人参加本案诉讼。本院于2018年10月19日依法公开开庭审理了本案。原告斑马株式会社的委托代理人王福萍，被告商标评审委员会的委托代理人徐永垒到庭参加诉讼。第三人吕国才经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，依法不影响本案审理。本案现已审理终结。被诉裁定系商标评审委员会针对斑马株式会社就吕国才获准注册的第10688056号“择笔发ZEBIFA”商标（简称诉争商标）所提无效宣告请求而作出的。商标评审委员会在被诉裁定认定：修改后《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）第七条系原则性规定，其精神已体现在其他具体条款之中。本案中，诉争商标获准注册日期早于2015年5月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用修改前《中华人民共和国商标》（简称2001年商标法）。本案的相关程序问题仍适用2014年商标法。根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题为：一、诉争商标与第218754号“Zebra”商标（简称引证商标一）、第7444894号“斑马牌ZEBRA”商标（简称引证商标二）、第7452499号“斑马牌ZEBRA及图”商标（简称引证商标三）、第728762号“ZEBRAJELL-BE及图”商标（简称引证商标四）、国际注册第951348号“ZEBRA”商标（简称引证商标五）是否构成2001年商标法第二十八条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、诉争商标的注册是否违反2001年商标法第十三条的规定。三、诉争商标的注册是否违反2001年商标法第三十一条的规定。四、诉争商标的注册是否违反2001年商标法第十条第一款第（七）项、第（八）项、第四十一条第一款的规定。关于焦点问题一。根据商标评审委员会查明的事实，诉争商标与引证商标一、五是否构成类似商品上的近似商标商标评审委员会已经进行了审查，故对斑马株式会社主张的诉争商标与引证商标一、五构成2001年商标法第二十八条所指情形的理由适用“一事不再理”予以驳回。诉争商标由中文“择笔发”、英文“ZEBIFA”组成，其英文部分无明确含义。其与引证商标二“斑马牌ZEBRA”、引证商标三显著识读部分“斑马牌ZEBRA”、引证商标四显著识读部分之一“ZEBRA”在文字及字母构成、含义等方面均有不同，诉争商标与诸引证商标未构成近似标识，相关公众施以一般的注意力能够将诉争商标与上述引证商标进行区分，故诉争商标的注册未违反2001年商标法第二十八条的规定。关于焦点问题二。斑马株式会社在案提交了新的事实证据，故不再适用“一事不再理”原则。斑马株式会社主张其引证商标系驰名商标。依据2001年商标法第十四条有关认定驰名商标所应考虑的因素要求，仅凭斑马株式会社提交的在案证据不足以证明斑马株式会社商标在诉争商标申请日前已达到驰名商标知名程度，故诉争商标的注册未违反2001年商标法第十三条的规定。且诉争商标“择笔发ZEBIFA”与斑马株式会社主张驰名的“Zebra”商标区别明显，其并不构成对斑马株式会社在先商标的复制、摹仿，故诉争商标的注册不致误导公众，损害斑马株式会社利益，不属于2001年商标法第十三条所指情形。关于焦点问题三。首先，关于诉争商标的注册及使用是否损害了斑马株式会社的在先商号权，商标评审委员会认为，斑马株式会社在案提交了新的事实证据，故不适用“一事不再理”原则。诉争商标与其主张的商号并未构成相同或基本相同，故诉争商标的注册不致造成消费者的混淆误认，进而损害斑马株式会社的商号权益。其次，关于诉争商标是否侵犯了斑马株式会社著作权，商标评审委员会认为，斑马株式会社主张其引证商标系其著作权作品，但商标注册信息仅能证明该标识的商标权归属，并不足以证明该标识为斑马株式会社最先设计完成，斑马株式会社尚需提交其他证明如在先创作完成该作品的证据材料等予以佐证其作为作品的著作权归属。且诉争商标与斑马株式会社主张享有在先著作权的标识亦未构成实质性相似，诉争商标未构成对他人在先著作权的侵犯。综上，诉争商标未违反2001年商标法第三十一条的规定。关于焦点问题四。首先，关于诉争商标是否违反2001年商标法第十条第一款第（八）项及第四十一条第一款的规定，商标评审委员会认为，斑马株式会社在案提交了新的事实证据，故不适用“一事不再理”原则。2001年商标法第十条第一款第（八）项所指的“不良影响”，是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形，商标评审委员会经审查认为，诉争商标不存在上述条款情形，未违反2001年商标法第十条第一款第（八）项的规定。且2001年商标法第四十一条第一款所指的“其他不正当手段”系指除欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段，商标评审委员会经审查认为，本案尚无证据表明诉争商标存在上述条款所指情形，斑马株式会社该理由缺乏事实依据，商标评审委员会不予支持。且，斑马株式会社关于诉争商标的注册违反2001年商标法第十条第一款第（七）项规定的主张缺乏事实依据，商标评审委员会不予支持。另，斑马株式会社依据2014年商标法第五十二条所提理由不属于商标评审委员会审理范围，商标评审委员会不予评述。综上，斑马株式会社无效宣告理由不成立。依照2014年商标法第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，商标评审委员会裁定如下：诉争商标予以维持。原告诉称：一、诉争商标与原告在先注册的引证商标二至四构成使用在相同或类似商品上的近似商标，违反了2001年商标法第二十八条的规定。二、原告构成驰名的引证商标五在中国市场经使用在第16类文具领域享有极高知名度，诉争商标的注册违反了2001年商标法第十三条的规定。三、诉争商标是对原告在先知名商号“ZEBRA”的恶意复制和摹仿，并侵犯了原告的在先著作权，违反了2001年商标法第三十一条的规定。四、第三人大量模仿抄袭恶意复制与原告在先知名商标极为近似的商标，具有一贯的主观恶意，违反了商标法第七条、第十条第一款第（七）项、第四十一条第一款等的规定。五、第三人在其商品包装中将其未注册商标冒充注册商标使用，违反了2001年商标法第四十八条的规定。综上，请求法院依法撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。第三人未提交书面陈述意见。本院经审理查明:诉争商标系第10688056号“择笔发ZEBIFA”商标（商标图样见附图），其申请注册日为2012年3月28日，专用权期限至2023年5月27日。注册商标权人为吕国才，核定使用的商品为第16类“文件夹、涂改液（办公用品）、文具、墨水、书写工具、家具除外的办公必需品、纸张（文具）、自来水笔、钢笔、铅笔”。引证商标一系第218754号“Zebra”商标（商标图样见附图），其申请注册日为1984年4月17日，专用权期限至2025年1月14日。注册商标权人为斑马株式会社，核定使用的商品为第16类“钢笔、钢笔夹、圆珠笔、划线笔、活动铅笔”。引证商标二系第7444894号“斑马牌ZEBRA”商标（商标图样见附图），其申请注册日为2009年6月4日，专用权期限至2020年12月13日。注册商标权人为斑马株式会社，核定使用的商品为第16类“毛毡笔、自动铅笔、平头标记笔、钢笔笔尖、钢笔杆、圆珠笔”。引证商标三系第7452499号“斑马牌ZEBRA及图”商标（商标图样见附图），其申请注册日为2009年6月8日，专用权期限至2021年8月20日。注册商标权人为斑马株式会社，核定使用的商品为第16类“毛毡笔、自动铅笔、平头标记笔、钢笔笔尖、钢笔杆、圆珠笔”。引证商标四系第728762号“ZEBRAJELL-BE”商标（商标图样见附图），其申请注册日为1993年7月19日，专用权期限至2025年2月6日。注册商标权人为斑马株式会社，核定使用的商品为第16类“钢笔、圆珠笔及文具”。引证商标五系第G951348号“ZEBRA”商标（商标图样见附图），其申请注册日为2010年11月23日，专用权期限至2027年11月20日。注册商标权人为斑马株式会社，核定使用的商品为第16类“毛毡笔、自动铅笔、平头标记笔、钢笔笔尖、钢笔杆、圆珠笔、涂改液（涂改用品）”。斑马株式会社于2015年12月30日对诉争商标提出无效宣告请求，并向商标评审委员会提交了以下主要证据（复印件）：1．斑马株式会社“Zebra”商标注册信息及网络搜索结果；2．斑马贸易（深圳）有限公司及斑马株式会社1994年、2001年、2003年、2015年的产品手册、2010-2015年销售合同、店面照片、宣传销售活动照片等；3．斑马贸易（深圳）有限公司2010-2014年的纳税记录、2012年度审计报告；4．《日本有名商标集》摘录；5．互联网、《大公报》等报刊杂志书籍关于斑马株式会社及其“Zebra”商标的宣传报道材料；6．相关裁定、决定书；7．吕国才注册商标列表；8．双方当事人的产品比对图片；9．其他侵权人刊登的道歉声明。吕国才向商标评审委员会提交了产品包装实物及照片、斑马株式会社名下商标列表作为主要证据材料。2017年2月10日，商标评审委员会作出被诉裁定，诉争商标予以维持。在诉讼过程中，原告斑马株式会社向本院补充提交了汕头市斑马文具有限公司工商登记信息、微信截图、相关案件材料、相关裁定及决定等14份新证据，用以证明第三人及其关联企业恶意复制摹仿原告知名商标，注册诉争商标具有明显恶意。第三人吕国才向本院提交了工商局证明、“择笔发ZEBIFA”产品及包装盒照片、商标许可备案合同、产品检验报告、著作权登记证书、外观设计专利证书及淘宝页面截图等6份新证据，用以证明第三人自申请之日起即持续使用诉争商标。经查，截至本案审理时，引证商标五尚处于无效宣告程序中。我院于2018年7月17日作出的（2016）京73行初665号原告斑马株式会社诉被告商标评审委员会、第三人斑马亚太（北京）技术有限公司商标无效宣告请求行政纠纷一案判决书中认定：因该案中引证商标二的权利状态已发生变化，不再构成国际注册第951348号“ZEBRA”商标在“涂改液（涂改用品）”商品上的在先权利障碍，据此判决：一、撤销被告商标评审委员会作出的商评字[2015]第106703号关于国际注册第951348号“ZEBRA”商标无效宣告请求裁定；二、被告商标评审委员会就第三人斑马亚太（北京）技术有限公司针对国际注册第951348号“ZEBRA”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。庭审中，被告商标评审委员会明确表示对诉争商标核定使用的商品与引证商标二至四核定使用的商品构成相同或类似商品不持异议。以上事实，有商标档案、各方当事人在行政程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为，本案实体问题适用2001年商标法，程序问题适用2014年商标法。根据各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点为诉争商标的注册是否违反了2001年商标法第二十八条、第十三条第二款、第三十一条、第十条第一款第（七）项和第四十一条第一款的规定。一、关于诉争商标的注册是否违反2001年商标法第二十八条的规定2001年商标法第二十八条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”本案中，诉争商标核定使用的“文件夹、墨水、纸张（文具）、铅笔、钢笔”等商品与引证商标二至四核定使用的“钢笔、圆珠笔及文具”等商品均属于办公用具、文具，在功能用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面存在较大程度重合，构成相同或类似商品。诉争商标由中文“择笔发”及拼音“ZEBIFA”构成，其显著识别部分之一“ZEBIFA”与引证商标二至四中的显著识别部分之一“ZEBRA”首尾字母相同，仅中间部分略有差异，且呼叫亦较为相近，若共同使用在同一种或类似商品上容易造成相关消费者的混淆误认。尽管诉争商标与引证商标二、三的汉字部分不同，但该不同不能排除由于字母部分与呼叫相近已足以造成的混淆误认。因此，诉争商标的注册违反了2001年商标法第二十八条的规定。被诉裁定对此认定有误，本院予以纠正。二、关于诉争商标的注册是否违反商标法第十三条第二款的规定2001年商标法第十三条第二款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”本案中，斑马株式会社提交的销售合同均显示商品为“斑马牌”，并非其主张驰名的“ZEBRA”商标，且上述合同的签订日期大部分晚于诉争商标申请注册日；网页搜索、产品手册、参展照片等证据为自制证据；相关媒体宣传、日本保护记录等证据并非诉争商标在中国的宣传使用；相关行政处罚决定书及在先判决、裁定等材料亦不能证明斑马株式会社所主张的“ZEBRA”商标构成驰名商标。因此，现有证据尚不足以证明在诉争商标申请日前斑马株式会社的“ZEBRA”商标于“圆珠笔”等商品上已达到驰名程度。原告关于诉争商标的注册违反2001年商标法第十三条第二款规定的主张不能成立，本院不予支持。三、关于诉争商标的注册是否违反商标法第三十二条的规定2001年商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。本案中，斑马株式会社主张其各引证商标系著作权作品，诉争商标的注册损害了其享有的在先著作权。本院认为，首先，上述标识仅由简单设计排列而成，整体未能体现其独特的表达及一定的审美效果，不具有独创性，不构成著作权法保护的作品。其次，商标申请注册文件亦不能单独作为证明当事人主张著作权归属的依据。故原告关于诉争商标的注册损害其在先著作权的主张不能成立，本院不予支持。斑马株式会社主张诉争商标的注册损害了其在先商号权益，但综合在案证据不能证明在诉争商标申请日之前斑马株式会社的“ZEBRA”商号在诉争商标核定使用的商品或类似商品上具有一定知名度。故原告关于诉争商标的注册侵犯其在先商号权的主张缺乏事实依据，本院不予支持。四、关于原告的其他主张2001年商标法第十条第一款第（七）项规定，夸大宣传并带有欺骗性的标志不得作为商标使用。本案中，诉争商标标志本身并不存在上述所规定情形，斑马株式会社关于诉争商标的注册违反了2001年商标法第十条第一款第（七）项规定的主张，缺乏事实依据，本院不予支持。2001年商标法第四十一条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。”斑马株式会社主张诉争商标的注册违反了上述条款的规定，对此本院认为，上述条款所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”，一般是指损害公共秩序或者公共利益，或者妨碍商标注册管理秩序的商标注册行为，而本案中诉争商标的申请注册并不属于上述情形。故诉争商标的注册未违反2001年商标法第四十一条第一款的规定。此外，原告关于诉争商标的注册违反2014年商标法第七条规定的主张，因2001年商标法中并无对应条款，本院不予评述。另，原告关于第三人将未注册商标冒充注册商标使用的主张，因不属于本案审理范围，本院亦不予评述。综上所述，原告的诉讼理由部分成立，对其诉讼请求本院予以支持。被诉裁定部分认定有误，本院依法予以撤销。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项之规定，本院判决如下：一、撤销被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2017]第9130号关于第10688056号“择笔发ZEBIFA”商标无效宣告请求裁定；二、被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会就原告斑马株式会社针对第10688056号“择笔发ZEBIFA”商标所提出的无效宣告请求重新作出裁定。案件受理费人民币一百元，由被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，原告斑马株式会社可在本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人吕国才可在本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  肖玲玲人民陪审员  杨海波人民陪审员  吴帮玉二〇一八年十一月二十七日法官助理陈月书记员赵京宇附图：诉争商标引证商标一引证商标二引证商标三引证商标四引证商标五