重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书（2020）渝05民初89号原告（反诉被告）：重庆市轨道交通（集团）有限公司，住所地重庆市渝中区长江支路25号，统一社会信用代码915000002028075312。法定代表人：王峙，董事长。委托诉讼代理人：孙超，重庆伟豪律师事务所律师。委托诉讼代理人：谢焱，重庆伟豪律师事务所实习律师。被告（反诉原告）：重庆大田商标代理有限公司，住所地重庆市渝中区临江路37号B栋24-3,统一社会信用代码91500103681476230T。法定代表人：杨宁，总经理。委托诉讼代理人：崔婷婷，北京市中银（重庆）律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨寒，北京市中银（重庆）律师事务所实习律师。原告（反诉被告）重庆市轨道交通（集团）有限公司（以下简称轨道公司）与被告（反诉原告）重庆大田商标代理有限公司（以下简称大田公司）商标代理合同纠纷一案，本院于2020年1月7日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）轨道公司的委托诉讼代理人谢焱、孙超，被告（反诉原告）大田公司的委托诉讼代理人崔婷婷、杨寒到庭参加诉讼。本案现已审理终结。轨道公司向本院提出本诉请求：1.大田公司返还轨道公司已支付的费用56800元，并支付合同总费用20%的违约金即14200元，两项费用共计71000元；2、本案诉讼费等由大田公司承担。事实和理由：2018年11月13日，双方签订《轨道交通二号线李子坝车站商标注册申请委托代理合同》（以下简称商标注册申请委托代理合同），轨道公司委托大田公司开展“李子坝轻轨站”“轻轨穿楼”“李子坝轻轨穿楼”三个商标，共计71类商标注册申请工作，并协助通过商标局审核，合同总费用为71000元包干，大田公司在代理过程中应及时向轨道公司汇报注册进展情况,在收到商标局下发的商标法律文件(包括但不限于补正通知书、商标受理通知书、商标驳回通知书、商标注册证书等法律文件)后3个工作日内将原件转达轨道公司,并提供专业意见供轨道公司参考决定。合同签订生效后，轨道公司依约完成了合同义务。2018年11月30日，商标局陆续下达了71类商标驳回通知书，但大田公司在2019年1月17日通过微信转达的商标驳回通知书，其中37类商标在通知轨道公司时已过商标驳回复审期，导致轨道公司无法在法定期限内向商标评审委员会提出复审申请。由于大田公司未在约定期限内向轨道公司履行义务，导致轨道公司无法实现委托事项，按涉案合同第6.2条的约定，大田公司应返还轨道公司已支付的费用56800元，并支付合同总费用20%的违约金14200元，两项费用共计71000元。经双方多次协商及发函，截止起诉之日，双方协商未能达成一致，大田公司拒绝按照合同约定承担违约责任。轨道公司认为，大田公司的根本违约行为严重的侵害了轨道公司的合法权益，违背了诚实信用和依合同履行义务的基本原则。现根据《合同法》和《民事诉讼法》等相关法律法规的规定提起诉讼，请求依法判决支持轨道公司的诉讼请求。大田公司本诉答辩称：对双方签订了涉案合同无异议。合同签订后，大田公司依约代理轨道公司“李子坝轻轨站”“轻轨穿楼”“李子坝轻轨穿楼”三个商标在71类商标上的注册申请工作，履行了合同主要义务，并于2018年11月22日将71份商标注册受理通知书原件交给了轨道公司。大田公司提供了合同约定的服务，轨道公司就应当支付全额的服务费。关于违约责任，大田公司只是没有在约定的时间内将驳回通知书给轨道公司，但是这一行为不是实质违约，仅违反了合同的附随义务，没有损害其权益，轨道公司没有在规定时间内向商标委员会申请复审，但并不影响其重新申请商标注册的权利。实际操作中，重新注册申请比复审的程序更为简单，花费费用更少，因此不应按照合同第6.2条的约定进行计算，大田公司认为该违约责任过重，违约金过高，要求调低。大田公司向本院提起反诉请求判令：1.轨道公司支付大田公司剩余20%合同款项即14200元；2.反诉诉讼费由轨道公司承担。事实及理由：双方于2018年11月13日签订涉案合同，由大田公司代理轨道公司将“李子坝轻轨站”“轻轨穿楼”“李子坝轻轨穿楼”三个商标，在合计71类商标上的注册申请工作，协助轨道公司通过商标局审核，合同总价款为71000元包干。协议签订后大田公司依约履行了协议内容，但轨道公司并未按照合同约定如期支付合同款项，合同款项的20%尚未支付。截至目前，轨道公司不但未向大田公司支付剩余尾款14200元，还起诉要求大田公司退还其已支付的服务费。综上，为维护大田公司的合法权益，现提起本案反诉。轨道公司反诉答辩称，请求驳回大田商标的诉讼请求。理由如下：1.大田公司应当在代理过程中及时向轨道公司汇报进展情况，并且在收到商标局的文件，包括商标驳回通知书后3个工作日内，将原件转达给轨道公司；2.大田公司未按约定履行合同导致轨道公司无法实现委托事项等，其应当返还全部费用并支付违约金；3.大田公司为专业的商标代理机构，轨道公司委托其申请商标注册，其应当提供专业的意见供参考决定，且必须按约履行合同全部义务。大田公司称未履行汇报告知义务，仅构成轻微违约，与实际不符，违反了合同的根本义务，构成了根本违约。当事人围绕诉讼请求依法提交的证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证；对有争议的证据，本院结合全案事实予以综合认定。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院查明以下事实：2018年11月13日，轨道公司（甲方）与大田公司（乙方）签订了《商标注册申请委托代理合同》，主要约定：1.第一条委托事项：甲方委托乙方代理以下71类商标在中国的注册申请，并协助甲方通过商标局审核。商标名称：李子坝轻轨站、轻轨穿楼、李子坝轻轨穿楼，注册申请类别包括9、12、14等71类。单类申请注册商标服务项目为十项，具体商标申请信息以商标注册申请书为准（详见合同附件2）。2.第二条合同费用及支付：2.1商标为一类一标，共计注册71件，代理费按人民币1000元/件（费用包干，含商标局规费300元，增值税等一切相关必要费用）计取，本合同总费用71,000元包干；2.2在合同签订生效后，甲方收到国家工商总局商标局下发的商标注册申请受理通知书、乙方支付申请及合法有效的增值税发票后30日内支付合同价款的80%，即56800元；剩余价款在甲方收到国家工商总局商标局下发商标注册证书或商标驳回通知书、乙方支付申请及合法有效的增值税发票后30日内支付。3.第五条双方权利与义务：5.1甲方权利与义务：（1）甲方应向乙方提供商标注册所需要的相关资料，并保证提供资料的真实、有效、合法；（3）甲方应根据乙方的需要提供相应协助，根据乙方提供的有关分析、建议作出相应决定；（4）甲方有义务按约定支付合同费用。5.2乙方权利与义务：（1）乙方有权要求甲方按约定支付合同费用；（2）乙方应按本合同约定完成李子坝车站商标注册申请工作；（4）乙方在代理过程中应及时向甲方汇报注册进展情况，在收到商标局下发的商标法律文书（包括但不限于补正通知书、商标受理通知书、商标驳回通知书、商标注册证书等法律文件）后3个工作日内将原件转达甲方，并提供专业意见供甲方参考决定。4.第六条违约责任：6.2乙方未按约定履行合同，导致甲方无法实现委托事项的，应当返还全部费用，并向甲方支付违约金，金额为合同总费用的20%。2018年11月21日，大田公司开具金额为56800元的商标注册代理费重庆增值税专用发票。2018年11月23日，轨道公司收到大田公司代理注册的商标注册受理通知书原件71份。2018年12月17日，大田公司收到轨道公司办理李子坝车站商标注册申请转账支票，金额为56800元。至今，轨道公司未向大田公司支付合同剩余20%的款项，即14200元。另查明：国家工商行政管理总局商标局分别在2018年11月30日、12月3日、12月7日、12月10日、12月12日、12月14日、12月17日、12月21日、12月28日和2019年1月3日、1月4日、1月10日、1月14日，通过中国商标网发布了2件、3件、2件、5件、7件、17件、1件、2件、9件和9件、1件、1件、12件，共计71份《商标驳回通知书》。在上述通知书中，商标局分别以申请注册的标识用作商标整体缺乏显著特征为由和以申请注册的标识与包括重庆李子坝餐饮管理有限公司、重庆莱格宝实业有限公司等公司在类似服务项上申请在先的商标近似，且该标识用作商标整体缺乏显著特征为由，决定驳回原告的商标注册申请。同时，告知根据《商标法》第34条的规定，商标注册申请人如果对本驳回决定不服，可以自收到本通知之日起15日内向国家工商行政管理总局商标评审委员会申请复审。还查明：2019年1月15日，大田公司通过微信告知轨道公司其收到商标驳回通知书，但未告知具体情况。2019年1月17日，大田公司通过微信将71件驳回通知书的电子版文件发送给轨道公司，并且向轨道公司发送了名为“轻轨驳回建议”的文件。2019年1月22日，轨道公司收到大田公司交付的李子坝轻轨站、轻轨穿楼、李子坝轻轨穿楼商标驳回通知书打印件71件。2019年5月5日，轨道公司向大田公司发出《关于敦促重庆大田商标代理有限公司承担违约责任的函》，该函主要载明：按双方合同约定，大田公司应在收到商标局下发的商标驳回通知书后3个工作日内将原件转达轨道公司。商标局于2018年11月30日陆续下达了71类商标驳回通知书，轨道公司于2019年1月17日收到大田公司转达的商标驳回通知书。经统计，其中37类商标在大田公司向轨道公司转达商标驳回通知书时即已过商标驳回复审期，大田公司此举严重违反双方合同约定，导致轨道公司已无法向国家工商行政管理总局商标评审委员会申请复审，轨道公司特此发函敦促大田公司按照合同6.2条约定承担违约责任，若大田公司未在2019年5月20日前按合同约定承担违约责任，轨道公司将向工商行政管理部门对大田公司的违约行为进行投诉，同时保留，进一步追究大田公司法律责任的全部权利。2019年5月6日，大田公司签收该函件。2019年5月30日，轨道公司委托北京市中伦（重庆）律师事务所向大田公司邮寄了一份《关于敦促承担违约责任的律师函》，该律师函主要载明：根据《委托代理合同》约定，大田公司在代理过程中应及时向轨道公司汇报注册进展情况，在收到商标局下发的商标驳回通知书后3个工作日内将原件转达轨道公司；如大田公司未按约定履行义务导致轨道公司无法实现委托事项的，大田公司应当返还全部费用，并支付合同总费用20%的违约金。自2018年11月30日起，商标局陆续下达了71类商标驳回通知书，但大田公司时至2019年1月17日才向轨道公司转达商标驳回通知书，其中37类商标在大田公司向轨道公司转达商标驳回通知书时，即已过商标驳回复审期。大田公司的该等行为严重违反了双方合同约定，并且直接导致轨道公司无法向国家行工商行政管理总局商标评审委员会申请复审，轨道公司的委托事项无法实现。依据法律和合同约定，大田公司应当向轨道公司返还全部费用，并向轨道公司支付金额为合同总费用20%的违约金，而经轨道公司书面催告，大田公司仍拒绝承担违约责任。现敦请大田公司务必于收到本函后3个工作日内，按照约定向轨道公司返还全部费用，并支付违约金。2019年5月31日，大田公司签收该律师函。经双方核对确认，在2019年1月17日轨道公司收到71件驳回通知书时，有37份驳回通知书已过复审期，有34份未过复审期。审理中，原告陈述根据商标局发布的《商标文件电子送达常见问题解答》、《关于商标网上服务系统全面上线运行的公告》、《关于商标电子申请的规定》的文件规定，除商标注册证外其他商标文件采取电子文件方式送达；商标文件电子送达日期：自文件发出（发送至商标网上申请系统）之日起满15日为送达日期；驳回复审期限届满日为：驳回通知书文件发出之日起15日+15日。大田公司还陈述，涉案71个商标的驳回通知书是通过电子方式送达的；涉案商标申请注册时，商标局收取商标注册费300元/件，如果是商标复审，费用是750元/件，而且不接受电子申请，要线下邮寄申请。所以在实践中很少有人会选择商标复审的方式去申请注册商标，如果商标注册申请被驳回，从性价比角度考虑，都是采用重新申请的方式。商标申请被驳回之后即使复审期限届满，当事人仍可就该商标多次重复申请注册。2019年1月17日，大田公司曾向轨道公司发送名为“轻轨驳回建议”的文件，是涉案商标被驳回后的应对意见，但现无该驳回建议的文稿。双方均陈述在2019年1月17日收到驳回通知书后，双方就没有再履行合同。轨道公司还陈述，其没有通过大田公司提交复审申请，而是另行委托第三方进行处理，将34个未过复审期的其中4个提出了复审申请，现均已被驳回了。本院认为，本案系商标代理合同纠纷。轨道公司与大田公司签订的涉案商标注册委托代理合同系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方应当按照合同的约定全面履行各自义务。本案的争议焦点是：一、本诉部分，大田公司是否应当返还已付款项以及是否承担违约责任的问题；二、反诉部分，大田公司要求轨道公司支付剩余款项的条件是否成就。现就上述焦点问题一并作如下评述：一、本诉部分，大田公司是否应当返还已付款项以及是否承担违约责任的问题。双方合同约定，大田商标应在收到商标局下发的商标驳回通知书后3个工作日内将原件转达轨道公司，并提供专业意见供轨道公司参考决定。根据商标局关于电子文书送达的规定，商标文件电子送达的日期为文件发送至商标网之日起满15日。鉴于此，本院认为大田公司收到商标局下发的商标驳回通知书的日期应为商标驳回通知书发送至商标网之日起满15日，而将上述驳回通知书转达给轨道公司的日期为文件发送至商标网之日起满15日后3个工作日内，按此计算，虽然大田公司在2019年1月15日微信告知商标被驳回，但未告知详情，而在2019年1月17日将驳回通知书送达给轨道公司时，71个驳回通知书中有48个超期转达，23个未超期。而且，轨道公司在收到71件驳回通知书时，有37份驳回通知书已过复审期，有34份未过复审期。本院认为，大田公司作为专业的商标代理公司，未按合同约定及时告知轨道公司涉案商标被驳回的情况，且导致37份驳回通知书超过了向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出复审申请的期限，已构成违约，应承担违约责任。现被告抗辩原告请求违约金过高，要求法院调低。鉴于涉案商标被驳回系因商标整体缺乏显著特征以及申请注册的标识与案外公司在类似服务项上申请在先的商标近似且商标整体缺乏显著特征，本院综合被告违约事实、过错程度、后果等酌情确定大田公司支付轨道公司违约金11000元。对于轨道公司已付款项56800元是否应退还的问题。如前所述，虽然大田公司存在上述违约行为，但商标被驳回系因商标本身缺乏显著性的原因，且大田公司按约完成了商标的注册申请工作，轨道公司也确认收到商标注册申请受理通知书，故对于轨道公司要求大田公司退还已付款的诉讼请求，本院不予支持。二、反诉部分，大田公司要求轨道公司支付剩余款项的条件是否成就。双方合同约定，剩余合同款在轨道公司收到商标注册证书或商标驳回通知书、大田公司的支付申请及合法有效的增值税发票后30日内支付。现大田公司未举证证明其已向轨道公司出具剩余款项的合法有效的增值税发票，故本院认定大田公司请求付款的条件尚未成就。对于大田公司的该项诉讼请求不予支持。综上所述，轨道公司的本诉请求部分成立，大田公司的反诉请求不成立。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，判决如下：一、本诉被告重庆大田商标代理有限公司于本判决生效之日起三日内向本诉原告重庆市轨道交通（集团）有限公司支付违约金11000元；二、驳回本诉原告重庆市轨道交通（集团）有限公司的其他诉讼请求；三、驳回反诉原告重庆大田商标代理有限公司的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费1575元，由本诉原告重庆市轨道交通（集团）有限公司负担945元，由本诉被告重庆大田商标代理有限公司负担630元；反诉案件受理费77.5元，由反诉原告重庆大田商标代理有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于重庆市高级人民法院。（此页无正文）审 判 长  刘光英人民陪审员  徐俊明人民陪审员  陶应国二〇二一年一月八日法官 助理  刘德宝书 记 员  罗怀茹