江苏省镇江市中级人民法院 行 政 判 决 书 （2020）苏11行终203号 上诉人（原审原告）扬中市利丰砂布有限公司，住所地江苏省扬中市新坝镇黄山套。 法定代表人：王建国，该公司总经理。 委托诉讼代理人：张子建，江苏江洲律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）扬中市市场监督管理局，统一社会信用代码×××374，住所地江苏省扬中市中电大道168号。 法定代表人：童峰，该局局长。 出庭应诉负责人：李红，该局副局长。 委托诉讼代理人：杨恒心，该局工作人员。 委托诉讼代理人：姚敏，该局工作人员。 原审第三人：瑞新行有限公司，住所地香港特别行政区九龙红磡民乐街21号富高工业中心A座12字楼1207室。 法定代表人：蔡新民，该公司董事长。 委托诉讼代理人：吴秀荣，广州金鹏律师事务所律师。 委托诉讼代理人：叶东山，广州金鹏律师事务所律师。 上诉人扬中市利丰砂布有限公司（以下简称利丰砂布公司）诉被上诉人扬中市市场监督管理局（以下简称扬中市监局）、原审第三人瑞新行有限公司（以下简称瑞新行公司）行政处罚一案，不服镇江经济开发区人民法院（2019）苏1191行初50号行政判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，对本案进行了审理，本案现已审理终结。 原审法院经审理查明：1990年8月31日，瑞新行公司在香港注册“鹰半球”图形商标，该商标指定使用在水砂纸商品上。瑞新行公司分别在1993年3月1日《东方日报》、1993年3月11日《大公报》、1993年3月24日《文汇报》上刊载有“鹰半球”商标的广告。1994年4月21日，天津××××工业有限公司向商标局申请注册“鹰半球”图形为商标。瑞新行公司于2000年以天津××××工业有限公司注册的“鹰半球”图形商标侵害其“鹰半球”图形作品的著作权为由向商标局及法院申请撤销该注册商标。经北京市高级人民法院作出的（2010）高行终字第1452号行政判决及最高人民法院作出的（2012）知行字第26号行政裁定，认定天津××××工业有限公司注册的“鹰半球”图形商标剽窃了瑞新行公司的“鹰半球”图形作品，损害了瑞新行公司的在先著作权，对于该注册商标应予撤销。 2009年2月16日，瑞新行公司向商标局申请注册“鹰半球”图形商标，于同年7月27日被商标局以天津××××工业有限公司注册在先为由驳回，之后瑞新行公司申请复审，复审之后商标局同意予以注册，注册日期为2014年7月14日，有效期限至2024年7月13日，核定使用商品或服务项目为第三类：光滑剂（上浆）、去蜡水、抛光蜡、宠物用香波、砂纸、砂布、研磨膏、工业用香料、用无纺网状材料制并带有研磨微粒的尼龙砂布、牙用抛光剂。 2010年3月3日，利丰砂布公司向商标局申请注册“”商标。同年10月28日，商标局以该商标图形部分与瑞新行公司在“砂纸、砂布”等类似商品上于2009年2月16日申请在先的第7199964号图形商标近似为由作出商标驳回通知书。 2011年9月13日，镇江市扬中工商行政管理局作出案号为扬工商案字（2011）第01337号行政处罚决定书，认定利丰砂布公司生产销售假冒“鹰球图形”注册商标标识的砂纸和标有“鹰球图形+圆环”标识的砂纸侵犯了天津××××工业有限公司“鹰球图形”注册商标专用权，对利丰砂布公司处以没收尚未销售的假冒“鹰球图形”注册商标标识及标有“鹰球图形+圆环”标识的砂纸共计146700张并罚款50000元上缴国库。 2014年7月10日，利丰砂布公司与瑞新行公司签订《试产协议》，约定瑞新行公司许可利丰砂布公司使用“鹰半球”图形商标并生产“鹰半球”牌耐水水砂纸合计1300箱。同年10月9日，双方及佛山市南海区欧晋特研磨有限公司签订补充协议，约定三方同意取消“第二次试产协议中GRIT#120-100箱”。 2016年12月23日,利丰砂布公司法定代表人王建国以“”图形向国家版权局申请并获得《作品登记证书》，登记号：国作登字-2016-F-00347080，作品类别：美术作品，作品名称：秃鹫，创作完成时间：2013年3月2日，首次发表时间：2013年3月3日。 2018年7月，利丰砂布公司开始生产印有“”图形的砂纸进行销售，该图形中“VULTURE”为秃鹫的英文，“LIFENGEMERYCLOTH”为“利丰砂布”的英文，“©”为版权标记。利丰砂布公司在阿里巴巴网站上销售该图形的砂纸时，将印有该图形的砂纸宣传为秃鹫牌砂纸。 2018年9月10日，利丰砂布公司以连续三年未使用为由向国家知识产权局申请撤销瑞新行公司注册的涉案商标，国家知识产权局于2019年6月3日驳回利丰砂布公司的撤销申请。利丰砂布公司于2018年9月10日以对瑞新行公司注册的涉案商标享有在先商标权及瑞新行公司抄袭、复制商标为由再次向国家知识产权局提出无效宣告请求，国家知识产权局分别于2019年4月29日及同年6月26日，裁定对争议商标予以维持。 2019年3月1日，扬中市监局接到举报，称利丰砂布公司生产销售侵犯其公司商标专用权的砂纸，要求扬中市监局调查处理。扬中市监局于同年3月11日立案调查，于立案当日在利丰砂布公司位于扬中市黄山套的经营现场进行检查并制作现场检查笔录，对利丰砂布公司法定代表人王建国进行询问调查并制作询问调查笔录，对涉案砂纸予以扣押并制作行政强制措施决定书送达利丰砂布公司。 2019年5月13日，扬中市监局向利丰砂布公司作出扬市监听告字〔2019〕7-004号《行政处罚听证告知书》，认为利丰砂布公司未经商标注册人许可，将侵犯他人注册商标专用权的图形印在砂纸上进行生产、销售，至案发时止，已经生产了货值2.8万元的“秃鹫牌”砂纸，销售10360元，利润1500元，该生产、销售行为违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条规定之情形，拟对利丰砂布公司处以没收侵权图形胶皮42片，没收各类印有侵权图形的砂纸63箱，罚款125000元，上缴国库的行政处罚，同时告知利丰砂布公司依法享有陈述、申辩和要求举行听证的权利。利丰砂布公司收到告知书后要求举行听证，扬中市监局于2019年6月10日在其三号楼三楼听证室举行公开听证。听证由扬中市监局法规科负责人主持，法规科工作人员作记录，利丰砂布公司委托代理人张茂华、张子建，扬中市监局两名办案人员均参加了该次听证，听证过程中双方充分发表意见并对提交的证据进行质证，听证结束后利丰砂布公司委托代理人及扬中市监局办案人员均对听证笔录签字确认。 2019年6月20日，扬中市监局作出扬市监案字〔2019〕7-004号《行政处罚决定书》，责令利丰砂布公司立即停止侵权行为，对其处以“没收侵权图形胶皮42片，没收各类印有侵权图形的砂纸63箱，罚款125000元，上缴国库”的行政处罚，同时载明逾期不缴纳罚款，依照法律规定每日按罚款数额的百分之三的标准加处罚款，利丰砂布公司享有申请行政复议或者提起诉讼的权利。扬中市监局在庭审中承认向利丰砂布公司送达的扬市监案字〔2018〕7-004号《行政处罚决定书》案号书写错误，应为〔2019〕7-004号。 利丰砂布公司不服上述行政处罚，诉至原审法院，请求：1、依法撤销扬中市监局于2019年6月20日作出的扬市监案字（2018）7-004号行政处罚决定；2、本案诉讼费由扬中市监局承担。 原审法院认为：本案的争议焦点为：1、利丰砂布公司涉案产品标识是否享有商标先用权；2、涉案产品标识是否侵犯瑞新行公司注册商标专用权；3、瑞新行公司注册商标是否连续三年无正当理由不使用；4、扬中市监局的行政处罚是否适用法律错误。 《中华人民共和国商标法》第六十条第二款规定，“工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款。”根据上述规定，扬中市监局具有作出行政处罚决定的法定职权。 关于争议焦点一，利丰砂布公司对涉案标识是否享有商标先用权。《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定，“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”根据上述规定，商标先用权的成立需要具有在先使用商标的事实及在先使用的商标具有一定影响的事实。瑞新行公司于2009年2月16日向商标局申请注册涉案图形商标，利丰砂布公司法定代表人王建国在扬中市监局询问调查中陈述其直至2018年下半年才开始生产、销售涉案砂纸，且主要销售在江苏省内，营业额也较小。利丰砂布公司提供证人李某的书面证人证言以证明自2009年6月就开始生产涉案产品，但该证人证言与其法定代表人王建国在扬中市监局询问调查中的陈述相矛盾，且仅凭该证人证言亦不足以证明利丰砂布公司在先使用商标及该商标具有一定影响力的事实，故利丰砂布公司对涉案标识享有商标先用权的主张缺乏依据。 关于争议焦点二，利丰砂布公司涉案标识是否侵犯瑞新行公司注册商标专用权。利丰砂布公司曾于2010年3月3日向商标局申请以涉案标识注册商标，但被商标局以该商标图形部分与瑞新行公司在“砂纸、砂布”等类似商品上与2009年2月16日申请在先的第7199964号图形商标近似为由作出商标驳回通知书。利丰砂布公司未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与瑞新行公司注册商标近似的商标，扬中市监局据此认定利丰砂布公司涉案标识侵犯瑞新行公司注册商标专用权，并无不当。 关于争议焦点三，瑞新行公司涉案注册商标是否连续三年无正当理由不使用。利丰砂布公司曾于2018年9月10日以连续三年无正当理由未使用为由向国家知识产权局申请撤销瑞新行公司注册的涉案商标，国家知识产权局亦于2019年6月3日作出裁定驳回利丰砂布公司的撤销申请。国家知识产权局已对此作出生效裁定，利丰砂布公司以同样的理由再次主张，缺乏依据。 关于争议焦点四，扬中市监局的行政处罚是否适用法律错误。扬中市监局在行政处罚决定书明确载明处罚根据为《中华人民共和国商标法》第六十条第二款及《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条的规定。上述规定确为工商行政管理部门处理侵犯注册商标专用权的处罚依据，扬中市监局根据上述规定处罚利丰砂布公司，并无不当。 综上，扬中市监局以利丰砂布公司生产、销售“秃鹫牌”砂纸的行为侵犯瑞新行公司注册商标专用权为由，对其予以行政处罚，适用法律正确，认定事实清楚，程序合法。对利丰砂布公司请求撤销行政处罚决定的诉讼请求，不予支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回利丰砂布公司的诉讼请求。案件受理费50元，由利丰砂布公司负担。 上诉人利丰砂布公司上诉称：1、上诉人标识未侵犯瑞新行公司的注册商标专用权，双方标识虽然在构成要素上近似，但不会造成市场混淆；双方标识具有明显区别；瑞新行公司第7199964号商标知名度较低。2、上诉人提供的证言表明，其自2009年6月就开始使用自己的标识，该标识具有一定知名度，即上诉人使用该标识的时间远早于瑞新行公司第7199964号商标核准注册的时间，上诉人在扬中市监局调查时的陈述系为了减轻处罚，因此，上诉人标识具有先用权。3、瑞新行公司申请多个注册商标，系利用注册商标投机取巧，不当占用社会公共资源。4、上诉人是否侵权应当以广东省佛山市禅城区人民法院及上级法院判决结果为依据。5、扬中市监局对上诉人的行政处罚结果显失公平。请求：1、撤销镇江经济开发区人民法院（2019）苏1191行初50号行政判决，发回重审或依法改判；2、被上诉人承担本案一审、二审全部诉讼费用。 被上诉人扬中市监局辩称：1、上诉人所称标识与瑞新行公司注册商标构成近似。2、瑞新行公司于2009年2月16日先行申请商标注册，上诉人于2010年3月3日才提出商标注册申请，且最终被商标局驳回；上诉人《作品登记证书》取得时间为2016年12月23日，亦滞后于瑞新行公司商标注册时间；上诉人提供的证人证言与其法定代表人陈述相矛盾，不足以证明其享有在先使用权。3、上诉人对瑞新行公司注册商标有异议，可依法向有关部门提出异议。4、广东省佛山市禅城区人民法院的商标侵权民事诉讼与本案行政处罚无直接联系。5、被上诉人给予12.5万元的处罚符合法律规定。请求法院依法驳回其上诉请求，维持原判。 原审第三人瑞新行公司同意被上诉人的答辩意见，并补充陈述，上诉人此前因类似的侵权行为被行政处罚，且上诉人申请注册商标和所谓的版权登记亦属于不诚信行为，是恶意侵权。 上诉人利丰砂布公司提起上诉后，原审法院将当事人在原审中提交的证据材料均随案移送本院。 本院经审理，上诉人、被上诉人及原审第三人均对原审查明的事实无异议。 二审审理中，上诉人向本院提交了以下证据：广东省佛山市禅城区人民法院（2019）粤0604民初19144号民事判决书以及（2019）粤0604民初19228号民事判决书，证明上述两案于2020年10月刚经一审判决，目前上诉人已提出上诉，该两案尚未生效，本案应中止审理。 被上诉人扬中市监局对上述证据的质证意见为，该两份判决书正好能证明利丰砂布公司侵犯瑞新行公司注册商标专用权的事实。原审第三人瑞新行公司的质证意见为，2019年广东省佛山市市场监督管理部门对侵权产品查处时，利丰砂布公司系以销售者的身份出现，所针对的侵权物品系在广东实体店销售，与本案查获的侵权产品非同一批次，与本案无关联性。 本院经复核全案证据，原审查明的事实部分中，关于瑞新行公司2009年2月16日申请的第7199964号注册商标，初审公告日期为2012年2月6日，商标专用权的期限自2012年5月7日至2022年5月6日。原审法院认定“上述商标注册日期为2014年7月14日、有效期限至2024年7月13日”的事实有误，本院予以纠正。本院对原审法院查明的其他事实均予以确认。 另查明，广东省佛山市禅城区人民法院（2019）粤0604民初19144号民事判决书以及（2019）粤0604民初19228号民事判决书中的原告均为瑞新行公司，被告均为利丰砂布公司以及不同的销售商。该两案均认定了在涉案店铺（地点均位于广东省佛山市境内）公证购买以及被佛山市南海区市场监督管理局和扬中市监局查处的砂纸中，带有“”和“”标识的产品均为利丰砂布公司生产，上述产品均侵犯了瑞新行公司第7199964号及其他共五枚注册商标专用权，并判决利丰砂布公司每案赔偿瑞新行公司经济损失及合理费用100000元。 本院认为，上诉人利丰砂布公司的上诉理由均不能成立，具体理由如下： 一、关于上诉人标识与原审第三人瑞新行公司第7199964号商标是否构成近似。判断商标近似的原则有三：一是以相关公众的一般注意力为标准；二是既要进行商标的整体比对，又要进行商标主要部分的比对；三是还要考虑被保护商标的显著性和知名度。本案中，上诉人指出二者商标之间的区别主要为一个圆圈还是两个圆圈；有无英文字母；鹰还是秃鹫；颜色、爪子、地球图形的位置等细节方面的差别，上述差别即使存在，也不能否定二者商标在整体构图、主要元素等处存在极其相似的状态（外围为圆圈、圆圈中央为鹰及鹰爪下为地球一角），以相关公众的一般注意力，容易产生误认或认为上诉人产品与原审第三人注册商标的商品有特定联系。因此，上诉人诉称其涉案标识与原审第三人注册商标不构成近似、未侵犯原审第三人注册商标专用权的主张缺乏法律依据，本院不予采信。 二、关于上诉人是否享有对原审第三人注册商标的在先使用权的问题。对此问题，原审法院已有较为详细的论述。原审第三人瑞新行公司已提供大量证据证明其商标的注册及使用情况，包括其商标申请日为2009年2月16日等事实，而上诉人并未能够证明其使用涉案标识早于原审第三人申请注册涉案商标的时间，即使依照上诉人提供的李某的证人证言，也仅能证明上诉人使用涉案标识的时间为2009年6月，并不早于瑞新行公司申请注册涉案商标的日期，因此上诉人主张享有在先使用权的观点亦缺乏事实依据，本院不予支持。 三、关于原审第三人瑞新行公司是否依照商标法第四十四条规定，非法进行多枚商标的注册，其行为扰乱了商标注册秩序，损害了公共利益。本院在庭审中已向上诉人释明，如上诉人认为瑞新行公司构成商标法第四十四条规定的违法注册情形，应依法向商标注册机关或商标评审委员会提请无效宣告，本案不予理涉。 四、关于广东省佛山市禅城区人民法院审理的案件是否影响本案，中止诉讼的问题。行政诉讼法司法解释第八十七条规定，在诉讼过程中，有下列情形之一的，中止诉讼：（六）案件的审判须以相关民事、刑事或者其他行政案件的审理结果为依据，而相关案件尚未审结的。本案原审法院对利丰砂布公司是否构成商标侵权、行政机关行政处罚是否适用法律错误等核心问题已经进行了充分的论证，事实清楚，适用法律正确，无需以广东省佛山市禅城区人民法院相关民事案件的审理结果为依据，即本案并不符合上述司法解释关于中止诉讼的规定，故对上诉人的此主张本院不予采信。 五、关于行政处罚的结果是否显失公平的问题。扬中市监局作出的扬市监案字〔2019〕7-004号《行政处罚决定书》中“罚款125000元”的行政处罚决定，系根据商标法第六十条第二款规定，结合利丰砂布公司在明知其2010年申请“”商标注册被驳回、2014年与瑞新行公司签订有《试产协议》、2011年因在砂纸上使用“鹰球图形”商标而被扬中市工商行政管理局行政处罚的情况下，仍使用被控侵权标识进行批量生产，主观恶意大所作出的罚款数额，并未失当，因此上诉人认为该行政处罚显失公平的主张缺乏依据，本院不予支持。 综上，上诉人的上诉请求及理由均不能成立，原审判决认定事实清楚，应予以维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费50元，由上诉人扬中市利丰砂布有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长  谢毅海 审判员  陈小娟 审判员  严晓璞 二〇二一年一月二十五日 书记员  许满红