中华人民共和国北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2016）京行终1445号上诉人（原审被告）中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。法定代表人何训班，主任。委托代理人刘聪。上诉人（原审第三人）马哥孛罗面包股份有限公司，住所地台湾地区台北市中正区重庆南路1段77号1、2楼。委托代理人卓刘庆弟，董事长。委托代理人史光辉，北京正尊律师事务所律师。被上诉人（原审原告）马哥孛罗酒店管理有限公司（MarcoPoloHotelsManagementLimited），住所地百慕大地区哈密尔顿市HM12维多利亚大街22号卡农广场。法定代表人许仲瑛，总裁兼董事。委托代理人董咏宜,广东三环汇华律师事务所律师。上诉人中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）、马哥孛罗面包股份有限公司（简称马哥孛罗面包公司）因商标异议复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市第一中级人民法院（简称北京市第一中级人民法院）（2014）一中行（知）初字第7772号行政判决，向本院提起上诉。本院于2016年2月18日受理本案后,依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京市第一中级人民法院查明：第7151572号“marcopolo及图”商标（简称被异议商标，见附图），由马哥孛罗面包公司于2009年1月6日申请注册，指定使用的服务为第43类咖啡馆、餐厅、茶馆、餐馆、饭店、宾馆、汽车旅馆、供膳宿旅馆、旅馆预订。在被异议商标的法定异议期内，马哥孛罗酒店管理有限公司（简称马哥孛罗酒店公司）提出异议申请。中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）经审理作出异议裁定，裁定：被异议商标予以核准注册。马哥孛罗酒店公司于法定期限内向商标评审委员会提出异议复审申请，其主要理由为：被异议商标侵犯了马哥孛罗酒店公司在先商号权益，并系以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。马哥孛罗酒店公司使用的“马哥孛罗MarcoPolo”商标在第43类宾馆、酒店服务上已经构成驰名商标。被异议商标属于恶意申请，属于2001年修正的《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第四十一条第一款所指的以不正当手段申请注册的情形，如被允许注册，必将产生不良社会影响，违反了商标法第十条第一款第（八）项的规定。综上，请求不予核准注册被异议商标。在商标异议复审阶段，马哥孛罗酒店公司向商标评审委员会提交了以下主要证据：1、厦门马哥孛罗东方大酒店在饭店上使用“马哥孛罗MarcoPolo”商标的证据；2、北京马哥孛罗酒店在饭店上使用“马哥孛罗MarcoPolo”商标的证据；3、北京中奥马哥孛罗大酒店在饭店上使用“马哥孛罗MarcoPolo”商标的证据；4、深圳马哥孛罗好日子酒店在饭店上使用“马哥孛罗MarcoPolo”商标的证据；5、武汉马哥孛罗酒店在饭店上使用“马哥孛罗MarcoPolo”商标的证据；6、中国国家图书馆对马哥孛罗酒店公司的查询结果；7、香港马哥孛罗酒店有限公司在饭店上使用“马哥孛罗MarcoPolo”商标的证据；8、知名人士和明星客户与酒店管理层合影及酒店Newsletter的相关报道；9、马哥孛罗面包公司的网页；10、被异议商标与第779877号商标档案；11、2001年马哥孛罗酒店公司委托律师与代理机构和马哥孛罗面包公司进行磋商的往来传真复印件；12、（2012）高行终字第218号行政判决书。上述证据用以证明以下事实：一、在被异议商标申请注册之前，马哥孛罗酒店公司已经在酒店业使用“马哥孛罗MarcoPolo”商标，并有一定影响；二、被异议商标不是对马哥孛罗面包公司在先的第779877号商标的扩展注册，马哥孛罗面包公司出于恶意申请被异议商标。马哥孛罗面包公司答辩的主要理由：“马哥孛罗”、“marcopolo”等商标的申请注册和使用均在马哥孛罗酒店公司之前，申请注册被异议商标并没有损害马哥孛罗酒店公司的在先权利，并非抢注。从马哥孛罗酒店公司提交的证据来看，“马哥孛罗marcopolo”商标未成为驰名商标。被异议商标也是马哥孛罗面包公司的商号，在台湾有着长达17年之久的使用历史，经宣传使用已成为广大消费者识别马哥孛罗面包公司的显著标识。综上，请求准予被异议商标注册。马哥孛罗面包公司向商标评审委员会提交了以下主要证据（均为复印件）：1、其在中国注册的“馬哥孛羅marcopolo及图”及“馬可波羅marcopolo及图”商标注册证及续展证明；2、马哥孛罗面包公司执照；3、上海马哥孛罗面包有限公司执照。上述证据用以证明，马哥孛罗面包公司对“marcopolo及图”商标及“马哥孛罗”商号享有在先权利。2013年12月23日，商标评审委员会作出商评字[2013]第141216号《关于第7151572号“marcopolo及图”商标异议复审裁定书》（简称被诉裁定），认为：一、虽马哥孛罗酒店公司提交的证据可证明在被异议商标申请前即2002年10月25日前其“马哥孛罗MarcoPolo”商标在中国大陆地区在酒店服务上进行了宣传使用，但马哥孛罗面包公司在1993年7月27日就已在第42类饭馆等服务上申请注册了第779877号“馬哥孛羅marcopolo及图”商标，而被异议商标与该商标的字母组合及图形部分相同，指定服务类似。此外，马哥孛罗酒店公司提交的证据不足以证明其“马哥孛罗MarcoPolo”商标在1993年7月27日前就已为中国大陆相关消费者所知悉。综上，仅以在案证据难以认定被异议商标的申请注册具有不正当性。马哥孛罗酒店公司称被异议商标的申请注册违反了商标法第三十一条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的主张不能成立。二、虽马哥孛罗酒店公司的商号“马哥孛罗MARCOPOLO”在被异议商标申请注册前在酒店服务上进行了宣传使用，但“MARCOPOLO”为意大利旅行家马可波罗的外文名称，仅以在案证据难以认定“MARCOPOLO”为马哥孛罗酒店公司独创。且马哥孛罗面包公司的商号也为“马哥孛罗”，并自1994年在上海成立上海马哥孛罗面包有限公司时就开始在中国大陆地区使用“马哥孛罗”商号，故在案证据难以认定被异议商标是对马哥孛罗酒店公司商号的抄袭、摹仿，被异议商标的申请注册未构成商标法第三十一条所指的损害他人现有在先权利的情形。三、虽马哥孛罗酒店公司提交的证据能够证明“马哥孛罗MARCOPOLO”商标在被异议商标申请注册前在酒店服务上进行了一定的宣传使用，但尚未达到驰名商标的知名程度，故被异议商标未构成商标法第十三条所指的情形。四、被异议商标不存在对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形，未违反商标法第十条第一款第（八）项的规定。五、商标法第四十一条第一款规定的“以不正当手段取得注册”指的是损害公共秩序或公共利益，或妨碍商标注册管理秩序的行为。被异议商标不属于本款所指的情形。另，马哥孛罗酒店公司的其他主张缺乏相应的事实与证据予以支持，故不能成立。综上，商标评审委员会依据商标法第三十三条、第三十四条的规定，裁定：被异议商标予以核准注册。在本案诉讼阶段，马哥孛罗酒店公司提交以下证据：在第35类注册的第774518号“MARCOPOLO”及第5287157号“马哥孛罗”商标档案及百度搜索“马哥孛罗”的网页信息。1993年7月27日，马哥孛罗面包公司申请注册第779877号“馬哥孛羅marcopolo及图”商标(见附图)，1995年11月28日被核准注册，核定使用服务为第43类饭馆、自助餐馆、餐厅（提供消费者食品或饮料的服务），专用期限至2015年11月27日。北京市第一中级人民法院认为：在被异议商标申请日之前，经过马哥孛罗酒店公司的长期宣传和使用，其商号“马哥孛罗”及对应英文商号“MARCOPOLO”在酒店服务上已具有一定知名度。被异议商标的文字部分与原告的英文商号相同，且其指定使用的饭店、宾馆、汽车旅馆、供膳宿旅馆、旅馆预订服务与酒店服务构成相同或类似服务，被异议商标在饭店、宾馆、汽车旅馆、供膳宿旅馆、旅馆预订等服务上的申请注册与使用，易使相关公众误认为使用被异议商标的服务提供者为马哥孛罗酒店公司或与马哥孛罗酒店公司存在某种联系，从而产生混淆误认，致使原告的利益受到损害。“马哥孛罗”经马哥孛罗酒店公司的长期宣传和使用，其在酒店服务上已具有一定知名度，而马哥孛罗面包公司的主要经营范围是面包房，且在中国大陆地区仅限于上海一地，基于双方长期共存的事实，双方在申请注册商标时均应针对对方的经营范围采取合理措施予以避让。综上，被异议商标损害了马哥孛罗酒店公司的在先商号权益，构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。马哥孛罗酒店公司提交的在案证据能够证明在被异议商标申请日之前其在酒店服务上在先使用“马哥孛罗marcopolo”商标并具有一定知名度，但尚不足以证明其已达到驰名的程度，故被异议商标的申请注册未违反商标法第十三条第一款的规定。被异议商标的标志本身并不会对社会公共利益和公共秩序产生不良影响，故被异议商标的申请注册未违反商标法第十条第一款第（八）项的规定。商标法第四十一条第一款仅适用于注册商标的争议程序，马哥孛罗酒店公司在商标异议复审程序中以该条款作为复审理由缺乏法律依据。综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项之规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、商标评审委员会就被异议商标所重新作出裁定。商标评审委员会不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，主要上诉理由是：一、马哥孛罗面包公司在1993年7月27日就已在第42类饭馆等服务上申请注册了第779877号“馬哥孛羅marcopolo及图”商标，而被异议商标与该商标的字母组合及图形部分相同，指定服务类似。此外，马哥孛罗酒店公司提交的证据不足以证明其“马哥孛罗MarcoPolo”商标在1993年7月27日前就已为中国大陆相关消费者所知悉。综上，仅以在案证据难以认定被异议商标的申请注册具有不正当性。二、虽马哥孛罗酒店公司的商号“马哥孛罗MARCOPOLO”在被异议商标申请注册前在酒店服务上进行了宣传使用，但“MARCOPOLO”为意大利旅行家马可波罗的外文名称，仅以在案证据难以认定“MARCOPOLO”为马哥孛罗酒店公司独创。且马哥孛罗面包公司的商号也为“马哥孛罗”，并自1994年在上海成立上海马哥孛罗面包有限公司时就开始在中国大陆地区使用“马哥孛罗”商号，故在案证据难以认定被异议商标是对马哥孛罗酒店公司商号的抄袭、摹仿，被异议商标的申请注册未构成商标法第三十一条所指的损害他人现有在先权利的情形。马哥孛罗面包公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，其主要上诉理由是：马哥孛罗面包公司在1993年和1996年分别申请注册了第779877号和第1073729号商标，其核定使用的服务项目均为“饭馆、自助餐馆、餐厅（提供消费者食品或饮料的服务）”。被异议商标的申请注册并非以不正当手段抢注，而是顺应企业发展的需要，在其原注册商标上的补充。马哥孛罗酒店公司1996年正式更名成立，而马哥孛罗面包公司成立于1988年，对于“马哥孛罗及MARCOPOLO”享有在先商号权。在1993年马哥孛罗面包公司申请注册“马哥孛罗MARCOPOLO”商标开始，马哥孛罗酒店公司就已经知晓该商标由马哥孛罗面包公司持有，其应在实际使用中改换其他商标，采取合理措施予以避让。综上，被异议商标的申请注册并未违反商标法第三十一条的规定。马哥孛罗酒店公司服从原审判决。经审理查明，原审判决查明事实基本清楚，且有被异议商标档案、第779877号“馬哥孛羅marcopolo及图”商标档案、被诉裁定、当事人提交的证据及当事人陈述等在案佐证，本院予以确认。另查，第779877号“馬哥孛羅marcopolo及图”核定使用的服务为第42类饭馆、自助餐馆、餐厅（提供消费者食品或饮料的服务），经续展，商标专用期限至2025年11月27日。1996年4月19日，马哥孛罗面包公司申请注册第1073729号“馬可波羅marcopolo及图”商标(见附图)，1997年8月7日被核准注册，核定使用服务为第42类的饭馆、自助餐馆、餐厅（提供消费者食品或饮料的服务），专用期限至2017年8月6日。上述事实，有第779877号商标和第1073729号商标查询档案在案佐证。本院认为：本案中,商标评审委员会于2013年12月23日依据2001年修订的商标法作出被诉裁定，而2013年修订的商标法自2014年5月1日起施行。因此，本案应适用2001年修订的商标法进行审理。商标法第三十一条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”判断被异议商标是否损害他人的在先商号权应当确定商号登记、使用日早于被异议商标的申请日；被异议商标使用了与商号相同或基本相同的文字，被异议商标指定使用的商品或服务与在先商号人的经营内容相同或类似；商号在中国相关公众中具有一定知名度；被异议商标的注册使用容易导致相关公众产生混淆，从而损害在先商号所有人的利益。商标注册具有地域性，该条款所保护的在先商号权益，应是基于在中国境内已经注册或实际使用相应企业商号而产生的权益。本案中，马哥孛罗酒店公司提交了在北京、深圳、武汉、厦门等地区成立马哥孛罗酒店，并通过户外广告、媒体等方式对酒店进行宣传推广的证据。上述证据能够证明马哥孛罗酒店公司的商号在被异议商标申请注册之前已在酒店服务中具有一定的知名度。被异议商标指定使用的“汽车旅馆、宾馆、供膳宿旅馆”等服务与马哥孛罗酒店公司经营的酒店服务构成相同或类似服务，被异议商标的英文部分与马哥孛罗酒店公司的英文商号相同。被异议商标在“汽车旅馆、宾馆、供膳宿旅馆”等服务的申请注册，易使相关公众对服务来源产生混淆、误认，或者认为与马哥孛罗酒店公司具有特定联系。综上，被异议商标的申请注册损害了马哥孛罗酒店公司的在先商号权益。判断被异议商标是否构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，通常应考虑在先使用的未注册商标具有一定影响；在后注册人抢先注册具有不正当性。本案中,被异议商标与第779877号和第1073729号商标是各自独立的商标，各商标指定使用的服务类别不同，二者之间不具有延续关系，故应以被异议商标的申请日作为判断在先使用商标是否具有一定影响的时间界限。在被异议商标申请日之前，经过长期宣传和使用，“马哥孛罗marcopolo”商标在酒店服务上已具有一定影响。双方当事人在中国大陆地区长期共存于市场，马哥孛罗面包公司理应知晓他人在酒店服务上已在先使用“马哥孛罗marcopolo”商标并应采取合理措施予以避让。因此，被异议商标的申请注册违反了商标法第三十一条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，依法应予维持。马哥孛罗面包公司的上诉理由不能成立，其上诉请求本院不予支持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于判决生效后七日内交纳）;二审案件受理费人民币一百元,由马哥孛罗面包股份有限公司负担人民币五十元（已交纳），由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担人民币五十元（已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长  刘继祥代理审判员  樊 雪代理审判员  周 波二〇一六年五月九日书 记 员  宋 爽