广东省高级人民法院民 事 判 决 书（2014）粤高法民三终字第840号上诉人（原审被告）：广州迪艾歪玩具礼品有限公司，住所地：广东省广州市白云区白云大道北友谊路加禾生产基地八一科技园D栋4楼。法定代表人：章旭升，该公司总经理。委托代理人：洪绍武，广东维强（广州）律师事务所律师。委托代理人：温丽莉。被上诉人（原审原告）：广州四联玩具有限公司，住所地：广东省广州市花都区花东镇（永光经济开发区）金田路1号。法定代表人：林健强，该公司董事长。委托代理人：侯榆，广东正大联合律师事务所律师。上诉人广州迪艾歪玩具礼品有限公司（以下简称迪艾歪公司）因与被上诉人广州四联玩具有限公司（以下简称四联公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服广东省广州市中级人民法院（2013）穗中法知民初字第848号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行审理，本案现已审理终结。2013年12月10日，四联公司向原审法院提起诉讼称：专利号为ZL200530074679.0、名称为玩具拼板（松鼠）的外观设计专利权，于2006年7月5日由广州四联木制玩具有限公司获得专利授权，于2011年11月10日转移至四联公司。四联公司发现迪艾歪公司未经许可擅自生产、销售侵犯该专利权的侵权产品，已提请广州市知识产权局处理。广州市知识产权局亦于2012年3月13日作出穗知法字（2011）58号专利侵权纠纷处理决定书，认定迪艾歪公司存在专利侵权事实并作出处理决定。据四联公司了解，迪艾歪公司到现在仍在生产、销售侵权产品。请求判令迪艾歪公司赔偿因其侵权行为造成四联公司的损失9万元、承担四联公司支出的律师费用5000元、承担四联公司为保护专利合法权益所支出的专利年费2000元及承担本案诉讼费用。迪艾歪公司答辩称：四联公司起诉迪艾歪公司的专利侵权纠纷已由广州市知识产权局作出处理决定，四联公司基于同一法律关系、同一法律事实提出的诉讼请求已构成知识产权权利的滥用，并且违反民事诉讼法规定的一事不再理原则。四联公司称迪艾歪公司到现在仍在生产、销售侵权产品，缺乏事实依据。迪艾歪公司已履行广州市知识产权局的处理决定，已将全部被控侵权产品销毁，并停止生产和销售。从广州市知识产权局专利执法案件现场勘验检查登记表记载的被控侵权产品数量可看出，迪艾歪公司当时处于试生产期，迪艾歪公司的行为并没有给四联公司造成经济损失，并且在此事件中迪艾歪公司同样是受害者。据此，四联公司诉请迪艾歪公司赔偿经济损失是没有事实和法律依据的。退一万步言，即便须承担赔偿责任，四联公司所提赔偿数额显属太高，既不合法又不合理。四联公司并无提供其产品相应销售量的证明及其销售量的下降是由迪艾歪公司侵权行为造成的证据。涉案专利权不稳定，四联公司在本案中也没有出示关于涉案专利新颖性、创造性的评估报告。四联公司不顾其专利所应有的价值及行业利润微薄的事实，提出19案共184.3万元之巨的赔偿请求，已远超其所受损失或迪艾歪公司所获利益。综上，请求驳回四联公司的诉讼请求。原审法院查明：名称为“玩具拼板（松鼠）”的外观设计，专利号为ZL200530074679.0，专利申请日为2005年11月1日，专利权人为广州四联木制玩具有限公司，授权公告日为2006年7月5日。2011年11月10日，国家知识产权局准予该外观设计的专利权人变更为四联公司。2013年9月29日，四联公司缴纳该外观设计的专利年费2000元。该外观设计专利授权公告图片如下：2011年12月6日，广州市知识产权局受理广州四联木制玩具有限公司和四联公司请求处理迪艾歪公司涉嫌侵犯上述外观设计专利权纠纷一案。2011年12月8日，广州市知识产权局在迪艾歪公司的住所地提取其生产的名称为“松鼠3D木制仿真模型”的产品（以下简称被诉侵权产品）及其拼装说明各一份。在该案审理过程中，四联公司认为被诉侵权产品与上述外观设计专利相同。迪艾歪公司则认为二者相似，并承认其制造、销售被诉侵权产品的事实。双方当事人均同意由广州市知识产权局就侵犯专利权的赔偿数额进行调解，但调解不成。广州市知识产权局经审理，认为被诉侵权产品与上述外观设计专利在整体视觉效果上没有差异，迪艾歪公司侵犯了上述外观设计专利权。广州市知识产权局遂于2012年3月13日作出穗知法字（2011）58号专利侵权纠纷处理决定：责令迪艾歪公司立即停止制造、销售侵犯广州四联木制玩具有限公司和四联公司专利号为ZL200530074679.0、名称为“玩具拼板（松鼠）”外观设计的产品，销毁库存产品和制造侵权产品专用模具。该专利侵权纠纷处理决定已经发生法律效力。本案审理过程中，根据四联公司的申请，原审法院向广州市知识产权局调取被诉侵权产品及其拼装说明。被诉侵权产品的照片如下：拼装说明显示拼装成型参考图主视图1主视图2庭审中，四联公司认为被诉侵权产品与涉案外观设计专利相同。迪艾歪公司则认为二者相似，并确认被诉侵权产品是其制造、销售。四联公司明确请求由法院酌情确定侵犯专利权的赔偿数额，其中为制止侵权行为所支付的合理开支为律师费5000元。四联公司为其合理开支的主张，提供了其与广东正大联合律师事务所签订的包括本案在内的与迪艾歪公司共计19个专利侵权纠纷案件的《民事委托代理合同》及95000元律师费的《广东增值税普通发票》。该合同及发票均载明每个专利侵权纠纷案件的律师费为5000元。迪艾歪公司是2009年2月18日由自然人章旭升独资成立的有限责任公司，注册资本20万元，经营范围为加工、制造、销售玩具、文具、纸制品、木制品、塑料制品、石膏制品及货物和技术进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）。原审法院认为：四联公司是涉案“玩具拼板（松鼠）”外观设计的专利权人，任何单位或者个人未经其许可，不得为生产经营目的制造、销售该外观设计专利产品。迪艾歪公司制造、销售了被诉侵权产品的事实，迪艾歪公司予以确认，故原审法院予以认定。依照《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款的规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断，被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。本案中，被诉侵权产品与涉案“玩具拼板（松鼠）”外观设计专利产品属相同产品，将两者进行对比，主要差别在于各主视图中部分零部件的线条弯曲度不同。但该差别细微，两者的设计在整体视觉效果上无实质性差异，构成近似。因此，被诉侵权产品的设计落入涉案“玩具拼板（松鼠）”外观设计专利权的保护范围。迪艾歪公司未经四联公司许可，制造、销售与四联公司涉案“玩具拼板（松鼠）”外观设计专利近似的被诉侵权产品，已构成侵害四联公司专利权的行为，迪艾歪公司依法应承担停止侵害、赔偿损失等民事责任。依照《中华人民共和国专利法》第六十条的规定，侵犯专利权引起纠纷的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时，可以责令侵权人立即停止侵权行为，并可以应当事人的请求就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以向人民法院起诉。本案中，四联公司就其与迪艾歪公司的侵犯专利权纠纷，已请求广州市知识产权局处理，该局亦作出责令迪艾歪公司立即停止侵权行为的处理决定，同时，该局还就侵犯专利权的赔偿数额进行调解，但调解不成。因此，依照上述法律规定，四联公司可以就侵犯专利权的赔偿数额向人民法院起诉。迪艾歪公司认为四联公司的起诉违反民事诉讼法规定的一事不再理原则的抗辩理由不成立，原审法院不予采纳。四联公司诉请迪艾歪公司就侵犯专利权行为承担赔偿责任，依法有据，原审法院予以支持。四联公司请求原审法院酌情确定迪艾歪公司侵犯专利权的赔偿数额，依照《中华人民共和国专利法》第六十五条第二款的规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。据此，在四联公司没有对其损失、迪艾歪公司获得的利益和专利许可使用费举证的情况下，原审法院综合考虑涉案专利权的类型、迪艾歪公司侵权行为的性质和情节、迪艾歪公司的经营规模、四联公司为制止侵权行为所支出的合理费用等因素，酌情确定迪艾歪公司赔偿四联公司3万元（含为制止侵权行为所支出的合理费用）。四联公司请求赔偿损失的数额超出部分，原审法院不予支持。四联公司请求迪艾歪公司承担专利年费，没有法律依据，原审法院不予支持。综上所述，原审法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条第一款第（七）项、《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第六十五条的规定，判决如下：一、广州迪艾歪玩具礼品有限公司于判决发生法律效力之日起10日内赔偿广州四联玩具有限公司3万元；二、驳回广州四联玩具有限公司的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案一审案件受理费2225元，由广州四联玩具有限公司负担1537元，广州迪艾歪玩具礼品有限公司负担688元。迪艾歪公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求判令：1.撤销（2013）穗中法知民初字第848号民事判决；2.改判驳回被上诉的诉讼请求；3.被上诉人承担本案一、二审诉讼费用。理由如下：1.涉案专利产品组装后的成品状态是公众所熟知的产品，申请日前被诉侵权产品已经在市场上公开销售，四联公司亦未提交外观设计专利评价报告，故涉案专利不具有新颖性与创造性。被上诉人利用专利仅做形式审查的特点，将公众所熟知的产品逆向模仿申请专利，其行为系滥用知识产权排挤竞争对手。2.迪艾歪公司在涉案专利申请之前已制造相同、相似产品，其在原有范围内制造、使用不构成侵权。3.被诉侵权产品与涉案专利的拼图完全不同，普通消费者可以分辨。4.涉案专利不稳定，上诉人已向知识产权局专利复审委员会提出针对涉案专利的无效宣告请求，本案应当中止审理。5.原审法院认定的赔偿数额过高。上诉人在庭审中明确，本案其仅对涉案专利是否具有新颖性与创造性有异议，不进行现有设计抗辩。被上诉人四联公司答辩称：一审法院认定事实无误，上诉人的上诉理由均不成立。涉案专利具有新颖性和创造性，上诉人并无证据证明其在涉案专利申请日前已经制造或者做好制造被诉侵权产品的准备。上诉人的侵权行为给被上诉人造成了巨大损失，且目前市场上仍有大量的被诉侵权产品在销售。本院经审理查明，原审法院查明事实属实，本院予以确认。另查明，迪艾歪公司在二审期间向本院提交了邮政储蓄银行汇款收据一份作为新证据，拟证明其已就包括本案专利在内的19个专利向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，本案应当中止审理。四联公司的质证意见为：对该证据的真实性无异议，关联性有异议。本院认为：本案系侵害外观设计专利权纠纷。四联公司是专利号为ZL200530074679.0、名称为“玩具拼板（松鼠）”的外观设计专利权人，该专利至今有效存续，依法应受法律保护，任何单位或者个人未经专利权人许可，不得实施其专利。涉案专利是否具有新颖性、创造性以及是否应当被授予专利权的问题，并非专利民事案件审查的范围，故对于迪艾歪公司关于涉案专利不具有新颖性、创造性的上诉主张本院不予审理。根据迪艾歪公司的上诉请求及四联公司的答辩意见，本案的争议焦点为：1.本案是否应当中止诉讼；2.被诉侵权设计是否落入涉案专利的保护范围；3.迪艾歪公司的先用权抗辩是否成立；4.原审法院认定的赔偿数额是否合理。（一）关于本案是否应当中止诉讼的问题。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十条规定，人民法院受理的侵犯外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利无效的，人民法院不应当中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外。经查，迪艾歪公司系于一审答辩期届满后向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告涉案专利无效，其亦未提交充分证据证明本案存在中止诉讼的必要，故迪艾歪公司的该项诉讼请求缺乏法律依据，本院予以驳回。（二）关于被诉侵权设计是否落入涉案专利保护范围的问题。《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。因本案涉案专利包含组装关系唯一的各构件，故应以各构件组合状态下的整体外观设计为保护对象进行侵权比对。将被诉侵权设计与本案专利的外观设计相比较，两者均为呈站立状态的松鼠造型，其整体形状、图案相同，仅在部分线条的弯曲程序有局部、细微的差异。经上述对比分析可知，以一般消费者的知识水平和认知能力综合判断被诉侵权设计与涉案专利的整体视觉效果，两者不存在实质性差异，故原审法院关于两者构成近似，被诉侵权设计落入涉案专利保护范围的认定并无不当，本院予以维持。（三）关于迪艾歪公司的先用权抗辩是否成立的问题。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。迪艾歪公司上诉称其对被诉侵权设计享有先用权，但却未能提交任何证据证明该主张，故其该项抗辩理由不能成立，本院予以驳回。（四）关于原审法院认定的赔偿数额是否合理的问题。迪艾歪公司未经许可制造、销售侵害四联公司外观设计专利权的产品，应当承担赔偿损失的民事责任。关于本案的赔偿数额，专利权人并未举证证明其因迪艾歪公司的侵权行为所遭受的损失或迪艾歪公司的侵权获利所得。根据《中华人民共和国专利法》第六十五条第二款“权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”的规定，原审法院综合考虑涉案专利的类型、迪艾歪公司侵权行为的性质和情节、经营规模及四联公司合理的维权支出等因素，酌定迪艾歪公司赔偿四联公司经济损失三万元，并无不当。迪艾歪公司关于原审判赔数额过高的上诉请求缺乏依据，不能成立，本院予以驳回。综上，迪艾歪公司的上诉请求和理由不能成立，本院予以驳回。原审法院认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。本案二审案件受理费550元，由广州迪艾歪玩具礼品有限公司负担。本判决为终审判决。审 判 长  肖海棠代理审判员  石静涵代理审判员  李 艳二〇一四年十一月五日书 记 员  余英泽