江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）苏02民初562号原告：辽宁大禹防水科技发展有限公司，住所地辽宁省盘锦新型防水材料产业基地（盘山县陈家）。法定代表人：郑宪明，该公司董事长。委托诉讼代理人：王洪中，江苏鸿国律师事务所律师。被告：无锡市大禹防水材料经营部，住所地江苏省无锡市锡山区东亭锡沪路石桥头新村62号。经营者，王传孝，男，1972年出生，汉族，住江苏省丰县。委托诉讼代理人：高峰，男，该经营部员工。原告辽宁大禹防水科技发展有限公司（以下简称大禹科技公司）与被告无锡市大禹防水材料经营部（以下简称大禹经营部）侵害商标权、不正当竞争纠纷一案，本院于2018年11月9日立案后，依法适用普通程序，于2018年12月26日公开开庭进行了审理。原告大禹科技公司委托诉讼代理人王洪中，被告大禹经营部委托诉讼代理人高峰到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。原告大禹科技公司向本院提出诉讼请求，要求判令大禹经营部：1、立即停止侵犯第1815930号、第15819342号商标的行为：包括在店招门头、名片使用“大禹防水”字样；2、在字号中停止使用“大禹”字样的不正当竞争行为，即变更企业名称，新的名称中不得使用“大禹”字样；3、赔偿大禹科技公司经济损失10万元（包含调查取证、制止侵权、聘请律师所支出的合理费用）；4、承担本案诉讼费用。诉讼中，大禹科技公司撤回了有关第15819342号商标侵权事宜的主张。事实与理由：大禹科技公司为第1815930号“大禹DAYU”商标的商标权人，上述商标核定使用商品项目为第19类：防水建材、屋顶用沥青涂层等。上述商标目前合法有效，并已经形成了巨大的品牌价值和商业价值。大禹科技公司始建于1998年，是一家集研发、生产、销售、施工于一体的现代化防水企业，下设多个分公司及三大生产基地，拥有先进的生产线，并具有建筑二级防水施工资质和特种防渗资质，承接了北京五棵松体育馆、北京奥林匹克地下车库，天津奥体中心、沈阳地铁、重庆地铁等重大工程。大禹科技公司相继通过质量体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，企业被评为辽宁市场AAA信誉企业、省守合同重信用企业，产品被评为辽宁省名牌产品、辽宁省著名商标、WTO推荐品牌和国家免检产品等荣誉称号，是国内及国际市场上的知名品牌。第1815930号商标在2011年被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。王传孝所经营的大禹经营部位于无锡市××东路××号，地址位置优越，人流量大，主要经营防水材料、防水工程用品和建筑材料。大禹科技公司发现大禹经营部未经许可，擅自使用与第1815930号相近似的商标，并在店招、名片等多处使用“大禹”等标识。大禹科技公司认为大禹经营部未经授权擅自使用近似商标，并在字号中使用“大禹防水”文字，属于故意混淆与误导消费者，明显侵犯其注册商标专用权并构成不正当竞争，故诉至法院，请求判如所请。被告大禹经营部辩称，一、大禹经营部系2008年依法注册登记成立的个体工商户，注册登记符合法律规定。“大禹防水”是其合法拥有的字号并自2008年起一直沿用至今，其并不清楚大禹科技公司有无注册商标或驰名商标；二、第1815930号商标包括图形、文字和字母，且以图形为主，“大禹”字样并不明显，更不便于识别。第15819342号“大禹”文字商标的注册可印证大禹科技公司也意识到在第1815930号商标中“大禹”字样并不明显，更不便于识别，所以大禹经营部使用2008年就核准登记的字号“大禹防水”并未侵犯第1815930号商标专用权；三、“大禹防水”有浓厚的历史渊源，取自“大禹治水”，其将字号定为“大禹防水”符合日常惯例和逻辑。“大禹防水”字号取得已10多年，该经营部仅一间门店，店内门柱及装潢均无任何“大禹”字样，所售产品均标注有厂商品牌，没有任何“大禹”字样商品，大禹经营部并无利用和误导的故意。另外，大禹经营部的客户基本上都是本行政区内的客户，从大禹经营部的信誉及商品外观，客户就可以明确得知商品商标及来源均与大禹科技公司无关，更何况大禹科技公司也没有提供证据证明其及其他客户对大禹经营部的商品产生误认或混淆；四、根据《个体工商户名称登记管理办法》第十九条的规定，个体工商商户名称牌匾可以适当简化，而按照我国商业传统，众多个体工商户门头牌匾只写字号的行为也被视为简化店名名称牌匾的正当行为。本案中“大禹防水”是大禹经营部字号，也包括所在防水行业及自身经营特点。另外，大禹经营部门头牌匾及名片中的“大禹防水”四个字的字体、大小、颜色完全相同，并未突出使用“大禹”文字，收款收据客户联中落款的也是大禹经营部全称，毫无侵犯他人商誉的故意，更无不正当竞争行为。综上，大禹经营部使用自己的字号“大禹防水”，并无利用和误导故意，也无误认和混淆的结果，不属于侵害他人商标专用权或不正当竞争的行为，请求法院驳回大禹科技公司的诉讼请求。为证明其主张，大禹科技公司向本院提交以下证据：1、商标注册证，用于证明其为涉案商标所有权人；2、大禹科技公司所获荣誉证书，用于证明大禹科技公司以及涉案商标具有知名度；3、（2018）宁石证经内字第6746号公证书，用于证明大禹经营部存在不正当竞争和商标侵权行为；4、公证费发票，用于证明大禹科技公司为制止侵权所支出的合理费用；5、收款收据、名片，用于证明大禹经营部在日常经营中使用“大禹”名称，对外招揽生意。大禹经营部对大禹科技公司所提交的证据发表质证意见如下：对证据1的真实性无异议，对证明目的不认可，认为第1815930号商标中“大禹”文字并不明显，不易识别；对证据2真实性无异议，对关联性有异议，认为大禹科技公司的荣誉与其使用“大禹防水”字号无关；对证据3真实性无异议，对证明目的有异议，认为其招牌中“大禹防水”文字的字体、大小、颜色一致，并未突出“大禹”二字，其店铺内也无“大禹”品牌产品或“大禹”字样装潢，不可能产生混淆和误认；对证据4真实性无异议，对关联性有异议，认为公证费发票与其无关；对证据5真实性无异议，对证明目的有异议，认为名片上“大禹防水”文字的字体、大小、颜色一致，并未突出“大禹”二字，不存在利用和攀附的故意，收款收据上的落款是大禹营业部全称，产品也与涉案商标无关。大禹经营部未就本案向本院提交证据。综合大禹科技公司、大禹经营部所发表的举证、质证意见，本院对本案证据认证如下：对大禹科技公司所提交的证据1-5，因其已提交证据原件，故对其真实性予以确认。上述证据的证明效力本院将综合全案案情予以确认。经审理查明：第1815930号商标（见附图1）的注册人为大禹科技公司，核定使用商品为第19类，包括屋顶用沥青涂层、防水卷材、水下建筑工程用沉箱、可移动的非金属温室、石料粘合剂，注册日期为2002年7月28日，有效期至2022年7月27日。2011年11月29日国家工商行政管理总局商标局认定大禹科技公司使用在第19类的“大禹DAYU及图”商标为驰名商标。2014年10月起大禹科技公司的“大禹”牌建筑防水卷材两次被辽宁省品牌战略推进委员会、辽宁省质量技术监督局授予辽宁名牌产品称号，有效期至2019年12月31日；2017年9月，大禹科技公司获得“中国防水行业最具影响力十大品牌”称号。2017年10月大禹科技公司的“大禹”牌建筑防水卷材和“明星大禹”牌建筑防水涂料被评为环渤海地区建材行业知名品牌。另查明，（2018）宁石证经内字第6746号公证书载明，江苏省南京市石城公证处（以下简称石城公证处）公证员陈某该处公证人员周某会同申请人江苏友利律师事务所委托代理人柯家波、李仁泽于2018年8月23日约十六时二十七分来到位于无锡市××区××号，门头名称为“大禹防水”的店铺，李仁泽以普通消费者的身份购买了包装上标有“丽宜达中性硅酮耐候胶”等字样的胶三支，工具一支。购买当场取得了《收款收据》一张（收款收据上盖有“无锡市大禹防水材料经营部”等字样的印章）、名片一张（见附图2）。柯家波使用该处提供的手机对该店铺内部情况进行拍照，共拍得照片五张。约十六时三十五分上述人员离开该店铺，柯家波继续使用该处提供的手机对该店铺外观门头进行拍照，共拍得照片两张。公证人员现场监督了上述购物、拍照的全过程。所购物品、票据及名片交由公证人员封某、保管。2018年8月27日在石城公证处，公证人员会同柯家波将购买物品拆封，由柯家波使用该处提供的手机对购买物品进行拍照，共拍得照片一张，拍照结束后公证人员将上述物品进行封某。随后，公证人员在该处将拍照所得的所有照片进行打印，将所取得的上述票据及名片进行复印。上述封某后的物品、票据及名片原件交由申请人保管。该公证书证明其所附的照片与实际情况相符，所附的上述票据及名片的影印件与原件内容相符。照片中的店铺地址为“锡沪东路96号”，门头标注为红色“大禹防水”大型文字，文字左侧竖列有“油漆辅料”四个字，底部为联系电话（见附图2）。名片正面标注“大禹防水”、“承建防水工程”、“批发防水材料”、“合作共赢”字样及地址、电话、手机和网址等信息，背面印制有“大禹防水追求卓越”以及各种材料信息和承接工程的范围信息。本案中，大禹科技公司明确其主张大禹经营部的具体商标侵权行为表现为在店招门头和名片中使用与涉案商标近似的“大禹”文字，法律依据为《商标法》第五十七条第（一）、（二）、（五）项,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《商标司法解释》）第一条第（一）项；具体不正当竞争行为表现为在店招门头和名片使用“大禹防水”文字足以使公众误认为其是大禹科技公司的加盟商或其销售的产品为大禹防水产品，法律依据为《反不正当竞争法》第六条第（一）、（二）、（四）项。又查明，2018年9月17日，石城公证处向大禹科技公司开具公证费发票，金额700元。再查明，大禹科技公司为设立于1998年4月1日的优先责任公司，经营范围包括生产销售防水、防腐保温材料及配套产品、装饰材料（油漆除外）施工工具、橡塑制品、橡胶密封垫、管片密封止水条、橡塑止水带，土工布、土工膜，其企业生产所需的原辅材料，防水技术服务，内外墙涂料；防水设计、防腐保温（取得资质后）施工，货物进出口及技术进出口，道路沥青销售。大禹经营部为设立于2008年7月28日的个体工商户，经营范围包括防水材料的销售。综合大禹科技公司、大禹经营部的诉辩主张，本院归纳本案争议焦点为：一、大禹经营部在店招门头、名片中使用“大禹防水”文字是否构成对大禹科技公司的涉案商标的侵害；二、大禹经营部在字号中使用“大禹防水”文字是否构成对大禹科技公司的不正当竞争。对于第一个争议焦点，本院认为，大禹经营部存在突出使用“大禹”文字的行为，且该行为构成对第1815930号商标的侵害。理由如下：一、《商标司法解释》第一条第（一）项的规定，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于商标法第五十七条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。判断是否构成侵犯注册商标专用权，应判断被控侵权商品或服务与注册商标核定使用的商品或服务是否相同或类似，被控侵权商品或服务上的标识与该注册商标是否相同或近似，并考虑是否造成相关公众的混淆和误认。本案涉及被告在经营、宣传过程中对于其字号的使用是否构成对涉案商标的侵权判断，亦应从以上方面进行考虑。本案中，因涉案注册商标核定商品项目涉及屋顶用沥青涂层、防水卷材等商品，而大禹经营部则主要提供防水材料的销售及相关技术服务，两者构成商品与服务的类似。二、大禹经营部企业字号与涉案商标是否构成相同或近似，是判断是否构成商标侵权的关键。本案中，涉案商标虽为“大禹”文字及图形组合，但根据商标的特征及通常消费习惯，相关公众在购买大禹科技公司产品时，组合商标中的“大禹”字形及读音仍是其识别产品来源的主要标志之一，易于使相关公众将其与使用该商标的大禹科技公司的产品联系起来。因此，在判断大禹经营部“大禹防水”字号在使用中与涉案商标是否构成相同或近似时，应以字号与涉案商标中的“大禹”文字进行比对。因“大禹防水”中直接包含“大禹”文字，故大禹经营部字号与涉案商标构成近似。三、根据《个体工商户名称登记管理办法》第十九条的规定，个体工商户名称牌匾可以适当简化，但不得对公众造成欺骗或者误解。大禹科技公司通过广泛宣传，使其产品为广大消费者所认知，涉案商标具有较高知名度。大禹经营部在其门头店招和名片中简化其名称为“大禹防水”，构成对其字号的突出使用，足以使相关公众产生联想，误认为大禹经营部所销售产品与大禹科技公司的产品具有某种特定的联系，或者大禹经营部本身与大禹科技公司存在某种关联，从而对产品来源或服务主体身份产生混淆。因此，对于大禹经营部有关其在门头使用“大禹防水”字样系简化使用店名名称牌匾的正当行为的主张，本院不予支持。大禹经营部的前述行为侵犯了大禹科技公司涉案商标的商标专用权。对于第二个争议焦点，本院认为，大禹经营部在其字号中使用“大禹防水”文字不构成对大禹科技公司的不正当竞争。理由如下：一、根据《中华人民共和国商标法》第五十八条的规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条亦规定经营者不得实施使人误认为其是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。在审理字号与字号、商标与字号冲突的不正当竞争纠纷案件中，应当保护在先的权利，但不应不分情况一律撤销在后的权利，而要对两项权利所蕴含的具体利益进行衡量，进而寻找利益平衡点，特别需要从保护合法权益、诚实信用、公平竞争等原则结合考虑历史因素，对被控侵权人的行为进行考量。只要经营者在经营中不突出使用其字号，不作商标性使用，不会发生误认和混淆，在不影响商标权人利益的前提下，无需禁止经营者登记与注册商标相同或近似的字号。本案中，结合现有证据，可以认定大禹经营部在字号登记时不具备攀附、混淆的故意,应当允许其继续使用。首先，大禹科技公司所提交的证据仅能证明其在2011年左右享有知名度和美誉度，其并未提供证据证明其字号及涉案商标在大禹经营部注册时间2008年7月28日之前已经享有较高知名度、美誉度和市场占有率。特别在大禹科技公司无法提供其在2008年7月28日前已在江苏无锡地区开展经营活动的相关证据的情况下，本院认为在大禹经营部登记成立时，大禹科技公司的经营区域并未涵盖江苏无锡地区，其当时在江苏无锡地区知名度相对有限；其次，“大禹”二字属于普通的而非臆造的名词，是对古代夏禹的美称，大禹经营部陈述其使用“大禹”二字取自“大禹治水”，而“大禹治水”一词来源于中国古代神话传说故事，与防水工作具有紧密关系，大禹经营部前述陈述具有一定合理性，其注册时就存在利用大禹科技公司“大禹”字号或商标进行恶意登记的可能性较小。最后，以通用词汇而非臆造词汇注册商标，商标注册权人所享有的商标的专用权不能视为对该词汇的垄断，不能排除他人在不误导公众的前提下合理使用该通用词汇作为字号，所以大禹经营部只要在不与大禹科技公司企业名称或商标相混淆的情形下，大禹经营部有权使用其合法登记的字号，而无需变更其企业名称。综上所述，大禹经营部突出使用“大禹防水”构成对涉案注册商标的侵犯。大禹经营部的注册登记行为不构成不正当竞争。大禹科技公司有关大禹经营部变更其企业名称且新的名称中不得使用“大禹”字样的诉讼请求，本院不予支持。大禹经营部可以通过附加相关区别标志或文字的方式，避免在以后的经营中与大禹科技公司的经营活动发生混淆的可能性。大禹科技公司请求本院依法酌情确定赔偿数额，该请求符合法律规定，本院综合以下因素确定赔偿数额：1、涉案商标的知名度；2、大禹经营部侵权行为具体方式及其持续时间、范围、规模；3、大禹科技公司为制止侵权所支出的合理开支。据此，依照《中华人民共和国商标法》第五十七条第（七）项，第六十条，第六十三条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十六条第二款、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、无锡市大禹防水材料经营部立即停止在经营中突出使用“大禹”或“大禹防水”字样，在经营中使用其字号时应用全称表述并加注“本店非大禹商标注册人”的文字；二、无锡市大禹防水材料经营部于本判决生效之日起十日内赔偿辽宁大禹防水科技发展有限公司经济损失及合理开支2万元；三、驳回辽宁大禹防水科技发展有限公司其他的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费2300元，由大禹科技公司负担920元，由大禹经营部负担1380元（该款已由大禹科技公司预交,大禹经营部应于本判决生效之日将应负担部分直接支付给大禹科技公司）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省高级人民法院。（此页无正文）审 判 长  陆 超审 判 员  李 骏人民陪审员  王幸娴二〇一九年三月十四日书 记 员  司淼淼判决书附件：附图1、第1815930号商标附图2、门头、名片本案援引法律条款《中华人民共和国商标法》第五十七条有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的；（四）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；（五）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（六）故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件，帮助他人实施侵犯商标专用权行为的；（七）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。第六十条有本法第五十七条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和主要用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额五倍以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处二十五万元以下的罚款。对五年内实施两次以上商标侵权行为或者有其他严重情节的，应当从重处罚。销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，由工商行政管理部门责令停止销售。对侵犯商标专用权的赔偿数额的争议，当事人可以请求进行处理的工商行政管理部门调解，也可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。经工商行政管理部门调解，当事人未达成协议或者调解书生效后不履行的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。第六十三条侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条商标法第五十二条第（一）项规定的商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。商标法第五十二条第（一）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。第十六条侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的，人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。当事人按照本条第一款的规定就赔偿数额达成协议的，应当准许。第十七条商标法第五十六条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支，包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况，可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。