北京知识产权法院行 政 判 决 书（2017）京73行初6316号原告派丽蒙光学（厦门）有限公司，住所地福建省厦门市思明区。法定代表人任国东，总经理。（未到庭）委托诉讼代理人黄丽明，福建翔轩律师事务所律师。（到庭）被告国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区茶马南街1号。法定代表人赵刚，主任。（未到庭）委托诉讼代理人徐金艳，该委员会审查员。（到庭）第三人金吕国，男。（未到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字［2017］第69717号关于第8618298号“迪丽×××”商标无效宣告请求裁定本院受理时间：2017年8月21日开庭审理时间：2018年9月13日被诉裁定认定：诉争商标获准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用修改前《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法），程序问题仍适用现行《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）。一、原告主张诉争商标违反2001年商标法第二十八条，因原告依据该条款主张诉争商标予以无效宣告，已超过法定时限。因此，诉争商标的核准注册未违反2001年商标法第二十八条。二、原告的“派丽蒙PARIM”商标未构成2001年商标法第十四条所指的驰名商标。且根据判断诉争商标申请人是否具有恶意需要考虑之因素，结合双方当事人提交的证据，不能认定第三人作为诉争商标申请人，与本案原告曾有贸易往来或合作关系，或与原告曾发生纠纷，可知晓该驰名商标，或与原告曾有内部人员往来关系，故在案证据不足以证明诉争商标的申请注册属于恶意注册行为。诉争商标的核准注册未违反2001年商标法第十三条第二款的规定。因此，不能适用“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年时间限制”的规定。综上，诉争商标予以维持。原告不服被诉裁定，诉称：一、引证商标“派丽蒙PARIM”在诉争商标申请日前已构成使用在“眼镜”商品上的驰名商标。第8669695号商标异议裁定书认定引证商标一在2010年9月15日前已构成使用在“眼镜”商品上的驰名商标。二、诉争商标的注册是第三人对驰名的引证商标的恶意复制摹仿。引证商标长期大量使用、宣传，完全已达到驰名程度；引证商标固有显著性较强，诉争商标与引证商标构成相同或类似商品上的近似商标，诉争商标系复制、摹仿引证商标；第三人实际使用诉争商标具有明显的复制、摹仿恶意。第三人及其负责企业的经营范围、所处行业与原告相同，其申请诉争商标是原告引证商标已构成驰名商标，第三人在申请注册诉争商标时明知原告的驰名商标，而且实际使用中将诉争商标与引人误认的“DIRIM”组合使用，可见第三人恶意明显。三、被告在被诉裁定中以第三人与原告不曾存在合作交易等关系评定第三人不具有恶意，系适用法律和认定事实错误。因原告并未在商标评审程序中请求依据2001年商标法第十五条宣告诉争商标无效，但被告却在商标评审程序中以第十五条之规定评定第三人主观不具有恶意，属于适用法律和认定事实错误。综上，请求法院依法撤销被诉裁定，并判令被告重新做出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。针对原告的第三点诉讼理由，在被诉裁定中并未适用2001年商标法第十五条对诉争商标是否应予无效宣告进行评述，原告理解有误。第三人经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面陈述意见。本院经审理查明：一、诉争商标1．注册人：第三人2．注册号：86182983．申请日期：2010年8月30日4．核准注册日期：2011年9月14日4．专用权期限至：2021年9月13日5．标识：详见附图6．核定使用商品（第9类，类似群：0921）：眼镜（光学）、太阳镜、擦眼镜布、眼镜玻璃、眼镜盒、眼镜架、隐形眼镜、眼镜、眼镜框、眼镜链二、引证商标一1．权利人：原告2．注册号：7068673．申请日期：1993年4月8日4．专用权期限至：2024年9月20日5．标识：详见附图6．核定使用服务（第9类，类似群：0921）：眼镜、眼镜片、镜架三、引证商标二1．权利人：原告2．注册号：39014213．申请日期：2004年2月3日4．专用权期限至：2026年2月13日5．标识：详见附图6．核定使用服务（第9类，类似群：0919、0921）：眼镜、眼镜框、眼镜链、太阳镜、眼镜架、隐形眼镜、擦眼镜布、夹鼻眼镜架、眼镜盒、护目镜六、其他事实在商标评审阶段，原告向本院提交了以下主要证据（均为光盘）：1、原告主体资格情况；2、商标注册情况；3、行业证明；4、原告及关联企业、商标获得的荣誉情况；5、综合经济指标情况；6、原告国内外市场销售情况；7、原告产品质量体系认定证书；8、原告广告宣传情况；9、原告所在地区个人及企业侵犯商标权情况。在商标评审阶段，第三人向被告提交了以下主要证据：1、第三人及关联企业营业执照；2、诉争商标注册证；3、商标使用许可合同；4、商标网上查询单。在本案诉讼阶段，原告向本院补充了以下主要证据：1、第8669695号“派利蒙PLMEN”商标信息、商评字[2015]第7708号商标异议复审裁定书、（2015）京行初字第1353号行政判决书，旨在证明商评委及法院均认定，在2010年9月15日前，原告引证商标一在“眼镜”商品上构成驰名商标。诉争商标申请日与该日期仅相差十五日，异议复审裁定及法院相关判决应作为本案引证商标认驰的依据；2、临海市万丰眼镜厂工商信息，旨在证明第三人所负责企业的经营范围与原告相同；3、公证书一份（2016）济泉城证经字第1845号，旨在证明第三人在实际使用中未规范使用诉争商标，而是将其与引入误认的“DIRIM”组合使用，以造成相关公众的混淆误认，第三人主观恶意明显。被告对上述证据的质证意见为：对真实性及合法性予以认定，不认可与本案的关联性。引证商标一虽在另案中被认定为驰名商标，但是基于驰名商标个案认定原则，不能成为其在本案中被认驰的当然依据。以上事实，有商标档案、各方当事人在评审程序和诉讼程序中提交的证据材料及当事人陈述等在案佐证。本院认为，本案中，诉争商标的核准注册日期，针对诉争商标提起无效宣告请求的日期、被诉裁定的作出日期及本案受理行政诉讼的日期跨越了新旧商标法的施行期间。根据法不溯及既往的原则，本案实体问题的审理应适用2001年商标法，程序问题应适用2014年商标法。在商标评审阶段，原告的实体依据为2014年商标法第十三条第三款、第十四条及第三十条的规定（对应2001年商标法第十三条第二款、第十四条、第二十八条之规定）。其程序依据为2014年商标法第四十五条第一款。2014年商标法第四十五条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”本案中，诉争商标的核准注册日期为2011年9月14日，而原告向被告提起针对诉争商标的无效宣告请求的时间为2016年11月10日。显然，原告试图通过2001年商标法第二十八条请求宣告诉争商标无效的主张已超过五年的时间限制。因此，原告不能通过引用2001年商标法第二十八条的规定请求宣告诉争商标无效。被告作出的被诉裁定中对此结论认定正确，但却引用了2001年商标法第四十一条第二款的规定（对应2014年商标法第四十五条第一款），属法律适用瑕疵，本院在此予以指出。在适用2001年商标法第二十八条已超五年时限的情况下，则应当审查是否构成“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”规定之情形。首先，原告是否属于驰名商标所有人。驰名商标是指在中国境内为相关公众广为知晓的商标。2001年商标法第十四条规定：“认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。”在案证据，能够证明诉争商标申请日前，原告对诉争商标进行了持续的使用，广泛的宣传，其获得过诸多荣誉。其引证商标一在相关公众中知晓程度高。且引证商标一曾在针对第8669695号“派利蒙PLMEN”商标的异议复审案件中被商评委和法院认定为驰名商标，而予以保护，且该认驰时间与本案诉争商标申请日期十分接近。根据在案证据，结合考虑曾作为驰名商标予以保护的情况，本院认定原告引证商标构成第9类“眼镜”商品上的驰名商标。其次，第三人是否存在恶意的认定。根据在案证据，能够证明第三人所经营的企业与原告同处同一行业，在原告引证商标一具有知名度的情况下，第三人申请注册与原告引证商标一仅一字之差的诉争商标，且在实际使用中将诉争商标与引证商标一英文部分十分近似的“DIRIM”组合使用，由此可见，第三人主观上具有恶意。被告对此认定错误，本院予以纠正。但被告并未适用商标法第十五条，从而存在超范围评审的情况，原告的第三项诉讼理由，本院不予采信。因此，通过以上分析，原告所有的引证商标一在诉争商标申请日之前已构成驰名商标，诉争商标与引证商标一仅一字之差，构成对引证商标一的复制、摹仿。诉争商标指定使用在与引证商标一相同或类似的商品上，容易导致相关公众对商品的来源产生混淆。综上所述，被告所作出的被诉裁定认定事实和适用法律有误，本院予以纠正。原告的诉讼理由部分成立，本院对其诉讼请求予以支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项之规定，本院判决如下：一、撤销被告国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字［2017］第69717号关于第8618298号“迪丽×××”商标无效宣告请求裁定书；二、被告国家工商行政管理总局商标评审委员会就原告派丽蒙光学（厦门）有限公司针对第8618298号“迪丽×××”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。案件受理费一百元，由被告国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效后7日内交纳）。如不服本判决，各方当事人可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长  杨潇人民陪审员  王鹏人民陪审员  韩洁二〇一九年三月二十日法官 助理  张灿书 记 员  张希附图：（诉争商标图样）（引证商标一图样）（引证商标二图样）