中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2019）京73行初55号原告潍坊现代塑胶有限公司，住所地中华人民共和国山东省潍坊市昌乐县经济开发区宝石城二路。法定代表人张利，董事长。委托代理人崔忠武，山东诚功（崂山）律师事务所律师。委托代理人林鸿刚，山东诚功（崂山）律师事务所律师。被告中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人申长雨，局长。委托代理人刘颖杰，中华人民共和国国家知识产权局审查员。委托代理人赵鑫，中华人民共和国国家知识产权局审查员。第三人株式会社东洋克斯，住所地日本国富山县黑部市前沢4371番地。法定代表人中西诚，董事长。委托代理人刘日华，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所专利代理人。委托代理人路传亮，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所专利代理人。原告潍坊现代塑胶有限公司（简称现代公司）因外观设计专利权无效行政纠纷一案，不服原中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2018年10月23日作出的第37580号无效宣告请求审查决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，并通知被诉决定的利害关系人株式会社东洋克斯作为第三人参加诉讼。本院于2020年4月2日开庭对本案公开开庭进行了审理。原告现代公司的委托代理人崔忠武、林鸿刚，被告中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）的委托代理人刘颖杰、赵鑫，第三人株式会社东洋克斯的委托代理人刘日华、路传亮到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系专利复审委员会就株式会社东洋克斯针对现代公司所有的专利号为02352585.1、名称为“钢丝螺旋软管(三线条)”的外观设计专利（简称涉案专利）所提出的无效宣告请求而作出的。专利复审委员会在被诉决定中认为：一、法律依据《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十三条规定：授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。二、证据认定证据2.4是株式会社东洋克斯的产品宣传册，株式会社东洋克斯对该产品宣传册在2003年进行了公证认证，并主张该产品宣传册在2001年就曾经公证过，因此可以表明该证据在涉案专利申请日前已经存在并公开。现代公司对公证认证手续没有异议，但对宣传册的真实性有异议，认为不能确定是当时印刷的，且其是单方制作的，属于非公开出版物，不符合公开发表的条件，同时还认为证据2.4在2001年的公证没有进行认证手续。经核实，证据2.4为产品宣传册的合集，宣传册首页有一页公证文件，公证时间为2001年3月30日，该文件上盖有公证处的签章及中西清一的签章，后附2003年7月29日的公证认证文件，公证内容为株式会社东洋克斯董事长中西清一承认上述印章为其本人真实的印章。专利复审委员会认为，株式会社东洋克斯提交了产品宣传册原件，且进行了公证认证手续，证据本身未发现瑕疵。对于现代公司的质疑，由于该证据曾在2001年3月30日进行过公证，这表明在该日期前证据2.4已经印制完成；由于产品宣传册的印制目的就是为了宣传推广产品，因此其在印制后会尽快散发，该产品宣传册的公证日在涉案专利申请日约一年半之前，在没有相反证据的情况下，可以认定证据2.4在涉案专利申请日前已处于公开状态，其中所示外观设计可以作为涉案专利的现有设计。对于现代公司主张证据2.4在2001年的公证没有进行认证手续的主张，专利复审委员会认为，本案中对证据2.4在2001年所做的公证的认定是对证据2.4的真实性的佐证，并非作为对证据2.4的法定形式要件的认定，株式会社东洋克斯在其后对证据2.4进行了公证及认证，因而证据2.4是满足法定形式要求的，现代公司的上述主张不能成立。株式会社东洋克斯同时提交了宣传册相关页面的文字的中文译文，现代公司对中文译文的准确性没有异议，但认为翻译的不全面，应当对整个证据全部内容进行翻译。对此专利复审委员会认为，根据专利审查指南的规定，株式会社东洋克斯可以只提交外文证据中所使用部分的中文译文，现代公司的上述主张没有依据，专利复审委员会不予支持，证据2.4中涉及的相关文字内容以株式会社东洋克斯提交的中文译文为准。三、关于专利法第二十三条涉案专利涉及的产品为钢丝螺旋软管（三线条），证据2.4公开了一种“软管”（简称对比设计），对比设计与涉案专利属于相同种类的产品，两者可以进行如下对比：涉案专利由主视图、后视图、俯视图、仰视图及右视图表示，简要说明载明左视图与右视图对称，省略左视图。如图所示，涉案专利为中空圆柱体软管，管壁为透明材料，管壁中为环绕管壁的螺旋状纤维，在一侧管壁外侧有两条平行的线条，线条之间为半透明。详见涉案专利附图。对比设计公开了一幅视图，如图所示，对比设计为中空圆柱体软管，管壁中为环绕管壁的螺旋状纤维，在一侧管壁外侧有两条平行的线条，线条之间略不透明。详见对比设计附图。涉案专利与对比设计相比，两者的外观设计整体上没有差异，只是管壁外侧的两条线条的粗细和线条之间的距离略有不同，线条之间的不透明略有不同，对整体视觉效果没有明显的影响，二者构成相近似的外观设计，因此涉案专利不符合专利法第二十三条的规定。鉴于已得出上述结论，专利复审委员会对于株式会社东洋克斯的其他理由和证据不再予以评述。基于上述事实和理由，专利复审委员会依法作出审查决定，宣告02352585.1号外观设计专利权全部无效。原告现代公司不服被诉决定，向本院提起行政诉讼称：一、被诉决定依据的证据2.4产品宣传手册不符合专利法第二十三条关于“公开发表”或“公开使用”的要求，被诉决定认定事实错误。二、被诉决定仅仅依据证据2.4的内容，不能得出该宣传册在涉案专利申请日之前就已处于公开的状态。三、证据2.4中涉及第三人法定代表人声明的内容为证人证言，该份证据未经证人出庭即采纳不符合法律规定。综上所述，被诉决定认定事实错误，请求法院依法撤销被诉决定，同时责令被告重新作出决定。被告国家知识产权局辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审理程序合法，审查结论正确，原告的诉讼理由不能成立，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。第三人株式会社东洋克斯述称：一、第三人在无效阶段提交的证据足以证明证据2.4所附的产品宣传册为公开出版物，在涉案专利申请日前处于公开发表的状态。二、被诉决定关于证据2-4所附的产品宣传册在涉案专利申请日之前处于公开的状态的事实认定正确。综上，被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，应当予以维持。本院经审理查明：被诉决定涉及的是国家知识产权局于2003年4月23日授权公告的02352585.1号外观设计专利，使用该外观设计的产品名称为“钢丝螺旋软管(三线条)”，其申请日为2002年9月3日，专利权人原为张庆国，后变更为现代公司。针对涉案专利，株式会社东洋克斯于2018年4月3日向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由是涉案专利不符合专利法第二十三条的规定，并提交了如下证据：第一组证据（权利冲突证据）：证据1.1：登记号为2008-J-010423、2008-J-010424、2008-J-010425的著作权登记证书复印件；证据1.2：登记号为2008-J-010340、2008-J-010421、2008-J-010422的著作权登记证书复印件；证据1.3：经过公证认证的1985年12月14日公开发行的报纸《日刊工业新闻》复印件及中译文；证据1.4：经过公证认证的1985年12月2日公开发行的报纸《橡胶报知新闻》复印件及中译文；证据1.5：经过公证认证的1985年12月2日公开发行的报纸《橡胶时报》复印件及中译文。第二组证据（现有设计公开证据）：证据2.1：公告号为JP3004297U、公告日为1994年11月8日的日本实用新型专利文件复印件；证据2.2：公告号为KR0235516、公告日为1999年3月20日的韩国外观设计专利文件复印件；证据2.3：公告号为KR82133-1、公告日为1988年8月1日的韩国外观设计专利文件复印件；证据2.4：株式会社东洋克斯的董事长中西清一于2001年3月30日出具的《关于商品目录的散发事实》、相应《产品目录》及相应的公证书、认证书复印件一套，以及中文译文。该证据2001年3月30日进行第一次公证，公证处于《关于商品目录的散发事实》页面下部进行了盖章。该证据于2003年7月29日进行了第二次公证，公证处再次于《关于商品目录的散发事实》页面下部进行了盖章，并出具登记号为146（2003）的《公证证明》，其中载明：兹证明，斋藤强系株式会社东洋克斯董事长中西清一的代理人，在本公证人面前陈述：中西清一承认上述印章为其本人真实的印章。2003年7月31日，中华人民共和国驻日本国大使馆领事部出具（2003）日领认字第0005511号认证书，对该证据进行了认证。上述《关于商品目录的散发事实》中载明：我公司制作了正在销售中的工业用软管等的商品目录，并面向日本国内的批发商、经销店、一般消费者等广泛散发进行宣传。在此确定该目录的存在日期，并证明工业用软管等的结构、形状、商品名称。《关于商品目录的散发事实》落款处打印有“株式会社东洋克斯”、“法人代表中西清一”字样，并有标注“中西清一”的印章。第三组证据（现有设计公开证据）：证据3.1：经公证认证的中西清一于2003年8月8日所作的法律声明及产品宣传册、发货单、发票复印件及中译文；证据3.2：经公证认证的盛强国际贸易有限公司于1997年使用的TOYOX软管宣传册复印件及中译文；证据3.3：经公证认证的Eltechlndustries（Int’1）Co.Ltd.于2002年使用的TOYOX软管宣传册；证据3.4：经公证认证的RoyalChina（HongKong）Ltd.（OliwenLimited）于2001年使用的TOYOX软管宣传册复印件及中译文；证据3.5：开票日期为2002年7月9日，发票号为03260050，其内容是由上海爱泰商贸有限公司销售T型TOYOX软管给上海橡塑五金有限公司的上海增值税发票复印件；证据3.6：开票日期为2002年8月1日，发票号为03260065，其内容是由上海爱泰商贸有限公司销售T型TOYOX软管给上海添鑫橡塑五金有限公司的上海增值税发票复印件；证据3.7：开票日期为2002年8月1日，发票号为03260066，其内容是由上海爱泰商贸有限公司销售T型TOYOX软管给杭州新泰气动元件有限公司的上海增值税发票复印件。第四组（其他证据）：证据4.1：公告号为JP717142、公开日为1987年11月10日的日本外观设计专利文件复印件及中译文；证据4.2：申请号为62-22879和62-22880的日本外观设计的审查历史文档复印件及中译文。株式会社东洋克斯认为：1.涉案专利与株式会社东洋克斯的著作权相冲突。证据1.2的著作权证书显示的在先发表的作品，著作权人为株式会社东洋克斯、证据2.4为2001年3月30日前已经产生，并经过公证、认证的株式会社东洋克斯产品宣传册，产品宣传册印制后寄送给各销售网点和代理商同时，也会广为散发，东洋克斯享有该产品宣传的著作权，涉案专利与著作权人东洋克斯合法享有的在先著作权相冲突，不符合专利法第二十三条的规定。2.涉案专利与在先出版的现有设计相同和相近似。涉案专利与证据2.1、证据2.2、证据2.3、证据4.1、证据4.2、证据2.4、证据1.3、证据1.4、证据1.5的外观设计相比，属于相近似的外观设计，不符合专利法第二十三条的规定。3.涉案专利与在先公开使用的现有设计相近似。证据3.1证明株式会社东洋克斯自1985年在全世界范围销售，产品宣传册广为散发，2002年东洋克斯曾向上海爱泰商贸有限公司销售了不同规格的T型TOYOX压力软管。证据3.2、证据3.3、证据3.4说明盛强国际贸易有限公司、Eltech公司、Royal公司均为株式会社东洋克斯的代理商，均证明所述的产品宣传册已经分发给顾客，并用于在中国国内销售东洋克斯的压力软管，宣传册的内容相同，列明了相应的规格型号，产品宣传册上的产品构成了在先公开销售。证据3.5、证据3.6、证据3.7的发票证明销售。涉案专利与产品宣传册上的现有设计构成相近似的外观设计，不符合专利法第二十三条的规定。经形式审查合格，专利复审委员会于2018年4月28日受理了该无效宣告请求，并将株式会社东洋克斯的无效宣告请求文件副本转送现代公司，通知其在指定期限内进行答复。专利复审委员会依法成立合议组，对本案进行审理。专利复审委员会于2018年5月11日向双方当事人发出口头审理通知书，定于2018年6月19日举行口头审理。现代公司逾期未提交意见陈述。口头审理如期进行，株式会社东洋克斯及现代公司均委托代理人出席了口头审理。在口头审理中：1.株式会社东洋克斯明确无效理由是涉案专利不符合专利法第二十三条的规定，证据为请求时提交的4组证据，具体理由为：涉案专利与证据1.2、证据2.4构成著作权权利冲突，证据2.1至证据2.4、证据3.1、证据4.1、证据4.2、证据1.3、证据1.4、证据1.5证明在先公开发表，证据3.1至证据3.7证明国内公开使用。株式会社东洋克斯当庭出示了证据1.3至证据1.5、证据2.4、证据3.1至证据3.7和证据4.2的原件，现代公司对原件复印件一致没有异议，对上述公证认证文件的真实性没有异议。对于株式会社东洋克斯随证据提交的外文证据的中文译文，现代公司对译文的准确性没有异议，但认为翻译的不全面，应当对全部外文进行翻译。2.关于第1组证据，株式会社东洋克斯未提交证据1.2的原件，主张图纸左下角的完成日期1989年7月12日。现代公司认为其登记时间晚于涉案专利申请日，且没有原件，对真实性有异议。对于对比，现代公司认为证据中的图片不清楚，难以用来比对，即使对比，认为图形与涉案专利不相同也不相近似。3.关于第2组证据，株式会社东洋克斯未提交证据2.1至2.3的原件，现代公司对真实性有异议，认为没有中文翻译，不能作为证据使用。对于证据2.4，株式会社东洋克斯主张第一次公证的日期为2001年3月30日，该宣传册在这个日期已经产生，公证时间在涉案专利申请日之前，同时声称宣传册的右下角01.01.15.4.23，前三个数字是日期，可以说明杂志的公开日期。现代公司认为该宣传册是株式会社东洋克斯自己制作，制作完成不代表公开发表，不认可公证日期是其公开发表和使用的日期，而认证的时间是2003年10月12日，晚于涉案专利申请日。对于株式会社东洋克斯声称的杂志右下角的数字不清楚是日期还是编号，该日期没有提交中文译文，不能作为公开发表的日期。关于产品的具体对比，现代公司主张其中的外观设计与涉案专利既不相同也不相似。4.关于第3组证据，株式会社东洋克斯认为第3组证据可以相互佐证，形成证据链说明产品宣传册中的东洋克斯公司的高压软管在先公开使用。主张上述证据的宣传册是同一本产品目录，发票和产品目录中表格对应的型号相联系，对应产品的外观。现代公司对上述证据中发票的真实性没有异议，对于宣传册的真实性有异议，认为宣传册没有中文译文，是株式会社东洋克斯单方制作和提交的材料，对是否公开使用有异议。对于发票和产品目录型号的关联性有异议，认为发票无法证明产品的外观。公证的内容是证人证言，用于佐证宣传册的真实性，证人没有出庭佐证，证言不能作为认定事实的依据，不能证明在国内公开使用。对此，株式会社东洋克斯指出宣传册有提交译文。关于对比，株式会社东洋克斯主张以证据3.3的图片进行对对，以宣传册左下角的99.09作为公开日期，现代公司认为没有译文不发表意见。5.关于第4组证据，株式会社东洋克斯以证据4.1的对比意见同证据2.1的意见，证据4.2是日本某外观设计专利申请的审查历史中引用的在先的专利文件，是1963年公开的。现代公司对证据4.1的真实性有异议，对证据4.2的真实性没有异议，对公开性有异议，不能确定其公开时间，并认为所示外观设计与涉案专利不相同也不相近似。至此，专利复审委员会认为本案事实已经清楚，可以做出审查决定。2018年10月23日，专利复审委员会作出被诉决定。在本案诉讼过程中，现代公司向本院提交了以下2份证据：1、涉案专利外观设计专利证书；2、国家知识产权局出具的《手续合格通知书》。在本案诉讼过程中，国家知识产权局向本院提交了以下2份证据：1、被诉决定中的证据2.4；2、涉案专利授权公告文本。在本案诉讼过程中，株式会社东洋克斯向本院提交了以下2份证据，均系被诉决定中证据2.4中的部分内容：1、株式会社东洋克斯日文产品目录；2、株式会社东洋克斯中文产品目录。在本案庭审过程中，现代公司表示即使证据2.4能够作为证据评述涉案专利是否符合专利法第二十三条的规定，涉案专利与《产品目录》中对比设计也不构成相同或相似。另查，北京市第一中级人民法院于2005年6月8日曾作出（2005）一中行初字第398号行政判决书（简称第398号判决）。该案系东洋克斯株式会社诉专利复审委员会、第三人林超良的专利权无效行政纠纷案件。该案的争议焦点为附件1是否具备合法性、附件1是否能够作为现有技术。该案附件1系东洋克斯株式会社的代表董事中西清一于2001年3月30日出具的“关于发布产品目录的事实”、相应《产品目录》及相应的公证书、认证书复印件一套，以及中文译文。该证据显示附件1经过2001年3月30日以及两年之后2003年7月29日的两次公证，2003年7月29日的公证内容为：“确定日期登记本第167号”和“委托人中西清一通过代理人齐藤强向本公证人证明所附的文件上的署名印章是属于自己的”。北京市第一中级人民法院在第398号判决中认定：根据专利法的相关规定，在无效宣告程序中，对外观设计专利进行审查时，应当以申请日之前在国内外出版物上公开发表过或者在国内公开使用过的外观设计作为对比文件进行对比。由于附件1是域外形成的证据，其中的《产品目录》是在日本国的印刷品。原告作为无效宣告请求人，其提供的《产品目录》应当在本专利申请日之前已经公开。而中西清一作为原告的代表董事，对自己公司印刷的《产品目录》在2001年3月30日之前公开的证言属于自认。由于在公证书中既没有印刷情况的证据，也没有公开发行日期的证据。所以，这种单方面的自认行为并不能证明《产品目录》在本专利申请日之前已经公开。因此，被告认为附件1没有形成有效的证据链，不能证明《产品目录》构成了本专利的现有技术的认定事实清楚。据此，第398号判决最终判决维持专利复审委员会作出的第6623号无效宣告请求审查决定（简称第6623号决定）。在本案庭审过程中，合议庭告知各方当事人存在第398号判决及第6623号决定的情况，并告知各方当事人于2020年4月9日之前可提交核查第398号判决是否生效的证据材料，如均未提交任何材料则视为第398号判决已生效。至2020年4月10日，各方均未提交否定第398号判决为生效判决的证据材料。株式会社东洋克斯提交意见称：1.目前尚没发现推翻第6623号决定和第398号判决的其他法律文书。2.第398号判决作出后，虽然株式会社东洋克斯不能同意其中的认定，但是由于发现了其他更有力的无效理由，所以再次提起无效程序。再查，根据中央机构改革部署，原国家知识产权局专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。上述事实，有涉案专利授权公告文本、被诉决定中的证据2.4、第398号判决及庭审笔录等在案佐证。本院认为：一、法律适用于2008年12月27日修改的《中华人民共和国专利法》（简称2009年专利法）已于2009年10月1日起施行。因此，本案审理涉及2001年专利法与2009年专利法之间的选择适用问题。《中华人民共和国立法法》（简称立法法）第九十三条规定，法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。国家知识产权局据此制定了《实施修改后的专利法的过渡办法》，并于2009年10月1日起施行。对于专利权是否有效的审查，根据该过渡办法，申请日在2009年10月1日前（不含该日）专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2001年专利法的规定；申请日在2009年10月1日以后（含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2009年专利法的规定。涉案专利的申请日在2009年10月1日前，因此，依照《中华人民共和国立法法》第九十三条之规定，并参照上述过渡办法的相关规定，本案应适用2001年专利法进行审理。如无特别注明本判决中所指“专利法”均为2001年专利法。二、关于专利法第二十三条根据专利法第二十二条第三款的规定，授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。本案中各方争议的焦点为证据2.4是否能够作为现有设计来评述涉案专利是否符合专利法第二十三条的规定。证据2.4属于域外形成的证据，虽然该证据进行了公证认证，但是首先，第一次公证仅留有公证处的印章，未附有任何公证证明，第二次公证则既留有印章又出具了《公证证明》，两次公证仅间隔二年多时间，但公证方式却有显著差别，令人费解。其次，第二次公证证明的内容仅为中西清一通过代理人齐藤强向本公证人证明所附的文件上的署名印章是属于自己的，也就是说公证书所证明的仅仅是中西清一的委托代理人于2001年3月20日带着《产品目录》在该公证员面前作了一个《关于商品目录的散发事实》系中西清一所出具的证言，其并未对《关于商品目录的散发事实》所载内容进行核查。且由于中西清一为原告的代表，其与原告之间存在利害关系，所以其证言本身不能作为单独定案的依据，在没有其他证据佐证的情况下，对该证据不应予以采信，进而证据2.4中的《产品目录》不能构成涉案专利的现有设计。再次，根据查明事实，至2020年4月10日，各方均未针对第398号判决提交任何证据材料否定其已生效，本院推定该判决已生效。该先案与本案相比均涉及证据是否可作为现有设计的问题，先案核心证据附件1与本案核心证据证据2.4的情况完全一致，故本案与上述在先案件就证据认定问题的判断前提并无实质性差别。本院对于本案相关问题的认定，应当与该在先作出的生效判决中的相关认定保持一致，因此，本院应同理认定证据2.4没有形成有效的证据链，不能证明《产品目录》构成了涉案专利的现有设计。综上所述，被诉决定的主要证据不足、适用法律有误，依法应当予以撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项之规定，本院判决如下：一、撤销原中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会作出的第37580号无效宣告请求审查决定；二、被告中华人民共和国国家知识产权局于本判决生效后重新作出审查决定。案件受理费人民币一百元，由被告中华人民共和国国家知识产权局负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，潍坊现代塑胶有限公司、中华人民共和国国家知识产权局可于本判决书送达之日起十五日内，株式会社东洋克斯可于本判决书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状及副本，并预交上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  张晰昕人民陪审员  崔国振人民陪审员  刘媛媛二〇二〇年四月十五日法官 助理  李春锦书 记 员  张 然