中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初2305号原告美商华仑生物科学公司，住所地美利坚合众国伊利诺伊州利伯蒂维尔市科技路870号。法定代表人杜加尔S.西克特，高级知识产权顾问及公司秘书。委托代理人宁涛，北京品源专利代理有限公司专利代理师。委托代理人刘明海，北京品源专利代理有限公司专利代理师。被告中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人申长雨，局长。委托代理人吕青，中华人民共和国国家知识产权局审查员。委托代理人刘亚，中华人民共和国国家知识产权局审查员。原告美商华仑生物科学公司（简称美商华仑公司）因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服被告原中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）作出的第119712号复审决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，并于2020年4月8日公开开庭审理了本案。原告美商华仑公司的委托代理人宁涛、刘明海，被告中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）的委托代理人吕青、刘亚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉决定系专利复审委员会针对美商华仑公司就名称为“脱落酸的药物和营养品组合物”的第201180044940.5号发明专利申请（简称本申请）所提复审请求作出的，该决定认定：权利要求1请求保护的技术方案与对比文件3公开的内容相比，区别特征在于：权利要求1请求保护(S)-(+)-脱落酸治疗前列腺肥大，而对比文件3为生物调节剂治疗前列腺肥大。基于上述区别技术特征，本申请实际解决的技术问题是为治疗前列腺肥大提供一种新的具体方案。对比文件3已公开了生物调节剂治疗前列腺肥大，而脱落酸为其中一类详细介绍的生物调节剂，因此对比文件3给出了治疗前列腺肥大的生物调节剂可以选用(S)-(+)-脱落酸的技术启示。本领域技术人员出于本领域开发药物的常规目的，有动机验证(S)-(+)-脱落酸治疗前列腺肥大的效果，且本申请说明书也未记载所述技术方案取得了任何预料不到的技术效果。由此可见，在对比文件3的基础上得到权利要求1请求保护的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的。因此，权利要求1不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款规定的创造性。权利要求2-5的附加技术特征属于给药剂量，与制药用途本身没有必然联系，且选择合适的剂量属于本领域的常规技术手段。因此，当所引用的权利要求1不具备创造性时，权利要求2-5也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。据此，专利复审委员会作出被诉决定，维持国家知识产权局于2015年11月5日对本申请作出的驳回决定。原告美商华仑公司不服被诉决定，于法定期限内向本院提起诉讼，其诉称：对比文件3公开的是使用生物调节剂治疗疾病的方法，其中优选的生物调节剂是生长素，治疗的疾病是癌症，而未涉及使用(S)-(+)-脱落酸治疗前列腺肥大。对比文件3中给出了九十多种生物调节剂，(S)-(+)-脱落酸只是其中一种，前列腺肥大也只是对比文件3提及的疾病之一，本领域技术人员不可能一一进行验证。同时，对比文件3中所公开的(S)-(+)-脱落酸的作用是结合或改变受体酪氨酸激酶的活性，而并非治疗前列腺肥大。综上，对比文件3并未给出使用(S)-(+)-脱落酸治疗前列腺肥大的技术启示，本申请权利要求1具备创造性。在权利要求1具备创造性的情况下，引用权利要求1的权利要求2-5也具备创造性。综上，被诉决定认定有误，请求法院依法予以撤销并判令其重新作出复审决定。被告国家知识产权局认为被诉决定认定事实清楚、适用法律正确、审理程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：本申请是申请号为201180044940.5，名称为“脱落酸的药物和营养品组合物”的发明专利申请，本申请的申请日为2011年9月19日，优先权日为2010年9月17日，公开日为2013年6月26日，申请人为美商华仑公司。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2015年11月5日发出驳回决定，驳回了本发明专利申请，其理由是：权利要求1-5不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。驳回决定所针对的权利要求书如下：“1.脱落酸在用于治疗前列腺肥大的药物的制备中的用途，所述用途包括向有需要的患者施用治疗上有效的量的(S)-(+)-脱落酸。2.根据权利要求1所述的用途，其中(S)-(+)-脱落酸的量为0.1mg/kg/天至1000mg/kg/天。3.根据权利要求1所述的用途，其中(S)-(+)-脱落酸的量为10mg/kg/天至1000mg/kg/天。4.根据权利要求1所述的用途，其中(S)-(+)-脱落酸的量为50mg/kg/天至500mg/kg/天。5.根据权利要求1所述的用途，其中(S)-(+)-脱落酸的量为50mg/kg/天至200mg/kg/天。”驳回决定引用的对比文件如下：对比文件3：US2010/0130421A1，公开日为2010年5月27日。对比文件3公开了给患者施用治疗有效量的影响植物细胞生长或分化的生物调节剂治疗非恶性胶质瘤、前列腺肥大或乳头状瘤病毒感染（参见权利要求1、9）。所述生物调节剂的实例如表1所示，在表1中公开了90多种分属10多个不同类别的生物调节剂，其中之一为脱落酸，并公开了脱落酸为S-(Z-E)-5-(1-羟基-2,6,6-三甲基-4-氧代-2-环己烯-1-基)-3-甲基-2,4-戊二烯酸，即为权利要求1的(S)-(+)-脱落酸（说明书第0033段）。对比文件3还公开了在一个实施方案中，所述生物调节剂结合或改变受体酪氨酸激酶的活性，脱落酸为此类生物调节剂；并公开了脱落酸存在于人粒细胞系中，其与体外刺激白细胞的吞噬作用、氧的再活化、一氧化二氮的产生、趋化作用等相关（参见说明书第0041-0044段）。专利复审委员会受理该复审请求后，将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门经审查后坚持原驳回决定。专利复审委员会于2017年2月9日作出被诉决定，维持国家知识产权局对本申请作出的驳回决定。在本案审理过程中，原告提交了上海科学出版社出版的《中药学》一书的目录及总论。在庭审过程中，原告明确表示在权利要求1不具备创造性的情况下，不再坚持权利要求2-5具备创造性。另查，根据中央机构改革部署，原国家知识产权局专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。上述事实，有被诉决定、本申请权利要求书及说明书、对比文件3及庭审笔录在案佐证。本院认为：原告主张对比文件3优选的生物调节剂是生长素，治疗的疾病是癌症，而未涉及使用(S)-(+)-脱落酸治疗前列腺肥大，因而不具备技术启示。对此，本院认为，技术启示的判断与是否为对比文件的优选方案并无关联。对比文件3权利要求9公开了生物调节剂可以治疗包括前列腺肥大、非恶性胶质瘤以及乳头状瘤病毒感染等疾病。同时，(S)-(+)-脱落酸也是对比文件3表1中所列生物调节剂之一，因此本领域技术人员有动机尝试使用(S)-(+)-脱落酸治疗前列腺肥大，原告的上述主张不能成立，本院不予支持。原告还主张对比文件3中给出了九十多种生物调节剂，前列腺肥大也仅是其提及的疾病之一，本领域技术人员不可能一一进行验证。对此，本院认为，技术启示的判断同样与本领域技术人员需要验证的次数并无关联。特别是在医药领域，其研发的复杂性决定着本领域技术人员更容易关注现有技术中提及的信息并进行尝试。在对比文件3已经明确公开生物调节剂可以治疗包括前列腺肥大等疾病并给出相应的生物调节剂列表的情况下，本领域技术人员显然有动机对此进行验证。原告的上述主张不能成立，本院不予支持。对比文件3中虽然记载(S)-(+)-脱落酸的作用是结合或改变受体酪氨酸激酶的活性，但其同时也公开了脱落酸存在于人粒细胞系中，其与体外刺激白细胞的吞噬作用、氧的再活化、一氧化二氮的产生、趋化作用等相关，因此对比文件3并未排除(S)-(+)-脱落酸可以用来治疗前列腺肥大等疾病。基于前述论述，本领域技术人员基于对比文件3的记载，有动机对(S)-(+)-脱落酸治疗前列腺肥大进行尝试。原告有关因对比文件3并未记载(S)-(+)-脱落酸可以用于治疗前列腺肥大，因而没有技术启示的主张不能成立，本院不予支持。本案中，对比文件3公开了生物调节剂治疗非恶性胶质瘤、前列腺肥大或乳头状瘤病毒感染，也公开了上述生物调节剂的具体内容。本申请所使用的(S)-(+)-脱落酸即为对比文件3所提及的生物调节剂的一种，而本申请所治疗的前列腺肥大也是对比文件3所治疗的疾病之一。基于此，在对比文件3已经公开了生物调节剂可以治疗前列腺肥大的情况下，本申请权利要求1具备创造性的前提是(S)-(+)-脱落酸相对于其他生物调节剂在治疗前列腺肥大时具备预料不到的技术效果。因原告庭审时并未指出本申请选择(S)-(+)-脱落酸治疗前列腺肥大存在预料不到的技术效果，故本申请权利要求1不具备创造性。至于原告在本案诉讼阶段所提交的《中药学》目录及总论，其内容既不涉及生物调节剂与(S)-(+)-脱落酸，也未提及治疗前列腺肥大，与本案并无关联，故本院对该证据不予考虑。鉴于原告认可在权利要求1不具备创造性的情况下，不再坚持权利要求2-5具备创造性，本院对被诉决定的相关认定予以确认。综上所述，原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：驳回原告美商华仑生物科学公司的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告美商华仑生物科学公司负担（已交纳）。如不服本判决，原告美商华仑生物科学公司可于本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局可于本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，同时交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。审 判 长  刘炫孜人民陪审员  及国良人民陪审员  崔国振二〇二〇年四月二十一日法官 助理  段重合书 记 员  杨晓青