北京知识产权法院行 政 判 决 书（2019）京73行初1681号原告：雷允上药业集团有限公司，住所地江苏省苏州市高新区横山路86号。法定代表人：张邦国，董事长兼总经理。（未到庭）委托诉讼代理人：陈建民，北京市铸成律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：屈小春，北京市铸成律师事务所律师。（到庭）被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：刘婷，国家知识产权局审查员。（到庭）第三人：上海雷允上药业西区有限公司，住所地上海市静安区新闸路921号202室。法定代表人：张翔华，董事长。（未到庭）委托诉讼代理人：陈移东，上海名知律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：王喜文，上海名知律师事务所律师。（到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字[2018]第249039号关于第11987640号“雷允上及图”商标(简称诉争商标)无效宣告请求裁定本院受理时间：2019年2月20日开庭审理时间：2019年8月8日被诉裁定认定：第三人提交的证据可证明其在诉争商标申请注册之前在“中药零售”服务上使用“雷允上”标识并具有一定知名度，诉争商标的申请注册构成2014年施行的《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第三十二条“以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”所指情形，未违反商标法第三十一条等其他规定，诉争商标予以无效宣告。原告诉称：原告最先使用“雷允上”标识，并具有极高的知名度及市场影响力，形成了稳定的市场格局，诉争商标的申请注册并不属于商标法第三十二条所指情形。综上，请求法院判决撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院驳回原告的诉讼请求。第三人述称：同意被诉裁定，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：原告2.注册号：119876403.申请日期：2013年1月4日4.专用权期限至：2026年11月20日5.标识：6.核定使用服务（第35类）：药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务；医疗用品零售或批发服务二、其他行政阶段原告提交了以下证据：1.相关文献中关于“雷允上”的记载；2.原告历史沿革相关资料；3.原告“雷允上”系列商标信息，其中第1799638号“雷允上”商标核定使用在35类推销（替他人）等服务上，申请日为2001年1月18日，注册公告日为2002年6月28日；4.原告“雷允上及图”商标在其他国家或地区的注册信息；5.在先复审决定书；6.雷允上（上海档案馆）零售企业登记卡。行政阶段第三人提交了以下证据：1.诉争商标与第12038260号“雷允上及图”商标信息；2.《关于过渡期内申请新增零售或批发服务商标的说明》、补送证据通知书；3.第三人相关媒体报道；4.第三人企业名称变更证明；5.第三人所获相关荣誉证书；6.在先裁定；7.第三人历史沿革材料；8.奖状证书、市场占有率排名；9.媒体报道资料；10.销售协议、发票。诉讼阶段原告分三次提交了33份证据，部分与行政阶段证据重合，其余主要包括（编号续前）：7.《苏州市志》《苏州中药堂号志》《苏州老字号》《百年雷允上》等资料，记载了关于“雷允上”的历史沿革；8.原告及其关联公司2000-2018年与全国各大药业公司签订的药品采购、销售合同及部分发票；9.原告前身苏州雷允上制药厂在1987年开具的销售发票；10.“苏州雷允上童葆春国药店”2012-2014年、“苏州雷允上国药连锁总店有限公司”2014年开具的销售发票，门店照片；11.原告及其关联公司1999-2018年与全国各大广告公司签订的广告宣传合同、部分发票及广告样片；12.原告及其关联公司于1949-1958年、1979-2018年在《新苏州报》《苏州报》《苏州日报》《姑苏晚报》《城市商报》上对“雷允上”药店及所售药品进行的广告宣传；13.原告关联公司苏州雷允上国药连锁总店有限公司1999-2017年审计报告，2008-2017年企业所得税年度纳税申报鉴证报告，1999、2006、2007年广告费和业务宣传费专项审计报告，原告关联公司苏州雷允上商业有限公司2005-2017年审计报告；14.国图检索报告；15.网页公证书以及“雷允上”药店的网络报道打印件；16.原告及“雷允上”品牌1911-2018年历年获奖记录；17.《国民经济行业分类》国家标准等文件；18.其他商标的行政裁定书；19.原告工商内档，有权从事药品经营业务的相关证明文件；20.1954年1月21日消费者致雷允上诵芬堂药铺的信件；21.原告及第三人注册商标列表；诉讼阶段第三人提交了13份证据，部分与行政阶段证据重合，其余主要包括（编号续前）：11.原告及其关联公司的企业信用信息及行业行政法律法规；12.第三人的企业工商档案信息；13.原告与第三人历年经营状况的财务数据对比，1987年第三人部分财务账簿，1990年至1995年第三人部分财务报表，2003年至2017年第三人的年度财务审计报告；14.2017年第三人与部分供应商的部分采购合同、采购发票及供应商名单，2017年第三人与部分药品销售商的部分销售合同、发票及销售商名单；15.1987年至2016年期间第三人获得部分国家、上海市相关政府部门颁发的荣誉证书；16.2012年至2017年第三人广告投入方面的部分广告合同和支付的部分广告费；17.第三人的门店网点现场照片及门店、专柜清单；18.第三人1990年、1991年、1996年销售合同、发票。另查，2012年12月14日，原国家工商行政管理总局商标局（简称原商标局）发出《关于申请注册新增零售或批发服务商标有关事项的通知》,包括以下内容：2013年1月1日起实施的《商标注册用商品和服务国际分类》第十版2013修改文本在第35类中增加“药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务”项目……根据《商标注册用商品和服务国际分类》修改文本，在《类似商品和服务区分表》3509类似群中设立“药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务”、“药品零售或批发服务”、“卫生制剂零售或批发服务”……新增服务属于零售或批发服务，指将药品、药用制剂、卫生制剂、医疗用品、兽药、兽医用制剂等商品集中和归类（运输除外），以便顾客看到和购买。该项服务是一项为鼓励顾客购买而提供的服务总和，可通过传统实体商店，也可通过互联网等销售平台提供。新增服务商标注册所保护的对象不是上述具体商品，而是为销售该商品提供的综合便利服务行为。再查，根据中央机构改革部署，原商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。以上事实，有商标档案、各方当事人在评审程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为，本案的争议焦点在于诉争商标的申请注册是否构成商标法第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。在具体案件中，判断诉争商标的注册申请是否属于上述情形，既要考虑相关商标的实际使用情况，也要考虑注册诉争商标的主观意图。虽然一般情况下，商标申请人明知他人在先使用并有一定影响的商标仍申请注册即可推定其具有利用他人商誉获利的意图，但如果在诉争商标申请日之前，双方对该标识均具有长期的使用历史并且二者长期共存，在双方对该标识的归属并无任何约定的情形下，即使相互知晓，其中一方将该标识申请注册亦不属于“以不正当手段抢注”。我国商标法采用“先申请原则”，在商标注册申请人并无抢占他人商誉之恶意的情况下，不应认定为上述注册申请行为构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。一、关于对新增“药品零售或批发”等服务的理解本案诉争商标核定的“药品零售或批发服务；药用制剂零售或批发服务；医疗用品零售或批发服务”属于原商标局于2013年1月1日新增的核定服务，上述服务系将药品、药用制剂、医疗用品等商品集中和归类，以便顾客看到和购买，该项服务是一项为鼓励顾客购买而提供的服务总和，是为销售上述商品提供的综合便利服务行为。根据上述服务的服务内容、服务方式、服务目的和服务对象，该服务不是指向商品本身，而是将商品集中、归类，方便客户购买的服务，因此，药品生产企业单纯的药品出厂销售环节并不符合上述服务的内涵。但是，在药品销售的下游流通环节，即面向消费者进行销售时，在此过程中对商品进行了集中或者分类，便于消费者进行选购，则是属于提供了“药品零售或批发”服务。随着药品市场的发展和分工的日益精细，传统的药品生产企业直接面向消费者销售本厂药品的情况越发少见，但是，只要是面向消费者，即使是仅对自己生产的药品进行集中或分类并提供给消费者、便于消费者选购，也是对“药品零售或批发”服务进行使用的行为，只是在这种经营模式下，同一主体既提供了药品商品本身，又提供了“药品零售或批发”服务。本案中，第三人主张原告开设药店仅销售本厂药品的行为不构成对“药品零售或批发”服务的使用，不符合上述服务的内涵，本院不予采纳。二、关于原告与第三人在“药品零售或批发”服务上使用“雷允上”标识的情况（一）关于“雷允上”标识的历史沿革根据《苏州市志》《苏州中药堂号志》等文献的记载，“雷允上”三个字原并不是招牌或名号，而是清代的一位名医的名字。1734年，雷允上在苏州开设药铺“诵芬堂”，颇有名气。随着时间推移，病人逐渐将医名和店名连在了一起，故称呼其“雷允上诵芬堂”。此后雷氏家族世代经营药铺，逐渐做强做大，并在上海开设新店。至1939年，共有苏州雷允上诵芬堂总号、上海雷允上诵芬堂北号、上海雷允上诵芬堂南号、上海雷允上诵芬堂北支号等多家店铺。（二）关于原告使用“雷允上”标识的情况1956年，苏州雷允上诵芬堂实行公私合营，1978年，恢复“雷允上制药厂”的名称。1995年，苏州雷允上制药厂、苏州药材采购供应站并入苏州雷允上营养保健品公司，苏州雷允上营养保健品公司名称变更为雷允上药业集团公司（苏州），后又历经数次更名等程序，最终变更为原告现名称。在案证据显示，苏州雷允上营养保健品公司于1995年1月1日获得苏州市医药管理局颁发的药品经营企业合格证。1996年12月3日，江苏省卫生厅批复同意对雷允上药业集团公司（苏州）核发《药品生产企业许可证》《药品经营企业许可证》。故对于第三人主张原告不具备零售药品资质的意见，本院不予采信。本案中，原告提交的大量报刊报道、国图检索报告、网络报道公证书等证据表明，建国后，原告及其前身长期在“药品零售或批发服务”上使用雷允上标识，并具有一定知名度。其中，1958年夏历二月初七《新苏州报》报道：“有着二百三十余年历史的国药老店雷允上，在1958年社会主义改造高潮中获得了新生…”。1979年8月28日《苏州报》报道：“苏州老阊门，水陆交汇，商贾云集……在老阊门内边，有一片全国闻名的药店，店名就叫做雷允上”。1982年3月2日《苏州报》报道：“雷允上制药厂门市部，自前年9月开设以来，已答复全国各地来信一千多封……邮寄药品收到各地群众称赞”。1994年1月29日《苏州日报》报道：“已有260年历史的老字号药铺—雷允上诵芬堂总号，昨天在西中市西首原址复业”。《苏州日报》1997年5月24日报道：“我市首批发放绿十字标志的92家单位都是国营医药主渠道所属的药品零售店，其中有雷允上诵芬堂……”1998年12月8日《苏州日报》刊载广告：“雷允上（苏州）药业有限公司，答谢活动月……在雷允上国药连锁店购雷允上品牌产品满100元，即可参加抽奖”。原告提交的子公司苏州雷允上国药连锁总店有限公司自2000年至2018年的购买、销售药品的合同、发票，1999年至2018年签订的广告宣传合同、发票，苏州雷允上国药连锁总店有限公司1999年至2017年的审计报告、广告费和业务宣传费专项审计报告，以及门店照片、报刊报道，可以证明自1999年至今，原告子公司在江苏、黑龙江、吉林、贵州、上海、广东等多地的制药企业购买药品，通过标有“雷允上”标识的数十家门店在多处销售，并在央视综合频道、江苏综艺频道、苏州电视台、苏州人民广播电台等多处投放广告进行宣传推广。相关审计报告显示，2000年、2005年、2010年、2015年苏州雷允上国药连锁总店有限公司销售收入分别约为5612万元，7633万元、1.03亿元、1.52亿元。（三）关于第三人企业使用雷允上标识的情况第三人提交的证据显示，建国后，第三人亦在“药品零售服务”上长期使用“雷允上”标识，并具有一定知名度。位于上海市静安区南京西路719号的“公私合营雷允上国药中心店”于1956年开业，并于1963年向上海市工商管理部门申请企业登记。1964年“上海市商业（饮食服务业）零售企业登记卡”显示其主营“中药（饮片、参茸、中成药）”。第三人前身雷允上药店（西号）从1980年7月起恢复使用原店面“雷允上中药店西号”，历经多次改制变更，经营范围一直涵盖中药材、中成药、西药、医疗器械等。第三人曾获得1996年度“上海市中药零售企业服务规范达标企业”、1997年度“上海市中药零售企业服务规范蝉联95、96、97年度示范企业”。2006-2012年间其“雷允上”品牌连续多次在“中药零售”领域获得“上海名牌”称号。第三人提交的审计报告显示其2003年、2005年、2010年、2015年销售收入约为2.49亿元、2.81亿元、5.29亿元、7.50亿元。三、诉争商标的申请注册是否构成商标法第三十二条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。本案中，在诉争商标申请日之前，原告及第三人均在药品零售等服务上长期使用“雷允上”标识，并具有一定的知名度。首先，从历史发展来看，苏州雷允上诵芬堂以我国传统中药行业常见的“前厂后店”模式进行经营，后因历史因素在上海开设有分店或分支，原告及第三人均在保留“雷允上”标识的基础上各自独立发展，长期并存。其次，从双方对“雷允上”标识的使用情况来看，二者的经营方向各有侧重。根据1958年至1998年《新苏州报》、《苏州报》、《苏州日报》等报道的内容，在上述期间内，原告及其前身不仅长期从事药品生产，亦从事直接面向消费者的终端销售，虽然这段时间以销售自产药品为主，但如前所述，上述行为亦属于对“药品零售或批发”服务的使用。在上世纪90年代后期至今，原告大幅扩张了零售他人生产药品的业务。根据原告提交的在全国多个药品生产企业购买药品的发票、对外销售的发票以及门店照片，能够证明原告不仅销售自己生产的药品，也大量销售他人生产的药品。相比之下，第三人的经营方向主要集中在药品零售领域，经过多年发展，成为具有一定知名度的药品零售服务企业。虽然第三人在零售领域的经营规模大于原告，但判断是否构成商标法第三十二条后半段之情形，并不能简单地比较经营规模的大小。根据在案证据，双方均将“雷允上”作为核心标识长期从事药品销售，且均具有较大的规模。再次，从双方的商标注册情况来看，第三人在第5类中药成药等商品、第35类药品零售或批发等服务上注册了“上雷及图”商标；原告在第5类中药成药等商品上注册了“雷允上及图”商标，在第35类推销（替他人）等服务上注册了“雷允上”商标。本案诉争商标核定的“药品批发及零售”等服务系2013年新增的服务，但在2013年之前，与本案诉争商标核定服务相对接近的“推销（替他人）”服务上，第三人并未注册“雷允上”标识，而是原告在先注册了“雷允上”商标。从双方在第5类、第35类商标的注册情况来看，二者的商标布局已呈现一定的差异性。根据以上事实，原告前身包含“雷允上制药厂”和“雷允上国营药店”两条发展脉络，而第三人前身由于历史、地理等原因一直延续“药品零售或批发”领域的发展。在诉争商标申请日之前，原告和第三人均将“雷允上”作为核心标识长期从事药品销售，故现有市场格局的形成属于正常生产经营导致的善意共存。我国商标法采用“先申请原则”，原告申请注册诉争商标，既有传承“雷允上”老字号的历史渊源，也有长期在药品零售服务上使用“雷允上”的事实，其申请注册诉争商标并无抢占他人商誉的主观意图，不属于商标法第三十二条“以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。被诉裁定认定有误，本院予以纠正。综上所述，原告诉讼主张成立，本院予以支持。鉴于本院系在采信原告提交的诉讼新证据的基础上撤销被诉裁定，故本案的诉讼费用应由原告承担。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一、二项之规定，本院判决如下：一、撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2018]第249039号关于第11987640号“雷允上及图”商标无效宣告请求裁定；二、被告国家知识产权局就第三人上海雷允上药业西区有限公司针对第11987640号“雷允上及图”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。案件受理费一百元，由原告雷允上药业集团有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，各方当事人可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人人数提交副本，交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长  张宁人民陪审员  王凯人民陪审员  王鹏二〇二〇年四月二十八日法官 助理  聂菲书 记 员  刘博