中华人民共和国最高人民法院 民 事 判 决 书 （2020）最高法知民终220号 上诉人（原审原告）：朱晓颂，男，1955年5月1日出生，汉族，住上海市静安区。 上诉人（原审被告）：上海宏景商标代理有限公司。住所地：上海市徐汇区中山西路2025号1221室。 法定代表人：戚娜。 被上诉人（原审被告）：上海宏威知识产权代理有限公司。住所地：上海市普陀区长寿路587号1416室。 法定代表人：袁辉。 委托诉讼代理人：麦世宏，男，该公司员工。 上诉人朱晓颂、上海宏景商标代理有限公司（以下简称宏景公司）与被上诉人上海宏威知识产权代理有限公司（以下简称宏威公司）因专利代理合同纠纷一案，不服上海知识产权法院于2019年8月29日作出的（2018）沪73民初399号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年2月25日立案后，依法组成合议庭,对本案进行了审理。本案现已审理终结。 朱晓颂上诉请求：1.撤销上海知识产权法院（2018）沪73民初399号第二项，发回重审或依法改判支持朱晓颂的诉讼请求；2.责令宏景公司先期执行上海知识产权法院（2018）沪73民初399号第一项；3.改判宏景公司、宏威公司共同赔偿朱晓颂本案一审时各种维权开支人民币93035元（以下币种同）及二审时的各种维权开支；4.改判宏景公司、宏威公司在原审判决第一项的基础上另行共同赔偿朱晓颂240000元；5.本案一、二审诉讼费由宏景公司、宏威公司全部承担。主要事实和理由为：一、一审诉讼开支，原审判决未予支持是不正确的。本案并非一般的商业合同纠纷，实质上是专利侵权纠纷，因此，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十二条之规定，应当将诉讼开支计入赔偿范围。二、关于专利的预期转让收益，因朱晓颂个人经济情况无法支付大额诉讼费，故二审时仅主张240000元。1.朱晓颂在本案一审时提交了第三方制作的市场前景分析与收益预测报告，未被原审法院采信。而根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十三条之规定，朱晓颂提交了前述证据，而宏景公司、宏威公司并未提交任何证据，因此，朱晓颂提交的前述证据应当被采信。2.该份市场前景分析与收益预测报告系2009年之前朱晓颂委托第三方制作的可行性分析报告，并非朱晓颂单方制作证据。故原审法院否定该份证据的“三性”是错误的。3.原审法院适用《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）第一百一十三条之规定，里面强调一点“应当预见到的”非常重要。宏景公司、宏威公司作为专利业界的专业代理公司，不少专利职业工作者还同时也是专利转让的中介，对于专利被授权后能够获得专利转让收益的可能性也是很清楚的。4.原审判决对于朱晓颂主张的预期收益按照酌情确定的方式考虑，应当给出充分的解释和说明。本案这个酌情确定的数额既无法弥补朱晓颂所蒙损失之万一，亦对宏景公司、宏威公司之违约侵权行为起不到应有之惩罚力度，更与我国加强知识产权保护力度之需求完全不相符合。三、关于本案过错归责，本案过错责任完全在于宏景公司、宏威公司，而原审法院还是判决朱晓颂承担一审案件受理15734元，是适用法律错误。 宏景公司上诉请求：1.撤销上海知识产权法院作出的(2018)沪73民初399号民事判决；2.依法改判，驳回朱晓颂的全部诉讼请求；3.依法改判，判决朱晓颂承担本案一审的诉讼费用；4.判令朱晓颂承担本案二审的诉讼费用。主要事实和理由为：原审判决认定事实不清及适用法律错误。涉案《专利申请代理委托合同》第4条第三句约定“如因乙方工作失误导致甲方权益造成损害，乙方应退还甲方合同协议的全部费用”，宏景公司认为本条是对损害赔偿的约定。在涉案合同对损害赔偿有约定的情况下，法院应该尊重当事人的意思自治，不应当适用《合同法》第一百一十三的规定。 宏威公司辩称：1.朱晓颂与宏威公司之间没有任何法律关系。2.为朱晓颂办理专利申请代理是滕雪的个人行为，袁辉行为系属个人好意施惠行为，是协助滕雪查询、回复和沟通，并非代理行为，与宏威公司无关。3.朱晓颂请求赔偿的损失没有证据证明，应不予支持。 朱晓颂向原审法院提起诉讼，原审法院于2018年5月3日立案受理，其诉讼请求：判令宏景公司、宏威公司共同赔偿朱晓颂经济损失共计3,210,031.90元。主要事实和理由：2008年12月3日，朱晓颂与宏景公司订立专利申请代理委托合同，约定由宏景公司代理朱晓颂的专利申请事宜。合同签订后，宏景公司的时任法定代表人滕雪负责与朱晓颂沟通，并进行专利申请。2010年左右，因滕雪离职，宏景公司告知朱晓颂与宏威公司的法定代表人袁辉联系，由袁辉负责相关专利申请代理事宜。该专利于2015年已获得授权，但由于宏景公司、宏威公司未将此事告知朱晓颂，宏景公司、宏威公司和朱晓颂均未在规定时间内至专利局办理登记手续，该专利已被视为放弃。朱晓颂认为，宏景公司、宏威公司工作失误致使其未能获得专利权，给朱晓颂造成巨大经济损失，要求宏景公司、宏威公司返还代理费及申请费、实审费6,555元及相应利息6,089.58元、专利研发各项投资费用76,800元及利息27,552.32元、专利成功后预计转让收益3,000,000元以及因诉讼而发生的各种开支93,035元，以上共计3,210,031.90元。 原审法院认定事实：宏威公司成立于2009年4月21日，法定代表人为袁辉，经营范围包括知识产权代理、专利代理、专利咨询、知识产权咨询、商标代理等。 宏景公司成立于2007年6月7日，法定代表人为滕雪，2010年9月法定代表人变更为戚娜。经营范围包括商标代理服务及相关业务咨询。 2008年12月3日，朱晓颂（甲方）与宏景公司（乙方）签订专利申请代理委托合同，约定：1、甲方就下列项目申请中国专利事宜，委托乙方代理，双方根据专利法及有关规定协商一致，达成协议；2、乙方接受甲方委托，指派专利代理人王强华依法办理上款专利代理事务，乙方对甲方提供的有关文件资料负有保密责任，依法维护甲方的合法权益；3、甲方应真实的向专利代理人陈述该项目的背景和技术资料及有关数据，积极配合专利代理人办理专利事务；4、乙方就甲方的申请提供专业的意见，在收到完整的交底材料后的两周内完成专利说明书初稿，在得到甲方确认后的两个工作日内递交申请。乙方在收到中国专利局发出的任何官方文件，必须及时转达给甲方，如有答复期限，乙方应及时提醒甲方相关事宜。如因乙方工作失误导致甲方权益造成损害，乙方应退还给甲方合同协议的全部费用；……6、在合同有效期内，双方中任何一方如有联系地址、电话、联系人等的变化，须及时书面通知对方，如因一方未能及时通知对方所造成的损失，由未通知方负责；7、甲方应在合同签订后通过汇款、支票或现金的方式向乙方支付以下费用：申请代理费3,000元，实际审查代理费3,000元。发明专利官方申请费办理费用减缓185元，实审办理费用减缓375元另收。初审和实审可以分开支付。……合同附有在沪联系人朱怡华的通讯地址和电话等联系方式。一审审理中，原告表示由于其长期不在上海，故在签订合同时明确告知宏景公司与在沪联系人进行联系，故特地在合同上注明在沪联系人的联系方式。 与朱晓颂签订上述专利申请代理委托合同的是宏景公司的原法定代表人滕雪，其名片显示宏威公司和宏景公司的企业名称，右侧注明：专办专利商标。地址：上海市徐汇区中山西路2025号永生大厦1220室以及电话、邮箱等信息。一审审理中，朱晓颂表示，滕雪在签订合同的过程中均以两家公司的名义与其进行商谈。 2009年6月30日，宏景公司向朱晓颂出具3,375元的收据一张。朱晓颂表示在专利申请过程中，于2008年12月和2009年6月向宏景公司支付代理费及申请费6,555元，但由于时间久远，第一笔付款相应的票据未能找到。 合同签订后，滕雪为朱晓颂办理专利申请事宜。2010年10月左右，朱晓颂致电宏景公司，宏景公司告知其滕雪已经离开，此事与宏威公司的法定代表人袁辉联系。 2011年7月，朱晓颂向袁辉询问涉案专利申请进程，袁辉的助理顾思诗回复邮件称案件仍在实审中请耐心等待并在附件中告知案件的审理进度。 2011年8月袁辉向朱晓颂送达国家知识产权局出具的发明专利申请进入实质审查阶段通知书。该通知书的发文日期为2011年7月27日，左上角有滕雪的姓名，地址为上海市徐汇区中山西路2025号永生大厦Ｍ3室。申请号或专利号：20091004××××.3，申请人或专利权人朱晓颂，发明创造名称：金属Ｔｉ微粒子在促进或增大皮肤外用抗菌或杀菌药物功效上的用途。 2014年5月15日，袁辉的助理顾珏雯发邮件给朱晓颂并抄送宏威公司法定代表人袁辉和经理麦世宏，称涉案专利已经完成第三次审查意见答辩，等待审查员之回复，并称有进展将及时通知朱晓颂。 国家知识产权局专利公布公告显示：国家知识产权局于2014年4月30日公告送达涉案专利的审查意见通知书；2014年9月10日公告送达办理登记手续通知书；2015年3月18日，公告送达视为放弃取得专利权通知书；2015年8月12日，专利权视为放弃，放弃生效日为2010年7月28日。 朱晓颂得知涉案专利权视为放弃的消息后，于2016年10月6日发邮件给袁辉，称两个月前来你们事务所谈关于申请专利失误事宜，不知这两个月与专利局的沟通有何结果。袁辉于2016年10月11日回复邮件称：您提及的事情我在8月10号就有回复过您，由于您原先留的地址收不到国知局的信件导致权利失效，我们已经与国知局做过沟通，也试图通过我们自己的关系挽救该申请，但均未成功，因此，只能看您那边是否有办法改进一下该技术重新申请。朱晓颂于2016年10月11日再次发邮件给袁辉，称：“与你所谈，专利恢复是无望了。至于技术改进，因为在上次专利申请上已经包罗了所有的范围，纯技术上已无改进之处了。但是你们是专利申请专家，你们帮助看看在文字上和专利内容的范围上能否作什么改动可以看做为技术改进？另外附带说一句，这个专利在2014年5月已经获得日本专利，这个信息对你们有帮助吗？袁辉于2016年10月12日回复邮件称：我们已经尽力了，甚至咨询过那些收费办事的路径，但由于国知局的系统已经有记录，无法更改。因此，各方反映都是不能恢复的。至于日本获得的专利，对中国专利没有任何帮助。至于改进，我们不是搞技术的，因此只能给出方向供您参考，是否存在其他微粒子或成分与金属Ti微粒子共同作用能达到同样或更好的效果？如果实在没有改进，我们建议暂时放弃，等以后有新的想法或改进再申请。2016年11月15日，朱晓颂发邮件给袁辉，称考虑了很久，如果你们认为肯定没法挽救了，那我想和贵公司提出，此次专利申请，由于贵公司的失误致使申请失败，给我造成了巨大的时间和经济上的损失，希望贵公司考虑一个如何赔偿的方案。2016年12月起，朱晓颂多次发送邮件至袁辉、麦世宏、戚娜、李波，要求其公司考虑赔偿事宜，但上述邮件均被退回，未能发送成功。 原审法院认为，朱晓颂与宏景公司的专利申请委托代理合同约定宏景公司为朱晓颂办理专利代理事务，在收到中国专利局发出的任何官方文件必须及时转达给朱晓颂，如有答复期限，应及时提醒朱晓颂相关事宜。合同还附有朱晓颂在沪联系人的联系方式。合同签订之后，朱晓颂按期支付了相应的费用，但宏景公司却未能及时将专利的申请进程告知朱晓颂，导致涉案专利在获得授权之后因未办理登记手续而被视为放弃，故宏景公司未能按照合同约定完成相应的专利申请，故其行为已经构成违约。宏景公司认为，该专利申请委托代理行为系滕雪的个人行为，与宏景公司无关，对此原审法院认为，涉案专利申请委托代理合同上盖有宏景公司的合同专用章，且在签订涉案合同时滕雪系宏景公司的法定代表人，故滕雪的行为应当认定为宏景公司的行为，而非其个人行为。宏景公司的该辩称意见缺乏事实及法律依据，原审法院不予采信。宏景公司还认为，朱晓颂应当对于专利申请的流程附有相当的注意义务，其对于专利局未能将相关结果送达具有过错，应当承担相应的责任。对此原审法院认为，朱晓颂并非专业的专利代理机构，且其长期不在上海，所以在签订合同时特别注明在沪联系人的联系方式，宏景公司对此事属于明知，却未将朱晓颂的正确联系方式告知国家知识产权局，且宏景公司本身的地址亦不能成功送达，原审法院认为审查通知未能成功送达系由宏景公司造成，应由宏景公司承担违约责任。对于宏景公司的该辩称意见亦不予采信。 在涉案合同的履行过程中，自2010年10月起，就涉案专利的申请事宜朱晓颂均与宏威公司的法定代表人袁辉进行沟通，宏威公司以其行为参与涉案合同履行。宏威公司认为该行为系袁辉的个人行为，宏威公司并不知情，对此原审法院认为，袁辉系宏威公司的法定代表人，且朱晓颂与袁辉之间的邮件往来有抄送宏威公司的经理麦世宏，故该行为属于宏威公司的行为，而非袁辉的个人行为，故宏威公司实际上以以自己的行为表示其愿意履行合同。《合同法》第六十五条规定当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。宏威公司虽然参与了涉案合同的履行，但其并非涉案合同的相对方，在涉案合同签订时，宏威公司尚未成立。即使由于宏威公司的过错造成相关文件通知未能及时送达，鉴于宏威公司并非涉案合同的相对方，根据合同的相对性原理其不应承担相应的违约责任，因合同瑕疵履行的违约责任仍由宏景公司向朱晓颂承担。 宏景公司违反合同约定，应当承担相应的违约责任，赔偿朱晓颂因此所遭受的损失。朱晓颂主张的损失包括以下四个部分:专利代理费及申请费、实审费及相应利息;专利研发各项投资费用及利息；专利成功后预计转让收益；因诉讼而发生的各种开支。《合同法》第一百一十三条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。关于专利代理费及申请费、实审费属于朱晓颂因宏景公司不履行合同项下义务而遭受的直接经济损失，原审法院予以支持。关于专利研发的各项投资费用，原审法院虽对朱晓颂提交的其为研发该专利而支出的费用清单不予采信，但原审法院不否认朱晓颂为研发涉案技术方案会投入金钱和时间，对于该部分费用将综合考虑涉案专利申请的技术领域、技术攻关难度、专利权类型等酌情予以确定。关于专利成功后预计转让收益，如果合同正常履行，在涉案技术符合专利法授权条件的前提下，朱晓颂的申请应该获得专利授权，这是宏景公司可以预见的范围。但是在专利授权后，基于该专利展开的商业活动可能带来的收益则具有不确定性，显然超出了宏景公司订立合同时的预期。而一项专利最终能够得以实施并取得成功除了考虑专利本身的价值外,还与市场需求、营销模式等其他多种因素密切相关。故对于朱晓颂主张的专利授权后预计转让收益部分的赔偿费用原审法院将参考专利本身的价值等因素酌情予以确定。关于因诉讼发生的各种开支，由于该案系合同纠纷，而涉案合同并未就合理费用作出约定，故原审法院对于朱晓颂的该主张不予支持。 据此，原审法院判决：一、宏景公司应于本判决生效之日起十日内赔偿朱晓颂经济损失100,000元；二、驳回朱晓颂的其余诉讼请求。宏景公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费32,480元，由朱晓颂负担15,734元，由宏景公司负担16,746元。 本院二审期间，朱晓颂提交了其为了研发专利而产生的部分交通费、购买产品的费用等票据的翻译件。但其无法证明该证据与涉案专利的关联性，故本院不予采信。 本院经审理查明，原审法院查明的事实基本属实，本院予以确认。 本院认为，本案二审主要的争议焦点是：一、宏景公司是否需要因其违约行为赔偿朱晓颂本案诉讼的各种开支；二、本案原审判决适用《合同法》第一百一十三条是否正确；三、原审判决酌情确定的赔偿数额是否合适。 关于焦点一，本案中，朱晓颂主张宏景公司应当赔偿其因诉讼发生的各种诉讼开支费用。对此本院认为，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十二条之规定，是针对当事人存在违反《中华人民共和国专利法》第十一条所规定的侵害专利权行为之时所要确定损害赔偿范围的规定，并非朱晓颂在本案所主张的因违约行为所应当承担损害赔偿责任。因为，根据查明的事实可知，本案系专利代理合同纠纷，朱晓颂在一审时主张宏景公司赔偿其损失的原因在于宏景公司存在的违反涉案专利代理合同的违约行为，此时，因合同纠纷所产生的损失赔偿额应当相当于因违约造成的损失，一般而言实质上是指合同履行后可以获得的利益，而不包括因合同纠纷所产生的诉讼开支费用。对于当事人因合同纠纷所产生的诉讼开支费用，按照合同自治原则，除非当事人在涉案专利代理合同中当事人就该项开支费用作出了明确约定，否则不应予以支持。本案中朱晓颂与宏景公司之间在涉案专利代理合同中并未作出过该项约定，故朱晓颂该项主张，原审法院未予支持并无不当。 关于焦点二，本案中宏景公司主张，《合同法》第一百一十三条规定是对损害赔偿的规定，本案不能适用该项规定。对此，本院认为，根据《合同法》第一百零七条之规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。宏景公司违反合同约定，应当承担相应的违约责任，赔偿朱晓颂因此所遭受的损失。同时，《合同法》第一百一十三条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。该条规定用于确定合同一方当事人违约所应当赔偿损失的范围，并不是确定当事人是否需要赔偿损失的规定。也正是因为本案中当事人在涉案专利代理合同中并无损害赔偿之约定，依据《合同法》第一百零七条之规定，本案中，宏景公司因其违约行为理应赔偿朱晓颂因此所遭受的损失。进而才应当依据《合同法》第一百一十三条确定宏景公司应当赔偿朱晓颂因此所遭受的损失的范围。所以，宏景公司该上诉理由，并无事实基础和法律依据，本院不予支持。 关于焦点三，朱晓颂主张原审法院未予采信其市场前景分析与收益预测报告不正确，举证责任分配不当进而导致原审判决确定的赔偿数额过低。对此，本院认为，朱晓颂在本案中主张的损失包括以下四个部分:专利代理费及申请费、实审费及相应利息;专利研发各项投资费用及利息；专利成功后预计转让收益；因诉讼而发生的各种开支。对于因诉讼而发生的各种开支在前述焦点一已经阐述，在此不再赘述。亦正如在前述焦点二所阐述，本案宏景公司应当赔偿朱晓颂的损失范围应当按照《合同法》第一百一十三条的规定确定，在此亦不再赘述。关于专利代理费及申请费、实审费属于朱晓颂因宏景公司不履行合同项下义务而遭受的直接经济损失，原审法院予以支持正确，本院予以确认。关于专利研发的各项投资费用及专利成功后预计转让收益，朱晓颂在本案一、二审时均提交了其为研发该专利而支出的费用清单及市场前景分析与收益预测报告，但朱晓颂并无相关证据证明该部分费用清单与研发涉案技术方案的关联性，同时该市场前景分析与收益预测报告系朱晓颂单方制作，且其并无任何证据证明涉案技术方案在其他国家所申请专利存在转化利用的收益，故原审法院对此均未予采信，并无不当。同时，本案并不存在需要适用《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十三条规定的情形，一方面，朱晓颂提交的证据不能采信，不能用以证明其主张；另一方面，就此宏景公司并未提交相反的证据反证朱晓颂的前述主张，本案就此并不存在适用优势证据规则的基础。当然，不可否认的是朱晓颂为研发涉案技术方案会投入金钱和时间，故对于该部分费用原审法院综合考虑涉案专利申请的技术领域、技术攻关难度、专利权类型等酌情予以确定，并无不当。而且，如果合同正常履行，在涉案技术符合专利法授权条件的前提下，朱晓颂的申请应该获得专利授权，这是宏景公司可以预见的范围。但是在专利授权后，基于该专利展开的商业活动可能带来的收益则具有不确定性，显然超出了宏景公司订立合同时的预期。而一项专利最终能够得以实施并取得成功除了考虑专利本身的价值外,还与市场需求、营销模式等其他多种因素密切相关。故对于朱晓颂主张的专利授权后预计转让收益部分的赔偿费用，原审法院参考专利本身的价值等因素酌情予以确定，亦无不当。因此，朱晓颂前述上诉主张，均缺乏事实基础和法律依据，本院均不予支持。 另，宏威公司认为，该专利申请委托代理行为系滕雪的个人行为，与宏威公司、宏景公司无关，对此本院认为，涉案专利申请委托代理合同上盖有宏景公司的合同专用章，且在签订涉案合同时滕雪系宏景公司的法定代表人，故滕雪的行为应当认定为宏景公司的行为，而非其个人行为。宏威公司的该上诉理由缺乏事实及法律依据，本院不予采信。而且，本院在此还必须要提醒宏景公司，作为知识产权专业代理公司，出现本案这种因工作失误导致专利申请失效的情形，理应积极承担责任，而不是推诿卸责，唯如此企业方可长远发展。 综上所述，朱晓颂、宏景公司的上诉请求均不能成立，应予驳回；原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费10095元，由朱晓颂负担7795元（已交纳），上海宏景商标代理有限公司负担2300元（已交纳）。 本判决为终审判决。 审判长  徐卓斌 审判员  邓 卓 审判员  雷艳珍 二〇二〇年四月八日 法官助理罗瑞雪 书记员郭云飞 裁判要点                            案  号                       (2020)最高法知民终220号                               案  由                       专利代理合同纠纷                               合 议 庭                       审判长：徐卓斌             审判员：邓卓、雷艳珍                                                     法官助理：罗瑞雪                       书记员：郭云飞                               裁判日期                       2020年4月8日                               关 键 词                       专利代理合同纠纷：违约责任 ：损害赔偿                               当 事 人                       上诉人（原审原告）：朱晓颂；             上诉人（原审被告）：上海宏景商标代理有限公司：             被上诉人（原审被告）：上海宏威知识产权代理有限公司。                               裁判结果                       驳回上诉、维持原判。             原判决主文：一、上海宏景商标代理有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿朱晓颂经济损失100,000元；二、驳回朱晓颂的其余诉讼请求。                               涉案法条                       《中华人民共和国合同法》第一百一十三条规定                               法律问题                       违约责任损害赔偿范围的确定                               裁判观点                       当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。                               注：本摘要并非判决书之组成部分，不具有法律效力。