中华人民共和国最高人民法院 行 政 判 决 书 （2019）最高法知行终14号 上诉人（原审原告）：东方酵母工业株式会社。住所地：日本国东京都板桥区小豆泽3丁目6番10号。 代表人：中川真佐志，该公司董事长。 委托诉讼代理人：柯珂，中国专利代理（香港）有限公司专利代理师。 委托诉讼代理人：权陆军，中国专利代理（香港）有限公司专利代理师。 被上诉人（原审被告）：国家知识产权局。住所地：中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。 法定代表人：申长雨，该局局长。 委托诉讼代理人：陈龙飞，该局审查员。 委托诉讼代理人：史晶，该局审查员。 原审第三人：李彩辉，女，1970年9月14日出生，汉族，住中华人民共和国上海市黄浦区。 委托诉讼代理人：黄韧敏，北京律诚同业知识产权代理有限公司专利代理师。 上诉人东方酵母工业株式会社（以下简称东方酵母公司）因与被上诉人国家知识产权局及原审第三人李彩辉发明专利权无效行政纠纷一案，不服北京知识产权法院作出的（2016）京73行初3292号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年5月6日立案后，依法组成合议庭，于2019年6月13日公开开庭审理了本案。东方酵母公司的委托诉讼代理人柯珂、权陆军，国家知识产权局的委托诉讼代理人陈龙飞、史晶，原审第三人李彩辉及其委托诉讼代理人黄韧敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 东方酵母公司上诉请求：撤销原审判决，改判撤销国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）作出的第28123号《无效宣告请求审查决定书》（以下简称被诉决定），判令国家知识产权局重新作出审查决定。事实和理由：被诉决定对于权利要求1的技术方案（1）和技术方案（4）在事实认定和法律适用方面存在错误。（一）被诉决定没有考虑本专利权利要求1限定的特征“作用于成骨细胞或能分化成成骨细胞的细胞并促进成骨细胞或能分化成成骨细胞的细胞的分化、增殖、成熟或钙化的”，违反了权利要求解释中的“全部技术特征”规则，对本专利权利要求1中抗RANKL抗体或其功能性片段的用途的技术方案的新颖性得出了错误结论。根据本专利说明书实施例，权利要求1中涉及抗RANKL抗体或其功能性片段的技术方案的保护范围仅仅覆盖了具有上述限定性质的抗RANKL抗体或其功能性片段的用途，而不覆盖不具有该性质的抗RANKL抗体或其功能性片段的用途。对比文件1没有公开具有本专利权利要求1限定的上述性质的抗RANKL抗体。显然，对比文件1公开的是抗RANKL抗体这一上位概念，但没有公开具有本专利权利要求1限定的上述性质的抗RANKL抗体这一下位概念，也没有公开落入本专利权利要求1所述抗RANKL抗体范围的任何具体抗体。因此，本专利权利要求1的技术方案（1）中的抗RANKL抗体或其功能性片段的用途相对于对比文件1具有新颖性，符合《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二十二条第二款的规定。基于同样的理由，本专利权利要求2-4中涉及抗RANKL抗体或其功能性片段的用途的技术方案具有创造性，符合专利法第二十二条第三款的规定。（二）被诉决定对于技术方案（4）的审查超越了法定职权，违反了《专利审查指南》（2010）第IV部分第3章第4.1节的规定。专利复审委员会至少存在下述程序错误：1.专利复审委员会对于技术方案（4）保护范围的解释与无效请求人不同，对于解释的技术方案（4）的范围，无效请求人没有提出过任何无效理由，在此基础上，专利复审委员会自行对技术方案（4）进行评述并宣告其无效显然超出了无效宣告请求的范围。2.无效宣告请求中关于技术方案（4）的理由中，能够考虑的只有：相对于对比文件1没有新颖性和创造性。而专利复审委员会在无效决定中对技术方案（4）的理由为相对于对比文件1与对比文件3的结合没有创造性。无效决定对于技术方案（4）的理由和证据显然超出了无效宣告请求的理由和证据。基于同样的理由，对于权利要求2-4中涉及技术方案（4）的技术方案，无效决定也同样存在上述程序错误。 国家知识产权局辩称：原审判决认定事实清楚、适用法律法规正确、审理程序合法，请求依法驳回东方酵母公司的上诉请求，维持原审判决、被诉决定。理由为：1.权利要求1中记载的化合物本身是现有技术，且都是用于治疗或预防骨量减少相关骨代谢疾病，涉案专利实质上是发现了一种已知化合物已知医药用途具有新的作用机制，而非发现了新的医药用途，在化合物和所治疗的具体适应症相同的前提下，所述机理限定不会导致化合物的改变，可见，将权利要求1中的技术方案（1）与证据1对比，其中“RANK、RANK片段肽、抗RANKL抗体或其功能性片段”在证据1中被公开。因此，权利要求1包含上述化合物在制备用于治疗或预防骨量减少相关骨代谢疾病的药物中的用途的技术方案（1）已完全被证据1公开，使其不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。2.无效请求人李彩辉在提出无效宣告请求时，明确主张权利要求1整体相对于证据1结合证据2、3不具备创造性，权利要求1相对证据1和4、证据2和4以及证据3和4的结合不具备创造性。为了能够更清楚、方便地进行阐述，其将该权利要求所限定的技术方案划分为（1）-（4）四组技术方案并明确了相应的具体内容。在无效宣告申请审理中，专利复审委员会认为，李彩辉将本专利权利要求1的技术方案（4）理解为“GST或IgG1的Fc区融合蛋白的用途”是错误的，权利要求1中的技术方案（4）应为“包含No：7或No:16所示氨基酸序列的肽和GST或IgG1的Fc区融合蛋白的用途”。对于专利复审委员会对权利要求1中的技术方案（4）的划分，东方酵母公司和李彩辉亦是持同样观点。在上述正确划分的基础上，在无效宣告口头审理过程中，东方酵母公司和李彩辉均就此进行了答辩和陈述。由此可见，将技术方案（4）“GST或IgG1的Fc区融合蛋白的用途”更正为“包含No：7或No:16所示氨基酸序列的肽和GST或IgG1的Fc区融合蛋白的用途”，是基于本领域技术人员对技术方案的客观理解和认定，对技术方案划分明显错误的更正，并没有得出新的技术方案。而且，李彩辉在无效宣告请求书中提到“权利要求1整体相对于证据1结合证据2和3不具备创造性”，并在相应证据中列举“融合蛋白”等具体出处，专利复审委员会将权利要求1中的技术方案（4）与证据1与证据3的结合相对比，没有产生新的无效宣告理由和证据。而本案在评述本专利是否具备创造性时，减少一个对比文件证据2对专利权人并无任何不利影响，且李彩辉对此又并未提出异议，也未产生新的无效宣告理由。因此，专利复审委员会在对本专利权利要求1中的技术方案（4）予以更正的基础上评述其创造性，并无不当。 李彩辉述称：请求维持原审判决。 东方酵母公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2016年7月4日立案受理，东方酵母公司起诉请求：判决撤销被诉决定，并判令专利复审委员会重新作出决定。 原审法院认定事实：本专利系专利号为20088010××××.0，名称为“新的骨量增加药”的发明专利。本专利的申请日为2008年6月5日，授权公告日为2013年1月2日，专利权人为东方酵母公司，最早优先权日为2007年6月5日。本专利授权公告的权利要求书为： 1.作用于成骨细胞或能分化成成骨细胞的细胞并促进成骨细胞或能分化成成骨细胞的细胞的分化、增殖、成熟或钙化的化合物在制备用于治疗或预防骨量减少相关骨代谢疾病的药物中的用途，所述化合物选自：RANK、RANK片段肽、OPG、OPG的片段肽、抗RANKL抗体或其功能性片段、由SEQIDNO：7或SEQIDNO：16所示氨基酸序列组成的肽，或包含SEQIDNO：7或SEQIDNO：16所示氨基酸序列的肽和GST或IgG1的Fc区的融合蛋白。 2.权利要求1的用途，其中所述骨量减少相关骨代谢疾病选自骨质疏松症、青少年骨质疏松症、骨发育障碍、高钙血症、甲状旁腺机能亢进症、骨软化症、骨质缺乏、溶骨性骨病、骨坏死、佩吉特病、类风湿性关节炎、因骨关节炎引起的骨量减少、炎症性关节炎、骨髓炎、糖皮质激素治疗、转移性骨病、牙周骨丢失、因癌症引起的骨丢失和因衰老引起的骨丢失。 3.权利要求1或2的用途，其还包含应用BMP家族成员。 4.权利要求1-3中任一项的用途，其中所述能分化成成骨细胞的细胞选自成骨细胞前体细胞、间充质干细胞、基质细胞和成肌细胞。 针对本专利，李彩辉于2015年7月23日向专利复审委员会提出了无效宣告请求，其理由为本专利权利要求1-4不符合专利法第二十二条第二款和第三款的规定，其提交了如下证据： 证据1：公开号为US2O05／0089522A1的美国专利申请公开文本，公开日为2005年4月28日，英文复印件18页及相关内容中文译文4页。证据1公开了给予可溶形式的RANK和其它RANK拮抗剂，比如说拮抗的单克隆抗体，可用于抑制RANK诱导的破骨细胞生成的目的。在各种发生过量骨丢失的疾病状态中抑制破骨细胞生成是可取的，所述疾病的例子包括骨质疏松症，佩吉特氏病，和各种癌症（参见证据1第0035段）。证据1还公开了可溶形式的RANK包含RANK的细胞外结构域或者可结合RANKL的片段。RANK的融合蛋白可用于制备可溶形式的RANK。所述融合蛋白的例子包括RANK/Fc融合蛋白。其它抑制RANK与RANKL相互作用的拮抗剂（例如，RANKL的抗体，小分子）也会应用在本发明方法里(参见证据1第0007段)。 证据2：公开号为US2003／0100488A1的美国专利申请公开文本，公开日为2003年5月29日，英文复印件29页及相关内容中文译文2页。证据2公开了一种新的多肽因子，护骨素OPG，它在体内和体外负向调节破骨细胞的形成。OPG显著增加了转基因小鼠的骨密度。OPG显著降低了大鼠的骨减少程度（0004段）。证据2还公开了本发明提供了特异性结合OPG结合蛋白的抗体或其片段。OPG结合蛋白激动剂和拮抗剂调节破骨细胞形成和骨吸收，可用于治疗以骨吸收发生变化为特征的骨疾病，例如骨质疏松症，高血钙症，由关节炎引起的骨减少，不动性疾病，或牙周病，佩吉特氏病，骨骼石化和假肢松动等（0009、0011段）。OPG结合蛋白的拮抗剂可特别用于骨质减少的治疗（0062段）。 证据3：公开号为US6682739B1的美国专利申请授权公告文本，公开日为2004年1月27日，英文复印件29页及相关内容中文译文6页；证据3公开了治疗患有以骨丢失为特征的疾病的个体的方法。给予所述个体一定量的TRANCE/RANK抑制剂，所述一定量的TRANCE/RANK抑制剂可以有效抑制破骨细胞生成和／或破骨细胞功能，从而减少骨损失的量，即治疗有效量（说明书第3栏55-59行）。证据3还公开了下文描述的肽有抑制破骨细胞生成和/或破骨细胞功能的作用。通过抑制破骨细胞生成和/或破骨细胞的作用，能减少或甚至阻止骨侵蚀，并能减少骨丢失。患有以骨减少为特征的疾病的患者可通过给予有效剂量的抑制破骨细胞生成和／或破骨细胞功能的化合物而得到治疗。此外，被鉴定为是以骨减少为特征的疾病易感患者能通过给予有效剂量的抑制破骨细胞生成和／或破骨细胞功能的化合物而得到预防性地治疗（说明书第5栏28-39行）。在示例性的肽和肽类似物中，证据3还公开了与权利要求1中SEQIDNO：7和16所示氨基酸序列的肽完全相同的WP9QY和WP9Q肽的序列SEQIDNO：15和13（说明书第24栏43行-第25栏24行表2以及序列表中的序列13和15），其中WP9QY不仅能干扰TNF及其受体相互作用，还能干扰RANK配体/RANK相互作用，由此降低这个细胞因子的破骨细胞生成潜能（实施例1）。 证据4：DrugsoftheFuture，Vol.30，No.3，公开日2005年，封面页、目录页、第237-239页，复印件共5页及相关内容中文译文2页。 李彩辉根据权利要求1所涉及的化合物，将所述权利要求1的技术方案划分为4组：（l）RANK、RANK片段肽、抗RANK抗体或其功能性片段；（2）OPG、OPG的片段肽：（3）由SEQIDNO：7或SEQIDNO：16所示氨基酸序列组成的肽，或包含SEQIDNO：7或SEQIDNO：16所示氨基酸序列的肽；和（4）GST或IgG1的Fc区的融合蛋白。李彩辉认为，权利要求1〔第（1）、（4）组技术方案〕相对于证据1不具备新颖性或创造性，权利要求1〔第（2）组技术方案〕相对于证据2不具备新颖性或创造性，权利要求1〔第（3）组技术方案〕相对于证据3不具备新颖性或创造性，权利要求1整体相对于证据1结合证据2和3不具备创造性，权利要求1相对于证据1和4、证据2和4以及证据3和4的结合不具备创造性，在权利要求1不具备新颖性或创造性的基础上，从属权利要求2也不具备新颖性或创造性，从属权利要求3-4不具备创造性。 2015年11月25日，专利复审委员会进行了口头审理。口头审理确认了如下事项： 1.东方酵母公司对证据1-4的真实性、合法性、关联性和公开时间无异议，双方确认同意对证据1-4的译文以东方酵母公司提交的更正为准。 2.东方酵母公司再次指出李彩辉对权利要求1第（4）组技术方案划分有误，第（4）组技术方案应为“包含SEQIDNO：7或SEQIDNO：16所示氨基酸序列的肽和GST或IgG1的Fc区的融合蛋白”。李彩辉认可该观点，并提出将原第（4）组“GST或IgG1的Fc区的融合蛋白”与第（3）组中“包含SEQIDNO：7或SEQIDNO：16所示氨基酸序列的肽”合并；东方酵母公司认为第（3）组技术方案没有提到融合蛋白，如此划分属于新增加的理由，应不予考虑；李彩辉不认可该观点。 2016年1月11日，专利复审委员会作出被诉决定，宣告本专利权全部无效。主要理由为，权利要求1请求保护作用于成骨细胞或能分化成成骨细胞的细胞并促进成骨细胞或能分化成成骨细胞的细胞的分化、增殖、成熟或钙化的化合物在制备用于治疗或预防骨量减少相关骨代谢疾病的药物中的用途。根据说明书中描述，结合双方当事人在口头审理时的认定，权利要求1所述的化合物分为4组：（l）RANK、RANK片段肽、抗RANK抗体或其功能性片段；（2）OPG、OPG的片段肽：（3）由SEQIDNO：7或SEQIDNO：16所示氨基酸序列组成的肽；（4）包含SEQIDNO：7或SEQIDNO：16所示氨基酸序列的肽和GST或IgG1的Fc区的融合蛋白。 对于化学产品的医药用途权利要求，形式为“化合物X作为制备治疗Y病药物的应用”，其技术特征包括“化合物X”、“制备特征”以及“疾病特征”，判断此类权利要求是否具备新颖性，需要将上述三个技术特征与现有技术的相应技术特征进行对比。对于该类权利要求中的其他技术特征，如果没有体现出对化合物X、疾病特征以及产品制备特征的影响，则对医药用途权利要求不具备限定作用，不能使该发明相对于现有技术具备新颖性。 将权利要求1中第（1）组技术方案与证据1以上技术方案对比，第（2）组技术方案与证据2以上技术方案对比，第（3）组的技术方案与证据3以上技术方案对比，可见，权利要求1中的第（1）组技术方案的“RANK、RANK片段肽、抗RANK抗体或其功能性片段”在证据1中被公开，第（2）组技术方案的“OPG、OPG片段”在证据2中被公开，第（3）组的“由SEQIDNO：7或SEQIDNO：16所示氨基酸序列组成的肽”在证据3中被公开，并且证据1、证据2、证据3分别公开了所述化合物都可用于治疗或预防骨减少（即骨量减少）相关骨代谢疾病。对于权利要求1中所限定的机理，根据本领域的公知常识，骨量是通过骨吸收和骨形成（成骨作用）之间的平衡来维持。破骨细胞负责骨吸收（其破坏骨），成骨细胞负责骨形成。骨量的增加可通过两种方法。一种是通过抑制破骨细胞的形成或活性来抑制骨吸收，另一种是通过增强成骨细胞的增殖或分化来增强骨形成。通过抑制骨吸收来增加骨量或者通过增强骨形成来增加骨量，客观上最终起到的效果都是用于治疗或预防骨量减少相关骨代谢疾病这一相同的疾病，无法将二者从治疗效果上加以区分。即使如东方酵母工业株式会社所言，认为权利要求1和证据1-3的作用机理不同，权利要求1作用于成骨细胞或能分化成成骨细胞的细胞并促进成骨细胞或能分化成成骨细胞的细胞的分化、增殖、成熟或钙化，而证据1-3都是作用于破骨细胞，抑制骨吸收的作用机制。但是如上所述，权利要求1中记载的化合物本身是现有技术，且都是用于治疗或预防骨量减少相关骨代谢疾病，本专利实质上是发现了一种已知化合物已知医药用途具有新的作用机制，而非发现了新的医药用途，在化合物和所治疗的具体适应症相同的前提下，所述机理限定不会导致化合物的改变，因此权利要求1包含上述化合物在制备用于治疗或预防骨量减少相关骨代谢疾病的药物中的用途的技术方案〔第（1）～（3）组技术方案〕已完全被证据1、证据2、证据3公开，使得权利要求1不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。 权利要求1中第（4）组技术方案为包含SEQIDNO：7或SEQIDNO：16所示氨基酸序列的肽和GST或IgG1的Fc区的融合蛋白的制药用途，证据1在公开上述内容的同时，还公开了OPG和RANK具有相似的对RANKL的结合亲和力，证实RANK以与OPG类似方式作为破骨细胞活性的抑制剂的效用（参见0038段）。此外，证据1还公开了RANK融合蛋白可用于制备可溶形式的RANK，RANK融合蛋白进一步包含与免疫球蛋白Fc区连接的RANK的氨基酸序列。一个例示的Fc区是具有SEQIDNO：3所示的氨基酸序列的人IgG1。Fc区的片段和Fc突变蛋白都可用（参见0014段）。由此可见，RANK融合蛋白包含了IgG1的Fc区。 权利要求1中第（4）组技术方案与证据1相比区别在于权利要求1要求保护“包含SEQIDNO：7或SEQIDNO：16所示氨基酸序列的肽和GST或IgG1的Fc区的融合蛋白”及其用于治疗或预防骨减少相关骨代谢疾病，而证据1公开了RANK和IgG1的Fc区融合蛋白，而没有公开SEQIDNO：7或SEQIDNO：16所示氨基酸序列的肽和GST或IgG1的Fc区融合蛋白。 如上述权利要求1新颖性评述，证据1公开了所述融合蛋白的例子包括RANK/Fc融合蛋白(参见证据1第0007段)，而证据3还公开了与权利要求1中SEQIDNO：7和16所示氨基酸序列的肽完全相同的WP9QY和WP9Q肽的序列SEQIDNO：15和13（说明书第24栏43行-第25栏24行表2以及序列表中的序列13和15），而抗体融合技术是本领域的常规技术，GST（谷胱甘肽S转移酶）融合表达系统广泛应用于各种融合蛋白的表达，GST融合蛋白是本领域很常见的融合蛋白，本领域技术人员有动机在证据1和3的基础上得到包含SEQIDNO：7或SEQIDNO：16所示氨基酸序列的肽和GST或IgG1的Fc区的融合蛋白，并且可以预料其同样可用于治疗或预防骨减少相关骨代谢疾病，且在医药用途上它们并未显示出其取得了意想不到的效果。因此，权利要求1中第（4）组技术方案相对于证据1和3的结合不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款所规定的创造性。 权利要求2为从属权利要求，在权利要求1的基础上进一步限定所述骨量减少相关骨代谢疾病,而如前所述，证据1公开了与骨量减少相关的疾病类型包括骨质疏松症，佩吉特氏病，和各种癌症，证据3公开与骨量减少相关的疾病类型包括骨质疏松症，高血钙症，由关节炎引起的骨减少，不动性疾病，或牙周病，佩吉特氏病，骨骼石化和假肢松动，本领域技术人员在此基础上得出权利要求2中骨量减少相关骨代谢的具体疾病是显而易见的，在权利要求1不具备新颖性或创造性的基础上，权利要求2也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。 权利要求3为从属权利要求，在权利要求1的基础上进一步限定其还包含应用BMP家族成员。证据2公开了用于治疗骨质减少的OPG结合蛋白的激动剂和拮抗剂可被单独给药或者与治疗有效量的骨生长促进剂结合给药，所述骨生长促进剂包括表示为BMP-1至BMP-12的骨形态形成因子（参见0062段）。因此在权利要求1不具备新颖性或创造性的基础上，权利要求3也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。 权利要求4为从属权利要求，进一步限定能分化成成骨细胞的细胞选自成骨细胞前体细胞、间充质干细胞、基质细胞和成肌细胞，上述成骨细胞的具体描述对于制药用途权利要求不具有限定作用，在权利要求1-3不具备创造性的基础上，权利要求4也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。 原审庭审中，东方酵母公司确认，对被诉决定的案由部分、决定理由中的审查基础，对比文件公开内容的认定部分无异议。被诉决定中关于新颖性、创造性部分的评述，东方酵母公司仅针对以下两部分提出异议：一是权利要求1的第（1）组技术方案相对于证据1是否具备专利法第二十二条规定的新颖性或创造性，且权利要求2-4中援引权利要求1中的第（1）组技术方案的部分相对于证据1是否具备创造性；二是专利复审委员会对权利要求1的第（4）组技术方案的审查是否存在程序错误。而对于被诉决定的其余部分，东方酵母公司未提出异议。 原审法院认为，依据《中华人民共和国立法法》第八十四条之规定，并参照专利复审委员会制定的2009年10月1日起施行的《施行修改后的专利法的过渡办法》，本案应适用2001年专利法进行审理。 本案争议焦点在于：一是专利复审委员会对本专利权利要求1的第（4）组技术方案的审查是否存在程序错误；二是本专利的新颖性或创造性问题。 一、关于程序问题。本案中，本专利权利要求1在限定所保护的技术方案时，采用多个“或者”串联了几个技术特征，单从文字来看确实包含了多个技术方案的组合。为了能够更清楚、方便地进行阐述，李彩辉在提出无效宣告请求时，将该权利要求所限定的技术方案划分为（1）、（2）、（3）、（4）四组技术方案并明确了相应的具体内容。对（1）、（2）、（3）组技术方案的划分，本案当事人并未提出异议。李彩辉将本专利权利要求1的第（4）组技术方案理解为“GST或IgG1的Fc区融合蛋白的用途”，专利复审委员会认为李彩辉对权利要求1中第（4）组技术方案的划分是错误的，权利要求1中的第（4）组技术方案应为“包含SEQIDNO:7或SEQIDNO:16所示氨基酸序列的肽和GST或IgG1的Fc区融合蛋白的用途”。在此基础上，专利复审委员会依据纠正后的理解进行审查并作出了被诉决定。就此，东方酵母公司认为，专利复审委员会违反了《专利审查指南》（2010）第四部分第3章第4.1节之规定：“在无效宣告程序中，专利复审委员会通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查，不承担全面审查专利有效性的义务。专利复审委员会作出宣告专利权部分无效的审查决定后，当事人未在收到该审查决定之日起三个月内向人民法院起诉或者人民法院生效判决维持该审查决定的，针对该专利权的其他无效宣告请求的审查以维持有效的专利权为基础。请求人在提出无效宣告请求时没有具体说明的无效宣告理由以及没有用于具体说明相关无效宣告理由的证据，且在提出无效宣告请求之日起一个月内也未补充具体说明的，专利复审委员会不予考虑。”且专利复审委员会将证据1与证据2、3的结合变更为证据1与证据3的结合，属于不同的证据组合方式，会导致无效理由不一样。 对此，原审法院认为，李彩辉在提出无效宣告请求时，明确主张权利要求1整体相对于证据1结合证据2、3不具备创造性，权利要求1相对于证据1和4、证据2和4以及证据3和4的结合不具备创造性。为了能够更清楚、方便地进行阐述，李彩辉将该权利要求所限定的技术方案划分为（1）、（2）、（3）、（4）四组技术方案并明确了相应的具体内容。在无效宣告申请审理中，专利复审委员会认为，李彩辉将本专利权利要求1的第（4）组技术方案理解为“GST或IgG1的Fc区融合蛋白的用途”是错误的，权利要求1中的第（4）组技术方案应为“包含SEQIDNO:7或SEQIDNO:16所示氨基酸序列的肽和GST或IgG1的Fc区融合蛋白的用途”。对于专利复审委员会对权利要求1中的第（4）组技术方案的划分，东方酵母公司和李彩辉亦是持同样观点。在上述正确划分的基础上，在无效宣告口头审理过程中，东方酵母公司和李彩辉均就此进行了答辩和陈述。 由上可见，将第（4）组技术方案“GST或IgG1的Fc区融合蛋白的用途”更正为“包含SEQIDNO:7或SEQIDNO:16所示氨基酸序列的肽和GST或IgG1的Fc区融合蛋白的用途”，是对技术方案划分明显错误的更正，并没有得出新的技术方案。而且，李彩辉在无效宣告请求书中提到“权利要求1整体相对于证据1结合证据2和3不具备创造性”，并在相应证据中列举了“融合蛋白”等具体出处，专利复审委员会将权利要求1中的第（4）组技术方案与证据1与证据3的结合相对比，没有产生新的无效宣告理由和证据。而本案在评述本专利是否具备创造性时，减少一个对比文件证据2对作为专利权人的东方酵母公司并无任何不利影响，且李彩辉对此又并未提出异议，也未产生新的无效宣告理由。因此，专利复审委员会在将本专利权利要求1中的第（4）组技术方案“GST或IgG1的Fc区融合蛋白的用途”更正为“包含SEQIDNO:7或SEQIDNO:16所示氨基酸序列的肽和GST或IgG1的Fc区融合蛋白的用途”的基础上评述其创造性，并无不当。东方酵母公司就此的相关主张，原审法院均不予支持。 二、关于新颖性或创造性问题。专利法第二十二条第二款规定的新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。 如果以机理限定的制药用途发明涉及的产品与现有技术相同，而且机理限定不能将所治疗的疾病与现有技术产品所针对的疾病区别开来，则所述制药用途发明不具备新颖性。 专利法第二十二条第三款规定的创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。 评价一项发明是否具备创造性时，应将其与最接近的现有技术比较以确定区别技术特征和实际解决的技术问题，然后考察现有技术整体上是否给出了将上述区别技术特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示。如果现有技术中存在这种启示，并且所获得的发明的技术效果是可以预料的，则该发明不具备创造性。 本专利权利要求1请求保护作用于成骨细胞或能分化成成骨细胞的细胞并促进成骨细胞或能分化成成骨细胞的细胞的分化、增殖、成熟或钙化的化合物在制备用于治疗或预防骨量减少相关骨代谢疾病的药物中的用途。根据说明书中描述，结合双方当事人在口头审理时的认定，权利要求1所述的化合物分为4组：（l）RANK、RANK片段肽、抗RANK抗体或其功能性片段；（2）OPG、OPG的片段肽；（3）由SEQIDNO：7或SEQIDNO：16所示氨基酸序列组成的肽；（4）包含SEQIDNO：7或SEQIDNO：16所示氨基酸序列的肽和GST或IgG1的Fc区的融合蛋白。 （1）关于权利要求1的第（1）组技术方案相对于证据1是否具备新颖性或创造性的问题 本案中，东方酵母公司认为，本专利权利要求1的技术方案（1）相对于证据1具有新颖性。上述技术方案有“作用于成骨细胞或能分化成成骨细胞的细胞分化、增殖、成熟或钙化的化合物”的限定，因此该方案保护的仅为作用于成骨细胞的抗RANKL抗体，并非所有抗RANKL抗体。证据1公开的是抗RANKL抗体这一上位概念，但没有公开具有本专利权利要求1限定的上述性质的抗RANKL抗体这一下位概念。 对此，原审法院认为，对于化学产品的医药用途权利要求，形式为“化合物X作为制备治疗Y病药物的应用”，其技术特征包括“化合物X”、“制备特征”以及“疾病特征”，判断此类权利要求是否具备新颖性，需要将上述三个技术特征与现有技术的相应技术特征进行对比。对于该类权利要求中的其他技术特征，如果没有体现出对化合物X、疾病特征以及产品制备特征的影响，则对医药用途权利要求不具备限定作用，不能使该发明相对于现有技术具备新颖性。 根据本案已经查明的事实可知，证据1中说明书第0035段公开了可溶形式的RANK和其他RANK拮抗剂，比如说拮抗的单克隆抗体，可用于抑制RANK诱导的破骨细胞生成的目的。在各种发生过量骨丢失的疾病状态中抑制破骨细胞生成是可取的，所述疾病包括骨质疏松症、佩吉特氏病等。说明证据1公开了RANK的抗体作用于破骨细胞生成，也即说明抗RANK抗体这个化合物已经在证据1中公开，作用于破骨细胞的用途也已经公开。而且，成骨与破骨作用是处于平衡状态的，很难严格区分，证据1还公开了所述化合物都可用于治疗或预防骨减少（即骨量减少）相关骨代谢疾病。对于权利要求1中所限定的机理，根据本领域的公知常识，骨量是通过骨吸收和骨形成（成骨作用）之间的平衡来维持。破骨细胞负责骨吸收（其破坏骨），成骨细胞负责骨形成。骨量的增加可通过两种方法。一种是通过抑制破骨细胞的形成或活性来抑制骨吸收，另一种是通过增强成骨细胞的增殖或分化来增强骨形成。通过抑制骨吸收来增加骨量或者通过增强骨形成来增加骨量，客观上最终起到的效果都是用于治疗或预防骨量减少相关骨代谢疾病这一相同的疾病，无法将二者从治疗效果上加以区分。即使如东方酵母公司所言，认为权利要求1和证据1的作用机理不同，权利要求1作用于成骨细胞或能分化成成骨细胞的细胞并促进成骨细胞或能分化成成骨细胞的细胞的分化、增殖、成熟或钙化，而证据1是作用于破骨细胞，抑制骨吸收的作用机制。但是如上所述，权利要求1中记载的化合物本身是现有技术，且都是用于治疗或预防骨量减少相关骨代谢疾病，本专利实质上是发现了一种已知化合物已知医药用途具有新的作用机制，而非发现了新的医药用途，在化合物和所治疗的具体适应症相同的前提下，所述机理限定不会导致化合物的改变，可见，将权利要求1中第（1）组技术方案与证据1以上技术方案对比，权利要求1中的第（1）组技术方案的“RANK、RANK片段肽、抗RANK抗体或其功能性片段”在证据1中被公开。因此，权利要求1包含上述化合物在制备用于治疗或预防骨量减少相关骨代谢疾病的药物中的用途的第（1）组技术方案已完全被证据1公开，使得权利要求1中的第（1）组技术方案不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。 同上理，因为权利要求1中的第（2）组技术方案的“OPG、OPG片段”在证据2中被公开，权利要求1中的第（3）组技术方案的“由SEQIDNO：7或SEQIDNO：16所示氨基酸序列组成的肽”在证据3中被公开，故权利要求1中的第（2）、（3）组技术方案分别相对于证据2、3亦不具备专利法第二十二条第二款规定新颖性。 此外，权利要求1中的第（4）组技术方案与证据1相比区别在于权利要求1要求保护“包含SEQIDNO：7或SEQIDNO：16所示氨基酸序列的肽和GST或IgG1的Fc区的融合蛋白”及其用于治疗或预防骨减少相关骨代谢疾病，而证据1公开了RANK和IgG1的Fc区融合蛋白，而没有公开SEQIDNO：7或SEQIDNO：16所示氨基酸序列的肽和GST或IgG1的Fc区融合蛋白。根据查明事实可知，证据1公开了所述融合蛋白的例子包括RANK/Fc融合蛋白(参见证据1第0007段)，而证据3还公开了与权利要求1中SEQIDNO：7和16所示氨基酸序列的肽完全相同的WP9QY和WP9Q肽的序列SEQIDNO：15和13（说明书第24栏43行-第25栏24行表2以及序列表中的序列13和15），而抗体融合技术是本领域的常规技术，GST（谷胱甘肽S转移酶）融合表达系统广泛应用于各种融合蛋白的表达，GST融合蛋白是本领域很常见的融合蛋白，本领域技术人员有动机在证据1和3的基础上得到包含SEQIDNO：7或SEQIDNO：16所示氨基酸序列的肽和GST或IgG1的Fc区的融合蛋白，并且可以预料其同样可用于治疗或预防骨减少相关骨代谢疾病，且在医药用途上它们并未显示出其取得了意想不到的效果。因此，权利要求1中第（4）组技术方案相对于证据1和3的结合不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款所规定的创造性。 （2）权利要求2-4援引权利要求1中的第（1）组技术方案的部分相对于证据1是否具备创造性 权利要求2为从属权利要求，在权利要求1的基础上进一步限定所述骨量减少相关骨代谢疾病,而如前所述，证据1公开了与骨量减少相关的疾病类型包括骨质疏松症，佩吉特氏病，和各种癌症，证据3公开与骨量减少相关的疾病类型包括骨质疏松症，高血钙症，由关节炎引起的骨减少，不动性疾病，或牙周病，佩吉特氏病，骨骼石化和假肢松动，本领域技术人员在此基础上得出权利要求2中骨量减少相关骨代谢的具体疾病是显而易见的，在权利要求1不具备新颖性或创造性的基础上，权利要求2也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。 权利要求3为从属权利要求，在权利要求1的基础上进一步限定其还包含应用BMP家族成员。证据2公开了用于治疗骨质减少的OPG结合蛋白的激动剂和拮抗剂可被单独给药或者与治疗有效量的骨生长促进剂结合给药，所述骨生长促进剂包括表示为BMP-1至BMP-12的骨形态形成因子（参见0062段）。因此在权利要求1不具备新颖性或创造性的基础上，权利要求3也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。 权利要求4为从属权利要求，进一步限定能分化成成骨细胞的细胞选自成骨细胞前体细胞、间充质干细胞、基质细胞和成肌细胞，上述成骨细胞的具体描述对于制药用途权利要求不具有限定作用，在权利要求1-3不具备创造性的基础上，权利要求4也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。 由上所述可见，权利要求1-4不具有新颖性和/或创造性，应予全部无效，专利复审委员会对此认定正确，原审法院予以确认。 综上，原审法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条规定判决：驳回东方酵母公司的诉讼请求。案件受理费人民币100元，由东方酵母公司负担。 二审中，东方酵母公司为证明专利复审委员会存在程序错误，提交了李彩辉在本专利无效审查程序中提交的《无效宣告请求书》。经庭审质证，国家知识产权局、李彩辉对该份证据的真实性没有异议，但是对东方酵母公司的证明目的不予认可。本院对东方酵母公司上述证据的真实性予以确认，对其证明效力将在本院认为部分一并论述。 原审法院查明的事实属实，本院予以确认。另查明，原审判决和被诉决定中关于“抗RANK抗体”“RANK的抗体”的相关表述存在笔误，根据本专利权利要求书及证据3的记载，正确表述应为“抗RANKL抗体”“RANKL的抗体”,本院予以更正。 本院认为，本案二审的争议焦点问题有二点：一是专利复审委员会作出的被诉决定是否存在程序错误；二是本专利权利要求1是否具备新颖性。 一、专利复审委员会作出的被诉决定是否存在程序错误 本案中，东方酵母公司主张被诉决定存在程序错误，主要理由有二点：一是专利复审委员会对权利要求1第（4）组技术方案的解释与无效请求人不同，存在超请求范围审查情形；二是专利复审委员会认为权利要求1第（4）组技术方案相对于证据1和3的结合不具备创造性，存在超请求理由和证据审查情形。国家知识产权局则抗辩称专利复审委员会对权利要求1第（4）组技术方案的划分，是对请求人技术方案划分明显错误的更正，并没有得出新的技术方案；而且，李彩辉在无效宣告请求书中提到“权利要求1整体相对于证据1结合证据2和3不具备创造性”，并在相应证据中列举“融合蛋白”等具体出处，专利复审委员会将权利要求1第（4）组技术方案与证据1与证据3的结合相对比，没有产生新的无效宣告理由和证据。对此，本院认为，首先，专利复审委员会对权利要求1第（4）组技术方案的解释并未超出李彩辉请求范围。李彩辉《无效宣告请求书》中已明确提出了“权利要求1整体相对于证据1结合证据2和3不具备创造性”并说明了相应理由和对比证据，专利复审委员会对李彩辉关于权利要求1第（4）组技术方案划分的明显错误予以更正，不属于超请求范围审查。其次，专利复审委员会援引证据1和证据3评述权利要求1第（4）组技术方案的创造性，是建立在李彩辉《无效宣告请求书》中已列明权利要求1不具备创造性的理由和证据基础上的，并未产生新的无效宣告理由和证据。最后，针对专利复审委员会更正的权利要求1第（4）组技术方案，东方酵母公司和李彩辉在无效宣告口头审理过程中，均进行了答辩和陈述。综上，李彩辉《无效宣告请求书》并不足以证明专利复审委员会存在程序错误，东方酵母公司关于专利复审委员会违反《专利审查指南》（2010）第四部分第3章第4.1节规定的主张缺乏事实和法律依据，不能成立。 二、本专利权利要求1是否具备新颖性 本案中，东方酵母公司上诉主张本专利权利要求1第（1）组技术方案中涉及抗RANKL抗体或其功能性片段的用途的技术方案具有新颖性，相应的，权利要求2-4中涉及抗RANKL抗体或其功能性片段的用途的技术方案具有创造性。国家知识产权局则抗辩称“抗RANKL抗体或其功能性片段”在证据1中被公开。权利要求1中记载的化合物本身是现有技术，且都是用于治疗或预防骨量减少相关骨代谢疾病，涉案专利实质上是发现了一种已知化合物已知医药用途具有新的作用机制，而非发现了新的医药用途，在化合物和所治疗的具体适应症相同的前提下，所述机理限定不会导致化合物的改变。 本院认为，《专利审查指南》（2010）在关于化学领域发明专利申请审查的若干规定中明确，化学产品的用途发明是基于发现产品新的性能，并利用此性能而作出的发明。无论是新产品还是已知产品，其性能是产品本身所固有的，用途发明的本质不在于产品本身，而在于产品性能的应用。因此，用途发明是一种方法发明，其权利要求属于方法类型。当发明的实质及其对现有技术的改进在于物质的医药用途，申请人在申请专利权保护时，应当按照《专利审查指南》的相关规定，将权利要求撰写为制药方法类型权利要求，并以与制药相关的技术特征，对权利要求的保护范围进行限定。即实践中，化学产品的医药用途发明通常以“化合物X作为制备用于治疗Y病药物的应用”或类似的制药用途权利要求的形式予以保护。由此，以作用机理限定的物质制药用途发明，在对比文件没有公开作用机理但公开了药物用途具体针对的适用症，或者虽然公开了作用机理但该作用机理与涉案发明的作用机理不同的情况下，如果发明只是对已知的药物用途发现了其作用机理，则该发现应当被归属于科学发现，不能使所述制药用途发明具备新颖性。如果作用机理的限定使得药物用途与对比文件相比产生了实质性差异，则所述制药用途发明具备新颖性。 本案中，东方酵母公司主张本权利要求1第（1）组技术方案具有新颖性的理由为：其中所涉“抗RANKL抗体或其功能性片段”为“作用于成骨细胞或能分化成成骨细胞的细胞并促进成骨细胞或能分化成成骨细胞的细胞的分化、增殖、成熟或钙化的化合物”所限定，即权利要求1中涉及抗RANKL抗体或其功能性片段的技术方案的保护范围仅仅覆盖了具有该性质的抗RANKL抗体或其功能性片段的用途，而不覆盖不具有该性质的抗RANKL抗体或其功能性片段的用途。因此，本专利权利要求1所涉“抗RANKL抗体或其功能性片段”系证据1所涉“抑制RANK与RANKL相互作用的拮抗剂（例如，RANKL的抗体，小分子）”的下位概念，具有新颖性。经审查，本院认为，东方酵母公司上述主张不能成立。理由为： 首先，证据1公开了“抑制RANK与RANKL相互作用的拮抗剂（例如，RANKL的抗体，小分子）”在制备用于治疗或预防骨量减少相关骨代谢疾病的药物中的用途，即本专利权利要求1所涉“抗RANKL抗体或其功能性片段”化合物及其医药用途均已被公开。在此情形下，东方酵母公司主张的上述物质性能限定不会也不可能赋予“抗RANKL抗体或其功能性片段”这一已知化合物特定属性，也不会改变其物质结构，从而使其在医药用途上与证据1相比具有实质性差异。本领域技术人员不能据此将本专利的制药用途与现有技术的制药用途区别开。 其次，证据1公开的“抑制RANK与RANKL相互作用的拮抗剂（例如，RANKL的抗体，小分子）”虽指向其具有抑制RANK诱导的破骨细胞生成（抑制骨吸收）的作用，看似与东方酵母公司上述物质性能限定（促进骨生成）有所不同，但不论抑制骨吸收还是促进骨生成，其化合物应用均为治疗或预防骨量减少相关骨代谢疾病，骨吸收和骨生成通常又处于平衡状态，相同医疗用途以及骨吸收和骨生成之间的共轭关系使得东方酵母公司主张的物质性能限定对已知化合物的划分并无实际意义。 最后，东方酵母公司上述物质性能限定（促进骨生成）无法排除同时具有抑制RANK诱导的破骨细胞生成（抑制骨吸收）作用的抗RANKL抗体化合物涵盖其中，从而使得其划分边界亦不清晰，该物质性能限定本身无法与证据1公开的“抑制RANK与RANKL相互作用的拮抗剂（例如，RANKL的抗体，小分子）”区分开，东方酵母公司关于本专利权利要求1所涉“抗RANKL抗体或其功能性片段”系证据1所涉“抑制RANK与RANKL相互作用的拮抗剂（例如，RANKL的抗体，小分子）”的下位概念不能成立。 综上，东方酵母公司关于本专利权利要求1所涉“作用于成骨细胞或能分化成成骨细胞的细胞并促进成骨细胞或能分化成成骨细胞的细胞的分化、增殖、成熟或钙化的”限定对本专利权利要求不具实质性限定作用，本专利权利要求1第（1）组技术方案中涉抗RANKL抗体或其功能性片段的用途的技术方案已被证据1公开，不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。 相应的，在权利要求1所涉抗RANKL抗体或其功能性片段化合物在制备用于治疗或预防骨量减少相关骨代谢疾病的药物中的用途的技术方案不具备新颖性的基础上，东方酵母公司关于本专利权利要求2-4中涉及抗RANKL抗体或其功能性片段的用途的技术方案具有创造性的主张亦明显缺乏事实和法律依据，不能成立。 综上所述，东方酵母公司的上诉请求不能成立，应予驳回；原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费100元，由东方酵母工业株式会社负担。 本判决为终审判决。 审判长  徐燕如 审判员  刘晓梅 审判员  凌宗亮 二〇二〇年四月十日 法官助理毛涵 书记员刘岳天 裁判要点                            案  号                       （2019）最高法知行终14号                               案  由                       发明专利权无效行政纠纷                               合 议 庭                       审判长：徐燕如             审判员：刘晓梅、凌宗亮                                                     法官助理：毛涵                       书记员：刘岳天                               裁判日期                       2020年4月10日                               涉案专利                       新的骨量增加药（专利号：200880101327.0）                               关 键 词                       物质制药用途发明；无效；新颖性；机理限定                               当 事 人                       上诉人（原审原告）：东方酵母工业株式会社             被上诉人（原审被告）：国家知识产权局             原审第三人：李彩辉                               裁判结果                       驳回上诉，维持原判。             原判主文：驳回东方酵母工业株式会社的诉讼请求。             第28123号无效宣告请求审查决定主文：宣告200880101327.0号发明专利权全部无效。                               相关法条                       《中华人民共和国专利法》第二十二条第二、三款                               法律问题                       1.专利复审委员会发现无效请求人对权利要求技术方案的划分存在明显错误，能否依职权予以纠正；             2.物质制药用途发明的新颖性判断                               裁判观点                       1.专利无效审查应当是针对正确的技术方案，而不是理解错误的技术方案。专利复审委员会在本领域普通技术人员正确理解权利要求技术内容的基础上，纠正无效请求人对技术方案划分的明显错误，并在正确划分的基础上对无效请求人主张无效的权利要求进行审查，属于依职权纠错，不违反《专利审查指南》关于“专利复审委员会不承担全面审查专利有效性义务”的相关规定。             2.化学产品的用途发明是基于发现产品新的性能，并利用此性能而作出的发明。无论是新产品还是已知产品，其性能是产品本身所固有的，用途发明的本质不在于产品本身，而在于产品性能的应用。当发明的实质及其对现有技术的改进在于物质的医药用途，申请人在申请专利权保护时，应当按照《专利审查指南》的相关规定，将权利要求撰写为制药方法类型权利要求，并以与制药相关的技术特征，对权利要求的保护范围进行限定。即实践中，化学产品的医药用途发明通常以“化合物X作为制备用于治疗Y病药物的应用”或类似的制药用途权利要求的形式予以保护。由此，以作用机理限定的物质制药用途发明，在对比文件没有公开作用机理但公开了药物用途具体针对的适用症，或者虽然公开了作用机理但该作用机理与涉案发明的作用机理不同的情况下，如果发明只是对已知的药物用途发现了其作用机理，则该发现应当被归属于科学发现，不能使所述制药用途发明具备新颖性。如果作用机理的限定使得药物用途与对比文件相比产生了实质性差异，则所述制药用途发明具备新颖性。                               注：本摘要并非判决书之组成部分，不具有法律效力。