上海市高级人民法院民 事 判 决 书（2019）沪民终14号上诉人(原审被告)：上海气动成套公司三分厂，住所地上海市崇明区。法定代表人：陆锦锦，总经理。委托诉讼代理人：韩颖，德恒上海律师事务所律师。委托诉讼代理人：张莉，德恒上海律师事务所律师。被上诉人(原审原告)：吴登奎，男，1940年8月19日出生，汉族，住上海市普陀区。委托诉讼代理人：浦云彪，男，1949年7月13日出生，汉族，住上海市普陀区。上诉人上海气动成套公司三分厂(以下简称气动三分厂)因与被上诉人吴登奎发明专利实施许可合同、实用新型专利实施许可合同纠纷一案，不服上海知识产权法院(2017)沪73民初198号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年1月8日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人气动三分厂委托诉讼代理人韩颖、张莉，被上诉人吴登奎及其委托诉讼代理人浦云彪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上诉人气动三分厂上诉请求：撤销原审判决，依法将本案发回重审或改判。事实和理由：1.一审判决认定“陶瓷密封型气动刮水器属于涉案协议约定的‘新产品’”错误。《产品开发技术协议书》(以下简称涉案协议)条款中两个“新产品”时间修饰词不同而致含义不同。涉案协议保护的是协议签署后才开发完成的新产品，陶瓷密封型气动刮水器不属于涉案协议约定给予提成的范畴。气动三分厂已经向吴登奎支付了研发“陶瓷密封型气动刮水器”的奖励。2.一审判决认定“现有证据可以证明被告生产的雨刮器、刮雨器、刮水器的产品亦使用了涉案专利”错误。其一，机械部对气缸类型及其简称标准化分类中，QG是指标准化、系列化的气缸。QGD型号中的D表示直径。QGD型号产品有4种不同的内部结构，因此选用了不同产品名称。虽然有《QGD型机车气动刮水器企业标准》存在，但该企业标准与机械部标准相冲突，且气动三分厂没有关注到吴登奎利用总工身份为气动三分厂一手起草和落实备案该企业标准，气动三分厂实际实施的是与国家行业标准相符的气缸简称命名标准。其二，气动三分厂在一审中即向一审法院递交《情况说明》和产品实物，该产品实物虽然是2003年的，但技术和命名一脉相承，一审法院认定“被告未提交相反证据”，并直接推定所有气动三分厂生产的雨刮器、刮雨器、刮水器使用了涉案专利与事实和法律不符。其三，根据气动三分厂二审提交的新证据及相关证人证言，可知“气动刮雨器”“气动雨刮器”与陶瓷密封型机车气动刮水器主要区别之一是变向阀的分配体，刮雨器是塑料制作的，雨刮器没有分配体，而陶瓷密封型机车气动刮水器是陶瓷制成的，因此，“气动刮雨器”“气动雨刮器”未使用涉案专利技术。其四，“气动刮水器”分配体是金属制作，产品是向油田煤矿行业销售的，最近未有老化损毁件拆下，上诉人穷尽诉讼手段无法提供证据。3.一审判决气动三分厂支付吴登奎许可使用费数额人民币80万元(以下币种相同)缺乏事实依据。陶瓷密封型机车气动刮水器不属于涉案协议约定的“新产品”；一审法院应对发票进行委托审计，不应直接酌定；“雨刮器、刮雨器、刮水器”未使用涉案专利，其销售金额应予以扣除。被上诉人吴登奎辩称：1.陶瓷密封型气动刮水器属于涉案协议约定的“新产品”。根据我国专利法规定，在专利有效期间内，专利技术应属于新技术，没有进入公共领域的专利产品均属于新产品。新产品应当根据专利授权期限确定，与协议签订日期无关。2.雨刮器、刮雨器、刮水器属于陶瓷密封型机车气动刮水器的简称，在气动三分厂的生产厂长及技术顾问的相关证人证言、“机车气动元件样本”、陶瓷密封型气动刮水器产品说明书，《市科委科研项目申请表》所附发票，经上海市崇明区市场监督管理局备案的《QGD型机车气动刮水器企业标准》等证据中均有体现。3.QGD型企业标准与机械部标准不存在冲突。QGD型号中，Q代表气，G代表刮，D代表调速。气动三分厂称QG表示气缸，D表示直径，但在其提供的“普通气缸”资料的气缸型号说明中，D表示液压阻尼，存在矛盾。在“气动元件产品型号编制方法”机械行业标准中，QGL代表主管道过滤器，QG不代表为气缸。4.气动三分厂二审提交的两个实物存在造假。两个实物结构原理上存在错误，变向阀(控制阀)无法换向，导致死机。5.一审中，双方均同意在法院对发票进行核对。按照气动三分厂对发票进行的统计，2012年1月1日至2015年6月30日，其总销售额为15,148,478.03元。其中，减去被告认为应当扣除的刷杆、刷片、调速开关、负数发票、作废发票、红冲发票、重复发票以及不属于涉案产品的销售额，再减去其认为没有使用涉案专利的雨刮器、刮雨器、刮水器销售额后，为-693,656.37元，产品销售额为负数，显属造假。被上诉人吴登奎向一审法院起诉请求：判令被告气动三分厂支付专利使用费1,061,912元。一审法院经审理查明：2005年4月1日，气动三分厂原法定代表人陆丕贤、吴登奎作为专利权人申请涉案实用新型专利并获得授权，专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.9。2011年9月5日，陆丕贤、吴登奎作为专利权人申请涉案发明专利并获得授权，专利号为ZLXXXXXXXXXXXX.4。2011年10月15日，吴登奎(乙方)与气动三分厂(甲方)签订涉案协议，约定：甲方为了企业发展需要开发具有技术含量的新产品及对老产品进行升级换代，从2002年初起聘请乙方担任新产品开发及老产品改进等技术工作，经过数年努力，已开发了陶瓷密封型气动刮水器等新产品，并成功打入铁路、宝钢及其他用户领域，企业业绩呈现欣欣向荣景象，为了企业进一步的发展，甲乙双方一致同意在以往良好合作基础上签订一份技术协议，有利于开发更多气动新产品，有利于体现甲乙双方互助互利原则，经协商达成以下协议：1.乙方负责气动新产品开发技术工作，并协助甲方做好新产品营销工作。2.甲方负责新产品试制、试验及产品销售等工作。3.甲乙双方信守诚信，乙方尽力协助甲方做好企业的其余技术工作，包括专利申请等事项，甲方据实汇总销售情况。4.对开发投入市场的专利产品，甲方以每种产品销售额的7%提成，用以支付乙方的技术开发费用，半年结算一次，对乙方从事企业的其余技术工作甲方应每月支付一定数额工资结算给乙方。5.在协议执行期内，甲乙双方都不得以任何形式将开发的新产品技术包括专利向任何第三方转让，在协议期满后如甲方仍继续生产、销售专利产品的仍应支付7%销售额给乙方。6.本协议从2012年1月1日起执行，至专利失效期为止或甲方停止生产、销售专利产品为止。2012年11月8日，气动三分厂提交上海市崇明区市场监督管理局备案的《QGD型机车气动刮水器企业标准》在“1.范围”中规定：本标准适用于铁路机车用QGD型机车气动刮水器(以下简称刮水器)，该产品也适用于钻井平台、煤矿专用车等风窗玻璃刮水器。“3.1型号说明”中规定：QGD对应“气动式陶瓷密封型刮水器”。2013年3月8日，气动三分厂关于项目名称“QGD-80陶瓷密封型高速机车气动刮水器”《科研项目验收申请表》所附发票的产品名称包括刮雨器、雨刮器、陶瓷密封型机车气动刮水器、气动刮水器、刮水器等。2018年7月2日，一审法院向吴登奎、气动三分厂双方发出举证通知书，要求双方当事人提交2012年1月1日至2015年6月30日期间气动三分厂销售的涉案产品或者涉案产品相关线索以进行产品是否使用涉案实用新型专利与涉案发明专利进行技术比对。吴登奎、气动三分厂均表示无法提供当时所销售产品或线索以供技术比对。2018年7月24日，一审法院向国家税务总局上海市崇明区税务局发函查询气动三分厂于2012年1月1日至2015年6月30日期间的红冲发票、负数发票以及作废发票情况，该局回复了气动三分厂于上述期间的红冲发票、负数发票以及作废发票清单，经统计数额分别为负数发票386,406.01元、作废发票1,033,289.75元、红冲发票558,619.64元。关于气动三分厂于2012年1月1日至2015年6月30日期间使用涉案实用新型专利和涉案发明专利的销售额，吴登奎认为经其统计销售额共计15,292,766.09元，同意扣除外购刷片的金额117,344.1元以及外购刷杆的金额5,256.41元，故最终涉案产品包括零部件的销售额为15,170,176.2元。同时表示涉案专利所有零部件的销售额2,185,494元都属于涉案专利权利要求范围，应当计入气动三分厂总销售额中。气动三分厂认为经其统计总销售额为15,148,478.03元，但应当扣除刷杆销售额855,080.38元、刷片销售额568,750.61元、调速开关销售额664,781.42元、负数发票386,406.01元、作废发票1,033,289.75元、红冲发票558,619.64元、重复发票数额489,705.99元以及不属于涉案产品的销售数额1,138,096.56元；在气动三分厂统计的总销售额中，气动三分厂认为没有使用涉案实用新型专利和涉案发明专利的雨刮器销售额6,522,574.35元、刮雨器销售额916,890.81元、刮水器销售额2,707,938.88元。一审庭审中，气动三分厂确认其统计的雨刮器、刮雨器、刮水器产品型号中均带有“QGD”。一审法院认为，本案的争议焦点为：一、陶瓷密封型气动刮水器是否属于涉案协议约定的“新产品”；二、气动三分厂生产的名称为雨刮器、刮雨器、刮水器的产品是否使用了涉案专利；三、如果气动三分厂应当向吴登奎支付许可使用费，应当支付的数额。一、陶瓷密封型气动刮水器是否属于涉案协议约定的“新产品”吴登奎认为气动三分厂生产的刮水器均为使用涉案专利的陶瓷密封型气动刮水器，属于涉案协议约定的专利产品，气动三分厂应当按照协议约定向吴登奎支付许可使用费。气动三分厂认为，涉案协议的签订是为了开发更多气动新产品，而陶瓷密封型气动刮水器在涉案协议签订之前即已经对外生产销售，故不属于涉案协议约定的“新产品”，气动三分厂不应该向其支付许可使用费。一审法院认为，首先，涉案协议前言部分明确载明“经过数年努力，已开发了陶瓷密封型气动刮水器等新产品”，故在签订涉案协议时，虽然陶瓷密封型气动刮水器已经对外销售，但双方当事人确认陶瓷密封型气动刮水器属于新产品。其次，根据涉案协议第四条约定，气动三分厂向吴登奎支付提成的对象为“开发投入市场的专利产品”。气动三分厂对于陶瓷密封型气动刮水器使用了涉案实用新型专利和涉案发明专利不持异议，故陶瓷密封型气动刮水器应当属于“开发投入市场的专利产品”。因此，一审法院认为，陶瓷密封型气动刮水器属于涉案协议约定的“新产品”，气动三分厂应当按照涉案协议的约定向吴登奎支付许可使用费。二、气动三分厂生产的名称为雨刮器、刮雨器、刮水器的产品是否使用了涉案专利吴登奎认为，气动三分厂只生产陶瓷密封型气动刮水器，即使发票上载明的产品名称包括“雨刮器、刮雨器、刮水器”，但这只是陶瓷密封型气动刮水器的简称，实质上属于相同的产品。气动三分厂认为，气动三分厂生产四种类型的产品，包括陶瓷密封型气动刮水器、雨刮器、刮雨器、刮水器，只有陶瓷密封型气动刮水器使用了涉案专利，其余三种产品没有使用涉案专利。一审法院认为，首先，现有证据能够初步证明气动三分厂生产的名称为雨刮器、刮雨器、刮水器产品使用了涉案专利。根据气动三分厂备案的《QGD型机车气动刮水器企业标准》的记载，产品型号“QGD”代表的即为气动式陶瓷密封型刮水器，而气动三分厂提交的发票中产品名称为雨刮器、刮雨器、刮水器的产品型号基本都带有“QGD”的字样，气动三分厂亦确认其统计的雨刮器、刮雨器、刮水器的产品型号均带有“QGD”的字样。而且气动三分厂涉及陶瓷密封型高速机车气动刮水器科研项目验收书中所附的发票亦包含了名称为雨刮器、刮雨器、刮水器的产品。其次，气动三分厂未提交相反证据证明名称为雨刮器、刮雨器、刮水器的产品实际生产过程中未使用涉案专利。本案一审庭审过程中，气动三分厂虽然辩称名称为雨刮器、刮雨器、刮水器的产品与涉案专利的技术方案存在不同，但其并未提交2012年1月1日至2015年6月30日期间生产销售的产品实物或者其他证据以进行技术比对，故气动三分厂应当承担相应的不利后果。因此，在气动三分厂未提交相反证据证明名称为雨刮器、刮雨器、刮水器的产品使用的技术与涉案专利存在不同的情况下，现有证据可以证明气动三分厂生产的雨刮器、刮雨器、刮水器的产品亦使用了涉案专利。三、气动三分厂应当支付的许可使用费数额吴登奎认为，气动三分厂的销售额中仅应当扣除外购的刷杆、刷片的销售数额，零部件应当计入销售数额中，不应扣除。气动三分厂认为，气动三分厂的销售额中应当扣除零部件、负数发票、红冲发票、作废发票、重复发票等的数额。一审法院认为，首先，零部件不应计入应当支付许可使用费的销售数额。本案中，单独销售的产品零部件是为了专利产品使用过程中出现故障时替换之用，并未使用涉案专利的完整技术方案；而且根据涉案协议“对开发投入市场的专利产品，甲方以每种产品销售额的7%提成”的约定，气动三分厂应当支付使用费的对象为使用涉案专利的产品，不包括产品的零部件。对于吴登奎援引《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条关于“将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，销售另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为”的规定，认为零部件应当计入销售额的诉讼主张，一审法院认为，该规定涉及的情形为将专利产品作为另一产品的零部件销售，而本案系将专利产品的零部件单独销售，而且吴登奎亦未证明涉案的零部件系专门用于他人生产侵权产品所用，因此，对于吴登奎认为产品零部件应当计入产品销售额的相关意见，一审法院不予采信。其次，关于气动三分厂应当支付的许可使用费数额。一审法院认为，鉴于本案涉及大量的销售发票，而对上述销售发票的统计、整理涉及专门的财会知识，应由具有专门财会知识的人员通过审计的方式，确定涉案专利产品的销售金额。但双方当事人均未申请对涉案发票进行审计而是自行予以统计，在双方当事人对各自统计数额争执不下，一审法院亦难以确定的情况下，双方当事人均应承担一定的举证责任。一审法院根据吴登奎、气动三分厂各自的统计情况，酌情确定本案中气动三分厂应予支付的许可使用费数额为80万元。综上所述，依照《中华人民共和国专利法》第十二条之规定，一审法院判决如下：一、气动三分厂于判决生效之日起十日内向吴登奎支付专利许可使用费80万元；二、驳回吴登奎的其余诉讼请求。本案一审案件受理费人民币14,357元,由吴登奎负担人民币1,771元，由气动三分厂负担人民币12,586元。二审中，上诉人气动三分厂向本院提交了(2019)沪闸证经字第502号公证书，该公证书就气动三分厂委托代理人张莉至中国铁路上海局集团有限公司上海机务段(以下简称上海机务段)“机车小辅修库”取得气动刮雨器和气动雨刮器的过程进行了公证。其中气动刮雨器上铭牌显示：“气动刮雨器，型号：QGD-50-Ⅰ，编号2013.02，上海气动成套公司三分厂”；气动雨刮器上铭牌显示：“气动雨刮器，型号：QGD-50-Ⅲ18，编号：2014.01，上海气动成套公司三分厂”。上诉人另申请上海机务段材料室管库员杨培建(已退休)和上海机务段上海整备车间制动钳工邬某某出庭作证。杨培建在庭审中陈述，公证保全的气动刮雨器和气动雨刮器是韶山8型电力机车和韶山9型电力机车使用的。刮雨器、刮水器、雨刮器是同一产品，只是不同车型需要不同型号，对于内部结构不清楚。邬某某在庭审中陈述，前述公证保全的气动刮雨器、气动雨刮器统称为“雨刷”，其于2018年11月1日前后从机车上拆下放在回收处。上海机务段不对这类产品维修，不会打开查看或更换其内部结构，进行公证保全时其本人不在场。上述公证书和证人证言用以证明前述公证保全的气动刮雨器和气动雨刮器来源于上海机务段，且并未使用涉案专利技术。被上诉人吴登奎发表质证意见认为，气动三分厂提交的公证书和证人证言不能证明该公证保全的产品实物是从机车上使用后被拆下来的。在两个实物还未拆解之前，气动三分厂就在补充上诉意见中介绍了两个实物的详细结构，说明该实物并非从机车上拆下来。两个实物结构原理上存在错误，气路连接错误，不可能使变向阀(控制阀)换向，造成风缸原位不动，导致死机。且拆解后可见滑块很新，气缸孔壁没有被划伤、拉毛痕迹，活塞、齿条还有不少油脂等，说明两个实物没被使用过。为调查上诉人气动三分厂在上海机务段对上述证物进行公证保全的有关情况，本院分别于2019年6月14日、2020年4月7日赴上海机务段进行调查并调取2018年10月、11月气动刮雨器和气动雨刮器出库记录及用料单等相关记录，并就气动三分厂公证保全气动刮雨器和气动雨刮器相关情况进行了调查。出库记录及用料单显示，2018年10月23日、2018年11月20日，制动组有气动刮雨器QGD-50-1型用料记录；2018年11月20日，制动组有气动雨刮器QGD-50-3型用料记录。调查中，上海机务段材料组负责人吴自强表示，气动刮雨器和气动雨刮器的出库记录时间是实际领料时间。上海机务段制动组工长江茂森表示，气动刮雨器和气动雨刮器是当天领料当天安装；气动三分厂在上海机务段公证保全的刮雨器和雨刮器分别是2018年10月6日和2018年11月5日从机车上拆下。上海机务段制动钳工邬某某表示，出库日期和领料日期不是同一天，两个时间可能会有间隔；更换涉案公证保全的雨刮器和刮雨器属于高空作业，拆解和安装是同时进行的。吴登奎对于本院调取的上述证据和相关调查情况的真实性无异议，认为气动雨刮器和气动刮雨器的出库时间、江茂森所称的公证保全实物的拆下时间与邬某某所称的拆装同时进行时间上不一致，存在造假。气动三分厂对本院调取的上述证据和相关调查情况的真实性无异议，但认为因为时间间隔较长，江茂森和邬某某陈述的时间有出入属于误差；领料时间和用料时间差异是上海机务段管理原因，文件流转会导致时间上可能延误；出库记录、证人证言、公证保全的实物能够证明前述公证保全的实物是从机车上拆下来的。另，上诉人向本院提交的补充代理意见载明，邬某某分别于2018年10月24日和2018年11月16日完成更换雨刷工作，分别拆下型号为QGD-50-Ⅰ的气动刮雨器和型号为QGD-50-Ⅲ的气动雨刮器。本院认为，气动三分厂向本院提交的(2019)沪闸证经字第502号公证书，仅就气动三分厂委托代理人从“机车小辅修库”取得气动刮雨器和气动雨刮器的过程进行了公证。从气动三分厂相关陈述、证人证言及本院调查的相关情况看，上海机务段材料组负责人吴自强和证人邬某某陈述的出库时间是否是实际领料时间存在矛盾；上海机务段制动组工长江茂森和气动三分厂补充代理意见中载明的证人邬某某将公证保全实物拆下时间存在矛盾；气动三分厂补充代理意见中载明的证人邬某某将公证保全实物拆下时间、证人邬某某陈述的拆解和安装同时进行与用料时间存在矛盾。故气动三分厂公证保全的气动刮雨器和气动雨刮器是否来源于上海机务段存疑，本院对该公证书及相关证人证言均不予采信。被上诉人吴登奎未向本院提交新的证据。本院经审理查明，一审查明的事实属实，本院予以确认。二审中，气动三分厂认为，一审判决中“被告认为没有使用涉案实用新型专利和涉案发明专利的雨刮器销售额6,522,574.35元……”，实际应为6,494,781.35元，其差额部分为气动三分厂一审计算错误。本院认为，本案二审有三个争议焦点：一是陶瓷密封型气动刮水器是否属于涉案协议约定的“新产品”；二是气动三分厂生产的名称为雨刮器、刮雨器、刮水器的产品是否使用了涉案专利；三、一审判决的许可使用费数额是否合理。关于第一个争议焦点，陶瓷密封型气动刮水器是否属于涉案协议约定的“新产品”，本院认为，在当事人对合同约定条款有争议的情况下，应当按照合同的有关条款以及合同目的等进行综合判断。本案中，气动三分厂与吴登奎签订涉案协议时，吴登奎受气动三分厂聘请进行技术研发和改进工作，涉案协议前言部分明确载明“经过数年努力，已开发了陶瓷密封型气动刮水器等新产品”，故在签订涉案协议时，双方当事人均确认陶瓷密封型气动刮水器属于新产品。从涉案协议具体条文看，涉案协议第四条约定，“对开发投入市场的专利产品，甲方以每种产品销售额的7%提成，……”，故支付提成的条件是开发投入市场的专利产品。因陶瓷密封型气动刮水器使用了涉案专利技术，故应当属于“开发投入市场的专利产品”。因此，一审法院关于陶瓷密封型气动刮水器属于涉案协议约定的“新产品”的认定符合合同目的及合同约定，气动三分厂的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。关于第二个争议焦点，气动三分厂生产的名称为雨刮器、刮雨器、刮水器的产品是否使用了涉案专利，本院认为，原告主张被告相关产品中使用了涉案专利技术，应当承担相应举证责任。在现有证据业已证明原告相关主张基本成立的情况下，被告否认该事实，亦应提交相关反证。法院根据双方证据证明力的大小进行综合评判。本案中，气动三分厂备案的《QGD型机车气动刮水器企业标准》等证据业已证明产品型号“QGD”代表的即为气动式陶瓷密封型刮水器，气动三分厂对此在一审中并未提出足够反证。二审中，气动三分厂虽向本院提交了公证保全的气动刮雨器、气动雨刮器，但产品来源无法确定，本院对该证据难以采信。因此，在现有证据业已证明“QGD”代表的即为气动式陶瓷密封型刮水器，气动三分厂又未能提出有效反证的情形下，本院认为，气动三分厂生产的名称为雨刮器、刮雨器、刮水器的产品使用了涉案专利技术，其相关上诉理由不能成立，本院不予支持。关于第三个争议焦点，一审判决的许可使用费数额是否合理，本院认为，本案涉及大量销售发票，一审中，双方当事人均未申请对其进行审计，而是自行予以统计。二审中，气动三分厂虽认为一审法院应对发票进行委托审计，不应直接酌定，但鉴于其在一审中同意对相关发票自行统计，且二审中亦未申请司法审计，故本院对于气动三分厂该项上诉主张难以支持。在双方当事人对统计数额存在争议的情况下，一审法院根据涉案合同约定，气动三分厂、吴登奎各自的统计等情况，酌情确定本案中气动三分厂应予支付的许可使用费数额为80万元并无不当。气动三分厂的相关上诉理由不能成立，本院不予支持。综上所述，上海气动成套公司三分厂的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第(一)项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费人民币11,800元，由上诉人上海气动成套公司三分厂负担。本判决为终审判决。审判长  张本勇审判员  陶 冶审判员  张 莹二〇二〇年四月二十六日书记员  陈健淋附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；……