北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2019）京行终4617号上诉人（原审第三人）：潘士平。委托诉讼代理人：赵怡平，北京隆安（贵阳）律师事务所律师。上诉人（原审第三人）：深圳市珍妮实业有限公司，住所地广东省深圳市南山区。法定代表人：赵杰，董事长。委托诉讼代理人：陈镇，北京融君律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨莉华，北京融君律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）杨赐梅。委托诉讼代理人：崔军，北京德恒（深圳）律师事务所律师。委托诉讼代理人：胜永攀，北京德恒（深圳）律师事务所律师。原审被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区。法定代表人：申长雨，局长。委托诉讼代理人：王靖，国家知识产权局审查员。上诉人潘士平、深圳市珍妮实业有限公司（简称珍妮实业公司）因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2017）京73行初2930号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年6月1日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。北京知识产权法院查明：第10671951号“JENNYBAKERY”商标（简称诉争商标）由陈雄于2012年3月26日申请注册，2013年7月20日核准注册，核定使用在第30类饼干、糕点、巧克力等商品上。2017年5月27日，诉争商标经核准转让至潘士平。2018年4月13日，诉争商标经核准转让至珍妮实业公司。2015年11月5日，杨赐梅针对诉争商标向原国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提出无效宣告请求，其援引的法律依据包括：2013年8月30日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2013年商标法）第三十二条、第十五条“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册”等，并提交了以下主要证据：1．“JennyBakery及图”商标在香港的注册证明，注册人为杨赐梅，注册时间为2009年9月22日。2．“珍妮曲奇JennyBakery”产品及店铺图片、香港杂志有关杨赐梅及“珍妮曲奇JennyBakery”的报道、携程网等网络平台上有关“珍妮曲奇JennyBakery”的介绍、大众点评消费者好评截图等。3．“瑶瑶香港代购”微博截图，“瑶瑶香港代购”淘宝店铺图片、交易记录、消费者评价等。陈雄向商标评审委员会提交了答辩意见及网页搜索资料、域名查询结果、工商登记变更信息等证据材料，其中显示陈雄的身份证号码为×××，住广东省深圳市罗湖区爱国路3036号外贸大院6栋303。2016年12月8日，商标评审委员会作出商评字［2016］第104567号《关于第10671951号“JENNYBAKERY”商标无效宣告请求裁定书》（简称被诉裁定），认为：2013年商标法第十五条第二款的规定旨在保护他人在先使用的未注册商标，扼制恶意抢注他人商标的行为。2013年商标法第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”是指商标申请注册人在明知或应知某一商标是他人在先使用并在市场上具有一定影响的情况下，在相同或类似商品上抢先注册了与该商标相同或近似商标的行为。杨赐梅提交的有关其“JennyBakery”商标的实际使用及知名度证据形成于中国香港地区，杨赐梅未将标有“JennyBakery”商标的饼干等商品在中国大陆地区进行销售或推广宣传，不足以证明在诉争商标申请日之前，杨赐梅在中国大陆地区已在先使用“JennyBakery”商标并具有一定的知名度或影响力。因此，诉争商标的注册未构成2013年商标法第十五条第二款、第三十二条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。据此，依据2013年商标法第四十五条第二款等规定，商标评审委员会裁定：诉争商标予以维持。杨赐梅不服被诉裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。原审诉讼中，杨赐梅补充提交了以下主要证据（编号续前）：4．（2015）深证字第61349号公证书。公证内容为“瑶瑶香港代购”淘宝店铺的相关页面。该淘宝店铺名称为“瑶瑶香港代购”，卖家信息为瑶小妹888，创店时间为2008年10月16日。店铺代购商品显示有“香港代购JennyBakery珍妮曲奇”，并附有香港媒体对杨赐梅和“珍妮曲奇JennyBakery”的报道。5．（2017）深证字第55268号公证书。公证内容为淘宝全球购店铺“瑶瑶香港代购”的买家评价页面，其中显示有多个与香港代购“JennyBakery珍妮曲奇”饼干有关的交易及买家评价，评价时间为2011年3月。6．2017年10月20日淘宝网页面截图，显示中国大陆地区多个淘宝店铺均有代购“JennyBakery珍妮曲奇”饼干。7．（2017）深证字第146928号公证书。公证内容为通过登录淘宝买家（21维他）的账号，进入订单页面查询到的淘宝卖家“瑶瑶香港代购”的信息，卖家信息显示其昵称为“瑶小妹888”，真实姓名为“李琳瑶”。8．（2017）深证字第146983号公证书。公证内容为账号为×××的QQ邮箱收件箱的相关内容，其中一封来自淘宝网的来件内容为：“亲爱的21维他，您好：应您的要求，现披露会员认证信息如下：对方ID：瑶小妹888，真实姓名：李琳瑶，身份证：×××，地址：广东省深圳市罗湖区爱国路3036号外贸大院6栋303”。9．户籍登记信息，包括李琳瑶和陈雄的相关信息，其中婚姻状况均为初婚，初婚日期为2007年12月13日，李琳瑶身份证号码为×××，陈雄身份证号码为×××。两人户籍地为广东省深圳市罗湖区爱国路3036号外贸大院6栋303。北京知识产权法院认为，由于诉争商标为2013年商标法修改决定施行前已经核准注册的商标，故依据《中华人民共和国立法法》第九十三条有关法不溯及既往的规定，并参考《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释》第七条的规定，本案相关实体问题的审理适用2001年10月27日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法），相关程序问题的审理适用2013年商标法。杨赐梅提出无效宣告请求时援引的法律依据包括2013年商标法第三十二条、第十五条“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册”，且杨赐梅主张其“JennyBakery珍妮曲奇”商标属于在先使用并有一定影响力的商标。基于上述陈述，应当认为杨赐梅在本案中提出的具体无效理由为2013年商标法第十五条第二款和第三十二条后半段有关“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。由于本案实体问题应当适用2001年商标法，故杨赐梅在提出无效宣告请求时援引法律有误。被诉裁定适用2013年商标法对诉争商标是否违反相关规定予以评述，属于适用法律有误。因2001年商标法第三十一条后段有关“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定与2013年商标法第三十二条后半段内容一致，故可以认为杨赐梅有关诉争商标违反2013年商标法第三十二条后半段有关“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的理由，亦指向2001年商标法第三十一条后半段的规定。杨赐梅提交的证据虽能表明“瑶瑶香港代购”淘宝店铺在诉争商标申请日之前即从事代购“JennyBakery珍妮曲奇”饼干的业务，杨赐梅的“JennyBakery珍妮曲奇”饼干在诉争商标申请日之前已被销往中国大陆地区，但尚不足以证明“JennyBakery珍妮曲奇”商标在诉争商标申请日之前经过使用已在中国大陆地区具有一定影响，故诉争商标的申请注册未违反2001年商标法第三十一条后半段有关“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。但2013年商标法第十五条第二款系新增条款，在2001年商标法中并无对应条款，而本案应适用2001年商标法，故商标评审委员会应当结合杨赐梅提出的无效宣告请求和具体的事实、理由，适用2001年商标法对此予以重新评述。北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项之规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、商标评审委员会重新作出裁定。潘士平及珍妮实业公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉裁定，其主要上诉理由为：1．原审判决认定事实错误。杨赐梅在诉争商标申请日前未在中国大陆地区使用“JennyBakery”商标，且代购人的代购行为不能被认定为杨赐梅本人的使用行为。2．原审判决程序违法。杨赐梅在原审庭审中明确放弃诉争商标的注册违反2013年商标法第三十二条后半段之主张，因此，就该部分事实法庭未组织质证及法庭辩论，未经庭审质证的证据不能作为定案依据。3．杨赐梅申请宣告诉争商标无效的法律依据为2013年商标法第十五条第二款，而本案应适用2001年商标法进行审理，2001年商标法没有对应条款，故被诉裁定结论正确，应予维持。国家知识产权局及杨赐梅服从原审判决。经审理查明：原审法院查明的事实属实，且有诉争商标档案、被诉裁定及当事人陈述等证据在案佐证，本院对此予以确认。二审诉讼中，珍妮实业公司提交了购销合同书、推广服务合同、展台装修租赁合同、委托代工生产合同、荣誉证书、网络报道、无效宣告请求裁定书等50份证据，用以证明诉争商标经过广泛宣传使用具有较高知名度以及珍妮曲奇小熊饼干有限公司再次对诉争商标提起无效宣告请求，国家知识产权局裁定诉争商标予以维持。国家知识产权局、杨赐梅及潘士平均未对上述证据发表质证意见。另查，根据原审庭审笔录的记载，杨赐梅在原审庭审中仅主张诉争商标的注册违反了2013年商标法第十五条第二款的规定，明确放弃主张其他条款。原审庭审因与潘士平及珍妮实业公司的原审诉讼代理人赵怡平代理的其他案件的庭审时间冲突，该代理人在庭前与原审法院进行了沟通，故其参加原审庭审时法庭已就相关证据进行了质证，但在赵怡平到庭后，法庭向其说明了庭审情况并就相关证据询问了其意见，其已发表了质证意见。再查，根据中央机构改革部署，商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局行使。上述事实，有购销合同及原审庭审笔录等证据在案佐证。本院认为，本案相关实体问题的审理应适用2001年商标法，相关程序问题的审理应适用2013年商标法。根据原审庭审笔录的记载，杨赐梅在原审庭审中仅主张诉争商标的注册违反了2013年商标法第十五条第二款的规定，明确放弃主张其他条款，而原审判决仍对诉争商标的注册是否违反2001年商标法第三十一条的规定进行审理超出当事人的诉讼请求，本院对此予以纠正，同时对该条款涉及的事实问题不再予以评述。根据原审庭审笔录的记载，原审庭审因与潘士平及珍妮实业公司的原审诉讼代理人赵怡平代理的其他案件的庭审时间冲突，该代理人在庭前与原审法院进行了沟通，故其参加原审庭审时法庭已就相关证据进行了质证。在赵怡平到庭后，法庭向其说明了庭审情况并就相关证据询问了其意见，其已发表了质证意见。故对潘士平及珍妮实业公司的相关上诉理由不予支持。本案实体问题的审理应适用2001年商标法，国家知识产权局适用2013年商标法的新增条款即第十五条第二款的规定作出被诉裁定存在错误。原审法院判决国家知识产权局应结合杨赐梅提出的无效宣告请求和具体的事实、理由，适用2001年商标法对本案重新进行审查并无不当。潘士平及珍妮实业公司的相关上诉理由缺乏事实及法律依据，本院对此不予支持。综上，虽然原审判决在程序上存在瑕疵，但并未影响判决结果，本院对原审判决结果仍予以维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费人民币一百元，由国家知识产权局负担（于本判决生效之日起七日内交）；二审案件受理费人民币一百元，由潘士平及深圳市珍妮实业有限公司各负担五十元（已交纳）。本判决为终审判决。审判长 樊 雪审判员 王晓颖审判员 宋 川二〇二〇年四月二十八日书记员 王译平