中华人民共和国上海知识产权法院民 事 判 决 书（2017）沪73民终85号上诉人(原审原告)：株式会社卡那兹(KanatsuCo,Ltd),住所地日本国东京都。法定代表人：小仓寿之，董事长。委托诉讼代理人：计时俊，上海华夏汇鸿律师事务所律师。委托诉讼代理人：钱程洁，上海华夏汇鸿律师事务所律师。上诉人(原审被告)：上海连和工业车辆设备有限公司，住所地中华人民共和国上海市普陀区。法定代表人：贺健，总经理。委托诉讼代理人：刘一舟，上海市华诚律师事务所律师。委托诉讼代理人：叶培丽，上海市华诚律师事务所律师。上诉人株式会社卡那兹(以下简称卡那兹)、上海连和工业车辆设备有限公司(以下简称连和工业公司)因侵害商标权、不正当竞争纠纷一案，不服中华人民共和国上海市普陀区人民法院(2016)沪0107民初9728号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2017年4月17日公开开庭审理了本案。上诉人卡那兹的委托诉讼代理人钱程洁、上诉人连和工业公司的委托诉讼代理人叶培丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。卡那兹上诉请求：撤销一审判决第三项，依法改判连和工业公司赔偿卡那兹经济损失及因维权所产生的合理费用共计人民币20万元(以下币种除标明外均为人民币)。事实和理由：1.一审法院未认定连和工业公司的行为是重复侵权，遗漏本案关键事实。连和工业公司与案外人上海连和五金机械有限公司(以下简称连和五金公司)的公司名称中均包含“连和”字样、法定代表人及其职务相同、主营业务相同、在其他案件中曾当庭承认两公司属于一套班子，两块牌子，故两公司本质上为同一家公司。而案外人连和五金公司早在2009年就因实施了与本案完全相同的侵权行为，被判决停止侵权并赔偿损失。连和工业公司对上述判决结果是明知的，却在7年后重复完全相同的侵权行为，其行为构成对卡那兹的重复侵权。2.一审判决赔偿金额明显过低，显失公平。连和工业公司对于已被法院生效判决认定的相同侵权行为的再犯，其性质有别于首次侵权，主观恶意明显。针对完全相同的侵权行为，7年前就判赔8万元，但7年后的再次侵权，在连和工业公司主观恶意明显，卡那兹为制止侵权行为就已产生合理费用超过2.5万元的情况下，一审法院仅判决3万元的经济损失及合理费用明显过低，显失公平。综上，恳请充分考虑连和工业公司的主观恶意，对其进行严惩，依法保护卡那兹的合法权益。连和工业公司针对卡那兹的上诉辩称：1.一审法院没有认定连和工业公司重复侵权是正确的。连和五金公司就相关案件已经赔礼道歉和赔偿并停止了侵权。连和工业公司和连和五金公司是两个独立主体，在相关法律行为上不能混同。2.卡那兹主张的赔偿金额没有依据且过高。在中国制造网上任何人都可以用任何名义发布信息，卡那兹在本案中没有证据证明中国制造网上的内容是连和工业公司发布，不能证明连和工业公司有侵权行为，且卡那兹没有证据证明连和工业公司因为中国制造网上的信息而实际获利，对于卡那兹自身的损失情况也没有举证。经历双方一系列诉讼后，连和工业公司客观上停止了侵权行为，也没有发布任何侵权信息，没有侵权故意，一审法院酌定3万元的赔偿金没有依据且过高。连和工业公司上诉请求：撤销一审判决第一、二、三项。事实和理由：1.卡那兹未证明涉案侵权信息由连和工业公司发布，一审法院认为卡那兹已完成举证责任，将举证责任转至连和工业公司，进而认定连和工业公司实施了被控侵权行为，属事实认定错误。连和工业公司客观上没有能力证明未实施涉案侵权行为的消极事实，连和工业公司已证明了任何人可以以连和工业公司的名义发布涉案侵权信息，一审法院对连和工业公司强加以提供网站证明材料及后台资料证明涉案网页非连和工业公司注册，网页内容非连和工业公司制作的举证责任，不符合公平原则。2.卡那兹与连和工业公司发生数起互相关联的商标侵权、不正当竞争纠纷，卡那兹涉嫌通过恶意诉讼和缠诉手段进行不正当竞争，浪费司法资源。综上，一审判决事实认定错误，应予以撤销，请求支持连和工业公司的上诉请求。卡那兹针对连和工业公司的上诉辩称：卡那兹已完成举证责任，一审中连和工业公司认可了涉案网页中的电话、传真、员工、经营地址等信息系其公司信息，且连和工业公司在其注册页面中通过了资质认证并发布了涉案侵权信息。本案侵权行为与(2009)沪一中民五(知)初字第79号的侵权行为是完全一致的。一审中曾当庭通过手机登陆中国制造网中连和工业公司展示厅，发现公司简介部分有修改，可见连和工业公司对于其在中国信息网中发布信息是具有主动权的，连和工业公司认为不是其发布的侵权信息，应该由其举证。卡那兹向一审法院起诉请求：1.连和工业公司立即停止商标侵权及不正当竞争行为；2.连和工业公司在中国制造网首页右上方连续10日刊登致歉声明，公开消除影响；3.连和工业公司赔偿卡那兹经济损失及因维权所产生的合理费用共计20万元；4.本案诉讼费由连和工业公司承担。一审法院认定事实：连和工业公司成立于2008年12月3日，公司类型为有限责任公司(国内合资)，经营范围为“手工装配工业用手推车、销售工业车辆设备及另部件；销售五金交电，橡塑制品，日用百货，办公用品；商务咨询；从事货物进出口及技术进出口业务。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)”。2003年9月14日，卡那兹在中国经核准注册第XXXXXXX号“静音”商标，核定使用商品为第12类手推车，有效期至2013年9月13日止。2013年9月22日，第XXXXXXX号“静音”商标经核准，注册有效期限续展至2023年9月13日。2012年8月8日连和工业公司对卡那兹上述“静音”商标提出争议申请，理由为“静音”商标使用在手推车商品上，系仅仅直接表示该商品的质量特点，缺乏显著性，由于直接反映了手推车产品的质量特点，“静音手推车”已经成为手推车生产、销售行业内的通用名称，“静音”商标依法应予撤销。2014年4月14日，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出商评字[2014]第061205号《关于第XXXXXXX号“静音”商标争议裁定书》，该委认为，指定使用在第12类手推车商品上的“静音”商标，虽然对手推车使用起来没有噪音的特点具有一定暗示性，但“静音”尚不属于在指定使用商品上直接表示手推车性能特点的字词，且目前无证据证明“静音”一词已成为手推车商品上表示性能特点的通用词汇，“静音”商标经卡那兹使用具有显著特征，因连和工业公司的主张缺乏事实依据和证据佐证，故不予支持，裁定第XXXXXXX号“静音”商标予以维持。2015年11月5日，卡那兹委托上海卡能国际贸易有限公司向上海市长宁公证处申请网页保全证据公证。同日，在公证员及公证人员的监督下，申请人的代理人华巍在公证处使用公证处计算机，连接网络进行了如下操作：1.打开浏览器InternetExplorer，在地址栏输入“http：//cn.made-in-china.com/”进入该网址页面。2.在当前页面搜索栏选择“公司”并输入关键字“上海连和工业车辆设备有限公司”，点击链接“搜索”，进入相关网页，该网页内容显示被告有24条产品信息。3.在当前页面点击第一行链接“上海连和工业车辆设备有限公司”，进入相关网页。该网页上方标注连和工业公司企业名称及公司简介，下面内容有“精品推荐”、“公司介绍”、“联系信息”，其中“精品推荐”登载了11幅产品图片，图片下方依次标注“静音手推车，塑料手推车，高校书车”、“静音书车(PLA250-T3-SC)”、“静音手推车(PLA300-T2-HL2-D)”、“静音手推车(PLA300-AM1)”、“物流手推车设备(PLA200-T2)”、“塑料板车(PLA200-T2)”、“物流手推车(PLA150-T2)”、“静音手推车(PLA200Y-DX)”、“静音手推车(PLA200)”、“静音手推车(PLA150Y-DX)”、“静音手推车(PLA150-DX)”。4.在当前页面公司介绍栏点击链接“查看详情”进入相关网页。该网页记载“公司介绍”内容为“上海连和工业车辆设备有限公司为中日合资企业，专业生产并销售日本KANATSU公司著名品牌静音PLA系列塑料手推车、JACK铁板系列手推车，并全权代理KANATSU公司的一切物流产品。公司生产的静音手推车广泛应用于物流搬运及配套设备行业，凭借日本KANATSU公司的优质模具和精良工艺，产品在国内外的物流行业中获得了广大用户的认可，其静音商标已获得专利注册。……”。5.在当前页面点击上方链接“联系方式”进入相关网页。该网页记载“联系方式”内容为“吴咸好先生区域经理/市场部……联系电话：86-21-XXXXXXXXXX-86-XXXXXXXXXXX，传真：86-21-XXXXXXXX，地址：中国上海市平塘路XXX号北楼4F……”。上海市长宁公证处将上述相关网页进行打印，并于2015年11月10日出具(2015)沪长证字第8852号公证书。卡那兹为制止连和工业公司侵权行为支出律师费20,000元、公证费2,000元、公证认证费64,000日元(折合人民币约3500元)。一审审理中，连和工业公司认可吴咸好系其工作人员，认可联系电话XXXX****、XXXXX****XX、传真号XXXXXXXX属实，但否认该信息是连和工业公司发布。卡那兹为证明涉案网站上发布的连和工业公司地址上海市平塘路XXX号北楼4F的真实性，提供了上海市浦东新区人民法院(2010)浦民三(知)初字第404号民事判决书，该判决书注明连和工业公司住所地在上海市长宁区平塘路XXX号3幢401-402室。一审法院认为：关于侵害商标权。卡那兹系“静音”商标注册人，依法享有商标专用权。根据《中华人民共和国商标法》第五十七条规定，未经商标注册人的许可，不得在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标。所谓商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。连和工业公司在涉案网站上宣传介绍手推车商品时使用卡那兹的“静音”商标，属于商标法规定的对于商标的使用。关于连和工业公司抗辩卡那兹公证保全的中国制造网(cn.made-in-china.com)上出现的介绍连和工业公司公司及其产品的网页并非连和工业公司注册和制作。因卡那兹提供的公证书显示涉案网页内容中有连和工业公司的相关企业信息，且信息属真实有效，卡那兹已完成基本举证责任，故举证责任转至连和工业公司。现连和工业公司提供证据证明在中国制造网上注册门槛较低，任何人均可注册，但未提供网站的证明材料及后台资料来证明涉案网页非连和工业公司注册、网页内容亦非连和工业公司制作，因连和工业公司不能举证证明其上述抗辩理由，故一审法院对连和工业公司该抗辩理由不予采信。关于连和工业公司抗辩“静音”系对手推车性能的描述。根据卡那兹提供的国家工商行政管理总局商标评审委员会作出商评字[2014]第061205号《关于第XXXXXXX号“静音”商标争议裁定书》，连和工业公司在2012年8月8日就对卡那兹“静音”商标提出争议申请，认为“静音”商标使用在手推车商品上，系仅仅直接表示该商品的质量特点，缺乏显著性，由于直接反映了手推车产品的质量特点，“静音手推车”已经成为手推车生产、销售行业内的通用名称，“静音”商标依法应予撤销，但裁定结果是“静音”商标予以维持。连和工业公司明知裁定结果，仍然在网站上使用卡那兹“静音”商标，具有明显的主观故意。连和工业公司在网站上使用卡那兹“静音”商标，侵犯了卡那兹的注册商标专用权，连和工业公司应当承担停止侵权、赔偿损失、消除影响的民事责任。关于赔偿数额。根据《中华人民共和国商标法》规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。本案中，鉴于卡那兹未举证证明其因被侵权所受到的实际损失、连和工业公司因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费，故对于连和工业公司在本案中所应承担的赔偿卡那兹经济损失的数额，一审法院依法酌情确定。关于消除影响。商标是商品或者服务来源的标识，是商标权人商业信誉的载体，商标侵权不仅造成商标权人财产损失，同时也给商标权人的商业信誉造成不良影响，因此商标权人有权请求消除影响。因连和工业公司的商标侵权行为损害了卡那兹的商业信誉，卡那兹诉请连和工业公司承担消除影响的责任，符合法律规定，一审法院予以支持。关于虚假宣传。根据卡那兹提供的公证书显示涉案网页记载连和工业公司“公司介绍”内容为，“上海连和工业车辆设备有限公司为中日合资企业，专业生产并销售日本KANATSU公司著名品牌静音PLA系列塑料手推车、JACK铁板系列手推车，并全权代理KANATSU公司的一切物流产品。公司生产的静音手推车广泛应用于物流搬运及配套设备行业，凭借日本KANATSU公司的优质模具和精良工艺，产品在国内外的物流行业中获得了广大用户的认可，其静音商标已获得专利注册。……”，经查连和工业公司并非中日合资企业，且卡那兹确认未委托连和工业公司代理销售卡那兹产品，也未授权连和工业公司使用卡那兹“静音”商标，故连和工业公司在网页中的相关陈述与事实不符，导致公众将双方之间的关系及产品产生混淆，系引人误解的不实宣传，连和工业公司的行为构成《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条所指的虚假宣传行为。连和工业公司抗辩上述网页内容具有一定的客观事实基础，但连和工业公司未能提供充分证据加以证明，故一审法院对此不予采信。因连和工业公司实施了虚假宣传行为，对卡那兹造成了一定的经济损失，故应当赔偿卡那兹经济损失。由于卡那兹因侵权行为遭受的实际损失、连和工业公司因侵权行为获得的经济利益均难以确定，又不存在可以参照的商标许可使用费等情节，故一审法院根据连和工业公司实施的涉案侵权行为的性质、侵权行为实施的期间、后果，连和工业公司的经营规模、涉案商品的知名度等因素酌情确定。关于消除影响，因连和工业公司的虚假宣传行为损害了卡那兹的商业信誉，连和工业公司应当承担消除影响的民事责任。此外，对于卡那兹为制止连和工业公司侵权行为所支出开支的合理部分，一审法院依法予以支持。综上所述，一审法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第十五条第一款第一项、第六项、第八项、第二款、《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条第一项、第六十三条第一款、第三款、《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条第一款、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款、第十七条、《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十七条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决：一、连和工业公司立即停止对卡那兹所实施的侵害商标权及不正当竞争行为；二、连和工业公司应于判决生效之日起十日内在中国制造网(cn.made-in-china.com)的首页显著位置刊登声明，消除其对卡那兹实施商标侵权行为、不正当竞争行为而造成的不良影响，声明的内容须经一审法院核准，声明须连续保留十日。如逾期不履行，一审法院将在相关媒体上发布判决内容，相关费用由连和工业公司负担；三、连和工业公司应于判决生效之日起十日内赔偿卡那兹经济损失及合理费用30,000元。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费4,300元，由卡那兹负担1,827元，由连和工业公司负担2,473元。本院经审理查明，一审法院认定的事实属实，本院予以确认。二审中，卡那兹向本院提交了公证认证费、交通费凭证及律师费发票以证明其因二审新增加的合理费用，包括公证认证费38,560日元、交通费5,260日元和律师费10,000元，并明确一审诉讼请求中主张的20万元包含一审的合理费用，二审上诉请求中主张的20万元包含二审的合理费用。连和工业公司认为该些证据不属于二审新证据，且公证认证费及交通费涉及日文，卡那兹未提交翻译件，不符合证据形式要件，律师费发票不符合国外客户交易惯例，没有付款凭证等佐证，亦不认可该发票与本案的关联性。就卡那兹的上述证据，本院认为，卡那兹提供的公证认证费、交通费凭证均为日文材料，未提交相关翻译件，故本院对该部分证据难以采纳。卡那兹提供了律师费发票的原件，就该证据的真实性本院予以认可。本院另查明，连和工业公司与案外人连和五金公司的法定代表人均为贺健。2009年7月22日，上海市第一中级人民法院作出(2009)沪一中民五(知)初字第79号民事判决，判令案外人连和五金公司立即停止侵犯卡那兹的“静音”商标专用权、停止虚假宣传的不正当竞争行为，赔偿卡那兹经济损失及合理费用80,000元，并消除影响。连和五金公司不服该判决提起上诉，上海市高级人民法院作出(2009)沪高民三(知)终字第101号民事判决，驳回上诉，维持原判。2011年4月6日，上海市浦东新区人民法院作出(2010)浦民三(知)初字第404号民事判决，判令连和工业公司立即停止侵犯卡那兹的“静音”商标专用权、停止虚假宣传和商业诋毁的不正当竞争行为，赔偿卡那兹经济损失及合理费用69,717元，并消除影响。2013年1月22日和3月6日，上海市闵行区人民法院分别作出(2012)闵民三(知)初字第370号、第369号民事判决，分别判令连和工业公司赔偿卡那兹经济损失及合理费用93,150元，连和五金公司赔偿卡那兹经济损失及合理费用63,150元。连和工业公司、连和五金公司不服相应判决提起上诉，二审中三方就两案达成和解，连和工业公司、连和五金公司分别撤回上诉。本院认为，本案二审的争议焦点为：一、涉案侵权信息是否系连和工业公司发布；二、一审法院所确定的损害赔偿数额是否合理。关于第一个争议焦点，连和工业公司认为卡那兹的证据不能证明涉案侵权信息系连和工业公司发布，卡那兹认为连和工业公司一审中已认可了涉案网页中的电话、传真、员工、经营地址等信息系其公司信息，且在其注册页面中连和工业公司已经通过了资质认证，故应当认为系连和工业公司发布了涉案侵权信息。本院认为，涉案页面中明确标示了连和工业公司的电话、传真、员工、经营地址等经营信息，故涉案页面所宣传内容的得益者系连和工业公司，因此，就本案中卡那兹提供的连和工业公司涉案侵权行为的初步证据而言，在无相反证据的情况下，可以证明涉案侵权信息系连和工业公司发布。连和工业公司虽辩称涉案侵权信息并非其发布，但未提供足以证明其反驳主张的证据，故本院不予采信。一审法院认定连和工业公司的行为构成商标侵权及不正当竞争并无不当，本院予以维持。对连和工业公司的相关上诉意见，本院不予采纳。关于第二个争议焦点，本院认为，根据商标法及司法解释的规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。本案中，卡那兹的实际损失、连和工业公司因侵权所获得的利益以及注册商标许可使用费均难以确定，在损害赔偿数额的确定上，应综合考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉等因素，确定损害赔偿数额。本院认为，根据已查明的事实，连和工业公司曾因侵害卡那兹“静音”商标的注册商标专用权及虚假宣传的不正当竞争行为被判决停止侵权并赔偿损失，对其关联公司连和五金公司的侵权行为及相关判决结果其亦应是明知的。在此情况下，连和工业公司实施本案侵权行为，其主观故意过错明显。一审法院在确定损害赔偿数额时，明显未考虑连和工业公司存在的上述重复侵权情节，所确定的损害赔偿数额过低。故在损害赔偿数额的确定上，除了一审法院所考虑的因素外，本院还着重考虑连和工业公司的侵权恶意程度及后果，并依法调整连和工业公司所应承担的损害赔偿数额为12万元。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第二项规定，判决如下：一、维持中华人民共和国上海市普陀区人民法院(2016)沪0107民初9728号民事判决第一项、第二项；二、撤销中华人民共和国上海市普陀区人民法院(2016)沪0107民初9728号民事判决第三项；三、上诉人上海连和工业车辆设备有限公司应于本判决生效之日起十日内赔偿上诉人株式会社卡那兹经济损失及合理费用人民币120,000元；四、驳回上诉人上海连和工业车辆设备有限公司的上诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费人民币4,300元，由上诉人株式会社卡那兹负担人民币860元，由上诉人上海连和工业车辆设备有限公司负担人民币3,440元。二审案件受理费人民币4,250元，由上诉人株式会社卡那兹负担人民币544元，由上诉人上海连和工业车辆设备有限公司负担人民币3,706元。本判决为终审判决。审 判 长 何 渊代理审判员 汪 清代理审判员 范静波二〇一七年七月二十八日书 记 员 蔡 宇附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；……。