山东省烟台市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁06民初435号原告：烟台市福山区化学工业研究所有限公司。住所地烟台市福山区聚福路571号。法定代表人：王世鹏，系该公司董事长。委托诉讼代理人：史卫进，山东鑫士铭律师事务所律师。委托诉讼代理人：辛虎，山东鑫士铭律师事务所律师。被告：王友庆，男，1977年7月15日出生，汉族，住烟台市福山区，送达地址为日照市莒县招贤镇王家台子村。被告：佰和控股有限责任公司。住所地瑞安市汀田镇大典工业区联中路18号。法定代表人：余成明，系该公司董事长。二被告共同委托诉讼代理人：林琼，山东智宇律师事务所律师。二被告共同委托诉讼代理人：李增发，山东智宇律师事务所律师。原告烟台市福山区化学工业研究所有限公司（以下简称化工研究所）诉被告王友庆、佰和控股有限责任公司（以下简称佰和公司）侵害专利权纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告化工研究所的法定代表人王世鹏及其委托诉讼代理人辛虎、被告王友庆及佰和公司的委托诉讼代理人林琼到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。化工研究所起诉请求：1、二被告立即停止侵犯原告涉案专利权，消除影响、公开赔礼道歉；2、二被告赔偿原告各项损失100万元；3、诉讼费由二被告承担。事实与理由：尼龙搭扣聚氨酯浆料（亦称粘扣带、魔术贴专用PU胶）生产技术系原告依法采取保密措施的专有技术。2008年11月6日，原告向国家知识产权局申请了名为“一种搭扣聚氨酯浆料及其制备方法”的发明专利，并被授予专利号为ＺＬ20081015××××.5的发明专利权。王友庆原系原告的技术骨干、股东，在原告处工作长达17年之久，一直是原告搭扣胶聚氨酯浆料专利技术车间的技术骨干，全面地掌握原告的专利技术。2011年5月25日，王友庆以工作现状和家庭情况比较困难为由，向原告辞职并承诺保守公司秘密和技术秘密，不生产本公司的同样产品。王友庆在原告工作期间也签署过保密协议，对此劳动合同中亦有明文约定，工资里还有保密费。佰和公司原系化工研究所最早的客户，一直使用原告专利技术生产的搭扣聚氨酯浆料用于其产品上的定型。佰和公司的法定代表人余成明与王友庆系亲属关系，王友庆在原告处辞职后，由佰和公司投资在日照市莒县招贤镇王家台子村设立“地下黑工厂”，由王友庆利用在原告处掌握的专利技术大肆生产搭扣聚氨酯浆料，用于佰和公司生产搭扣产品的上浆定型，给原告造成直接经济损失100余万元。经北京菲沃德知识产权司法鉴定中心做出的菲沃德司鉴中心[2015]知鉴第150301号司法鉴定意见书，鉴定王友庆生产的尼龙搭扣专用PU胶B+型与原告生产的尼龙搭扣专用PU胶B型实质相同，系同一产品。上述事实，有烟台市公安局福山分局依法侦查和王友庆的供述及司法鉴定意见书为证，足以证实。二被告违反了我国《专利法》及最高人民法院关于专利侵权司法解释的规定，使用原告的专利技术生产侵权产品，被告应当立即停止侵权，赔偿由此而给原告造成的重大损失。王友庆及佰和公司答辩称，1、本案为专利侵权，而非商业秘密侵权，对于原告提供的涉及商业秘密的相关证据不予认可，亦不能作为专利侵权判定的依据。2、被控侵权产品尼龙搭扣聚氨酯树酯（以下简称PU胶）的原料配比、工艺与专利技术方案不相同也不等同，被告不构成对原告的专利侵权。⑴原告的专利独立权利要求技术方案中所列明的原料配比为当量份为0.2-0.25份分子量的2000±200的聚酯多元，0.26-0.96份的涤纶级乙二醇；0-0.11份的1，4丁二醇或1，3丁二醇；0-0.007份的三羟甲基丙炳，0.625-1.2份的甲苯二异氰酸酯化合而成。而被告被控侵权产品的原料配比为：当量份0.225-0.15565份分子量为2000±200的聚酯多元醇;0.04839份～0.41290份的乙二醇;0.005597份的三羟甲基丙烷;0.28481～0.57422份的甲苯二异氰酸酯；当量份0.15565份分子量为2000±100的聚酯多元醇；0.04839份～0.41290份的乙二醇；0.005597份的三羟甲基丙烷；0.23773～0.57422份的甲苯二异氰酸酯。从以上比对可以看出，被控侵权产品的配比中乙二醇与专利技术方案不相等同，聚酯多元醇、乙二醇和甲苯二异氰酸酯的配比也没有落入专利技术保护方案，双方产品配比各不相同。⑵原告的专利独立权利要求技术方案中所列明的工艺流程为：将打底溶剂、除甲苯二异氰酸酯外的其他反应物投入反应釜中，搅拌均匀，然后密封，升温至60-65℃，缓慢滴加甲苯二异氰酸酯，2-3小时滴定；70-90℃保温反应3小时后，加入催化剂，再反应40-120分钟，降温加兑稀溶剂，搅拌均匀，用涂4#杯在25℃温度下测粘度30-80S，合格后加入添加剂，在35-40℃取料包装，打底溶剂和兑稀溶剂合称为总溶剂。而被控侵权产品的工艺流程为：先将聚酯多元醇加入反应釜中，升温到115℃，开动搅拌器除水20分钟，降温至80℃-90℃，加入三羟甲级基丙烷和乙二醇，搅拌10分钟，使其溶解于聚酯中，再将温度降至60℃-40℃，将打底溶剂加入搅拌均匀，滴加甲苯二异氰酸酯完反应1小时后，加入催化剂，再根据生成物的粘度把兑稀的DMF，醋酸乙酯加入反应釜中，搅拌均匀即可。双方的工艺流程完全不相同也不等同。因此，根据专利法的规定，被控侵权产品的技术方案没有落入专利技术方案，不构成侵权。3、被告所使用的技术为现有技术，并通过普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的技术方案。被控侵权产品使用的原料和配比的技术已在专利名称为聚氨酯粘合剂，申请号为CN89105330.1，公开号为CN1048720A的技术方案实施例中公开了相关的技术，而被控侵权产品的配比及工艺与现有技术基本相同或等同，其中被控侵权产品生产技术已全部与现有技术的技术方案相同。根据专利法第62条的规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术的，不构成侵犯专利权。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。上述司法解释中使用了“无实质性差异”的措词，比专利法第六十二条的规定走得更远。此处的“无实质性差异”标准显然宽于新颖性判断中“惯有手段的直接置换”等概念，进入了“明显无创造性”的范围。这从“无实质性差异”的判定标准就可以得出。此外，《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中提到，被诉侵权人以一份对比文献中记载的一项现有技术方案或者一项现有设计与公知常识或者惯常设计的显而易见组合主张现有技术或者现有设计抗辩的，应当予以支持。就本案而言，被控侵权产品原料配比根据客户的要求不同进行调节，是行业内的公知常识，且系显而易见。因此，被控侵权产品系现有技术的证据和相关事实是清楚的。4、被告认为，原告以独立权利要求作为本案的专利保护范围，侵犯了公众的利益。应将独立权利要求中的“打底溶剂”和“兑稀溶剂”的保护范围缩小，将从属权利要求1和从属权利要求2作为这两项必要技术特征的保护范围。理由是，从现有技术的保护方案中，溶剂都是PU胶的常规原料，是公知常识，同时以原告提供的司法鉴定报告的鉴定过程和结论可以看出，溶剂在生产过程中加入不同的溶剂，起到不同的作用，产生不同的效果，所以如果不限定专利权中溶剂的保护范围，将直接导致损害了公众的利益。5、根据证据交换，原告陈述以独立权利要求作为本案专利侵权的主张依据，同时，原告也提交了一份北京菲沃德知识产权司法鉴定中心的司法鉴定书作为被控侵权产品与原告技术方案一致性的相关证据。据此，这一点被告认为本案的专利侵权技术比对应以权利要求3为依据。因为司法鉴定书中鉴定原告提供的溶剂及组成有醋酸甲酯、醋酸乙酯及DMF三种溶剂组成。而被控侵权产品的溶剂及组成为醋酸乙酯和DMF。根据权利要求3专利技术方案所确定的兑稀溶剂为三种及以上混合物，如果原告以此证据主张双方产品的一致性，必须以权利要求3为专利技术方案保护的范围。6、原告主张赔偿损失没有事实依据。原告以北京华德恒资产评估有限公司评估报告的评估主张赔偿损失没有依据。首先企业评估报告必须在合法经营的前提下才能出具，但根据被告的调查，原告从1991年成立至今从未取得安全生产许可证，福山区安监局已出具了要求停产通知书。评估报告书的附件中列明了一份安全生产许可证，根据被告到安监局了解，烟台市福山区安监局并未发放这样一份证书，可以确定这份证书是假的。因此，在没有合法经营的基础上，评估报告也是无效的。另外，根据公安局的司法鉴定报告结论可以看出，原告所提供的两个样品其中的一份不构成相同，所以在经济损失评估报告中将原告的所有损失都列为损失也没有依据。原告提交的鉴定费发票与本案无关，不应得到支持。7、原告主张要求消除影响、公开赔礼道歉没有法律依据，不应支持。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本案系侵害发明专利纠纷，对于证明与侵害发明专利争议事实无关的证据，本院依法不予采信。对当事人无异议且与本案争议事实存在关联性的证据，本院依法予以采信并在卷佐证。双方存在争议的证据如下：被告对[2015]知鉴第150301号司法鉴定意见书证明内容方面提出异议，即鉴定结论表述司法鉴定书第21页明确记载“需要说明的是烟台市福山区化学工业研究所有限公司对其所提供聚酯多元醇合成配方的真实性负责”。也就是说该司法鉴定书所依据比对的参照物是原告自己合成的，即原告没有证据证实其向司法鉴定机构提交的对比素材与其专利技术方案一致。从本案技术方案比对的结果也可以看出原告在司法鉴定书中所陈述的技术配比与专利权利要求保护的方案不相同，所以鉴定结论不足为证。[2015]第027号评估报告书鉴定损失过程中，原告提供的鉴定依据之一“安全生产许可证”，实际化工研究所从未取得该许可证，故鉴定报告认定的损失也不能作为依据，应予撤销。从王友庆在公安机关的陈述中可以看出其仅认可原料主体成分以及配比差不多，但是都没有提到工艺问题。即王友庆的讯问笔录不能作为证明被告侵权的证据。对佰和公司购买原料发票的相关证据，是佰和公司给予王友庆报销的相关购买材料款项。佰和公司不知道涉案PU胶的技术构成对他人专利的侵权。更何况原告1991年的专利已经公开，涉案专利申请在2010年才获得授权，所以佰和公司不应因此而承担赔偿责任。原告称在2015年10月6日公安机关讯问王友庆“你生产的聚氨酯搭扣浆料和烟台化学工业研究所有限公司生产是否一样”，王友庆回答“我用的就是原告的聚氨酯搭扣浆料配方，我生产的聚氨酯搭扣浆料和原告生产的是一样的，主体成分、比例都一样”。王友庆承认与原告生产的一样，说明其生产被控侵权产品的方法和工艺均与原告涉案专利保护范围内的技术方案一致。被告辩称讯问笔录根本不涉及工艺流程的问题，而在之前的中级法院和省高院对涉案的商业秘密审理所涉及的产品原料、配比和工艺均是分别对比及鉴定。原告将商业秘密的技术方案一直与本案专利侵权案件混同，并以商业秘密的相关证据作为主张专利侵权案件的相关证据没有依据。关于北京菲沃德知识产权司法鉴定费10万元与报告出具单位没有关联，被告对此提出异议，本院不予认定。被告提出原告出示的证据9该出版物记载的内容恰好可以证明原告的技术方案为现有技术不成立，本院不予采信。原告对被告提交的证据7提出异议，认为原告申请号为89105330.1的“聚氨酯粘合剂”发明专利申请公开说明书，不是专利公开文件，只是专利申请过程中的文件，并且与涉案专利无关。涉案专利系原告通过一步法多次实验生产取得。原告对被告提交的证据8被控侵权产品生产技术方案提出异议，认为该方案违背科学反应规律，根本生产不出来聚氨酯搭扣胶。本院认为，本案系非新产品的方法发明专利纠纷，原告负有证明被告实施专利侵权的证据，被告提交的该证据与案件争议的问题被告是否实施被控专利侵权行为之间缺乏关联性，故对被告提供的证据8不予采信。经审理，本院确认如下事实：(一)有关涉案专利权的事实2008年11月6日，发明人王世鹏、王淑荣申请了名为“一种搭扣聚氨酯浆料及其制备方法”的发明专利，专利号为ＺＬ20081015××××.5，授权公告日为2010年12月29日，专利权人为化工研究所。该专利最近一次交费日期为2015年10月27日。2013年9月5日，烟台天信化工有限公司向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求审查申请，复审委于2014年2月18日作出第22158号审查决定，维持ＺＬ20081015××××.5号发明专利权有效。本案中，化工研究所请求保护的范围为涉案专利权利要求1，即一种搭扣聚氨酯浆料的制备方法，其特征是该方法是由当量份为0.2-0.25份分子量为2000±200的聚酯多醇，0.26-0.96份涤纶级乙二醇，0-0.11份的1,4丁二醇或1，3丁二醇，0-0.007份的三羟甲基丙烷，0.625-1.2份的甲苯二异氰酸酯化合而成，是将打底溶剂、除甲苯二异氰酸酯外的其他反应物投入反应釜中，搅拌均匀，然后密封，升温至60-65°C，缓慢滴加甲苯二异氰酸酯，2-3小时滴定，70-90°C保温反应3小时后，加入催化剂，再反应40-120分钟，降温加兑稀溶剂，搅拌均匀，用涂4#杯在25°C温度下测粘度30-80S，合格后加入添加剂，在35-40°C取料包装，打底溶剂和兑稀溶剂合称为总溶剂。自1996年10月2日至2010年6月1日，王友庆曾与化工研究所签订劳动合同，并与单位签订保密协议。化工研究所亦制定了技术保密制度。2011年5月24日，王友庆辞职。(二)有关公安机关侦查的事实2013年3月7日，烟台市公安局福山分局决定对王友庆假冒专利案立案侦查。2015年9月7日公安机关以涉嫌侵犯商业秘密罪决定对王友庆执行拘留。同年10月14日，烟台市公安局福山分局因检察院不批准逮捕，对王友庆变更强制措施为取保候审。2015年3月，烟台市公安局福山分局委托北京菲沃德知识产权司法鉴定中心进行有关王友庆生产的搭扣聚氨酯浆料与化工研究所生产的搭扣聚氨酯浆料的成分、比例进行对比分析鉴定。同年3月19日，北京菲沃德知识产权司法鉴定中心出具[2015]知鉴第150301号司法鉴定报告，载明：1.王友庆生产的尼龙搭扣专用PU胶B+型与化工研究所生产的尼龙搭扣专用PU胶A型外观相同；固含量基本相同；溶剂及溶剂组成不同；粘度不同；聚氨酯软硬段当量比例差别较大。不能判定样品B+和样品A相同。2.王友庆生产的尼龙搭扣专用PU胶B+型与化工研究所生产的尼龙搭扣专用PU胶B型外观相同；固含量基本相同；溶剂及溶剂组成不同；粘度不同；聚氨酯软硬段当量比例相当（B+型聚氨酯为1﹕3.84，B型聚氨酯为1﹕3.66，两种聚氨酯软硬段比例差为4.7%）。由此可判定样品B和样品B+主体成分（干分固体物）实质相同，溶剂不同。该报告附注化工研究所对其所提供聚酯多元醇合成配方的真实性负责。2015年7月，烟台市公安局福山分局委托北京华德恒资产评估有限公司进行了王友庆涉嫌侵犯商业秘密罪造成的损失及违法所得鉴定。北京华德恒资产评估有限公司出具的[2015]第027号经济损失评估报告书载明：在评估基准日2015年3月19日的经济损失额为775287.10元，取整为77.53万元。评估机构认为应以专利权人化工研究所因侵权行为受到的实际直接经济损失作为损失赔偿额，公安机关在案件侦查过程中及评估机构在化工研究所取得2006年至2011年涉及侵权的记账凭证、原始发票、有关帐册明细帐，这些资料真实地反映了业务情况，能够反映化工研究所侵权发生的损失。计算方法是因侵权人的侵权产品在市场上销售使权利人的产品销售量下降，其销售量减少的总数乘以每件产品的利润所得之积，即为权利人的实际直接经济损失。该报告附注本评估报告仅限于涉及化工研究所商业秘密被侵犯造成的经济损失，另有化工研究所提供的安全生产许可证作为鉴定依据。王友庆在公安机关讯问笔录中称：1996年始，在化工研究所任工人、班长、实验室实验员期间，掌握化工研究所生产聚氨酯搭扣浆料的配方，该配方为化工研究所的商业秘密。1999年公司改制成为股东，2011年5月辞职，王友庆辞职前佰和公司一直是化工研究所的主要客户之一。2012年7-8月开始，在山东省莒县招贤镇王家台子村黑马粘合剂厂生产聚氨酯搭扣浆料,产品供佰和公司使用，另外销售给温州洪明织带有限公司大约110吨胶。王友庆认可在莒县生产、销售的聚氨酯搭扣浆料与化工研究所的产品一样，余成明知晓这一信息。王友庆对公安机关委托的两份鉴定报告没有异议。生产聚氨酯搭扣浆料的原料是双组份专用聚氨酯胶粘剂，甲组份主要原料为聚酯多元醇、甲苯二异氰酸酯；乙组份主要原料是固化剂；溶剂主要是醋酸乙酯。(三)有关被控侵权行为的事实化工研究所在本案要求保护的权利范围为涉案专利权利要求1，主张王友庆利用工作掌握涉案专利技术，辞职后生产、销售同样产品给佰和公司，经鉴定王友庆生产销售的被控侵权产品与化工研究所生产的产品实质相同，系同一产品构成侵权。王友庆及佰和公司则辩称，化工研究所主张侵权的证据即公安机关侦查讯问王友庆的笔录，而在王友庆陈述中仅承认其生产被控侵权产品的主体成分及配比与化工研究所的产品差不多，但是均没有提到工艺问题;况且，公安机关是以涉嫌商业秘密刑事犯罪为由立案侦查,不能作为专利侵权证据。本院审理期间，化工研究所对其主张王友庆生产被控侵权产品时的生产制备方法不能提供证据加以证实。(四)、被告主张的现有技术抗辩王友庆主张其生产的被控侵权产品是依据化工研究所1991年申请并公开的专利号为CN1048720A的聚氨酯粘合剂专利技术实施例、《聚氨酯胶黏剂》及《聚氨酯树脂及其应用》等相关教材内容，应客户要求对产品性能、黏度等进行调节，其生产的配比和工艺与现有技术的配比和工艺流程相同和等同。化工研究所认为，涉案专利的新颖性及创造性已经国家专利复审委员会审查确认专利有效，被告主张其为现有技术的抗辩理由不成立。(五)、化工研究所主张的损失情况化工研究所主张根据鉴定报告，被告生产侵权产品，给原告造成经济损失77.53万元；其为维权支出司法鉴定费10万元、评估费2.4万元、律师费2.6万元、诉讼费1.38万元及差旅费1.0128万元，请求二被告赔偿其各项经济损失共计100万元。本院认为，国家知识产权局授予化工研究所专利号为ＺＬ20081015××××.5的“一种搭扣聚氨酯浆料及其制备方法”发明专利权，化工研究所按时交纳了专利年费。2014年2月18日，国家知识产权局专利复审委员会作出第22158号审查决定，维持ＺＬ20081015××××.5号发明专利权有效，故化工研究所的专利权应受法律保护。最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十条规定，“对于权利要求中以制备方法界定产品的技术特征，被诉侵权产品的制备方法与其不相同也不等同的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。”第十一条规定，“方法权利要求未明确记载技术步骤的先后顺序，但本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后直接、明确地认为该技术步骤应当按照特定顺序实施的，人民法院应当认定该步骤顺序对于专利权的保护范围具有限定作用。”根据涉案专利权利要求说明书记载，化工研究所请求保护的涉案专利公开的是一种搭扣聚氨酯浆料及其制备方法生产工艺，其发明的目的在于改进已有技术的不足，而提供一种固化时间短、抗拉强度高、耐水、耐碱洗性能强、环保、手感坚韧挺直、色泽保鲜程度高的尼龙搭扣专用聚氨酯浆料及其制备方法。也即说明本发明是非新产品的发明，根据我国民事诉讼法的规定，化工研究所对自己提出的诉讼主张，有责任提供证据加以证实，即证明被告实施了侵犯专利权的行为。北京菲沃德知识产权司法鉴定中心出具的[2015]知鉴第150301号司法鉴定报告，载明“王友庆生产的尼龙搭扣专用PU胶B+型与化工研究所生产的尼龙搭扣专用PU胶B型外观相同；固含量基本相同；溶剂及溶剂组成不同；粘度不同；聚氨酯软硬段当量比例相当。由此可判定样品B和样品B+主体成分（干分固体物）实质相同，溶剂不同”。该报告注明由化工研究所提供聚酯多元醇合成的配方，被告庭审中对该配方的真实性提出异议，故对比结果不应作为判定专利侵权的证据。本院认为，化工研究所在鉴定过程中就提供了两种生产尼龙搭扣专用PU胶的样品A和B，客观上存在化工研究所提交的鉴定对比样本哪一种或者两者与涉案专利技术方案是否一致的不确定性，况且即使所提供的鉴定对比样本B与涉案专利技术方案一致，该鉴定报告也仅载明主体实质相同，溶剂不同，对专利权保护范围起到限定作用的制备方法更是没有涉及。故，北京菲沃德知识产权司法鉴定中心的司法鉴定报告不能证明被告存在被控侵权行为。化工研究所提供的公安机关立案商业秘密案件的侦查材料中，王友庆仅认可其在离职后生产销售的聚氨酯搭扣浆料与化工研究所的产品一样，生产聚氨酯搭扣浆料的原料是双组份专用聚氨酯胶粘剂，甲组份主要原料为聚酯多元醇、甲苯二异氰酸酯；乙组份主要原料是固化剂；溶剂主要是醋酸乙酯，根本未曾提及涉案专利技术要求中的生产制备方法。化工研究所要求保护的权利范围为涉案专利权利要求1，结合专利说明书、审查档案材料可知，权利要求1记载的整体技术方案各个步骤之间的逻辑关系确定，在实际制备过程中，各个步骤的顺序只能依次进行，步骤本身对于原料的组份和反应的温度、时间均有明确具体的要求，各步骤之间的顺序亦对专利权的保护范围起到限定作用。化工研究所不能提供确凿、充分的证据证实王友庆生产、销售的被控侵权产品具备全部技术特征落入涉案专利权利的保护范围，故其主张二被告侵权事实证据不足，要求被告赔偿经济损失等各项诉讼请求与法相悖，本院依法不予支持。综上，依据《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十条、第十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：驳回原告烟台市福山区化学工业研究所有限公司的诉讼请求。案件受理费13800元，由原告烟台市福山区化学工业研究所有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。审 判 长  鲁晓辉人民陪审员  孙爱萍人民陪审员  孙 强二〇一八年二月十日书 记 员  王 萌