北京知识产权法院民 事 判 决 书(2021)京73民终442号上诉人（原审被告）：北京理工大学出版社有限责任公司，住所地北京市海淀区中关村南大街****理工国际交流大厦**。法定代表人：丛磊，董事长。委托诉讼代理人：唐宁，北京京宁律师事务所律师。委托诉讼代理人：冯晓云，北京京宁律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：北京出版集团有限责任公司，住，住所地北京市西城区北三环中路**/div>法定代表人：康伟，董事长。委托诉讼代理人：刘佳炜，男，北京出版集团有限责任公司员工。委托诉讼代理人：任丽颖，北京中勉律师事务所律师。上诉人北京理工大学出版社有限责任公司（简称北理工出版社）因与被上诉人北京出版集团有限责任公司（简称北京出版集团）侵害商标权纠纷一案，不服北京市海淀区人民法院作出的（2019）京0108民初48372号民事判决（简称一审判决），向本院提起上诉。本院于2021年2月2日立案后，依法组成合议庭进行了审理。2021年6月15日，北理工出版社的委托诉讼代理人唐宁、冯晓云，北京出版集团的委托诉讼代理人任丽颖、刘佳炜到庭接受了询问。本案现已审理终结。北理工出版社上诉请求：撤销一审判决，依法改判驳回被上诉人全部诉讼请求或发回重审；本案一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一、被上诉人自认“大家小书”系吴晗等老一辈出版人心血的结晶，上诉人无需再证“大家小书”是通用词汇的事实；二、涉案商标不具有较高的知名度；三、被上诉人未证明其自获取涉案商标后使用过该商标，被上诉人连续三年未使用该商标，上诉人无需承担赔偿责任；四、即便被上诉人使用了涉案商标，上诉人使用的“大家小书”与涉案商标不构成近似；五、即便构成商标侵权，在被上诉人不能举证证明损失的情况下，上诉人已经提供了该套图书的实际亏损事实，一审判决仍判决20万元的赔偿数额，属于滥用裁量权。北京出版集团辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求法院驳回北理工出版社的上诉，维持原判。北京出版集团向一审法院起诉请求：1.北理工出版社立即停止侵害第4043311号“大家小书”注册商标商标专用权的行为；2.北理工出版社赔偿北京出版集团经济损失105万元及合理开支84948元（包括律师费80000元、公证费4120元、购书费828元）；3.北理工出版社在《中国出版传媒商报》《中国新闻出版广电报》的非中缝版面，刊登面积不小于10*10cm的公开声明，在京东网首页（www.jd.com）、北理工出版社官网（www.bitpress.com.cn）上发布声明消除影响，持续时间不小于7日。一审法院认定事实如下：一、关于涉案商标第4043311号“大家小书”（指定颜色）商标，于2007年3月7日核准注册，核定使用在第16类书籍、歌曲集、说明书、连环漫画书、雕刻印刷品（书画刻印作品）、地、地图刷时刻表（截止）商品上，注册人为北京出版社，专用期限至2017年3月6日，经核准，涉案商标续展至2027年3月6日。2009年7月31日，经工商局核准，北京出版社名称变更为北京出版集团。为证明涉案商标的知名度，北京出版集团提交以下证据：1.北京出版集团自行制作的大家小书情况介绍及历年发行统计，后附2013年-2019年销售明细表，其中载明“大家小书”累计销售261万余册。2.北京出版集团自行制作的“入选‘十一五’国家重点图书出版规划项目”表格、百度文库中题为“十一五期间（2006年2010年）国家重点图书出版计划”的文章，其中均有大家小书丛书。3.北京出版集团自行制作的“‘大家小书’部分推广宣传、营销投入统计（2016年-2019年）”及相应资料，包括4份统筹营销费用申请表、北京出版集团与案外人签订的《营销协议》《委托制作合同》《关于“第十四届浙江省馆藏图书展示会”展位布展合同》《专架合作协议书》《展架及设备工程合同》等16份合同、合同审批表及部分合同发票。4.北京出版集团内“大家小书”展柜及图书市场上的销售专柜照片12张。5.“大家小书”品牌图书所获9份荣誉证书，包括《大家小书丛书》入选首届向全国推荐中华优秀传统文化普及图书，《“大家小书”系列》荣获2016年度中国30本好书，《野人献曝：沈从文的文物世界》荣获2014年度输出版优秀图书，《苏辛词说》被评为“2015中国好书”等。6.2014-2019年媒体对“大家小书”的44篇报道，包括北京日报发布的《寻找“大家写给大家”的书》，解放日报发布的《“小书”的小与大》，北京晚报发布的《揭秘“大家小书”怎么成功的？“小书”质量一点不轻》等。7.京东网、当当网“大家小书”丛书销售页面的商品评价，其中有“大家小书，本本精品，品味高”“这个系列的书很赞，全收”等好评内容。8.北京出版集团自行制作的“大家小书”版权输出情况汇总表，显示授权地区包括香港、韩国、台湾、马来西亚。二、关于北京出版集团主张的侵权行为北京出版集团主张北理工出版社在其出版的图书上使用了“大家小书”标识，与涉案商标构成近似标识，容易造成相关公众的混淆误认，依据商标法第五十七条第二项，侵害了北京出版集团对涉案商标享有的商标权。为证明上述事项，北京出版集团提交了北理工出版社出版的实体书、（2019）京国立内经证字第823、824、825、826号公证书。北理工出版社出版的被诉“大家小书”丛书一套共7本，分别为《阿长与山海经》《北京的春节》《祖父的园子》《背影》《海燕》《落花生》《故乡的杨梅》，上述图书版权页均载明2019年2月第1版第1次印刷，全套定价276元。丛书的封套、图书封面左上角、书脊、扉页、偶数页的页眉上均使用了“大家小书”字样。北理工出版社认可上述图书系其出版，但主张其使用的“大家小书”标识与涉案商标不相同也不近似，亦不会使相关公众产生混淆，并提交与上述图书一致的图书封面、丛书封套复印件。（2019）京国立内经证字第823、824、825、826号公证书载明，2019年5月10日，打开IE浏览器，地，地址栏中输入www.baidu.com入百度搜索，在百度百科输入“大家小书悦读经典”进行搜索，点击搜索结果第一条，出现的是北理工出版社出版的“大家小书”系列七册图书。在地址栏中输入www.jd.com，进入京东网，在搜索栏中输入“大家小书北京理工大学出版社”，点击搜索结果中的“大家小书悦读经典（函套共7册）”商品，进入商品页面，是北理工出版社出版的被诉图书，商品介绍中有“入选北京市丰台区教委小学生五、六年级、东城区小学六年级推荐阅读书目”的内容。在地址栏中输入www.douban.com，进入豆瓣网，在豆瓣网读书板块搜索“大家小书北京理工大学出版社”，搜索结果中有被诉图书。在百度搜索中输入“北京理工大学出版社”，点击搜索结果第一项，进入北京理工大学出版社官网（www.bitpress.com.cn），点击首页中图书馆专区进入相应页面，点击页面中的“进入大众版”，点击“图书中心”版块中的“大众文艺”版块，图书列表中有7本被诉图书，分别点击7本图书进入介绍页面，显示丛书名为“大家小书”。北京出版集团主张被诉图书入选北京市东城区教委小学生五、六年级推荐阅读书目，可以证明其侵权范围较广。三、与经济损害赔偿有关的事实北理工出版社主张北京出版集团未实际使用涉案商标，并提交以下证据：1.涉案商标的中国商标网公告页面、商标详情页面打印件，北理工出版社主张北京出版集团未按照涉案商标的样式和指定颜色使用，相当于未使用过涉案商标。2.商标局出具的《报送提供证明、撤销三年不使用等申请事项清单》及《撤销连续三年不使用注册商标申请受理通知书》，证明北理工出版社于2019年7月24日就涉案商标向商标局提起撤销申请，商标局于2019年9月6日受理。3.商标网商标详情打印件，显示北京出版集团于2019年8月22日在第16类商品上申请注册“大家小书”纯文字商标。为证明涉案商标的实际使用情况，北京出版集团提交以下证据：1.国家知识产权局于2020年1月15日出具的《关于第4043311号第16类“大家小书”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》，其中载明北京出版集团提供的商标使用证据有效，决定驳回北理工出版社的撤销申请，第4043311号第16类“大家小书”注册商标不予撤销。2.2016年7月出版的《乡土中国》《中国舞蹈史化》，图书护封上有涉案商标，扉页、版权页有“大家小书”字样。2004年1月出版的《梓翁说园》，封面、封底使用了涉案商标。北京出版集团还提交“大家小书”系列丛书其他图书的封面、封底、版权页等复印件，显示在封面、封底、版权页上有“大家小书”字样或标识，该标识与涉案商标并不完全一致。3.关于“大家小书”系列丛书的营销费用记账凭证、发票、银行回单。4.北京国图书店有限责任公司、山东京广传媒股份有限公司、丰源瑞德（北京）图书有限公司、山东漂流文化发展有限责任公司出具的《证明》，证明“大家小书”系列丛书的销售情况。为证明北理工出版社因被诉行为所获利益，北京出版集团提交北京市新闻出版局于2019年11月11日出具的《政府信息公开告知书》，该告知书载明“大家小书悦读经典”丛书一套7册，7种图书的印刷数量均为每种10000册。北京出版集团根据出版行业平均标准估算相关出版收入及成本，据此主张被诉图书（含7本）印数为10000套，每套定价276元，总收入为总定价276元*印数10000套*发行折扣65%=179.4万元，出版成本包含排版费（80元/面*1584面）、编校费（15元/千字*544千字）、设计费（1000元/册*7册）、纸张印刷费（7元/册*70000册）、装订费（1.5元/册*70000册），总计73.688万元，北理工出版社的侵权获益为总收入179.4万元-总成本73.688万元=105.712万元，故请求北理工出版社赔偿经济损失105万元。为证明被诉图书的实际收益情况，北理工出版社提交以下证据：1.北理工出版社与北京阅思客文化有限公司（以下简称阅思客公司）于2018年12月12日签订的《图书出版合同》，合同第13条第6款载明北理工出版社应在上述作品出版后按照D项约定方式向阅思客公司支付报酬，即“首印数量6000册，25%折进货，全渠道销售，账期结算同双方签订的战略合作协议”。2.阅思客公司对账清单，载明客户为北理工出版社，截止日期为2019年1月1日至2020年6月30日，收书日期为2019年3月12日，书名包括函套7册以及7本独立图书，折扣为25%，实洋共计412188元。后附中国工商银行电子回单。3.“大家小书”销售明细表，表中有销售日期、书名、客户名称、数量、码洋、实洋、成本等信息，共计3577笔，实洋631871.76元，成本333907.44元。北理工出版社根据上述证据主张其成本为购书费用和销售明细表中所列成本，实际获益为实洋（631871.76元）-购书费用（412188元）-储运成本（333907.44元），最后计算结果为-114223.68元，故北理工出版社处于亏损状态，并未从被诉图书中获利。四、其他事实北京出版集团还提交以下证据：1.商标网查询打印件，显示北京金世纪博图文化有限公司于2019年9月2日在第16、35、41类上申请“大家小书MASTERPIECES”商标，上述商标均被商标局驳回，处于无效状态。2.北京出版集团于2018年6月26日、2018年7月3日在中国新闻出版广电报、中国出版传媒商报发布的《严正声明》，载明有4家单位出版了以“大家小书”作为丛书名的系列图书，还有一些出版单位在腰封和网络推广中使用“大家小书”字样，侵犯了北京出版集团的商标专用权，要求上述单位立即停止侵权行为。3.北京出版集团所获的11份荣誉证书，包括“全国新闻出版系统‘先进集体’”“中国出版政府奖‘先进出版单位’”“全国百佳图书出版单位”等。北京出版集团主张其为本案支出了合理开支，并提交了委托代理协议、金额为80000元的律师费发票、金额为4120元的公证费以及北理工出版社开具的金额为828元的图书购买费发票。一审法院认为，根据在案证据，北京出版集团享有第4043311号“大家小书”（指定颜色）商标的注册商标专用权，该商标权利状态稳定，且上述商标权在有效期内，北京出版集团有权提起本案诉讼。关于北京出版集团主张的侵害商标权的行为，根据商标法的相关规定，商标的使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为；未经商标注册人的许可，在相同商品上使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。本案中，首先，北理工出版社在其出版的图书封面、书脊、扉页、页眉以及丛书的封套上使用“大家小书”字样，起到了识别服务来源的作用，故北理工出版社对“大家小书”的使用属于商标意义上的使用行为。北理工出版社辩称“大家小书”是通用词汇，但未对此提交相应证据，故一审法院对此不予支持。其次，北理工出版社将“大家小书”字样使用在图书中，与涉案商标核定使用的商品“书籍”构成同一种商品。再次，关于被诉标识与涉案商标是否构成近似商标，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条和第十条的规定，在商标侵权纠纷案件中，认定被诉侵权标识与主张权利的注册商标是否构成近似，应当视所涉商标或其构成要素的显著程度、市场知名度等具体情况，在考虑和对比文字的字形、读音和含义，图形的构图和颜色，或者各构成要素的组合结构等基础上，对其整体或者主要部分是否具有市场混淆的可能性进行综合分析判断；其整体或主要部分具有市场混淆可能性的，可以认定构成近似。本案中，涉案商标中的“大家小书”文字是其具有显著性的识别部分，北理工出版社所使用的“大家小书”字样，与涉案商标的显著识别部分在文字组成、呼叫方面一致，构成近似商标。且考虑到涉案商标具有一定市场知名度，北理工出版社在其出版的图书上使用“大家小书”字样，容易使消费者误认为其提供的商品与北京出版集团提供的商品有关，造成消费者的混淆。综上，根据商标法第五十七条第二项的规定，北理工出版社在其出版的图书封面、书脊、扉页、页眉以及丛书的封套上使用“大家小书”字样，侵害了北京出版集团就涉案商标享有的注册商标专用权，应承担相应的法律责任。北京出版集团要求北理工出版社停止侵权行为的诉讼请求，于法有据，一审法院予以支持。关于北京出版集团消除影响的主张，一审法院综合考虑侵权行为的方式及范围，酌情予以支持。关于赔偿损失的诉讼请求，北理工出版社主张北京出版集团未使用涉案商标，其不应承担赔偿经济损失的法律责任。对此一审法院认为，北京出版集团提交的国家知识产权局作出的决定书以及相关图书等证据，可以证明其对涉案商标的使用情况，故北理工出版社的该项辩称，缺乏事实基础，一审法院不予支持，北理工出版社应当承担赔偿经济损失的法律责任。关于赔偿数额，北京出版集团未提交证据证明其实际损失，故其主张以北理工出版社的侵权获利作为经济损失赔偿的计算依据，亦提出了其计算赔偿数额的具体计算方法，并对其中的印刷册数进行了举证。北理工出版社不认可北京出版集团的计算方法，亦提出了被诉图书不存在获利的相关证据。对此，一审法院认为，无论是北京出版集团提交的计算方法和相关证据，还是北理工出版社提交的证明被诉图书不存在获益的销售明细表、合同、对账清单等，均是双方对于被诉图书收入及成本的相关说明和证据，尚无法证明本案侵害商标权行为与上述收入、成本之间的因果关系，即北理工出版社的侵权获利依然缺乏证据予以证明。另外，如果依据北理工出版社主张的实际获益情况作为赔偿金额的计算依据，将明显与被诉行为给北京出版集团造成的经济损失不匹配，亦缺乏作为赔偿依据的合理性。由于本案缺乏充分证据证明北京出版集团的实际损失、北理工出版社的侵权获利以及涉案商标的许可使用费情况，一审法院综合考虑涉案商标的知名度、侵权行为持续期间、双方提交的侵权获利计算依据、北理工出版社的主观过错等情节，酌情确定赔偿数额为20万元，不再全额支持北京出版集团的诉讼请求。北京出版集团主张本案适用惩罚性赔偿确定赔偿数额，但现有证据不足以证明北理工出版社存在恶意侵犯商标权以及情节严重的情形，故北京出版集团的该项主张缺乏事实和法律依据，一审法院对此不予支持。关于合理开支部分，北京出版集团提交了律师费、公证费和图书购买费发票，一审法院考虑本案的难易程度、经济损失赔偿数额与诉讼请求数额的比例，酌情对其中合理部分予以支持。综上，一审法院依照《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条第二项、第六十三条第一款、第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，一审判决如下：一、本判决生效之日起，北理工出版社立即停止侵害北京出版集团第4043311号注册商标专用权的行为；二、本判决生效之日起十五日内，北理工出版社连续七日在其官方网站（www.bitpress.com.cn）上发布声明，就本案侵害商标权行为为北京出版集团消除影响（声明内容须经一审法院审核，逾期不履行，一审法院将根据北京出版集团的申请，在相关媒体公布判决主要内容，费用由北理工出版社承担）；三、本判决生效之日起十五日内，北理工出版社赔偿北京出版集团经济损失20万元及合理开支20000元；四、驳回北京出版集团其他诉讼请求。二审程序中，各方当事人均未提交新证据。本院查明的事实与一审法院无异，对一审法院查明的事实本院予以确认。上述事实，有北京出版集团提交的商标注册证、证书、统计表、复印件、实体书、照片、公证书、网页打印件、发票、委托代理协议、告知书、决定书，北理工出版社提交的清单、图书封面、网页打印件、受理通知书、合同、对账清单、银行回单、销售明细表以及当事人陈述等在案佐证。本院认为，根据双方当事人的诉辩意见，本案的争议焦点是北理工出版社是否侵犯了涉案注册商标专用权及一审法院认定的赔偿金额是否适当。商标法第五十七条第二项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。本案中，北理工出版社在涉案图书的封面、书脊、扉页、页眉和封套上突出使用“大家小书”字样，足以起到识别商品来源的作用，属于商标法意义上的使用行为。北理工出版社使用的“大家小书”标识与涉案商标在整体呼叫、文字构成上相近，且使用在涉案商标核定的商品上，容易导致消费者对商品来源产生混淆误认，已构成对涉案商标专用权的侵害。北理工出版社以北京出版集团自认“大家小书”为吴晗等老一辈出版人心血的结晶为由，主张“大家小书”系通用名称，对此，本院认为，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条第一款、第二款规定：“涉案商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称的，人民法院应当认定其属于商标法第十一条第一款第（一）项所指的通用名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。”本案中，涉案商标由汉字“大家小书”构成，北理工出版社既未提交证据证明相关国家标准、行业标准已明确规定“大家小书”为图书商品的通用名称，亦未证明相关专业工具书、辞典将“大家小书”列为图书商品的通用名称，故现有证据并不能证明“大家小书”在已被全国范围内的相关公众认知为图书等商品上的通用名称，至于涉案商标“大家小书”的创意来源、设计渊源是什么，与该标识是否构成通用名称无关，故北理工出版社的相关上诉主张于法无据，本院不予支持。此外，北理工出版社主张北京出版集团未使用涉案商标，但根据国家知识产权局作出的关于第4043311号“大家小书”商标的撤销复审决定，明确认定涉案商标在第16类书籍商品上进行了实际使用且该决定已生效，故北理工出版社的相关主张与事实不符，本院不予采纳。鉴于在案证据未能完整反映被控侵权行为给北京出版集团造成的具体损失或者北理工出版社的侵权获利情况，一审法院综合考虑涉案商标的知名度、北京出版集团《大家小书》历年发行情况以及侵权情节、性质、主观过错等因素，酌情确定的赔偿数额并无不妥。北理工出版社的相关上诉主张于法无据，本院不予支持。综上所述，北理工出版社的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费4600元，由北京理工大学出版社有限责任公司负担（已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长  张 宁审 判 员  范米多审 判 员  马兴芳二〇二一年七月十五日法官助理  杨 阳书 记 员  陈 璐书 记 员  于汭鑫