北京市高级人民法院行 政 判 决 书（2016）京行终4200号上诉人（原审原告）高咏生。委托代理人张天舒。委托代理人宋丹氢。被上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区。法定代表人葛树，副主任。委托代理人马玉青，国家知识产权局专利复审委员会审查员。委托代理人谭颖，国家知识产权局专利复审委员会审查员。原审原告由佳利（曾用名由佳莉）。上诉人高咏生因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2015）京知行初字第6175号行政判决，向本院提起上诉。本院2016年8月18日受理后，依法组成合议庭，并于2016年11月22日公开开庭进行了审理。上诉人高咏生的委托代理人张天舒、宋丹氢，被上诉人国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的委托代理人马玉青、谭颖到庭参加了诉讼，原审原告由佳利经合法传唤未到庭，本院对其依法缺席审理。本案现已审理终结。针对由佳利、高咏生不服国家知识产权局对其第200910263652.3号“一种加工工具及其制造方法”发明专利申请（简称本申请）作出的驳回决定所提出复审请求，专利复审委员会于2015年6月18日作出第91773号复审决定（简称被诉决定），决定：维持国家知识产权局于2013年4月2日对本申请作出的驳回决定。佳利、高咏生不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院认为，被诉决定以对比文件2作为本申请最接近的现有技术并无不当。由佳利、高咏生主张本申请前所未有地解决了碳纳米管和树脂的结合问题，尤其是碳纳米管在树脂中的分散问题，并非本申请权利要求1实际解决的技术问题。本领域技术人员阅读本申请说明书后可知，相对于对比文件2，结合剂为树脂这一区别特征实际解决的技术问题是结合剂的替换。本申请权利要求1不具备《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款规定的创造性。基于同样的理由，权利要求4亦不具有专利法第二十二条第三款规定的创造性。鉴于由佳利、高咏生明确对被诉决定关于从属权利要求2-3、5-22的评述无异议，故在独立权利要求1、4不具备创造性的情况下，从属权利要求2-3、5-22亦不具有创造性。综上，被诉决定主要证据充分，适用法律法规正确，审理程序合法，审查结论正确。由佳利、高咏生的诉讼理由不能成立。北京知识产权法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回由佳利、高咏生的诉讼请求。高咏生不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，其主要上诉理由为：原审判决对“由佳利、高咏生主张本申请前所未有地解决了碳纳米管和树脂的结合问题，尤其是碳纳米管在树脂中的分散问题”分析错误，事实认定不清；本申请权利要求1相对于对比文件2具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。专利复审委员会、由佳利服从原审判决。经审理查明：本申请系申请号为200910263652.3、名称为“一种加工工具及其制造方法”的发明专利申请，申请人为高咏生、由佳利，优先权日为2008年12月18日、2009年6月1日，申请日为2009年12月18日，公开日为2010年6月16日。经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2013年4月2日作出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：本申请权利要求1、2、4-7、9、16、9不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性，权利要求4、7、9-14、19-24不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。驳回决定所依据的文本为：申请日提交的说明书第1-274段、说明书附图1-26、说明书摘要和摘要附图，2012年12月12日提交的权利要求第1-25项。驳回决定所引用的对比文件2是公开日为2008年7月3日，公开号为JP2008-149393A的专利文献。对比文件2公开了一种磨削工具，并具体公开了以下技术特征：包括旋转体，旋转体外具有复合镀层，复合镀层包括金属镍镀层和碳纳米管，镍镀层中包含碳纳米管，部分碳纳米管从镍镀层表面凸出，可以与被加工物接触，即利用碳纳米管对被加工物进行去除加工。高咏生、由佳利对上述驳回决定不服，于2013年7月17日向专利复审委员会提出了复审请求，并于2014年10月8日提交了修改后的权利要求书，即被诉决定针对的权利要求书。该权利要求书共有22项权利要求，其中权利要求1、4为独立权利要求。权利要求1、4的内容为：“1、一种磨削工具，包括磨粒和结合剂，其特征在于：所述磨粒中包含碳纳米结构，所述磨粒与结合剂构成砂轮，其中，所述砂轮包括外部结构（2），其中，将所述碳纳米管和所述结合剂混合并通过成型处理获得所述外部结构（2），其中，所述结合剂是树脂。4、一种磨削工具，包括磨粒和结合剂，其特征在于：所述结合剂中包含碳纳米结构，所述磨粒与结合剂构成砂轮，其中，所述砂轮包括外部结构（2），其中，将所述碳纳米管和所述结合剂混合并通过成型处理获得所述外部结构（2）；其中，所述结合剂是树脂。”本申请说明书背景技术部分记载：“碳纳米管和树脂材料的复合材料的研究有很多。一项早期的透射电子显微镜研究发现在碳纳米管和树脂基之间有微弱的互相结合的作用。……一项研究显示具有5%含量的碳纳米管的复合材料，由于碳纳米管的良好的分散状况，而具有最大的拉伸强度和杨氏模量。……这些特性也会导致聚集作用。碳纳米管的均匀分散程度增强了聚合物的性能。碳纳米管可以用超声的方法分散，这种方法可以达到更好的纳米级分散效果。……现有研究表明，碳纳米管可以加入复合材料和金属中，相对于没有加纳米管的同样材料来说，加入碳纳米管的材料热传导率会提高。”本申请说明书发明内容部分记载：“在这个申请中，我们在树脂里加入碳纳米管，树脂是砂轮结合剂中常见的一种材料。……本发明的优点是：利用了碳纳米结构尤其是碳纳米管的超常的机械性能和优良的热传导能力，将其使用在加工工具中，作为加工工具或磨削工具的磨粒或填充材料或结合剂使用，制成的工具机械性能良好，传热效果更好，同时可以显著降低其使用成本。”本申请说明书具体实施方式部分记载了发明验证实验的细节，其中记载为了防止碳纳米管聚集的情况，使用功能化步骤来处理碳纳米管，功能化步骤为非必须的步骤，实验中一部分含有低含量碳纳米管的加工工具砂轮没有经过此制作步骤。所记载的实验分别用于证明碳纳米管加工作用的可行性、测试一种大直径碳纳米管的性能、研究混杂了金刚石颗粒的碳纳米管砂轮的性能、研究碳纳米管直径对于碳纳米管砂轮性能的影响、研究碳纳米管直径和长度组合对于碳纳米管砂轮性能的影响、研究单臂碳纳米管和有序排列多壁碳纳米管的性能。其中部分实验结果表明，未功能化的碳纳米管砂轮比功能化过的碳纳米管砂轮效果好。专利复审委员会经审查，于2015年6月18日作出被诉决定，认定：一、审查文本的认定由佳利、高咏生在复审程序中对权利要求书进行了修改，经审查，上述修改文本符合专利法第三十三条的规定。故本次复审请求审查决定所针对的文本为：2014年10月8日提交的权利要求第1-22项，申请日提交的说明书第1-274段、说明书附图1-26、说明书摘要和摘要附图。二、关于专利法第二十二条第三款本申请独立权利要求1请求保护一种磨削工具。利用碳纳米管优异的机械性能和热传导性能，将其应用于加工工具的制造，从而使得加工成本较低、机械性能较好、且散热效果好。经查，对比文件2也公开了一种磨削工具，权利要求1所要求保护的技术方案与对比文件2公开的技术内容相比，其区别在于：本申请的磨削工具是砂轮，其包括由碳纳米管和结合剂成型处理得到的外部结构，结合剂为树脂。对于该区别技术特征，对比文件2已经明确公开了一种磨削工具，其利用碳纳米管对被加工物进行去除加工，替代了高成本的金刚石，并具有高硬度、高耐磨性，以及良好热传导性的优点，其所解决的技术问题和本申请的完全相同，都是利用碳纳米结构作为磨粒，提高加工工具的性能。而砂轮作为普遍使用的磨削工具已为本领域技术人员所熟知，因此，基于对比文件2的技术启示，本领域技术人员想到具体选择砂轮这种常见的磨削工具是无需付出任何创造性劳动的。此外，砂轮的磨削过程实际上是由磨粒和结合剂构成的磨削部完成的，本领域技术人员可以根据实际需要，如生产成本、是否重复使用等，选择将砂轮全部由磨粒和结合剂构成或由中间的砂轮芯和外部结构构成，这属于本领域的常规技术手段，且其技术效果也是可以预期的。而砂轮常见的结合剂包括陶瓷、树脂、橡胶等，选择树脂结合剂属于本领域常规技术手段。因此，本领域技术人员在对比文件2的基础上，具体选取砂轮这种磨削工具，想到利用常规的结合剂如树脂结合碳纳米管磨粒，以常规的成型方式得到砂轮的外部结构，这是无需付出任何创造性劳动的。由此可见，对于本领域技术人员而言在对比文件2的基础上结合本领域的常规技术手段得到权利要求1所要求保护的技术方案是显而易见的，因而独立权利要求1要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。独立权利要求4请求保护一种磨削工具。经查，对比文件2也公开了一种磨削工具，权利要求4所要求保护的技术方案与对比文件2公开的技术内容相比，其区别在于：本申请的磨削工具是砂轮，其包括由碳纳米管和结合剂成型处理得到的外部结构，结合剂为树脂。对于该区别技术特征，对比文件2已经明确公开了一种磨削工具，其利用碳纳米管对被加工物进行去除加工，替代了高成本的金刚石，并具有高硬度、高耐磨性，以及良好热传导性的优点，其所解决的技术问题和本申请的完全相同，都是利用碳纳米结构作为磨粒，提高加工工具的性能。而砂轮作为普遍使用的磨削工具已为本领域技术人员所熟知，因此，基于对比文件2的技术启示，本领域技术人员想到具体选择砂轮这种常见的磨削工具是无需付出任何创造性劳动的。此外，砂轮的磨削过程实际上是由磨粒和结合剂构成的磨削部完成的，本领域技术人员可以根据实际需要，如生产成本、是否重复使用等，选择将砂轮全部由磨粒和结合剂构成或由中间的砂轮芯和外部结构构成，这属于本领域的常规技术手段，且其技术效果也是可以预期的。而砂轮常见的结合剂包括陶瓷、树脂、橡胶等，选择树脂结合剂属于本领域常规技术手段。因此，本领域技术人员在对比文件2的基础上，具体选取砂轮这种磨削工具，想到利用常规的结合剂如树脂结合碳纳米管磨粒，以常规的成型方式得到砂轮的外部结构，这是无需付出任何创造性劳动的。由此可见，对于本领域技术人员而言在对比文件2的基础上结合本领域的常规技术手段得到权利要求4所要求保护的技术方案是显而易见的，因而独立权利要求4要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。权利要求2-3、5-22为从属权利要求，其附加技术特征或被对比文件2公开，或为本领域技术人员在对比文件2的基础上无需付出任何创造性劳动即可作出的选择，因此，在其引用的权利要求由于创造性不被接受时，权利要求2-3、5-22均不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。综上，专利复审委员决定：维持国家知识产权局于2013年4月2日对本申请作出的驳回决定。在二审庭审程序中，高咏生坚持认为虽然碳纳米管和树脂均为已知技术，但将其结合制成砂轮产品，需要过滤、超声分散、搅拌、脱气、固化等系列复杂、艰难的过程，因此，本申请具有创造性。上述事实，有本申请文本、对比文件2、被诉决定及当事人陈述等证据在案佐证。本院认为：根据当事人上诉主张，本案二审焦点问题为本申请权利要求1、4是否具有创造性。专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。”判断发明是否具有突出的实质性特点，应当从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见，即现有技术是否给出将区别特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对相应的技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得该发明专利技术。当上述区别技术特征为公知常识或为与最接近的现有技术相关的技术手段，或者为另一份对比文件披露的相关技术手段，且该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别技术特征在要求保护的发明中为解决相关技术问题所起的作用相同，通常可以认定存在相应的技术启示。本案中，对比文件2公开了一种磨削工具，本申请请求保护的亦是一种磨削工具，二者属于相同的技术领域，将对比文件2作为本申请最接近的现有技术，相比本申请权利要求1，二者的区别特征为：本申请的磨削工具是砂轮，其包括由碳纳米管和结合剂成型处理得到的外部结构，结合剂为树脂。本申请权利要求1解决的技术问题为，碳纳米管与树脂混合成型问题。由于砂轮是常用的磨削工具，本领域技术人员将应用于磨削工具的技术方案应用于砂轮不需要付出创造性劳动。本领域技术人员根据实际需要，选择将砂轮由中间的砂轮芯和外部结构构成并通过成型处理得到外部结构，亦属于本领域的常规技术手段。关于选择树脂作为砂轮的结合剂，由于树脂是常用的砂轮结合剂，本申请说明书中亦记载了现有技术对于树脂和碳纳米管形成复合材料的研究，还明确记载了本申请系将树脂作为一种常见砂轮结合剂而在其中加入碳纳米管。在对比文件2已在磨削工具上运用镍镀层中包含碳纳米管技术的基础上，本领域技术人员根据上述技术启示，有动机改进对比文件2所述技术方案，将树脂作为结合剂与碳纳米管混合用来制作砂轮。因此，本领域技术人员在对比文件2的基础上得到本申请权利要求1所要求保护的技术方案是显而易见的，本申请权利要求1要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点。本申请说明书中记载的技术效果均为基于碳纳米管性能取得的技术效果，与现有技术相比，本申请权利要求1亦未带来有益的技术效果，故本申请权利要求1不具有显著的进步。综上，本申请权利要求1不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。高咏生主张原审法院对“碳纳米管和树脂的结合问题，尤其是碳纳米管在树脂中的分散问题”分析错误，但根据本申请权利要求1记载的内容，碳纳米管如何在树脂这种结合剂中分散得更好，既非本申请权利要求1要求保护的范围，亦非本申请权利要求1实际解决的技术问题，故不应以此确定本申请权利要求1是否具有创造性。原审判决的相关认定结论并无不当。另外，高咏生坚持认为虽然碳纳米管和树脂均为已知技术，但将其结合制成砂轮产品，需要过滤、超声分散、搅拌、脱气、固化等系列复杂、艰难的过程，因此，本申请具有创造性。但是，上述过程及该过程的相关步骤并未记载于本申请权利要求1中，本申请权利要求1解决碳纳米管与树脂能否混合成型问题，而不是混合过程问题。高咏生相关主张，本院不予支持。基于同样的理由，本申请权利要求4亦不具有专利法第二十二条第三款规定的创造性。鉴于高咏生在原审诉讼中明确对被诉决定关于从属权利要求2-3、5-22的评述无异议，故在独立权利要求1、4不具备创造性的情况下，从属权利要求2-3、5-22亦不具有创造性。综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。高咏生的上诉理由均不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件受理费一百元，由由佳利、高咏生负担（已交纳）；二审案件受理费一百元，由高咏生负担（已交纳）。本判决为终审判决。审 判 长  刘晓军审 判 员  孔庆兵代理审判员  蒋 强二〇一六年十一月二十五日书 记 员  赵静怡