浙江省金华市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）浙07民初459号原告：上海以法他鞋业有限公司，住所地上海市金山区朱泾镇新农温河村2021号。法定代表人：潘永年，执行董事。委托诉讼代理人：方正，浙江之江律师事务所律师。委托诉讼代理人：江龙，浙江之江律师事务所律师。被告：袁蒯寅，男，1970年3月28日出生，汉族，住浙江省金华市金东区。委托诉讼代理人：张郁清，浙江望朔律师事务所律师。原告上海以法他鞋业有限公司（以下简称以法他公司）诉被告袁蒯寅商标权转让合同纠纷一案，本院于2016年6月7日立案受理后，依法组成合议庭于2016年9月9日、10月20日公开开庭进行了审理。原告以法他公司的委托诉讼代理人方正、江龙、被告袁蒯寅的委托诉讼代理人张郁清均到庭参加第一次、第二次庭审，原告以法他公司的法定代表人潘永年参加了第二次庭审。本案现已审理终结。原告以法他公司向本院提出诉讼，请求判令：1.解除原告、被告签订的《商标转让协议书》；2.被告向原告返还商标权转让费42万元；3.判令被告向原告支付经济损失1605230元；4.本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由：2014年9月1日，被告袁蒯寅以美国骆驼品牌管理有限公司（以下简称美国骆驼公司）的名义与原告签订《商标转让协议》，其中约定由被告将其名下的第3158763号图形商标许可给原告，商标权转让费为520000元。协议签订后，原告依约向被告支付了全额商标权转让费。此后，原告将涉案图形商标使用在自己生产的鞋类商品上并供货给经销商。2015年7月，原告得知一些经销商从原告处购得的鞋类商品因商标侵权被工商部门查封、扣押。原告经调查发现，2008年9月16日，国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商评委）作出的商评字（2008）第13520号《商标异议复审裁定书》，将涉案图形商标在服装、鞋、运动鞋、婴儿全套服装商上予以撤销。此外，被告并未依约将商标转让给原告，也未在商标局进行商标转让的登记备案。其后，被告退还了10万元商标权转让费，但尚有42万元未予以退还。原告认为，被告未依约履行协议约定的商标转让义务，且被告与原告签订合同时，明知涉案图形商标在25类中的多个类别被撤销而予以隐瞒，致使原告生产的印有涉案图形商标的鞋类产品被相关部门查封、扣押，不能销售。被告的违约行为已经导致合同目的无法实现，也导致原告鞋子大量库存，总值1605230元，对原告的这项经济损失，被告应予以赔偿。故诉至法院，望判如所请。被告答辩称，1.本案诉讼主体不适格，根据合同相对性原则，签订合同的甲方是美国骆驼公司，故本案被告应该是美国骆驼公司，而不是袁蒯寅，同时乙方为潘永年，原告应是潘永年，而不是以法他公司；2.商标只是部分无效，且无效并非被告原因导致，系案外人异议无效；3.商标转让时商标在鞋类别上可以使用，不应由被告承担责任。原告为支持其诉讼请求，向本院提供如下证据：证据1.商标转让协议书，证明原被告之间存在商标转让关系，被告应将其注册的第25类商标权转让给原告。证据2.中国农业银行业务凭证两张，证明原告已依约向被告支付了商标许可使用费52万元。证据3.（2008）一中行初字第1776号行政判决书，证明根据北京市第一中级人民法院于2009年2月12日作出的判决，涉案图形商标在《商标使用许可合同》签订前，在服装、鞋、运动鞋、婴儿全套服装商品上已被撤销，合同目的无法实现。证据4.银行交易明细单，证明被告同意解除协议并返还了10万元商标权转让费，以及本合同的当事人应该是被告。证据5.库存单，证明原告的经济损失。证据6.杭州工商登记管理局清单，证明原告生产的鞋因商标权侵权被扣押。证据7.商标注册证，证明涉案商标属于被告，被告是适格主体。证据8.微信聊天记录截图，证明被告同意归还商标转让费，被告是商标转让协议书的主体。证据9.收条，证明原告的商标转让费直接支付给被告，被告是商标转让协议书的主体。证据10.通话录音，证明被告同意返还商标许可费和转让费。证据11.无效宣告请求裁定书，证明涉案商标在“鞋类”上未注册，涉案商标已被宣告无效。证据12.微信聊天记录截图，证明被告对涉案商标在“鞋类”上被撤销知情，被告同意归还商标转让费和许可费。被告质证认为，证据1、2，无异议。证据3，真实性、合法性无异议，但对证明目的有异议，2008年北京市第一中级人民法院作出了行政判决，但2012年1月14日商标局公告以及之后核准的商标注册证并未撤销这几类商品。证据4，真实性、合法性无异议，但对证明目的有异议，10万元并不是返还商标转让费，而是给予原告的补偿。证据5，三性均有异议，不能证明原告的证明目的。证据6，合法性、真实性无异议，但对关联性有异议，商标鞋、服装类别的撤销是2016年7月13日撤销的，处罚在撤销之后，与被告无关。证据7，真实性无异议，但不能证明原告证明目的，商标所有人应以签订合同的时间为准，合同签订时商标已转让给美国骆驼公司。证据8、10、12三性均有异议，不认可主体即为被告。证据9，真实性无异议，但不能证明原告的证明目的。证据11，合法性、真实性无异议，但对关联性有异议，商评委作出的决定本身存在矛盾，不能作为证据使用，反而证明如2008年已撤销，2015年就不用重新提出撤销。被告为支持其答辩意见，向本院提供如下证据：证据1.《注册商标转让合同》。证据2.商标转让公告。证据1-2，证明2013年8月13日，被告袁蒯寅将涉案商标转让给美国骆驼公司，并于2014年2月20日公告生效，因此双方签订商标转让协议时，涉案商标已属于美国骆驼公司，本案被告主体不是袁蒯寅，而是美国骆驼公司。证据3.涉案商标注册证。证据4.商标注册证明。证据3-4，证明双方在签订商标转让协议时，涉案图形商标的核准商品包括鞋类产品，被告不存在违约或欺诈行为。证据5.商标使用许可备案表。证明根据商标许可备案的流程，商标局需审核备案商标的有效期限和商标核准注册的商品，在双方签订合同时，商标的使用范围中包括鞋类产品，本合同不存在违约或欺诈。原告质证认为，证据1-2，真实性、合法性无异议，但对证明对象有异议。涉案商标在2008年就已撤销，被告是知情的，为隐瞒相关事实，将涉案商标转让给美国骆驼公司，再将公司卖给潘永年个人，被告误导原告签订商标转让协议。证据3，不能证明涉案商标注册证是被撤销之后颁发，被告误导原告签订商标转让协议，被告存在隐瞒事实故意。证据4，三性均有异议。证据5，对证明目的有异议，不能证明转让协议的主体为美国骆驼公司，且许可备案表和商标的真实权利状况不相符。以上证据经庭审举证、质证，结合原、被告的质证意见，本院认证如下：对原告提供的证据：证据1-2，被告无异议，本院确认其证据效力。证据3，被告对真实性无异议，能证明涉案商标在服装、鞋、运动鞋、婴儿全套服装商品上已被撤销。证据4，真实性予以确认，能证明被告2016年2月2日汇款10万元给潘永年，且与本案具有法律上的关联性，本院予以认定。证据5，系原告单方制作的清单，且系复印件，被告对真实性也不予认可，本院不予采纳。证据6，被告对真实性没有异议，本院对真实性予以认可，但其当事人为案外人王金，与本案无关，本院不予采纳。证据7、11真实性予以认可，能证明涉案注册商标的权利情况。证据8、10、12系微信聊天记录截图和通话录音，被告对真实性有异议，本院不予认定。证据9，被告对真实性无异议，本院确认其真实性，该证据能证明被告袁蒯寅曾就收取转让费的情况出具收条。对被告提供的证据：证据1-2，原告无异议，且与本案存在法律上的关联性，本院予以认定。证据3，与原告提供的证据7相同，本院不予重复认定。证据4，因不是原件，且原告对真实性有异议，本院不予认定。证据5，被告对真实性无异议，且与本案具有法律上的关联性，本院予以认定。根据上述有效证据及当事人庭审中的陈述，本院认定事实如下：涉案图形商标由被告袁蒯寅于2002年4月25日申请注册，于2003年6月7日获得初步审定并公告，案外人向商标局提出异议，经过商标局异议及商评委异议复审裁定，涉案图形商标在部分商品上予以核准注册，于2012年1月14日注册公告，核定使用在第25类“袜；帽；领带；皮带（服饰用）；游泳衣；手套（服饰用）”商品上。后袁蒯寅诉至北京市第一中级人民法院，该院经审理后判决驳回袁蒯寅的诉讼请求。2013年8月13日，袁蒯寅与美国骆驼公司签订《注册商标转让合同》，将涉案注册商标转让给美国骆驼公司，并于2014年2月20日公告生效。2014年9月1日，甲方（美国骆驼公司）与乙方（原告以法他公司）签订《商标转让协议书》，双方约定：甲方自愿将在中国注册的第25类（注册号为第3158763号）使用在服装，鞋，袜，帽，领带，皮带（服饰用），游泳衣，运动鞋，手套（服饰用），婴儿全套衣上的注册商标永久性转让给乙方指定的受让公司，互不反悔，同意执行如下协议：第一条：转让费为人民币52万元……第五条：甲方保证转让的注册商标拥有的合法性及不存在权利瑕疵，具体地说：（1）转让的商标在转让之日前（除鞋、皮带）外没有给第三人办理过许可使用；（2）转让的商标在转让之前不存在与第三方商标争议；（3）转让的商标在转让之前不存在被第三者财产诉讼保全；（4）按照《中华人民共和国商标法实施细则》第二十一条规定，甲方应将自己在同一类或者类似商品上注册或申请中的相同或者相近似的注册商标一并办理转让（过户）给乙方指定的受让人，乙方在不增加任何费用的情况下，拥有该商标的近似商标。第六条：转让的注册商标如因甲方原因导致商标无效，甲方要负责全额退还商标转让费。第九条：甲方代表人保证在该商标转让协议书及注册商标转让申请书上的签字、加盖公章是甲方公司全体股东的真实意思，该商标转让事宜的一切法律后果由甲方代表人承担。该合同的甲乙双方抬头为美国骆驼公司、以法他公司，落款签字处分别为袁蒯寅、潘永年。合同签订前后，原告支付商标转让费52万元，被告袁蒯寅对此也无异议。2016年2月2日，被告袁蒯寅汇款10万元给潘永年。2015年6月8日，案外人广东骆驼服饰有限公司向商评委提出对涉案第3158763号图形商标的无效宣告请求。2016年6月30日，商评委作出商评字（2016）第59153号《关于第3158763号图形商标无效宣告请求裁定书》，裁定争议商标予以无效宣告。另查明，原告以法他公司成立于2005年9月8日，法定代表人潘永年，注册资本50万元，经营范围为鞋、服装服饰生产加工销售。综合本案双方证据材料及庭审诉辩情况，本案的争议焦点在于：一、本案双方是否为本案诉讼的适格主体；二、本案的商标转让协议书是否应解除；三、被告应否返还商标转让费42万元以及赔偿原告经济损失1605230元。关于争议焦点一。被告认为原告的诉讼主体应是潘永年，被告的诉讼主体应是美国骆驼公司。根据《中华人民共和国合同法》第九条第一款规定，当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。本案中，原告以法他公司提供的营业执照及组织机构代码证显示，以法他公司系于2005年9月8日依法成立的有限责任公司，法定代表人为潘永年，经营范围为鞋、服装服饰的生产加工销售，以法他公司具有相应的民事权利能力和行为能力，与对方签订商标转让协议且经法定代表人潘永年签字，故以法他公司提起诉讼符合法律规定。至于美国骆驼公司是否为本案诉讼的适格主体。虽然袁蒯寅将涉案图形商标转让给美国骆驼公司，商标局对该转让行为予以公告，后袁蒯寅以美国骆驼公司名义与原告以法他公司签订合同。但是本院考虑到，1.从主体信息看，涉案图形商标证上的注册人为袁蒯寅，袁蒯寅也未提供美国骆驼公司的相关工商登记信息，美国骆驼公司的主体身份无法确定；2.从合同实际履行情况来看，本案52万元的商标转让费系支付至袁蒯寅账户；3.从美国骆驼公司的实际运营情况看，结合商评委在关于第3158763号图形商标无效宣告请求裁定书的相关记载，袁蒯寅为该公司的董事长、首席财务官、秘书，且袁蒯寅未提供美国骆驼公司开展相关业务经营活动的资料；4.从合同约定内容看，合同第九条约定甲方代表人保证在该商标转让协议书及注册商标转让申请书上的签字、加盖公章是甲方公司全体股东的真实意思，该商标转让事宜的一切法律后果由甲方代表人承担。综上，本案转让协议的甲方实际履行人应为袁蒯寅而非美国骆驼公司，袁蒯寅系本案适格的诉讼主体。被告所提辩称缺乏事实与法律依据，本院不予采纳。关于争议焦点二。根据合同法第六条规定，当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第九十四条第（四）项规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。本案中，被告袁蒯寅于2014年9月1日与原告以法他公司签订商标转让协议，甲方的主要义务是将涉案图形商标转让给以法他公司使用，并确保涉案图形商标合法有效，乙方的主要义务是依约支付转让费。根据北京市第一中级人民法院于2009年2月12日作出的行政判决书显示，早在2008年9月16日，商评委在案外人提起的商标异议复审程序中，已裁定涉案商标在鞋、运动鞋、服装、婴儿全套服装商品予以撤销，后袁蒯寅不服向该院提起行政诉讼，该院判决驳回袁蒯寅的诉讼请求。商评委在涉案商标的无效宣告请求裁定书中亦认定，涉案商标由袁蒯寅于2002年4月25日申请注册，后经商标局异议及商评委异议复审，于2012年1月14日注册公告，核定使用商品未包括鞋、运动鞋等。可见，被告袁蒯寅于2014年与原告以法他公司签订合同时，主观上应当知道商标注册证上的核定使用商品范围与真实权利状况并不相符，未包括鞋、运动鞋等被撤销的商品。在此情况下，被告袁蒯寅还与对方签订合同，显系违反诚实守信原则。且2016年6月30日，涉案的第3158763号图形商标已被商评委宣告无效，即商标转让协议中双方约定的转让涉案注册商标的事项已无法履行，合同目的已不能实现，故双方签订的商标转让协议可以解除。原告此项诉请，本院予以支持。关于争议焦点三。根据双方签订的商标转让协议第六条、第九条的约定，因甲方原因导致商标无效的，甲方要负责全额退还商标转让费，且转让事宜一切法律后果由甲方代表人承担。从合同履行情况来看，乙方以法他公司在合同签订前后已共计向袁蒯寅支付商标转让费52万元，现涉案商标已被无效，根据双方合同的约定以及合同法关于合同解除后责任承担的规定，被告袁蒯寅应返还商标转让费，由于原告认可袁蒯寅已返还10万元，故被告袁蒯寅须返还的商标转让费为42万元。关于被告是否应赔偿原告经济损失的问题，原告提供的证据不能证明其所受损失，原告该项诉请缺乏事实与法律依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、解除原被告双方签订的《商标转让协议书》；二、被告袁蒯寅在本判决生效之日起十日内向原告上海以法他鞋业有限公司返还商标转让费42万元；三、驳回原告上海以法他鞋业有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费23002元，由原告上海以法他鞋业有限公司负担18232元，被告袁蒯寅负担4770元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省高级人民法院。审 判 长  吕 强审 判 员  周巧慧人民陪审员  方慧颖二〇一六年十一月三十日代书 记员  厉凯静