中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2016）京73行初3575号原告全球药业有限公司，住所地中华人民共和国香港特别行政区九龙油塘崇信街2号油塘工业大厦7楼1座A&B室。授权代表人伦洪楷，董事。委托代理人赵磊，广东穗新律师事务所律师。委托代理人隆成，广东穗新律师事务所律师。被告中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人申长雨，局长。委托代理人闫洁，该局审查员。第三人双飞人制药股份有限公司，住所地中华人民共和国江西省樟树市城北工业园。法定代表人邱俊生，董事长。委托代理人张如宝，北京市大地律师事务所律师。原告因商标权无效宣告请求行政纠纷一案，不服被告于2016年4月27日作出的商评字［2016］第37401号关于第7559588号“双飞人及图（立体商标指定颜色）”商标无效宣告请求裁定（以下简称被诉裁定），向本院提起行政诉讼。本院于2016年7月14日受理后，依法组成合议庭，并通知被诉裁定的对方当事人双飞人制药股份有限公司作为本案第三人参加诉讼。2018年1月17日，本院对本案公开开庭进行了审理。原告委托代理人赵磊、隆成，被告委托代理人闫洁，第三人委托代理人张如宝到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。被诉裁定系被告就原告针对第三人第7559588号“双飞人及图（立体商标指定颜色）商标”（简称诉争商标）提出的无效宣告请求作出的。被诉裁定认定：一、原告在申请理由当中提出了“外包装的著作权”，但未提交任何其他关于原告享有“著作权”的理由及证据。根据原告理由及在案提交的证据，原告所述的“外包装的著作权”应指“外观设计专利权”。原告主张诉争商标的申请注册侵犯其在先享有的外观设计专利权，应提交其外观专利设计证书、年费缴纳凭据等证据材料加以证明。原告仅提供了经（2015）粤广广州第032168号公证书公证的对02323882.8号专利的无效宣告审查决定书。但该决定书中并未明确认定原告享有与诉争商标相同或近似的外观设计专利权，故仅凭该份决定书不能证明在诉争商标申请注册前原告在中国大陆地区享有与诉争商标相同或相近的外观设计专利权。因此，诉争商标不构成修改前《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第三十一条“不得损害他人在先权利”规定之情形；二、诉争商标不构成2001年商标法第三十一条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规定之情形。三、诉争商标不构成2001年商标法第十一条、第十二条、第四十一条第一款规定的情形。四、关于诉争商标是否构成修改后《中华人民共和国商标法》（简称商标法）商标法第十五条第二款之规定。本案实体问题适用2001年商标法，其中并无与修改后商标法相对应的法条。亦无证据证明原告和第三人之间存在代理或代表关系。因此，依据商标法第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条之规定，裁定诉争商标予以维持。原告不服被诉裁定，诉称，一、被告在无效宣告程序中未对原告的部分证据进行认定，同时将图形商标认定为立体商标，属于程序错误。二、原告在无效申请中提供了用于证明“双飞人药水”在国内流通的事实证据，而被告认为“双飞人药水”的包装在国内不是商标法意义上的使用，明显是法律适用错误。三、诉争商标所用商品与“双飞人药水”商品具有类似关系。双飞人爽水与双飞人药水在主要成分、使用方式、销售渠道、消费群体方面都有相同之处，两种高度近似的包装会造成消费者的混淆，诉争商标就是对我方“双飞人药水”商品包装的抢注。第三人具有故意混淆“双飞人爽水”与“双飞人药水”的宣传行为。四、原告的双飞人药水在类似商品上具有在先影响力。综上，请求法院判决撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，程序合法，适用法律正确，原告的诉讼请求和理由不能成立。第三人述称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确。本院经审理查明：诉争商标系第7559588号商标（二期：立体+指定颜色）（详见下图），由江西双飞人医药科技有限公司于2009年7月21日申请注册，2011年12月28日转让至第三人名下，2013年5月7日获准注册，核定使用在第3类（类似群0301-0303；0306-0307）：洗发液；香皂；清洁制剂；上光蜡；化妆品；花露水；护肤用化妆剂；个人用除臭剂；牙膏；皮肤增白霜商品上，商标专用期限至2023年5月6日。哈瑞堡里凯利斯泽恩股份有限公司作为“双飞人药水”的生产商，耐斯特出口作为独家代理商，本案原告作为耐斯特出口在香港、澳门的独家分销商于2015年4月15日向被告申请宣告诉争商标无效，其主要理由为：一、诉争商标直接抄袭了原告早在1981年以前就已经使用的类似商品的外包装，诉争商标使用原告产品外包装注册商标具有明显的抢注恶意，同时也侵犯了该产品外包装的著作权，侵犯了他人的在先权利。本案上述申请人之一耐斯特出口曾于2002年4月3日对案外人的一项名为“包装盒”的外观设计专利权（专利号为02323882.8）提出无效宣告申请，作为该案对比设计的正是本案双飞人药水包装盒，该案宣告外观设计专利无效的决定中，认定了带有双飞人标志外包装的产品在2001年即已经在中国大陆地区公开。二、第三人申请诉争商标是对原告等在先使用并具有较高知名度商标的不正当抢注，不应获准注册。三、第三人恶意抢注原告在先使用并有较高知名度商标的行为早有先例，复制、摹仿他人具有较高知名度商标具有明显的主观恶意，在经营过程中恶意混淆与我方的关系，造成消费者的误认，使市场混乱。四、诉争商标使用在指定商品上不具有显著性，不得作为商标使用。因此，请求宣告诉争商标无效。针对原告的无效申请，第三人向被告答辩的主要理由为：原告列举包装盒“无效”权利，强行认定诉争商标与之构成近似的行为，违反了商标法的规定。原告提供的证据不足以证明诉争商标属于“以不正当手段抢注他人在先使用并有一定影响的商标”。诉争商标与原告的“在先权利”不构成冲突，诉争商标合法商标权应予保护。原告滥用商标法赋予的权利，恶意对诉争商标提起无效宣告，侵害了第三人的合法权利。诉争商标具有极强的显著性，具有极高的知名度和美誉度，第三人的第1560265号“双飞人”商标已被认定为驰名商标。原告向被告提交了以下主要证据（复印件）：法国双飞人药水历史证明文件及其翻译；法国利佳制药厂在香港的商标注册证明、原告在香港媒体上的广告记录和所获奖项；（2015）粤广广州第032168号公证的中华人民共和国原国家知识产权局专利复审委员会（简称原专利复审委员会）对02323882.8号外观专利的无效宣告审查决定书，该决定系莱特出口国际有限公司（即本案无效宣告申请人之一耐斯特出口）针对名为包装盒的外观设计专利所提无效申请作出，其中载明“上述证据已经形成完整证据链，可以证明都昌县医药公司于2001年12月从广东普宁购进一批法国利佳制药厂生产的双飞人药水，并于2001年12月至2002年1月期间在国内公开销售的事实。”原告在评审程序指定的举证期后又补充了部分关于法国利佳制药厂早期使用“双天使”图形外包装以及在香港及大陆地区宣传双飞人药水的报纸复印件。此外，为证明第三人系不正当抢注，原告在商标评审阶段提交了如下证据：关于第3351843号商标的商标无效宣告请求裁定；第三人注册的其他商标档案；（2015）粤广广州第204893公证书关于第三人网站的信息、（2014）粤广广州第204894号公证书关于第三人商标的图样信息等。在诉讼阶段补充提交了原告与第三人在江西省宜春市中级人民法院的调解书及案件中的答辩意见。另查，根据中央机构改革部署，中华人民共和国原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由中华人民共和国国家知识产权局统一行使。上述事实，有诉争商标档案、当事人在评审阶段和诉讼中提交的证据及庭审笔录等证据在案佐证。本院认为：关于原告主张被告漏审了其在2016年2月2日、2016年4月15日两次提交的双飞人爽水与双飞人药水外包装、自90年代推销双飞人药水的报纸复印件等相关证据。依据本案查明事实，原告在商品评审程序中提交前述证据超过了被告指定的举证期限，因此，原告以此主张被告审查程序违法，本院不予支持。原告在商标评审程序中申请宣告诉争商标无效的理由中包括诉争商标抄袭了原告早在1981年前就已经使用的类似产品外包装，并据此主张诉争商标违反了2001年商标法第三十一条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。针对该主张，原告提交了原专利复审委员会对02323882.8号外观专利的无效宣告审查决定书，该审查决定中认定该外观设计专利与原告在先使用的双飞人药水产品包装近似而被宣告无效。原告向被告提交该决定书作为证据意在证明其与诉争商标近似的外包装双飞人药水于2001年12月至2002年1月（早于诉争商标申请日）就已在国内销售的事实，而不是主张诉争商标违反2001年商标法第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”是指诉争商标的注册损害了其在先的外观设计专利权。结合原告向被告申请宣告诉争商标无效的陈述理由和提交的证据，原告所主张的诉争商标注册损害其在先权利，是指侵害其“双飞人药水”商品的知名商品包装和相关著作权两项在先权利。被诉裁定错误地将原告主张的在先权利归纳为“外观设计专利权”以及“外包装的著作权”，而对原告是否具有知名商品包装这一在先权利以及诉争商标注册是否损害这一权利的相关事实没有进行审查，属于漏审，程序上显属不当。关于诉争商标是否构成2001年商标法第三十一条所规定的“对他人在先使用并有一定影响商标的抢注”的情形。具体到本案，双方争议的核心问题为原告主张的“双飞人”商标相对于诉争商标是否属于在类似商品上在先使用并有一定影响的商标。首先，关于原告的“双飞人”药水品牌是否构成商标使用的认定。由于商标法自身具有地域性的特点，其所规定的商标使用，基本含义为，在我国大陆地区进行的生产、销售或宣传等行为。本案中原告提交的证据部分为域外证据，且未显示其所主张的“双飞人”标识。其次，部分报道材料虽然为大陆地区的报刊，且显示了原告所主张的“双飞人”标识，但这些证据系原告“双飞人”药水作为我国香港、澳门地区的产品对大陆地区游客进行的宣传，并非在大陆地区的实际销售，尤其是上述广告中明确标明“港、澳各药行有售”，更是印证了中国大陆地区的相关公众较难在大陆地区直接接触到上述广告中提及的商品。再次，原告的“双飞人”药水具有特定的功能，即主治伤风感冒、驱风救急、消化不良等，此与诉争商标核定使用的洗发液、化妆品、花露水等商品在功能、用途等方面存在较大差别。综上，原告提交的证据尚不足以证明诉争商标的注册属于抢先注册原告在先使用并有一定影响的商标。此外，在案并无证据表明诉争商标构成2001年商标法第十一条、第十二条、第四十四条第一款以及商标法第十五条规定的情形，被告认定诉争商标申请注册未违反前述规定并无不当，本院予以支持。关于被诉裁定将诉争商标定义为立体商标是否属于程序认定错误。本院认为，《中华人民共和国行政诉讼法》第六条规定：“人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。”本案是对被告作出被诉裁定是否合法进行审查的行政诉讼案件，应当根据被诉裁定涉及的内容和行政相对人的请求确定案件的审理范围。鉴于原告申请诉争商标无效时未将诉争商标不符合立体商标形式要件作为请求宣告商标无效的理由，被诉裁定亦未将诉争商标作为立体商标与原告主张的知名商品包装进行比对。因此，本院仅对争议商标是否满足立体商标形式要件的问题予以指出，但不在本案中就此直接予以审理和评判。被告在审查诉争商标是否侵犯原告主张的知名商品包装时，应当对诉争商标是否符合立体商标的要件进行认定。综上，被诉裁定部分事实认定不清，违反法定程序，依法应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）、（三）项之规定，本院判决如下：一、撤销中华人民共和国原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2016]第37401号关于第7559588号“双飞人及图（立体商标指定颜色）”商标无效宣告请求裁定；二、中华人民共和国国家知识产权局重新作出裁定。案件受理费人民币一百元，由被告中华人民共和国国家知识产权局负担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，原告全球药业有限公司可于本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局、第三人双飞人制药股份有限公司可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  姜庶伟人民陪审员  张立伟人民陪审员  陶 轩二〇一九年六月二十五日法官 助理  刘 颇书 记 员  梁 雪