北京知识产权法院行 政 判 决 书（2018）京73行初13303号原告：三七互娱（上海）科技有限公司，住所地上海市嘉定区。法定代表人：罗旭，总经理。（未到庭）委托诉讼代理人：李钰，北京派道律师事务所律师。（未到庭）委托诉讼代理人：王华，北京派道律师事务所律师。（到庭）被告：国家知识产权局，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人：申长雨，主任。（未到庭）委托诉讼代理人：常兆莉，国家知识产权局审查员（到庭）第三人：杭州九玩网络科技有限公司，住所地浙江省杭州市萧山区宁围街道保亿中心2幢4301室。法定代表人：王晟锋，执行董事兼总经理。（到庭）委托诉讼代理人：赵金飞，浙江迪索律师事务所律师。（到庭）委托诉讼代理人：唐云，浙江迪索律师事务所律师。（到庭）案由：商标权无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字[2018]第193509号关于第15468132号“傳奇霸业”商标（简称诉争商标）无效宣告请求裁定。被诉裁定作出时间：2018年10月19日本院受理时间：2018年12月25日开庭审理时间：2019年5月15日被诉裁定认定：诉争商标的申请注册未构成《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第三十二条、第四十四条第一款的规定情形，诉争商标予以维持。原告诉称：请求法院依法撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。事实和理由：一、第三人共申请注册了227枚商标，并非基于正常的经营需求而进行的申请，且存在多枚商标与其他知名游戏名称或游戏元素相似的情况，第三人的行为已违反商标法第四十四条第一款的规定；二、诉争商标的注册违反商标法第三十二条规定，侵犯了原告的著作权、商品化权以及知名商品/服务特有名称权，并构成对原告在先使用并有一定影响力的商标的抢注。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院驳回原告诉讼请求。第三人述称：同意被诉裁定，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理查明:一、诉争商标1．注册人：第三人2．注册号：154681323．申请日期：2014年10月8日4．专用权期限至：2025年11月20日5．标志：6．核定使用商品（第35类，类似群：3501-3503、3506）：广告、广告设计、广告策划、计算机网络上的在线广告、商业信息、市场分析、市场营销、替他人推销、计算机录入服务、计算机数据库信息系统化（截止）。二、其他事实商标行政审查阶段，原告向被告提交了以下主要证据（均为复印件）：1．原告及关联公司企业信息、网页游戏授权许可协议及发票、网页游戏国内运营合作协议及发票，证明原告关联公司授权开发、运营《傳奇霸业》网络游戏；2．《傳奇霸业》官网、分销网络运营截图、运营协议及发票、推广协议、衍生商品制作合同及实物照片、相关媒体报道、所获荣誉等，证明《傳奇霸业》享有极高认知度与美誉度；3．作品登记证书及计算机软件登记证书，证明原告为傳奇霸业文字及图的权利人；4．《傳奇霸业》文件创建时间及相关公证书，证明早在2014年8月前，涉案作品已创作完成并在9月公开发表；5．第三人及关联公司企业信息、网页游戏国内独代运营合作协议、第三人注册商标信息，证明第三人申请商标注册具有恶意。商标行政审查阶段，第三人向被告提交了以下主要证据（均为复印件）：1．与“傳奇霸业”近似商标的在先注册情况，证明“傳奇霸业”并非原告独创；2．第三人“傳奇霸业”原创设计的公证文件，证明“傳奇霸业”系第三人原创。本案诉讼阶段，原告提交了以下主要证据（均为复印件）：1．国家新闻出版广电总局网站上第三人作为“游戏出版单位”、“游戏运营单位”的查询结果，证明第三人游戏的发行情况；2．对29款游戏的审批结果查询网页截图，证明第三人提供著作权登记的29个名称中，其中25款未进行过使用，通过审批的4款游戏出版单位与运营单位并非第三人，第三人并未对其申请的商标进行使用，原告“傳奇霸业”的使用及游戏审批均早于第三人；3．修改PSD文件“创建时间”的过程演示，证明第三人提交的公证书在没有其他证据佐证的情况下，不应采信；4．第三人申请商标列表、第三人申请的部分商标及模仿对象网页截图，证明第三人具有恶意。本案诉讼阶段，第三人提交了以下主要证据（均为复印件）：1．第三人网站相关信息，证明第三人主营业务为网络游戏的研发与运行；2．商标-软件著作权对照表、计算机软件著作权登记证书，证明第三人属于正常经营；3．原告及其他非涉案主体商标检索结果，证明游戏行业内公司均申请注册了大量商标；4．第三人“傳奇霸业”原创设计的公证文件，证明“傳奇霸业”系第三人原创；5．与“傳奇霸业”近似商标的信息，证明“傳奇霸业”并非原告独创。另查，原告在2016年3月22日曾以诉争商标侵犯了原告的著作权为由，依据商标法第三十二条对诉争商标提出无效宣告请求，原国家工商行政管理总局商标评审委员会于2016年12月19日作出维持注册的裁定。再查，根据中央机构改革部署，原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。以上事实，有商标档案、各方当事人在行政程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：一、诉争商标的注册是否侵犯了原告的著作权、商品化权以及知名商品/服务特有名称权，并构成对原告在先使用并有一定影响力的商标的抢注，从而违反商标法第三十二条的规定。关于诉争商标的注册是否侵犯了原告的著作权。本案原告曾以侵犯其著作权为由对诉争商标提起过无效宣告，现其在本案中又以诉争商标的注册侵犯了原告的著作权为由提起无效宣告，虽然在本案行政审查阶段新提交了计算机软件著作权登记证书、网页公证书等多份证据，但不足以构成新的事实和理由，亦不足以证明诉争商标侵犯了其在先著作权。故关于著作权一节，原告属于“以相同的事实和理由再次提出评审申请”之情形，被诉裁定对该项主张不再予以评述，本院予以支持。关于原告主张诉争商标的注册侵犯其知名商品特有名称权与商品化权一节，本院认为，知名商品特有名称权与商品化权的保护范围均应以已使用商品及与之密切关联的领域为限，以诉争商标与在先名称并存于市场容易导致相关公众对商品提供者产生混淆误认并损害在先权利人利益为要件。本案中原告主张知名商品特有名称权与商品化权的网络游戏等领域与诉争商标核定使用的“广告、广告设计”等服务具有一定区别且原告提交的授权许可协议、联合运营协议、运营合作协议及发票等证据部分未显示证据形成时间，部分显示的时间晚于诉争商标申请注册日，部分证据的主体并非本案原告，上述证据均不足以证明在诉争商标申请日之前，原告的《傳奇霸业》游戏在诉争商标核定使用的服务范围内已拥有较高知名度，从而导致相关消费者对服务的来源产生混淆误认。故原告关于诉争商标的注册侵害其知名商品特有名称权及商品化权的主张，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。综上，被诉裁定关于诉争商标的注册并未违反商标法第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”规定的认定结论正确，本院予以支持。二、诉争商标的申请注册是否违反商标法第三十二条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。本院认为，该条规定所述“已经使用并有一定影响的商标”是指在中国已经使用并为相关公众所知晓的未注册商标，且诉争商标核定服务范围与在先使用商标的服务范围原则上相同或者类似。本案中，原告《傳奇霸业》使用在网页游戏的相关服务项目上，与诉争商标核定使用“广告、广告设计”等服务不构成类似服务，且原告提交的证据尚不足以证明原告在诉争商标申请注册日前已将与诉争商标相同或近似的未注册商标使用于诉争商标指定的同一种或类似服务上并具有一定的影响。因此，被诉裁定关于诉争商标的申请注册未构成商标法第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的认定结论正确，本院予以支持。三、诉争商标的申请注册是否违反商标法第四十四条第一款的规定。本院认为，商标法第四十四条第一款规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册”主要是指，诉争商标注册人在申请注册的时候，采取了向商标行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证据文件，以骗取商标注册行为；或者以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。根据该规定，自然人、法人或者其他组织申请注册商标应出于生产经营活动的真实需要。根据已经查明的事实，第三人曾共申请注册了两百余件商标，其中包括第15468223号“傳奇霸业”商标、第24717804号“風雲傳世”商标、第27064961号“蓝月”商标、第15409927号“蓝月傳奇”商标、第2471867号“热血合击”商标等多件与他人知名游戏名称相同或近似的商标，上述商标部分被商标行政主管机关驳回，部分在商标审查或者异议中，第三人并未对申请注册上述商标及本案诉争商标的理由作出合理解释。据此可以认定第三人的系列商标注册行为具有明显的复制、抄袭他人较高知名度商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，已构成商标法第四十四条第一款所指“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”之情形，应不予核准注册。综上，被诉裁定认定事实有误、适用法律不当，本院依法应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第（一）项、第（二）项之规定，本院判决如下：一、撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2018]第193509号关于第15468132号“傳奇霸业”商标无效宣告请求裁定；二、被告国家知识产权局重新作出裁定。案件受理费一百元，由被告国家知识产权局承担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，原告三七互娱（上海）科技有限公司与被告国家知识产权局、第三人杭州九玩网络科技有限公司可在本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。审 判 长 杨 潇人民陪审员 梁 京人民陪审员 窦玉莲二〇一九年六月二十日法官 助理 张 灿书 记 员 张 希