中华人民共和国北京知识产权法院行 政 判 决 书（2016）京73行初6017号原告：福姆福姆福姆有限公司（FORMFORMFORMLTD），住所地大不列颠及北爱尔兰联合王国伦敦都铎路****。法定代表人：帕拉克·贝格利（ParaicBegley），首席运营官兼董事。（未到庭）委托诉讼代理人：田晓东，北京市安伦律师事务所律师。（未到庭）委托诉讼代理人：雷炳辉，北京市安伦律师事务所律师。（到庭）被告：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路**v>法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）委托诉讼代理人：朱红，中华人民共和国国家知识产权局审查员。（到庭）委托诉讼代理人：刘中博，中华人民共和国国家知识产权局审查员。（未到庭）第三人：多利麦利有限公司，住所地美，住所地美利坚合众国特拉华州威明顿市7079北橘大街**公寓1201）案由：商标无效宣告请求行政纠纷被诉裁定：商评字[2016]第60732号关于第10274720号“sugru”商标（以下简称诉争商标）无效宣告请求裁定本院受理时间：2016年11月23日开庭审理时间：2019年5月21日被诉裁定认定：一、诉争商标未违反修改前《中华人民共和国商标法》（以下简称2001年商标法）第三十一条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。二、原告并无充分证据证明诉争商标的申请注册违反2001年商标法第四十一条第一款之规定。综上，依据修改后《中华人民共和国商标法》（以下简称2014年商标法）第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，裁定诉争商标予以维持。原告诉称：一、在诉争商标申请日之前，原告就在中国及美国开始使用“SUGRU”商标，经长期使用宣传，已经在相关公众中取得较高的知名度和市场影响力。第三人对原告在先使用并有一定影响的商标不可能毫无所知，其申请注册诉争商标的行为具有明显恶意，违反了2001年商标法第三十一条的相关规定。二、上述事实同样可证明原告对“SUGRU”享有知名产品特有名称的在先权利，诉争商标的注册及使用侵犯了原告的该项权利。三、第三人从2001年3月至12月期间申请注册了100多件商标，涉及20多个不同类别的商品和服务，且这些商标都是国外具有一定知名度的设计师姓名或新兴的品牌，其行为已经构成2001年商标法第四十一条第一款规定所指情形，应予无效宣告。综上，请求法院依法撤销被诉裁定，并判令被告重新做出裁定。被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法。原告的诉讼请求和理由不能成立，故请求法院依法驳回原告的诉讼请求。第三人未陈述意见。本院经审理查明：一、诉争商标1.注册人：第三人2.注册号：102747203.申请日期：2011年12月6日4.专用期限至：2023年2月13日5.标识：6.核定使用的商品（第16类）：粘贴物（文具）、文具或家用胶、文具或家用胶条、文具或家用胶带、文具或家用谷朊胶、文具或家用胶水、文具。二、其他事实在商标评审阶段，原告提交了以下主要证据：2010年原告在中国销售“SUGRU”商品订单、商品零售价格表、第三人名下商标列表、媒体报道等证据。第三人提交以下证据：发票、诉争商标裁定书等。在本案审理阶段，原告补充提交了以下证据：1、（2016）京信德内民证字第06563号公证书，原告在美国及英国注册“sugru”商标的注册证书，英国驻华大使馆出具的事关信函等，用以证明原告对“sugru”标志在先使用并享有相应的在先权利；2、原中华人民共和国商标评审委员会作出的多份涉及本案第三人的商标无效宣告裁定及商标公告等，用以证明第三人曾多次被认定违反2001年商标法第四十四条第一款之规定；3、《时代周刊》2010年50个最佳发明，用以证明原告的“sugru”万能胶具有高知名度和影响力；4、第三人申请的大量商标信息列表，包括“GALAXYNEXUS”、“ULTRASONE”、“BURAKUYAN”、“BEABA”等与他人知名商标或设计师人名品牌相同或高度近似的商标，用以证明第三人申请注册诉争商标具有主观恶意。另查，根据中央机构改革部署，原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会的相关职责由本案被告中华人民共和国国家知识产权局统一行使。以上事实，有商标档案、各方当事人在评审程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：一、关于本案的法律适用鉴于诉争商标的核准注册、被诉裁定的作出以及本案的审理跨越了2001年商标法和2014年商标法的施行期间，故本案涉及商标法修改前后的法律适用问题。具体来说，因诉争商标为2014年5月1日商标法修改决定施行前已经核准注册的商标，且本案涉及对诉争商标的申请注册是否符合商标注册实体条件的评价，故依据法律不溯及既往的基本原则，本案相关实体问题的审理适用2001年商标法。因原告申请商标无效宣告时2014年商标法已施行，故本案相关程序问题的审理适用2014年商标法。二、关于诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第三十一条之规定根据2001年商标法第三十一条后段的规定，不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该法律规定是基于诚实信用原则，旨在对已经使用并有一定影响的未注册商标予以保护。该条款的适用一般应满足下列四个要件：1、他人的未注册商标于诉争商标申请日之前已经使用并有一定影响；2、诉争商标与他人的未注册商标相同或者近似；3、诉争商标所使用的商品或者服务与他人的未注册商标所使用的商品或者服务相同或者类似；4、诉争商标的注册人系以不正当手段抢先注册，主观上具有恶意。本案中，原告提交的使用证据大多形成时间晚于诉争商标申请日，或非中国大陆地区的使用证据，综合在案证据尚不足以证明在诉争商标申请日前其“sugru”商标已经在中国境内使用并具有一定的影响。因此，诉争商标的申请未违反2001年商标法第三十一条后段之规定。此外，原告根据2001年商标法第三十一条前段之规定主张诉争商标的申请侵犯其知名商品的特有名称，但原告在商标无效宣告申请时并未向被告提出该理由，被告亦未对此进行审理。故原告的该项主张不属于本案审理范围，本院对此不予评述。三、关于诉争商标的申请注册是否违反2001年商标法第四十一条第一款之规定2001年商标法第四十一条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。”根据在案证据及当事人陈述，本案第三人还在多个类别上注册有100余枚商标，除本案诉争商标外，还包括“GALAXYNEXUS”、“ULTRASONE”、“BURAKUYAN”、“BEABA”等与他人知名商标或设计师人名品牌相同或高度近似的商标，抄袭他人的意图较为明显。原告注册的上述商标均非外文固有词汇或搭配，其对于注册包括诉争商标在内的多个与他人在先商标高度近似的商标的渊源并未提出合理的解释，且未证明其对注册的大量商标进行真实的商业使用。因此，第三人申请注册诉争商标的行为已构成2001年商标法第四十一条第一款所指“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”情形，应予无效宣告。综上，被诉裁定的法律适用部分有误，应予撤销，并由被告重新作出裁定。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第二项之规定，本院判决如下：一、撤销原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的商评字[2016]第60732号关于第10274720号“sugru”商标无效宣告请求裁定；二、责令被告中华人民共和国国家知识产权局就原告福姆福姆福姆有限公司针对第10274720号“sugru”商标提出的商标无效宣告请求重新做出裁定。案件受理费人民币一百元，由被告中华人民共和国国家知识产权局会负担（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，原告福姆福姆福姆有限公司、第三人多利麦利有限公司可于本判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。审 判 长  宋 堃人民陪审员  宫朝红人民陪审员  仝连飞二〇一九年六月二十六日法官 助理  李 适书 记 员  赵延冰