中华人民共和国最高人民法院 行 政 判 决 书 （2019）最高法知行终9号 上诉人（原审原告）：马同金，男，汉族，1966年8月18日出生，住安徽省涡阳县。 被上诉人（原审被告）：国家知识产权局。住所地：北京市海淀区蓟门桥西土城路**。 法定代表人：申长雨，该局局长。 委托诉讼代理人：周彦红，该局工作人员。 委托诉讼代理人：葛永奇，该局工作人员。 上诉人马同金因与被上诉人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京知识产权法院于2019年2月11日作出的（2018）京73行初4448号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年5月6日立案后，依法组成合议庭,并于2019年6月25日公开开庭审理了本案。上诉人马同金、被上诉人国家知识产权局的委托诉讼代理人周彦红、葛永奇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 马同金上诉请求：请求国家知识产权局撤销对申请号为20151018xxxx.6、名称为“发明家模型”的发明专利申请（简称本申请）作出的第137862号无效宣告请求审查决定（简称被诉决定），重新作出决定。事实和理由：1、本申请权利要求1中产品表面的文字和图形特征影响(一方作出某种动作而引起他方发生变化或产生作用)了人体模型的功能变化,使现有技术的人体模型产品成为了能表示出发明家特点的发明家模型产品。该方法特征表征的标的仍是人体模型产品,该产品表面上的文字和图形特征对产品本身起着实质性的限定作用,因此在判断本发明的新颖性和创造性时起着举足轻重的作用；2、被诉决定认定权利要求1实际保护的技术方案删去了本玩具的表面上的图文特征，致其与对比文件1比对时不具备《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第二款规定的新颖性；本申请权1要求保护的技术方案是“专门用来表示发明家特点的玩具”技术领域，不是上位的（玩具）或相邻的（指南玩具）技术领域，其与对比文件1发明家模型不是相同的技术领域，且该两个技术方案的内容、解决的技术问题以及预期效果均不相同，本申请具备新颖性；3、被诉决定没有依照《专利审查指南》的规定对本申请创造性进行审查。本申请权1与对比文件1相比，其区别特征是本申请权1的全部特征，技术效果是：1、用具体的实物玩具表示出抽象的发明家的特点；2、用具体的玩具表面特征表示出发明家的特长和优点，实际解决的技术问题是：如何提供一种能表示发明家特点的模型玩具产品。本案中，对比文件1没有给出“解决其存在的技术问题（能表示发明家特点的模型玩具）”的技术启示，产生了预料不到的技术效果，具备创造性。综上，请求撤销被诉决定，重新作出决定。 国家知识产权局辩称：本申请权利要求1请求保护一种发明家模型,属于产品权利要求,在考虑了权利要求1的所有技术特征之后,对比文件1已经公开了权利要求1的技术方案,因而不具备新颖性。综上所述,原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法,请求依法驳回上诉人的上诉请求,维持原审判决以及被诉决定。 马同金向原审法院起诉请求：请求法院判决撤销被诉决定，并判令国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）重新作出决定。 原审法院认定事实：本申请申请人为马同金，申请日为2015年4月16日，公开日为2015年8月12日。 经审查，国家知识产权局于2017年1月11日发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：权利要求1-4相对于对比文件1（CN1014917369A，公开日为2009年7月29日）和公知常识的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。驳回决定所依据的文本为申请日（即2015年4月16日）提交的权利要求第1-4项、说明书附图1、说明书摘要和摘要附图，2015年5月18日提交的说明书第1-33段（即第1-4页）。 马同金对上述驳回决定不服,于2017年2月28日向专利复审委员会提出了复审请求，未修改权利要求书。 专利复审委员会于2017年9月30日向马同金发出复审通知书，指出：权利要求1-4中关于文字和图形的描述对产品本身结构不具有限定作用，权利要求1-4相对于对比文件1不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。另外，技术问题是指技术领域存在的需要利用自然规律和技术手段来解决的问题，马同金主张的“表示发明家特点”或“使人了解发明家的特长”并不属于技术问题，并且对比文件1公开的不倒翁与本申请同属于益智玩具领域。 马同金于2017年10月25日提交了意见陈述书，并修改了权利要求书，新修改的权利要求书如下： 1.发明家模型，它是一种专门用来表示发明家特点的玩具，包括半身的人体不倒翁模型（1），其特征是：在人体模型的头上后脑勺部位（3）有一圆圈，在圆圈内写有“知识”文字，在圆圈周围是呈辐射状知识场，知识场用知识场线表示，在知识场线上分别写有“属合自然规律的想象”、“形象思维能力”、“抽象逻辑思维想象”、“进取心强”、“自信心足”、“敢为天下先的勇气”、“好奇心强烈”、“洞察看透”、“动手验证”、“组织有序”、“特殊环境生存能力”、“随机应变”、“认路识向能力”、“跨越技术领域能力”、“他人不知道的其它能力”的文字，知识场线及发明家的特长和优点（4）外是发明圆圈（5）。 2.根据权利要求1所述的发明家模型，其特征是：人体全身模型或半身模型，在人体模型的头上后脑勺部位（3）有一圆圈，在圆圈内写有“知识”文字，在圆圈周围是呈辐射状知识场，知识场用知识场线表示，在知识场线上分别写有“属合自然规律的想象”、“形象思维能力”、“抽象逻辑思维想象”、“进取心强”、“自信心足”、“敢为天下先的勇气”、“好奇心强烈”、“洞察看透”、“动手验证”、“组织有序”、“特殊环境生存能力”、“随机应变”、“认路识向能力”、“跨越技术领域能力”、“他人不知道的其它能力”的文字，知识场线及发明家的特长和优点（4）外是发明圆圈（5）。 3.根据权利要求1所述的发明家模型，其特征是，在人体模型身上有一圆圈，在圆圈内写有“知识”文字，在圆圈周围是呈辐射状知识场，知识场用知识场线表示，在知识场线上分别写有“属合自然规律的想象”、“形象思维能力”、“抽象逻辑思维想象”、“进取心强”、“自信心足”、“敢为天下先的勇气”、“好奇心强烈”、“洞察看透”、“动手验证”、“组织有序”、“特殊环境生存能力”、“随机应变”、“认路识向能力”、“跨越技术领域能力”、“他人不知道的其它能力”的文字，知识场线及发明家的特长和优点（4）外是发明圆圈（5）。 4.根据权利要求1所述的发明家模型，其特征是，在人体模型身上写有具有发明家特点的“知识”、“属合自然规律的想象”、“形象思维能力”、“抽象逻辑思维想象”、“进取心强”、“自信心足”、“敢为天下先的勇气”、“好奇心强烈”、“洞察看透”、“动手验证”、“组织有序”、“特殊环境生存能力”、“随机应变”、“认路识向能力”、“跨越技术领域能力”、“他人不知道的其它能力”的文字。 对比文件1公开了一种指南不倒翁，并具体公开了以下技术内容（参见说明书第3页以及附图1）：不倒翁包括半身的人体不倒翁玩具，该玩具具有头部。 2018年1月31日，专利复审委员会作出被诉决定。该决定认定： 1、独立权利要求1不符合专利法第二十二条第二款的规定。 独立权利要求1请求保护的“发明家模型”属于产品权利要求。权利要求1中记载了如下内容：“用来表示发明家特点的”；“后脑勺部位（3）有一圆圈，在圆圈内写有‘知识’文字，在圆圈周围是呈辐射状知识场，知识场用知识场线表示，在知识场线上分别写有‘属合自然规律的想象’、‘形象思维能力’、‘抽象逻辑思维想象’、‘进取心强’、‘自信心足’、‘敢为天下先的勇气’、‘好奇心强烈’、‘洞察看透’、‘动手验证’、‘组织有序’、‘特殊环境生存能力’、‘随机应变’、‘认路识向能力’、‘跨越技术领域能力’、‘他人不知道的其它能力’的文字，知识场线及发明家的特长和优点（4）外是发明圆圈（5）”。上述内容涉及在模型表面添附文字和图形的集合，其并非有时间过程要素的活动，其并非方法技术特征，并且该集合仅仅是对发明家特长的表达，不构成玩具本身的结构特征，对于其要保护的发明家模型的产品本身不存在实质上的结构限定作用，从而在判断新颖性和创造性时不起作用。因此，独立权利要求1实际保护的技术方案为：“发明家模型，包括半身的人体不倒翁模型，人体模型具有头上的后脑勺”。 对比文件1公开了一种指南不倒翁，并具体公开了以下技术内容（参见说明书第3页以及附图1）：不倒翁包括半身的人体不倒翁玩具，该玩具具有头部，亦必然具有后脑勺。 可见，对比文件1公开了权利要求1的全部技术特征，并且对比文件1与权利要求1所属技术领域、解决的技术问题、采用的技术方案和达到的预期效果都相同。因此，权利要求1请求保护的技术方案不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。 2、权利要求2不符合专利法第二十二条第二款的规定。 基于与上文相同的理由可知，权利要求2实际要保护的技术方案为：“发明家模型，包括不倒翁的人体全身模型或半身模型，人体模型具有头上的后脑勺”。其中包含“半身模型”的技术方案与权利要求1的完全相同，从而不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。包含“人体全身模型”的技术方案与对比文件1相比，区别在于：模型为人体全身。该区别属于不倒翁模型领域的常规设计，其技术效果可以预料。因此，权利要求2请求保护的该技术方案不具有突出的实质性特点，不符合专利法第二十二条第三款规定的创造性。 3、权利要求3和4不符合专利法第二十二条第二款的规定。 基于与上文相同的理由可知，权利要求3和4实际保护的技术方案相同，即“不倒翁包括半身的人体不倒翁玩具，人体模型具有身体”。 对比文件1公开了以下技术内容（参见说明书第3页以及附图1）：不倒翁包括半身的人体不倒翁玩具，该玩具必然具有身体。 可见，对比文件1公开了权利要求3和4的全部技术特征，并且对比文件1与权利要求3和4所属技术领域、解决的技术问题、采用的技术方案和达到的预期效果都相同，因此，权利要求3、4请求保护的技术方案不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。 据此决定：维持国家知识产权局于2017年1月11日对本申请作出的驳回决定。 原审法院认为，对比文件1公开了权利要求1的全部技术特征，并且对比文件1与权利要求1所属技术领域、解决的技术问题、采用的技术方案和达到的技术效果都相同，权利要求1请求保护的技术方案不具备新颖性。马同金有关权利要求1具备新颖性的主张不能成立。权利要求2“人体半身不倒翁模型”的技术方案与权利要求1实际保护的技术方案完全相同，该技术方案不具备新颖性。权利要求2“人体全身不倒翁模型”的技术方案相对于对比文件1不具有突出的实质性特点，不具有创造性。专利复审委员会在被诉决定中将该部分的小标题标示为“权利要求2不符合专利法第二十二条第二款的规定”，但其中包括了权利要求2部分技术方案不具备创造性的评述内容，故该小标题的表述不够严谨，原审法院予以纠正。权利要求3和4实际保护的技术方案相同，基于与上文对权利要求1是否具备新颖性相同的理由可知，对比文件1公开了权利要求3和4的全部技术特征，并且对比文件1与权利要求3和4所属技术领域、解决的技术问题、采用的技术方案和达到的技术效果都相同，因此，权利要求3、4请求保护的技术方案不具备新颖性。专利复审委员会在被诉决定中的评述次序与《专利审查指南》相关规定中的次序不相符，导致其先单独评述特征，而在认定本申请权利要求与对比文件1的区别时未将该两项特征包括在内，原审法院予以纠正。马同金提交的发明专利证书复印件及原审法院作出的（2016）京73行初3529号判决书与本案缺乏关联性，无法支持其主张，故其有关被诉决定的决定要点违背了《专利审查指南》中新颖性、创造性的具体审查标准的主张不能成立。综上，被诉决定审查结论正确，审理程序合法。 原审法院判决：驳回马同金的诉讼请求。案件受理费一百元，由马同金负担（已交纳）。 二审中，当事人没有提交新证据。 本院经审理查明，原审查明的事实基本属实，且有本申请、对比文件1、马同金在诉讼过程中提交的证据及当事人陈述等在案佐证，本院予以确认。 本院认为，本案的争议焦点问题是：本申请权利要求1、3、4以及权利要求2“人体半身不倒翁模型”的技术方案是否具备新颖性，权利要求2“人体全身不倒翁模型”的技术方案是否具备新颖性和创造性。 专利法第二十二条第二款规定：“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由任何单位或者个人向专利局提出请求并在申请日后(含申请日)公布或公告的发明或者实用新型的相关内容相比,如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同,则认为两者为同样的发明或者实用新型。 本案中，对比文件1公开了一种指南不倒翁，具体公开技术内容包含“不倒翁包括半身的人体不倒翁玩具，该玩具具有头部”等技术特征，从常识而言，头部必然具有后脑勺。据此，本申请权利要求1与对比文件1之间的区别在于：（1）本申请权利要求1中的模型有“用来表示发明家特点的”之限定；（2）本申请权利要求1中的模型相关部位的表面添附文字和图形的集合。区别（1）虽然属于用途限定，然而该限定只是描述了模型产品的用途，对模型本身没有带来影响；区别（2）模型相关部位表面的文字和图形不能对模型产品的形状、结构产生影响，不存在实质的限定作用，该区别既不发挥技术功能，也不实现技术效果，没有体现出技术的性质，不属于技术特征的范畴。因此，区别（1）和（2）对模型是否具有新颖性、创造性的判断不起作用。对比文件1公开了本申请权利要求1的全部技术特征，并且二者所属技术领域、解决的技术问题、采用的技术方案和达到的技术效果都相同，原审法院据此认定本申请权利要求1请求保护的技术方案不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性，并无不当。 本申请权利要求2，所含“人体半身不倒翁模型”的技术方案与权利要求1技术方案相同，该技术方案不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。 对比文件1公开了“不倒翁包括半身的人体不倒翁玩具”技术内容，从常识而言，该玩具必然具有身体。从本申请权利要求3、4记载的内容可知其请求保护的技术方案相同，对比文件1公开了权利要求3和4的全部技术特征，并且对比文件1与权利要求3和4所属技术领域、解决的技术问题、采用的技术方案和达到的预期效果都相同，因此，原审法院认定权利要求3、4请求保护的技术方案不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性，并无不当。 专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”专利法所称的现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。所谓实质性特点是指对本领域技术人员来说，该发明或者实用新型相对于现有技术是非显而易见的，所谓进步是指该发明或者实用新型与现有技术相比能够产生有益的技术效果。 本申请权利要求2所含“人体全身不倒翁模型”的技术方案与对比文件1相比，除了存在上述对模型是否具有新颖性、创造性的判断不起作用区别（1）、（2）之外，还存在“模型为人体全身”的区别特征（3），该区别特征（3）属于不倒翁模型领域的常规设计，对本领域的技术人员来说是显而易见的，其技术效果也是本领域技术人员能够预料的。因此，权利要求2请求保护的技术方案不具有突出的实质性特点，原审法院据此认定其不具有专利法第二十二条第三款规定的创造性，并无不当。 综上，马同金有关本申请技术方案具备新颖性和创造性，在此基础上请求撤销被诉决定、重新作出决定的上诉理由不能成立，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律及判决结论正确，依法应予维持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费100元，由马同金负担。 本判决为终审判决。 审判长  刘晓军 审判员  唐小妹 审判员  凌宗亮 二〇一九年六月二十五日 法官助理贾晓燕 书记员王怡 裁判要点                            案  号                       （2019）最高法知行终9号                               案  由                       发明专利申请驳回复审行政纠纷                               合 议 庭                       审判长：刘晓军             审判员：唐小妹、凌宗亮                                                     法官助理：贾晓燕                       书记员：王怡                                                     裁判日期                       2019年6月25日                               涉案专利                       申请号为20151018xxxx.6、名称为“发明家模型”的发明专利申请                               关 键 词                       实质的限定作用；区别特征；技术特征；新颖性；创造性                               当 事 人                       上诉人（原审原告）：马同金；             被上诉人（原审被告）：国家知识产权局。                               裁判结果                       驳回上诉，维持原判。             原判主文：驳回马同金的诉讼请求。                               相关法条                       《中华人民共和国专利法》第二十二条第二款、第三款                               法律问题                       1.区别特征的确定             2.技术特征的判断                               裁判观点                       1.通常情况下，在确定权利要求的保护范围时，权利要求中的所有特征均应当予以考虑，而每一个特征的实际限定作用应当最终体现在该权利要求所要求保护的主题上。             2.既不发挥技术功能，也不实现技术效果，没有体现出技术的性质，不属于技术特征的范畴的区别，对请求保护的技术方案是否具有新颖性、创造性的判断不起作用。                               注：本摘要并非裁判文书之组成部分，不具有法律效力。