中华人民共和国最高人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）最高法知民终686号 上诉人（原审被告）：杭州赛顺数码科技有限公司。住所地：浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤桥村****。 法定代表人：邱国培，该公司董事长。 委托诉讼代理人：李尊霞，北京高众律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张莹，北京高众律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：杭州宏华数码科技股份有限公司。。住所地：浙江省杭州市滨江区滨盛路** 法定代表人：金小团，该公司董事长。 委托诉讼代理人：戴晓翔，浙江晓翔律师事务所律师。 委托诉讼代理人：何宗龙，浙江晓翔律师事务所律师。 原审被告：绍兴柯桥区归零纺织品有限公司。住所地。住所地：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道工业园区**iv> 法定代表人：周文娟，该公司执行董事。 上诉人杭州赛顺数码科技有限公司（以下简称赛顺公司）因与被上诉人杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称宏华公司）及原审被告绍兴柯桥区归零纺织品有限公司（以下简称归零公司）侵害发明专利权纠纷一案，不服浙江省宁波市中级人民法院于2019年11月1日作出的（2018）浙02民初1374号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年5月20日立案后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。 赛顺公司上诉请求：撤销原审判决，改判被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围；赛顺公司现有技术抗辩成立，不构成侵权。事实和理由：（一）原审判决关于被诉侵权产品技术方案落入专利号为ZL20121021XXXX.7，名称为“一种带预检测装置的数码喷印系统”的发明专利（以下简称涉案专利）权利要求1、2、3、5的保护范围的认定错误。被诉侵权产品仅具有摄像头，不具有权利要求1限定的数码摄像装置，不具有存储功能；被诉侵权产品仅为定位打印系统，并不具备权利要求1中所述的匹配调整功能，故未落入涉案专利权利要求1的保护范围，也同样未落入从属权利要求2、3、5的保护范围，不构成专利侵权。（二）原审判决关于现有技术抗辩不成立的认定错误。原审判决采纳宏华公司关于铭牌具有替换可能的主张，但宏华公司并未能提供证据予以支持。（三）原审判决关于赛顺公司实施了许诺销售行为的认定错误。（2016）沪东证经字第5427号公证书载明展会参展主体为“杭州赛顺机电设备有限公司”，展示的也是该公司宣传册，故不能认定赛顺公司实施了许诺销售行为。（四）综合考虑被诉侵权产品售价、关联案件的情况、赛顺公司的获利、涉案专利的市场价值贡献率等因素，原审判决赛顺公司本案赔偿15万元缺乏事实和法律依据。 宏华公司二审未作答辩。 宏华公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2018年8月2日立案受理。宏华公司起诉请求：1.判令赛顺公司立即停止侵害宏华公司所享有的涉案专利权的行为，即立即停止制造、销售、许诺销售落入涉案发明专利权利要求保护范围的“数码印花机”；2.判令赛顺公司召回已经销售的侵权产品并予以销毁，销毁库存的侵权产品和专用组件；3.判令赛顺公司赔偿经济损失50万元并承担宏华公司制止侵权行为的合理开支5万元；4.判令归零公司停止使用侵害涉案专利权的“数码印花机”。在原审审理中宏华公司撤回诉讼请求2中专用组件销毁请求。 赛顺公司原审辩称：1.在宏华公司涉案专利申请日之前，赛顺公司的关联公司杭州赛顺机电设备有限公司（以下简称赛顺机电公司）已经掌握了涉案专利技术，同时也销售了相关设备，赛顺公司目前的生产销售行为系实施了现有技术，并不构成侵权；2.被诉侵权产品与宏华公司涉案发明专利权具有一定区别，并未落入涉案专利权的保护范围。 归零公司原审未作答辩。 原审法院认定如下事实： 宏华公司于2012年6月26日向国家知识产权局申请了名称为“一种带预检测装置的数码喷印系统”的发明专利，2015年4月8日获得授权，专利号为ZL20121021XXXX.7。2019年4月22日，国家知识产权局出具第39888号《无效宣告请求审查决定书》（以下简称第39888号无效决定），维持涉案专利权有效。该专利权至今合法有效。 本案中，宏华公司主张保护涉案发明专利的权利要求1、2、3、5。涉案权利要求记载： “1.一种带预检测装置的数码喷印系统，包括喷印介质输送装置、喷墨打印头装置、供墨装置和打印控制装置，其特征在于：还包括数码摄像装置，所述数码摄像装置设置在喷印区进入端前面的喷印介质送进区域的上方，该数码摄像装置用于对将要送入喷印区域的喷印介质进行数码影像采集，采集后的信息通过数据接口输入计算机；所述采集的信息包括喷印介质在数码喷印系统上的位置信息和喷印介质表面的状态信息，当数码摄像装置采集到数码喷印系统上的位置信息后，通过计算机确定位于喷印介质输送装置上的喷印介质是否存在偏移的情况，如果喷印介质存在偏移的情况，通过计算机相应的调整需要喷印的图案的位置，当数码摄像装置采集到喷印介质表面的形状信息以及已经位于喷印介质表面的图案的位置、大小和形状信息以及喷印介质的结构状态后，通过计算机对需要喷印的图案的位置、大小和形状进行相应的调整；所述喷印介质表面的状态信息包括喷印介质的形状信息和喷印介质表面的图案信息和喷印介质结构信息。 2.根据权利要求1所述的带预检测装置的数码喷印系统，其特征在于：所述数码喷印系统根据所采集的喷印介质在数码喷印系统上的位置信息和喷印介质表面的状态信息由计算机进行处理后，根据所述信息与喷印图案的对应关系实现喷印图案与喷印介质表面对应区域的匹配，并将匹配后的喷印图案通过数码喷印系统打印到喷印介质上。 3.根据权利要求1或2所述的带预检测装置的数码喷印系统，其特征在于：所述数码摄像装置通过固定装置设置在喷印区进入端前面的喷印介质送进区域的上方，该数码摄像装置面对喷印介质布置一个或间隔的布置多个摄像头；在喷印介质输送装置的喷印介质送进区域内，数码影像采集范围的横向长度大于喷印介质的宽度，数码影像采集范围的纵向长度大于喷印介质的步进送进量。 5.根据权利要求3所述的带预检测装置的数码喷印系统，其特征在于：当数码摄像装置中布置有多个摄像头时，多个摄像头的图像采集范围有重合，经图像拼接处理后获得全面的喷印介质的位置信息和表面状态信息，所述数码摄像装置在数码喷印系统喷印过程中对处于静止状态的喷印介质进行连续或分段图像采集，持续整个喷印过程。” 2012年4月3日，出卖方赛顺机电公司和买受方陈浩备签订了《工业品买卖合同》，约定出售规格型号为SD1600-TS5，单价为648000元的导带式数码印花机一台。 2016年4月14日，申请人宏华公司向上海市东方公证处申请办理保全证据公证。同日下午，该处公证员、公证人员与申请人的委托代理人徐全伟一同到达上海市博成路850号的“工银中心上海世博展览馆”，徐全伟在该处展会上有“杭州赛顺数码科技有限公司”等字样标识的展台处（以下简称“该展台”）取得一份宣传资料，随后徐全伟将上述取得的宣传资料装袋密封，再由公证员加贴该公证处封条予以固定。在上述过程中，徐全伟对上述展会方位、展台现状及取得的宣传资料等拍摄照片九张。相关照片显示，赛顺公司在展览会上公开了印制有名称为“高精度精准定位打印系统”的产品实物图片的宣传册，该宣传册首页下方印有赛顺机电公司，该公司系赛顺公司的关联公司。2016年4月14日，上海市东方公证处就涉案行为出具（2016）沪东证经字第5427号公证书。 2018年8月13日，原审法院根据宏华公司申请，作出（2018）浙02民初1374号民事裁定，同意对归零公司涉嫌侵害涉案发明专利权的数码印花机的结构和工作步骤以拍照、录像的方式进行证据保全。2018年9月4日，原审法院依法采取证据保全措施，对归零公司车间内的数码印花机产品进行拍照、摄像，机器铭牌标有“高精度精准定位打印系统”，并制作证据保全笔录。原审庭审中，赛顺公司确认归零公司车间内的数码印花机由其制造并销售。 2018年9月18日，申请人陈浩备的委托代理人袁明东来到浙江省东阳公证处申请保全证据公证。该处公证员、工作人员与袁明东一起来到位于浙江省东阳市的东阳市永满塑胶厂，对该厂的外部及周边环境进行拍照并摄像后，取得照片五张、视频一段；并来到东阳市永满塑胶厂存放机器的地点，公证员对机器设备进行了拍照，取得照片五十张，该公证处工作人员对工厂内部环境及机器设备进行了摄像，取得视频一段。相关照片显示，机器铭牌上标有“名称：导带式数码印花机”“型号:ＳＤ1600-ＳＺＸ”“出厂日期：2012年4月”“制造商：杭州赛顺机电设备有限公司”等字样。2018年9月28日，浙江省东阳市公证处就涉案行为出具（2018）浙东证民内字第3698号公证书。 2018年10月10日，申请人赛顺机电公司的委托代理人袁明东来到广东省佛山市公证处，申请对存放在佛山市高明区标识有“广东汇益纺织有限公司”字样的建筑物内一仓库里的一机器设备进行保全证据。同日，该处公证员与工作人员、袁明东来到佛山市高明区标识有“西安沧江工业园”“大成路388号”“广东汇益纺织有限公司”等字样的建筑内的一仓库，根据袁明东的要求，该公证员利用工作手机对存放在仓库内的一机器设备（机身上标识有“名称：导带式数码印花机”“型号：ＳＤ1600-ＳＺＸ”“出厂编号：ＳＨ8008”“出厂日期：2012年5月”“制造商：杭州赛顺机电设备有限公司”）的现状进行拍摄照片。相关照片可初步显示该机器设备的外部表征及具体结构。2018年10月17日，广东省佛山市公证处就涉案行为出具（2018）粤佛岭南第1919号公证书。 赛顺公司系有限责任公司，成立于2016年4月14日，注册资本600万元，经营范围为：制造、加工：纺织印染、印刷机械设备及配件；技术咨询、技术开发、技术服务、成果转让：纺织印染、印刷技术、软件技术；批发、零售：计算机软硬件、办公自动化设备、耗材，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。 另查明，宏华公司为本案诉讼支出了律师费等合理维权费用。 原审法院认为，宏华公司系涉案专利的专利权人，该专利现处有效期内，专利权受法律保护。 关于被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围。根据法律规定，发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。因此，判断被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。 原审庭审中，宏华公司要求保护涉案专利的权利要求1、2、3、5。宏华公司认为，被诉侵权产品的技术方案落入涉案发明专利权的保护范围，构成相同侵权。赛顺公司认为，被诉侵权产品的技术方案与涉案发明专利既不相同也不等同。关于两者的区别点：1.涉案发明专利的数码摄像装置和数码摄像头是完全不同的产品，摄像头是数码摄像装置的一部分，被诉侵权的技术方案与权利要求1、3中所述的“数码摄像装置”不同；2.权利要求1中的介质表面的形状信息以及喷印介质的结构状态说明采集的信息是立体结构，而被诉侵权产品是普通摄像头，不可能采集立体结构信息。涉案专利采集的信息包括介质表面的图片位置的大小、结构状态，而结构需要以立体图的形式呈现，只有数码摄像装置才能拍出它各方面的特征，平面摄像头无法呈现此类效果；3.权利要求2中关于“匹配”的特征含义范围不清楚，被诉侵权的技术方案与之不同。 原审法院认为，涉案发明专利的权利要求1明确记载了“其特征在于：还包括数码摄像装置，所述数码摄像装置设置在喷印区进入端前面的喷印介质送进区域的上方，该数码摄像装置用于对将要送入喷印区域的喷印介质进行数码影像采集，采集后的信息通过数据接口输入计算机”，而数码摄像装置通常是包括拍摄对象物的数码摄像镜头及相应的数码影像数据的采集、存储装置。被诉侵权产品上具有数码摄像头部件该部分是用于采集、存储影像，该特征与涉案专利的“数码摄像装置”技术特征对应；且根据涉案专利说明书记载的内容，喷印介质的形状信息和喷印介质表面的图案信息和喷印介质结构信息应为平面图案的信息，而不是立体结构，因此数码摄像装置能够获取喷印介质的形状信息和喷印介质表面的图案信息和喷印介质结构信息，本领域的普通技术人员阅读上述技术信息，是能够得出上述相应解释。被诉侵权产品具备上述特征，也具有涉案专利的机器视觉识别、控制打印图案、套色（填色）打印的技术效果；至于涉案发明专利权利要求2中所记载的“匹配”，从本领域普通技术人员及一般常识角度出发并结合专利说明书，该技术特征的含义是使需要喷印的图案与喷印介质表面对应区域相互对应，以便“将匹配后的喷印图案通过数码喷印系统打印到喷印介质上”，从而实现精准打印，避免偏差、错位等不足，该技术特征含义清楚、并无歧义，国家知识产权局就涉案专利出具的无效宣告请求审查决定书亦维持涉案专利有效，故该专利的权利要求保护范围清晰。综上经审查，原审法院认为，赛顺公司所述区别不能成立，被诉侵权技术方案落入涉案发明专利权的保护范围。 关于赛顺公司所主张的现有技术抗辩是否成立。《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术的，不构成侵犯专利权。第二十二条第五款规定，本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称专利侵权解释）第十四条第一款规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。本案中，赛顺公司主张被诉侵权产品实施的技术方案系现有技术，并确定（2018）浙东证民内字第3698号公证书及（2018）粤佛岭南第1919号公证书中的产品及相关视频、照片作为现有技术比对依据。原审法院认为，相关视频、照片的拍摄时间无法确定，难以证明该产品所涉技术方案的公开时间早于涉案专利申请日。涉案《工业品买卖合同》所载的机器型号与公证书所载机器型号不能对应，且公证内容仅能反映公证取证之时，赛顺公司工厂当时当地有该机器存在，单纯的机器铭牌存在更换可能，也无法反映其生产时间，故难以证明现有技术方案时间早于涉案专利申请日被公开，故赛顺公司提的现有技术抗辩依据不足，原审法院不予采信。 关于赛顺公司、归零公司应当如何承担民事责任。赛顺公司在原审庭审中认可其实施了制造、销售被诉侵权产品的行为。关于许诺销售行为，涉案的（2016）沪东证经字第5427号公证书可证明在展览会赛顺公司展台上展示的系赛顺公司关联公司的宣传册，该宣传册上显示有产品“高精度精准定位打印系统”与原审法院证据保全现场所见的产品铭牌一致，故上述证据可证明赛顺公司实施了许诺销售被诉侵权产品的行为。 依据专利法第十一条第一款规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。本案中，被诉侵权技术方案落入涉案专利权的保护范围，且如上所述，赛顺公司的现有技术抗辩不成立，故原审法院认定赛顺公司未经许可，实施了为生产经营目的制造、销售、许诺销售侵害涉案专利权产品的侵权行为，应承担停止侵权、赔偿宏华公司经济损失的法律责任；归零公司未经许可，实施了为生产经营目的使用侵害涉案专利权产品的侵权行为，因原审法院查明其被诉侵权产品系购自赛顺公司且已支付一半对价，双方的合同仍在履行中，根据专利法第七十条及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称专利侵权解释二）第二十五条第一款的规定，归零公司无需承担赔偿经济损失及停止使用的法律责任，故宏华公司要求归零公司停止使用被诉侵权产品的诉讼请求，原审法院不予支持。至于宏华公司要求赛顺公司召回并销毁已销售的侵权产品、销毁库存的侵权产品的诉讼请求，因宏华公司未举证证明赛顺公司销售被诉侵权产品的具体情况，也未能证明赛顺公司有库存侵权产品，故原审法院对上述诉请不予支持。 关于赔偿损失的金额，原审法院根据宏华公司选择适用法定赔偿，并考虑涉案专利类型、赛顺公司的侵权行为性质、情节以及宏华公司的合理维权支出等一并酌定赔偿额为15万元。具体考虑到：1.涉案专利为发明专利；2.赛顺公司为有限责任公司，具有一定的规模和注册资金；3.被诉侵权行为的持续时间；4.被诉侵权产品的单价、销量、利润率等；5.同一侵权产品涉嫌侵犯宏华公司多项专利，宏华公司针对赛顺公司提起了三起专利侵权诉讼；6.宏华公司为维权支出了一定的合理维权费用包括代理费等。 原审法院判决：(一)赛顺公司立即停止侵害宏华公司享有的专利号为ZL20121021XXXX.7，名称为“一种带预检测装置的数码喷印系统”的发明专利权的行为，即立即停止制造、销售、许诺销售侵害上述专利权的产品；(二)赛顺公司赔偿宏华公司经济损失150000元（含合理开支），于本判决生效后十日内付清；(三)驳回宏华公司的其他诉讼请求。如果未按原审判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费9300元，证据保全费3270元，合计12570元，由宏华公司负担4571元，赛顺公司负担7999元。 本院二审期间，赛顺公司提交了国家知识产权局第42794号《无效宣告请求审查决定书》（以下简称第42794号无效决定），发文日为2020年1月10日，证明涉案专利权已被宣告全部无效，宏华公司据以提起本案诉讼的权利基础已不存在，请求本院依法驳回宏华公司的起诉。宏华公司表示，同意本案裁定驳回宏华公司起诉。其对第42794号无效决定目前已提起行政诉讼，北京知识产权法院于2020年4月7日已立案受理。若第42794号决定被行政诉讼撤销，涉案专利权利要求1、2、3、5维持有效，宏华公司将另行起诉赛顺公司、归零公司被诉侵权行为。本院认证意见为，第42794号无效决定可以作为认定涉案专利权效力状态的依据。 原审查明的事实属实，本院予以确认。 本院另查明，宏华公司原审期间提交的第39888号无效决定载明：赛顺公司请求宣告涉案专利全部无效的理由是，涉案专利权利要求1-6不符合专利法第22条第3款的规定，说明书不符合专利法第26条第3款的规定，权利要求1不符合专利法第26条第4款和第22条第4款的规定。该决定采纳以下证据为对比文件进行审查：证据1.公开日为2006年8月16日、公开号为CN1819922A的“用于将图案准确定位在基片上的方法和设备”中国发明专利申请公开说明书。该决定认为，涉案专利计算机如何确定信息和调整是普通技术知识，无需在说明书详细说明，故权利要求1清楚完整并得到说明书支持；介质形状、图案和结构信息应为平面信息而非立体结构，数码摄像装置可以获取，权利要求1可以实现且具有实用性。对于创造性，证据1是用于将图案准确定位在基片上的方法和设备，包括基片、制图设备，以及相对于彼此定位的方法。技术特征与涉案专利相距较远。证据1与涉案专利权利要求1技术领域不同，要解决的技术问题和技术手段不同，本领域技术人员基于证据1所公开的技术方案结合公知常识得到权利要求1是非显而易见，且其具有有益效果，故具有创造性。在独立权利要求有创造性的前提下，从属权利要求也具有创造性。故涉案权利要求2-6具有创造性。综上，国家知识产权局第39888号无效决定维持涉案专利权有效。 赛顺公司二审期间提交的第42794无效决定载明：赛顺公司请求宣告涉案专利全部无效的理由是，权利要求1-6不符合专利法第22条第3款的规定，即不具备创造性等。该决定采纳以下证据为对比文件进行审查：证据4.公开日为2005年1月12日、公开号为CN1564748A的“喷墨打印装置及采用喷墨方式的打印方法”中国发明专利申请公开说明书。证据7.公开日为2007年11月8日、公开号为特开2007-291535A的“碳纤维织物的检查装置和检查方法”日本专利公开特许公报的复印件及相关部分的中文译文。该决定认为，涉案专利与证据4均涉及一种带预检测装置的数码喷印系统，两者属于相同的技术领域。经对比可知，证据4中实施例1公开的打印装置2、墨水供给控制部、控制装置5、CCD摄像机构构成的摄像机构13、承印物分别对应于涉案专利权利要求1中的喷墨打印头装置、供墨装置、打印控制装置、数码摄像装置、喷印介质，上述特征在证据4中的作用与其在涉案专利中的作用相同。此外，证据4的实施例1还公开了识别并采集承印物的原点信息（相当于权利要求1的位置信息），计算机处理部51对点标记的位置信息进行比较，算出偏移量，并基于该得到的偏移量，对与相应的点标记相关联的标准标志进行补正。权利要求1与证据4实施例1相比，区别技术特征在于：1.喷印介质送入方式不同，涉案专利是喷印介质输送装置；2.所采集的信息不完全相同，涉案专利是图案的位置、大小和形状以及喷印介质的形状和结构信息。该决定认为，对于区别特征1：带有输送带的喷印装置是本领域常用的装置，属于常规技术手段；对于区别特征2：证据4实施例3公开了喷印介质的形状和结构信息，很容易将其用于实施例1中，如果喷印介质有图案，通过采集图案信息再喷涂属于本领域常规技术手段；因此，证据4结合常规技术手段得到权利要求1是显而易见的。故权利要求1不具有创造性。对于权利要求2：“匹配”的附加技术特征因被证据4公开而不具有创造性。对于权利要求3：权利要求3与证据4实施例1相比，区别技术特征在于，摄像机构与打印装置设在移动部上，涉案专利是摄像机构相对于打印装置通过独立的固定装置方式设置。证据7公开了权利要求3“多个相机”，区别技术特征在于：采集宽度长度大于喷印介质。权利要求3“摄像机构相对于打印装置通过独立的固定装置方式设置”是常规技术手段，有动机将证据7“多个相机”技术手段用于证据4，“采集宽度长度大于喷印介质”属于常规技术手段，因此不具有创造性；权利要求4因被证据4公开结合间隔工作是常规技术手段而不具有创造性。证据7公开了权利要求5“多个相机采集图像部分重叠处理后获得连续图像”，区别技术特征在于：对静止介质连续或分段采集图像持续整个喷印过程；权利要求5因有动机将证据7“多个相机采集图像部分重叠处理后获得连续图像”技术手段用于证据4，“对静止介质连续或分段采集图像持续整个喷印过程”是常规技术手段，权利要求3不具有创造性的前提下权利要求5不具有创造性；权利要求6因“采集范围不重合并进行局部喷印”属于常规技术手段，权利要求3不具有创造性的前提下权利要求6不具有创造性。综上，权利要求1-6全部不具有创造性，国家知识产权局第42794号无效决定宣告涉案专利权全部无效。 本院认为，本案涉及专利侵权诉讼中，原审法院作出实体裁判后，权利人据以起诉的权利要求被国家知识产权局宣告无效，但有关无效决定尚未确定发生法律效力的，专利侵权诉讼二审应该如何处理的问题。 专利侵权解释二第二条第一款、第二款规定：“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。”因现行专利法中的专利权无效程序与专利侵权诉讼程序分立，在权利人起诉被诉侵权人侵犯专利权时，被诉侵权人往往会向国家知识产权局提起宣告专利权无效的请求，并可能引发后续的行政诉讼程序，从而导致专利侵权诉讼程序审理周期过长，严重影响了专利侵权诉讼的审理效率。为此，上述司法解释作出“先行裁驳、另行起诉”的规定，一方面保留了在经过司法审查程序专利权被维持有效后，专利权人继续提起诉讼的权利；另一方面也避免了无效司法审查程序进行过程中，被诉侵权人及其他社会公众因专利权的不稳定而造成的对正常生产经营秩序的影响；同时也有利于节约诉讼成本。 正确适用“先行裁驳、另行起诉”的规定，应当充分认识并契合专利侵权诉讼一审和二审程序不同的价值目标。在一审程序中及时先行裁定驳回起诉，能够有效避免司法资源的无谓投入，优化资源配置，提高诉讼效率。但在二审审理期间，涉案专利权被宣告无效后，要更多兼顾司法效率和优化司法资源效用。应当区分下列不同情况予以处理： 第一，鉴于不侵害专利权的认定，不必以专利权有效为前提，故对于一审认定不构成侵权或者不侵权抗辩成立且二审经审查应予维持的，或者一审认定构成侵权而二审在审查后认为不构成侵权或不侵权抗辩成立的，可以直接判决驳回权利人的诉讼请求，而不必再适用“先行裁驳、另行起诉”之规定，积极发挥司法主导价值，实质解决纠纷，加强专利权的保护。特别是，被诉侵权人主张现有技术抗辩的，应当对现有技术抗辩是否成立进行实体审查。如果认为现有技术抗辩成立的，可以直接判决驳回权利人的诉讼请求。 第二，如果被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围，且当事人提出的现有技术抗辩等不侵权抗辩均不成立的，可以考虑适用“先行裁驳、另行起诉”之规定，或者中止案件的审理，等待专利权无效行政决定的司法审查的最终结论。应该注意到，“先行裁驳、另行起诉”的制度安排，存在一定的制度风险，一旦专利权无效行政决定被撤销，权利人另行起诉时，非但不能确保一审程序既已投入的司法资源进一步发挥效用，尤其是当一审程序中存在保全措施因裁定驳回起诉无法持续，专利权人有利维权局面因时过境迁而不复存在，反而将使其彻底归零，另行起诉的一审、二审程序重新再来，导致司法资源的浪费和当事人诉累。为避免程序空转，在一审法院认定侵权成立的情况下，二审法院可以在适用“先行裁驳、另行起诉”之规定的同时，对一审法院的侵权认定及现有技术抗辩不成立的认定予以审查，以期涉案专利权被司法程序维持有效后，在重新提起的侵权诉讼中，节约司法成本。 故此，结合原审认定事实和当事人诉辩意见，本案二审审查的争议焦点问题包括：（一）原审判决在涉案专利权被维持有效的前提下，作出被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围的认定是否正确；（二）原审判决认定赛顺公司现有技术抗辩不成立，以及对赛顺公司侵权行为的认定是否正确；（三）涉案专利权二审期间被宣告全部无效后本案应如何处理。 关于争议焦点一，原审判决在涉案专利权被维持有效的前提下，作出被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围的认定是否正确的问题。原审期间，在涉案专利权被国家知识产权局第39888号无效决定维持有效的前提下，原审法院对被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围进一步进行审查，符合法律规定。被诉侵权产品系原审法院于2018年9月4日在归零公司车间内进行拍照、摄像证据保全的数码印花机。原审中赛顺公司认为二者存在三个区别：1.被诉数码摄像头与数码摄像装置不同；2.权利要求1采集的信息是立体信息，被诉数码摄像头只能采集平面信息；3.权利要求2关于“匹配”的特征含义范围不清楚，与被诉侵权技术方案不同。赛顺公司上诉中又主张上述区别特征1、3。本院经审查保全照片和视频，确认被诉侵权产品具有涉案专利1、2、3、5的全部技术方案，包括数码摄像装置和其相关的安装位置关系，结合运行视频，可以确认其具备匹配调整功能。故原审法院认定被诉侵权技术方案落入涉案专利权利要求1、2、3、5的保护范围，并无不当。 关于争议焦点二，原审判决认定赛顺公司现有技术抗辩不成立，以及对赛顺公司侵权行为的认定是否正确的问题。专利法第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”第二十二条第五款规定：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”专利侵权解释第十四条第一款规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”所谓现有技术抗辩，是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同，或者所属技术领域普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的，应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术，被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。 本案中，赛顺公司主张现有技术抗辩提供了赛顺公司的关联公司案外人赛顺机电公司与陈浩备于2012年4月3日签订的有关“导带式数码印花机”的《工业品买卖合同》，及申请人为案外人陈浩备的（2018）浙东证民内字第3698号公证书，申请人为赛顺机电公司的（2018）粤佛岭南第1919号公证书，用以证明涉案专利申请日之前，案外人赛顺机电公司已经生产并销售带有预检测功能的数码印花机。本院经审查认为，首先，前述《工业品买卖合同》中明确约定产品型号系SD1600-TS5，且合同中没有相关产品技术特征的限定，而（2018）浙东证民内字第3698号公证书、（2018）粤佛岭南第1919号公证书中公证的相关产品型号为SD1600-SZX，故不能依据公证书证明的相关产品的技术特征认定前述《工业品买卖合同》销售合同中载明的SD1600-TS5产品的技术特征；其次，（2018）浙东证民内字第3698号公证书、（2018）粤佛岭南第1919号公证书中涉及的型号为SD1600-SZX产品中虽然铭牌显示产品生产日期分别为2012年4月、5月，但由于该产品的生产商系赛顺公司的关联公司，基于铭牌在出厂后可以替换的可能性，在无其他证据佐证的情况下，原审法院认为，仅凭铭牌时间无法认定实际出厂日期，不足以证明是在涉案专利申请日前生产出厂的，并无不当；再次，即使SD1600-SZX产品系在铭牌显示的日期生产，但专利法第二十二条第五款中“为公众所知”，并不意味着相关产品一旦被生产、销售或使用就已经为公众所知，就产品而言，为公众所知的证据应当包括通过使用公开、销售公开、展示公开等方式公开进入流通市场，容易为不特定的人获得的证据，而本案中赛顺公司提供的相关证据难以证明相关产品的技术特征已经在涉案专利申请日前为公众所知。故，赛顺公司现有技术抗辩，证据不足，原审法院不予认定结论正确。 综上所述，原审法院在国家知识产权局第39888号无效决定维持涉案专利权有效的情况下，认定被诉侵权技术方案落入宏华公司涉案专利权利要求1、2、3、5的保护范围，且赛顺公司现有技术抗辩不能成立，结论正确。赛顺公司承认其制造、销售被诉侵权产品，关于其是否实施了许诺销售行为，（2016）沪东证经字第5427号公证书载明展会参展主体为赛顺公司，相关产品宣传册中虽然显示的生产商系其关联公司赛顺机电公司，但根据宣传册记载的产品图及“高精度精准定位打印系统”与原审法院证据保全现场所见的产品铭牌一致的情况，原审法院认定，赛顺公司实施了许诺销售被诉侵权产品的行为，并无不当。 关于争议焦点三，涉案专利权二审期间被宣告全部无效后本案应如何处理的问题。如前所述，虽然被诉侵权技术方案落入涉案专利权利要求1、2、3、5的保护范围，但由于涉案专利权在二审审理期间已被国家知识产权局第42794号无效决定宣告全部无效，宏华公司据以提起本案侵权诉讼的权利基础已经处于不稳定状态。依据专利侵权解释二第二条第一款规定，本案可以裁定驳回宏华公司的起诉，避免因专利权的不稳定给当事人及社会公众造成影响，以维护正常的市场交易秩序。宏华公司后续若有证据证明第42794号无效决定被生效的行政判决撤销，涉案专利的权利要求1、2、3、5被依法维持有效，其可以另行提起侵权诉讼，仍有寻求司法救济的渠道和机会，其恢复有效的专利权仍可依法得到保护。 综上，依照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一款、第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百七十条第一款第二项、第一百七十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十条规定，裁定如下： 一、撤销浙江省宁波市中级人民法院（2018）浙02民初1374号民事判决； 二、驳回杭州宏华数码科技股份有限公司的起诉。 一审案件受理费9300元，退还杭州宏华数码科技股份有限公司，证据保全费3270元，由杭州宏华数码科技股份有限公司负担；二审案件受理费3300元，退还杭州赛顺数码科技有限公司。 本裁定为终审裁定。 审判长 朱 理 审判员 原晓爽 审判员 傅 蕾 二〇二〇年九月二十七日 法官助理戴芳芳 书记员谢思琳 裁判要点                            案  号                       （2020）最高法知民终686号                               案  由                       侵害发明专利权纠纷                               合 议 庭                       审判长：朱理             审判员：原晓爽、傅蕾                                                     法官助理：戴芳芳                       书记员：谢思琳                               裁判日期                       2020年9月27日                               涉案专利                       “一种带预检测装置的数码喷印系统”的发明专利（ZL20121021XXXX.7）                               关 键 词                       专利侵权；专利宣告无效；驳回起诉                               当 事 人                       上诉人（原审被告）：杭州赛顺数码科技有限公司；             被上诉人（原审原告）：杭州宏华数码科技股份有限公司；             原审被告：绍兴柯桥区归零纺织品有限公司。                               裁判结果                       一、撤销浙江省宁波市中级人民法院（2018）浙02民初1374号民事判决；             二、驳回杭州宏华数码科技股份有限公司的起诉。             原判主文：             一、被告杭州赛顺数码科技有限公司立即停止侵害原告杭州宏华数码科技股份有限公司享有的专利号为ZL20121021XXXX.7，名称为“一种带预检测装置的数码喷印系统”的发明专利权的行为，即立即停止制造、销售、许诺销售侵害上述专利权的产品；             二、被告杭州赛顺数码科技有限公司赔偿原告杭州宏华数码科技股份有限公司经济损失150000元（含合理开支），于本判决生效后十日内付清；             三、驳回原告杭州宏华数码科技股份有限公司的其他诉讼请求。                               涉案法条                       《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二条第一款、第二款；             《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百七十条第一款第二项、第一百七十四条；             《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十条。                               法律问题                       专利权在二审阶段被宣告无效后的处理                               裁判观点                       因现行专利法中的专利权无效程序与专利侵权诉讼程序分立，在权利人起诉被诉侵权人侵犯专利权时，被诉侵权人往往会向国家知识产权局提起宣告专利权无效的请求，并可能引发后续的行政诉讼程序，从而导致专利侵权诉讼程序审理周期过长，严重影响了专利侵权诉讼的审理效率。“先行裁驳、另行起诉”制度，一方面保留了专利权人在经过司法审查程序专利权被维持有效后，继续提起诉讼的权利；另一方面也避免了无效司法审查程序进行过程中，被诉侵权人及其他社会公众因专利权的不稳定而造成的对正常生产经营秩序的影响；同时也有利于节约诉讼成本。             正确适用“先行裁驳、另行起诉”的规定，应当充分认识并契合专利侵权诉讼一审和二审程序不同的价值目标。在一审程序中及时先行裁定驳回起诉，能够有效避免司法资源的无谓投入，优化资源配置，提高诉讼效率。但在二审审理期间，涉案专利权被宣告无效后，要更多兼顾司法效率和优化司法资源效用。             二审程序中适用该规定的审查要点包括：第一，鉴于不侵害专利权的认定，不必以专利权有效为前提，故对于一审认定不构成侵权或者不侵权抗辩成立且二审经审查应予维持的，或者一审认定构成侵权而二审在审查后认为不构成侵权或不侵权抗辩成立的，可以直接判决驳回权利人的诉讼请求，而不必再适用“先行裁驳、另行起诉”之规定，积极发挥司法主导价值，实质解决纠纷，加强专利权的保护。特别是，被诉侵权人主张现有技术抗辩的，应当对现有技术抗辩是否成立进行实体审查。如果认为现有技术抗辩成立的，可以直接判决驳回权利人的诉讼请求。第二，如果被诉侵权技术方案落入涉案专利权保护范围，且当事人提出的现有技术抗辩等不侵权抗辩均不成立的，可以考虑适用“先行裁驳、另行起诉”之规定，或者中止案件的审理，等待专利权无效行政决定的司法审查的最终结论。应该注意到，“先行裁驳、另行起诉”的制度安排，存在一定的制度风险，一旦专利权无效行政决定被撤销，权利人另行起诉时，非但不能确保一审程序既已投入的司法资源进一步发挥效用，尤其是当一审程序中存在保全措施因裁定驳回起诉无法持续，专利权人有利维权局面因时过境迁而不复存在，反而将使其彻底归零，另行起诉的一审、二审程序重新再来，导致司法资源的浪费和当事人诉累。为避免程序空转，在一审法院认定侵权成立的情况下，二审法院可以在适用“先行裁驳、另行起诉”之规定的同时，对一审法院的侵权认定及现有技术抗辩不成立的认定予以审查，以期涉案专利权被司法程序维持有效后，重新提起的侵权诉讼中，节约司法成本。                               注：本摘要并非裁定书之组成部分，不具有法律效力。