中华人民共和国最高人民法院 行 政 判 决 书 （2019）最高法知行终204号 上诉人（原审原告）：苏州有色金属研究院有限公司。住所地：中华人民共和国江苏省苏州工业园区东沈浒路**。 法定代表人：石宇权，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：徐国文，北京安博达知识产权代理有限公司专利代理师。 被上诉人（原审被告）:中华人民共和国国家知识产权局。住。住所地：中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路**/div> 法定代表人:申长雨，该局局长。 委托诉讼代理人:李伟伟，该局审查员。 委托诉讼代理人:谭颖，该局审查员。 原审第三人：VDEh-BFI有限责任公司。住。住所地：德意志联邦共和国杜塞尔多夫/div> 授权代表人：哈罗德·约翰内斯·皮斯特，该公司执行董事。 授权代表人：托斯滕·沃斯，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：刘明霞，北京市磐华律师事务所律师。 委托诉讼代理人：郭佳寅，北京市磐华律师事务所律师。 上诉人苏州有色金属研究院有限公司（以下简称苏州有色金属公司）因与被上诉人中华人民共和国国家知识产权局（以下简称国家知识产权局）、原审第三人VDEh-BFI有限责任公司（简称VDEh-BFI公司）发明专利权无效行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院于2019年8月20日作出的（2018）京73行初1160号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年11月18日立案后，依法组成合议庭，并于2019年12月17日公开开庭审理了本案，上诉人苏州有色金属公司的委托诉讼代理人徐国文、被上诉人国家知识产权局的委托诉讼代理人谭颖、原审第三人VDEh-BFI公司的委托诉讼代理人刘明霞、郭佳寅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 苏州有色金属公司上诉请求：1.撤销第34066号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定）和原审判决；2．由国家知识产权局承担诉讼费用。事实和理由：被诉决定和原审判决审理程序不合法，认定事实有误，法律适用不当，应依法予以撒销。（一）被诉决定在“审查基础”中声称“本决定以本专利的授权公告文本为审查基础”，而实则以修改发明目的和发明效果的本专利授权公告说明书的修改文本作为审查基础，从而作出了错误的被诉决定。被诉决定在“审查基础”部分声称“本决定以本专利的授权公告文本为审查基础”，而在被诉决定第7页第7段在关于《中华人民共和国专利法实施细则》（2001年）（以下简称专利法实施细则）第二十一条第二款的“经查”一段中，却以修改本专利授权公告说明书发明目的和发明效果的“修改本”为基础进行了审查，双方当事人对此均不知情，被诉决定违背听证原则。被诉决定将本专利说明书记载的发明目的“避免存在环形间隙而在辊表面引起的种种问题”中的“避免存在环形”删除后，修改为“存在间隙而在辊表面引起的种种问题”，修改了发明目的。被诉决定将本专利说明书“以此方式形成一个有完全封闭的外表面的整体式测量辊”表征的效果中的关键部分“以此方式形成一个有完全封闭”删除，修改为“测量辊整个圆周外表面的完整”。无效决定这一修改的时间是双方当事人在证据交换和口审后双方当事人都无法进入也不能参与的对于该案的最后阶段，因此以修改授权公告专利说明书发明目的和技术效果的说明书为基础的审查违背听证原则。原审判决未予评述该严重违背《中华人民共和国专利法》（2000年修正）（以下简称专利法）的错误，作出维持被诉决定的判决，存在不当。（二）被诉决定关于专利法实施细则第二十一条第二款缺少必要技术特征的认定部分中，关于本专利授权公告说明书的目的“存在间隙而在辊表面引起的种种问题”和效果“测量辊整个圆周外表面的完整”的认定与事实不符。本专利将所述实心辊外环表面的径向孔放置传感器改为轴向孔放置传感器，在无盖封闭该轴向孔的情况下，本专利权利要求1中的所述“实心辊”不可能是本专利效果部分记载的“完全封闭的外表面的整体式测量辊”。（三）莲藕轴向开孔属于生活常识，《专利审查指南》没有规定认定公知常识时需要考虑技术领域，因此本专利权利要求1记载的轴向开孔、轴向安装传感器属于公知常识。 国家知识产权局辩称：苏州有色金属公司对被诉决定中的观点进行了断章取义，毫无事实根据。被诉决定和原审判决对本案认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法，应当依法驳回上诉，维持原判。 VDEh-BFI公司辩称：被诉决定没有对授权文本进行任何修改；本专利权利要求1中已经记载了解决技术问题的必要技术特征。请求依法驳回上诉，维持原判。 苏州有色金属公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2018年1月29日立案受理，苏州有色金属公司起诉请求撤销被诉决定。其相关事实和理由为：（一）被诉决定关于专利法实施细则第二十一条第二款的认定有误。被诉决定将本专利说明书中记载的发明目的“避免存在环形间隙而在辊表面引起的种种问题”修改为“存在间隙而在辊表面引起的种种问题”；将本专利说明书中记载的发明效果“以此方式形成一个有完全封闭的外表面的整体式测量辊”修改为“整个辊身外圆周表面保持完整，不再需要套环和套管”。（二）被诉决定关于专利法第二十二条第三款的认定有误。首先，苏州有色金属公司未主张区别技术特征（2）属于公知常识，也没有做出过“本专利要解决的技术问题就是针对现有技术中在辊外表面开槽设置传感器、再用套管套环封闭而产生间隙的问题，不能使得整个辊身外圆周表面保持完整性”的表述。其次，被诉决定认定“莲藕等虽是生活中常见的物品，但是本专利属于工业测量领域，现有技术中没有给出将莲藕等用于该技术领域的技术启示”有误，《专利审查指南》亦没有规定认定公知常识时需要考虑技术领域。再次，被诉决定没有对苏州有色金属公司2017年11月13日提交的意见陈述书作出评定，没有提及苏州有色金属公司举证的表征测量领域的常识“传感器”，也没有提及莲藕这一常识反应出的“轴向”启示。（三）被诉决定违背听证原则，审查程序违法，认定事实有误，应予撤销。 国家知识产权局在原审辩称：一、被诉决定中所认定的技术问题是依据本专利说明书的记载，在整体理解本专利发明构思的基础上确认的，并不缺乏依据。二、莲藕虽然是生活中的常见物品，但并不意味着特征本身是公知常识，该特征的具体应用也必然是公知常识，应当判断本领域技术人员是否有动机将其应用到最接近的现有技术中并同时考虑所取得的技术效果是否可预期，而本领域技术人员难以想到将生活中作为食品的莲藕应用到测量冷轧或热轧金属带状物料平直度偏差的测量辊中。综上，被诉决定认定事实清楚、适用法律正确、审查程序合法、审查结论正确，苏州有色金属公司的诉讼理由不能成立，请求法院驳回苏州有色金属公司的诉讼请求。 VDEh-BFI公司在原审辩称：同意国家知识产权局的意见，请求驳回苏州有色金属公司的诉讼请求。 原审法院认定事实： 本案涉及专利号为ZL0380xxxx.8、名称为“用于确定平直度偏差的实心辊”的发明专利（简称本专利），申请日为2003年1月17日，优先权日为2002年1月22日，授权公告日为2007年4月4日，专利权人为VDEh-BFI公司。本专利授权公告时的权利要求书包括权利要求1-19，其中，权利要求1如下： “1.一种实心辊，用于在处理带状物料时确定平直度偏差，该实心辊包括一些安装在槽内的传感器，其特征为：传感器（7）可沿轴向置入。” 本专利说明书第2页发明内容部分载明：“因此本发明的目的是，在一种前言所述类型的实心辊中，避免由于存在环形间隙而在辊表面引起的种种问题，与此同时不必使用套管或套环。” 2017年7月26日，苏州有色金属公司针对本专利提出无效宣告请求，请求宣告本专利全部无效，其提交了如下主要证据： 证据4：授权公告号为CN2284109Y的中国实用新型专利说明书，授权公告日为1998年6月17日。证据4公开了一种磁弹变压器式冷轧带板材形仪，其具有辊身12为空心圆柱的检测辊1，在辊身12的外表面沿轴线方向对称加工两条长槽，在长槽中成组对称的安装磁弹变压器式压头13，在安装磁弹变压器式压头13的辊身外表面套装若干个钢制护环14。 证据5：由上海科学技术出版社于1980年12月出版、1985年4月第3次印刷的《现代科学技术词典》的版权页和第761页的复印件。 证据6：由商务印书馆于1999年出版发行的《现代汉语词典》的封面、正文第928、942、410页的复印件。 2017年10月31日，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）举行口头审理，苏州有色金属公司明确关于专利法第二十二条第三款的主张为，以证据4作为最接近的现有技术，本专利权利要求1-8、12-19不具备创造性，证据5、6为公知常识性证据。 在无效宣告请求审查程序中，VDEh-BFI公司主张，本专利权利要求1中“传感器可轴向置入”的“可”是“只能”的意思。基于发明目的，权利要求1只包括辊的外圆周表面保持完整、传感器只能轴向置入的技术方案，不包括其他外圆周表面不完整的技术方案。 专利复审委员会于2017年11月27日针对苏州有色金属公司作为请求人所提无效宣告请求作出被诉决定，维持本专利权有效。（一）关于请求人主张本专利权利要求修改超范围的问题。专利权利要求7、10、12所作修改并未超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第三十三条的规定。（二）关于请求人主张不符合专利法实施细则第二十一条第二款的问题。本专利说明书第2-3页的记载，本专利的发明目的是避免现有技术中因存在间隙而在辊表面引起的种种问题，与此同时不必使用套管和套环。基于此可以确定本专利要解决的技术问题是如何保持测量辊外圆周表面的完整性。对此，本专利的改进点是在实心辊的轴向开槽，将传感器轴向置入槽中，从而保持测量辊整个圆周外表面的完整，不再需要套环和套管。由此可以看出，本专利权利要求1已经记载了解决技术问题所必要的技术特征。至于端部的盖，与本专利关注的圆周方向上的外表面完整无关，而电缆通道则属于现有技术，无论是否保持外表面完整都有电缆通道。因此“盖(6)”和“电缆通道(5)”不构成必要技术特征。（三）本专利符合专利法第二十六条第三款、第二十六条第四款和专利法实施细则第二十条第一款的规定。（四）关于创造性。权利要求1要求保护一种实心辊，证据4公开了一种磁弹变压器式冷轧带板材形仪，二者相比较，区别在于：（1）权利要求1是实心辊，证据4是空心辊；（2）权利要求1的传感器可轴向置入。区别技术特征（1）中涉及的测量辊是实心辊的技术手段在现有技术中已经存在，属于公知常识。对于区别技术特征（2），证据4中的检测辊外表面是不完整的，开设有槽，且仍需要用若干个套环套设于检测辊的外表面，仍然存在有间隙，和本专利是不同的。本专利由于采用了区别技术特征（2）这样的技术手段，取得有益的技术效果，不再需要套管套环，克服了存在间隙的缺陷。综上所述，本专利权利要求1相对于证据4和公知常识的结合具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。在此基础上，直接或间接引用了权利要求1的权利要求2-19也具备创造性。 原审庭审过程中，苏州有色金属公司明确表示仅主张权利要求1的创造性，对从属权利要求的创造性主张同权利要求1。 原审法院经查，根据中央机构改革部署，专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。 上述事实，有本专利授权公告文本、证据4以及当事人陈述等证据在案佐证。 原审法院经审理认为： 鉴于本专利申请日在2009年10月1日之前，依据《中华人民共和国立法法》第八十四条之规定，并参照国家知识产权局据此制定了《施行修改后的专利法的过渡办法》的相关规定，本案应适用2001年专利法进行审理。（一）关于专利法实施细则第二十一条第二款。苏州有色金属公司主张，被诉决定修改了本专利说明书中记载的发明目的和发明效果，即将发明目的“避免存在环形间隙而在辊表面引起的种种问题”修改为“存在间隙而在辊表面引起的种种问题”，将发明效果“以此方式形成一个有完全封闭的外表面的整体式测量辊”修改为“整个辊身外圆周表面保持完整”。原审法院认为，虽然被诉决定关于本专利发明目的和发明效果的表述与说明书的记载存在区别，但属于在评述过程中的归纳，不属于对说明书的修改。且被诉决定的表述与说明书的含义一致，未对认定结论产生不当影响。苏州有色金属公司的该项主张不能成立，原审法院不予支持。（二）关于专利法第二十二条第三款。本专利权利要求1与证据4相比较，区别技术特征为：（1）权利要求1是实心辊，证据4是空心辊；（2）权利要求1的传感器可轴向置入。关于区别技术特征（1），采用实心辊作为测量辊是本领域技术人员的常规技术手段，故区别特征（1）属于本领域的公知常识。关于区别技术特征（2），本专利权利要求1中，传感器采用轴向置入的方式，无需在测量辊表面开槽而实现传感器的安装，避免了现有技术径向置入时，由于存在环形间隙而在辊表面引起的种种问题，不必使用套管或套环，使整个辊身外圆周表面保持完整，取得了有益的技术效果。证据4公开的技术方案中，将磁弹变压器式压头13置入时，需要在辊身12的外表面沿轴线方向开槽，并套设若干个套环，无法避免环形间隙的存在，该技术方案属于本专利需要改进的现有技术，与本专利存在明显区别，未给出将传感器轴向置入的技术启示。同时，现有证据也不足以证明区别技术特征（2）属于本领域的公知常识，苏州有色金属公司主张常见的莲藕给出了将区别技术特征（2）应用于证据4的技术启示，但莲藕仅为日常物品，现有技术没有给出将其应用于工业测量领域的技术启示。苏州有色金属公司主张VDEh-BFI公司未明确提出区别技术特征（2）为公知常识，但在VDEh-BFI公司已经明确主张了权利要求1相对于证据4和公知常识的结合具备创造性的基础上，被诉决定据此评述区别技术特征（2）是否属于公知常识并无不当。据此，本专利权利要求1相对于证据4和公知常识的结合具备创造性。在此基础上，直接或间接引用了权利要求1的从属权利要求也具备创造性。苏州有色金属公司的相关主张不能成立，原审法院不予支持。 原审法院判决：驳回苏州有色金属公司的诉讼请求。案件受理费100元，由苏州有色金属公司负担。 二审中，苏州有色金属公司、国家知识产权局、VDEh-BFI公司没有提交新证据。 原审查明的事实基本事实，本院予以确认。 本院认为，本案的争议焦点问题为：（一）是否存在修改本专利授权公告文本内容，审查程序违法的问题。（二）关于权利要求1实心辊的认定是否存在错误，权利要求1是否缺乏必要技术特征。 （一）是否存在修改本专利授权公告文本内容，审查程序违法的问题 苏州有色金属公司上诉提出被诉决定将本专利说明书中记载的发明目的以及发明效果进行了两处修改，是在证据交换和口审后作出的，苏州有色金属公司和VDEh-BFI公司均不知情，违背了听证原则。经审查，被诉决定在3.2关于专利法实施细则第二十一条第二款的认定部分中记载，“根据本专利说明书第2-3页的记载，本专利的发明目的是避免现有技术中因存在间隙而在辊表面引起的种种问题，与此同时不必使用套管和套环。基于此可以确定本专利要解决的技术问题是如何保持测量辊外圆周表面的完整性。”本专利说明书记载的，本发明的目的是……避免由于存在环形间隙而在辊表面引起的种种问题,被诉决定将“存在环形间隙”表述为存在间隙，与本专利说明书的相应内容虽然表述上存在不同，但该表述与说明书的记载并无实质不同，属于评述过程中的归纳而非修改，被诉决定对发明效果表述为“整个辊身外圆周表面保持完整，不再需要套环和套管”并无不当。苏州有色金属公司上诉提出被诉决定存在程序违法的修改，无事实依据，本院不予支持。其主张被诉决定修改本专利说明书违背了听证原则的主张亦无事实依据，本院不予支持。 （二）关于权利要求1实心辊的认定是否存在错误，权利要求1是否缺乏必要技术特征 苏州有色金属公司上诉主张“实心辊”不可能是“完全封闭的外表面的整体式测量辊”，本专利权利要求1缺少必要技术特征。 本院认为，独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。判断权利要求是否记载了解决技术问题的必要技术特征，应当根据本领域技术人员对专利文件的理解，结合说明书记载的技术问题和所要取得的技术效果来判断权利要求是否能够解决说明书记载的技术问题并取得相应的技术效果。经审查，本专利权利要求1为“一种实心辊，用于在处理带状物料时确定平直度偏差，该实心辊包括一些安装在槽内的传感器，其特征为：传感器（7）可沿轴向置入”，根据本专利说明书的记载：本发明的目的是不使用套管和套环，避免现有技术因存在环形间隙而在辊表面引起的问题。本专利说明书记载，“本发明的实心辊一个突出的优点在于，辊体只需要两个加工步骤，一是加工纵向孔或通道，二是将传感器安装到它们的孔内。与轴线平行的孔（槽）可用比较低的加工费在淬火前加工在辊体内，以此方式形成一个有完全封闭的外表面的整体式测量辊，并因而没有会导致测量结果错误或影响带材表面质量的污染。”本专利采取在实心辊的轴向开槽，将传感器轴向置入槽中，无需在测量辊表面开槽而实现传感器的安装，避免了现有技术径向置入时，由于存在环形间隙而在辊表面引起的问题，实心辊可以实现测量辊圆周外表面的完整，不再需要套环和套管。权利要求1已经记载了解决技术问题所必要的技术特征。上诉人主张本专利权利要求1记载的实心辊没有达到说明书效果，因此缺乏必要技术特征的上诉理由不能成立。 对于本专利是否具备创造性的认定，本院认为，被诉决定与原审判决关于区别技术特征的认定正确，莲藕虽是常见的块茎作物，但本专利属于工业测量领域，对莲藕外型特征具体应用到证据4需要判断本领域技术人员是否有动机，所取得的技术效果是否可预期，在并无证据证明本领域技术人员有将莲藕应用到测量冷轧或热轧金属带状物料平直度偏差的测量辊时，认定本专利权利要求1相对于证据4和公知常识的结合具备创造性，并无不当。 综上所述，苏州有色金属公司的上诉请求不能成立，应予驳回；原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费100元，由苏州有色金属研究院有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长 罗 霞 审判员 童海超 审判员 潘才敏 二〇二〇年九月十日 法官助理徐世超 书记员胡子璇 裁判要点                            案  号                       （2019）最高法知行终204号                               案  由                       发明专利权无效行政纠纷                               合 议 庭                       审判长：罗 霞             审判员：童海超、潘才敏                                                     法官助理：徐世超                       书记员：胡子璇                               裁判日期                       2020年9月10日                               本 专 利                       “用于确定平直度偏差的实心辊”             （专利号：ZL 0380xxxx.8）                               关 键 词                       发明专利；专利无效；必要技术特征；创造性                               当 事 人                       上诉人（原审原告）：苏州有色金属研究院有限公司；             被上诉人（原审被告）:中华人民共和国国家知识产权局；             原审第三人：VDEh-BFI有限责任公司。                               裁判结果                       驳回上诉，维持原判。             原审判决：驳回苏州有色金属研究院有限公司的诉讼请求。             第34066号决定主文：维持 0380xxxx.8号发明专利权有效。                               涉案法条                       《中华人民共和国专利法》（2000年修正）第二十二条第三款；             《中华人民共和国专利法实施细则》（2001年）第二十一条第二款；             《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项。                               类案检索                       （2014）行提字第13-15号                               法律问题                       如何判断权利要求是否记载了解决技术问题的必要技术特征                               裁判观点                       判断权利要求是否记载了解决技术问题的必要技术特征，应当根据本领域技术人员对专利文件的理解，结合说明书记载的技术问题和所要取得的技术效果来判断权利要求是否能够解决说明书记载的技术问题并取得相应的技术效果。                               注：本摘要并非判决书之组成部分，不具有法律效力。